平成２６年１１月１８日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２５年（ワ）第１４２１４号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２６年９月３０日
判決
静岡市駿河区＜以下略＞
原告有限会社トレナージュアカデミー
同訴訟代理人弁護士大澤一記
東京都渋谷区＜以下略＞
被告Ａ
同所
被告Ｂ
上記両名訴訟代理人弁護士杉山直人
同補佐人弁理士白銀博
主文
１ 被告らは，原告に対し，連帯して６３５万６６５２円及びこれに対する平成２５年７月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
３ 訴訟費用は，これを８分し，その７を原告の，その余は被告らの各負担とする。
４ この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 請求
被告らは，原告に対し，連帯して５０００万円及びこれに対する平成２５年７月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
本件は，「音叉型治療器」に関する特許の特許権者である原告が，被告らに対し，被告らが役員を務めていた二つの株式会社が上記特許に係る発明の実施品の販売等をしたことに関し，被告らが会社法４２９条１項に基づく責任を負うとして，損害賠償金のうち５０００万円及びこれに対する請求の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
１ 争いのない事実等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。）
(1) 当事者等
ア 原告は，平成１３年４月１７日に設立されたエステティック業務の請負等を業とする特例有限会社（設立当時の商号は有限会社ユー・エル・ディー）である。Ｃ（以下「Ｃ」という。）は,原告の取締役である。（乙２の１～４）
イ 昭和５７年４月１６日に設立された株式会社インターフェイス（以下「本件旧会社」という。）は，健康美容器具・用品の製造販売等を業とする株式会社であったが，平成２２年７月３０日に解散し，同年１２月２３日に清算を結了した。（甲１）
平成１８年８月１日に設立された株式会社インターフェイス（設立時の商号は株式会社トレナージュ。以下「本件新会社」という。）は，健康・美容器具の製造販売等を業とする株式会社である。（甲２）
ウ 被告Ａ（以下「被告Ａ」という。）及び被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）は，平成１７年４月１日から平成２４年３月３１日までの間，次のとおり，本件旧会社及び本件新会社の役員を務めていた。（甲１，２）
(ア) 本件旧会社
被告Ａは，平成１８年５月２１日に取締役に就任し，同年７月３１日から本件旧会社の解散まで代表取締役を務めた。
被告Ｂは，平成１８年５月２１日から本件旧会社の解散まで取締役を務め，同日から同年７月３１日まで代表取締役を務めた。
(イ) 本件新会社
被告Ａ及び被告Ｂは平成１８年８月１日から平成２３年６月３０日まで取締役を務め，被告Ｂはこの間代表取締役も務めた。
(2) 原告の特許権（甲１４，２０）
ア 原告は，次の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また，その優先権主張に係る出願を「本件基礎出願」という。）の特許権者である。原告は本件特許出願及び本件基礎出願の出願人であり，特許公報上はＣが発明者とされている（真の発明者については争いがある。）。
特許番号特許第４５３９８１０号
出願日平成１４年４月２３日（特願２００２－５８４８４２
号）
国際出願番号ＰＣＴ／ＪＰ２００２／００４０１５
国際公開日平成１４年１１月７日
登録日平成２２年７月２日
優先権主張番号特願２００１－１２４２６１号
優先日平成１３年４月２３日
優先権主張国日本国
イ 本件特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以下，同項に記載された発明を「本件発明」という。）。
「Ｕ字状の振動子と，該振動子のＵ字基部に延設した伝導杆と，該伝導杆の先端部に取り付けられる押当部材から構成される音叉型治療器において，該押当部材の先端の押し当て部分が，多少尖った或いは扁平な丸み，扁平状あるいは凹みの各形状から選択される１の形状を有すると共に，腫れや凝り，頭痛，筋肉痛などの症状のある顔面，頭部，背中，肩，腰，手（腕），足（脚）の患部に押し当てられるように構成されることを特徴とする音叉型治療器。」
(3) 本件発明の実施
ア 本件旧会社は，本件特許権の設定登録前である平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの間，本件発明の実施品である音叉型治療器（商品名・マイアンサー）を販売し，これを使用したセラピーを提供していた。
イ 本件新会社は，本件特許権の設定登録後である平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間，本件発明の実施品である音叉型治療器（商品名・マイアンサーないしエクセラー。以下，上記ア及びこれらの治療器を併せて「本件治療器」という。）を販売し，これを使用したセラピーを提供していた。
２ 争点に関する当事者の主張
(1) 本件旧会社についての責任（争点１）
（原告の主張）
ア 特許法６５条１項の補償金についての責任（主位的請求）
(ア) 本件旧会社は，本件特許の出願公開後である平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの間，特許出願に係る発明であることを知りながら本件発明を実施していたから，本件旧会社には特許法６５条１項に基づく補償金支払義務がある。
(イ) 本件旧会社は同族会社であり，被告らは本件旧会社の役員として，また，役員でない期間もＤ一族のトップとして実権を行使していたから，被告らは，会社法４２９条１項に基づき，上記補償金を支払う義務を負う（なお，平成１８年４月３０日までの行為については，平成１７年法律第８７号による改正前の商法２６６条ノ３第１項に基づく請求をするものと解する。以下同じ。）。
イ 債務不履行についての責任（予備的請求）
(ア) 原告と本件旧会社の間には，本件治療器を用いた事業を行うに際し，本件旧会社が原告の従属的立場として事務的作業を行うという契約関係が成立した。また，原告及びＣは，被告ら及び本件旧会社に対し，本件特許権の取得に関する手続を委任した。
このような契約関係に照らせば，本件旧会社は，原告ないしＣの許諾を得ることなく特許出願に係る本件発明を実施してはならない契約上の義務を負っていた。
(イ) 本件旧会社は，上記(ア)の義務に反して特許出願に係る本件発明を実施していたのであるから，原告に対する債務不履行責任を負う。
(ウ) 被告らは，本件旧会社の役員として，また，役員でない期間はＤ一族のトップとして実権を行使し，本件旧会社が債務不履行に及ばないようにする注意義務を負っていたものであるから，会社法４２９条１項に基づき，上記(イ)の債務不履行による原告の損害を賠償する責任を負う。（被告らの主張）
ア Ｃと被告Ａは，平成１３年頃，本件治療器を用いた共同事業を行うことを合意した。
イ その際，原告と本件旧会社は，本件旧会社が本件治療器を無償で使用すること，本件旧会社が本件治療器を販売した場合にはその数量に応じてロイヤリティを支払うことを合意し，特許権専用実施権設定契約書（乙３７）を作成した。
ウ 被告らが取締役でない期間Ｄ一族のトップとして実権を行使していたことは否認し，会社法上の責任を負うことは争う。
(2) 本件新会社についての責任（争点２）
（原告の主張）
ア 本件新会社は許諾を得ないで本件発明を実施したものであり，特許権侵害の不法行為に当たる。
イ 被告らは，本件新会社の役員として，また，役員でない期間はＤ一族のトップとして実権を行使しており，本件新会社が特許権侵害をしないようにする注意義務を負っていたのであるから，会社法４２９条１項に基づき，上記アの不法行為による原告の損害を賠償する責任を負う。
（被告らの主張）
ア Ｃと被告Ａは，前記(1)（被告らの主張）アのとおり，平成１３年頃，共同事業の合意をしたが，当該合意には，本件特許が成立したときは原告が本件発明の実施を許諾するという停止条件付き実施許諾が含まれていた。また，当該許諾の相手方は，本件旧会社ばかりではなく，被告Ａが実質的に経営する会社を含むものであり，本件新会社も許諾の相手方に含まれる。したがって，本件新会社による本件発明の実施は原告の許諾に基づくものであり，特許権侵害に当たらない。
イ 被告らが取締役でない期間Ｄ一族のトップとして実権を行使していたことは否認し，会社法上の責任を負うことは争う。
(3) 本件特許の無効理由の有無（争点３）
（被告らの主張）
本件特許には以下のとおり無効理由があるから，原告は本件特許権を行使できない。
ア 冒認出願
(ア) 本件発明の発明者は被告Ａであり，Ｃではない。被告Ａと原告及びＣは，本件治療器を用いた共同事業のために，Ｃを発明者，原告を出願人とすることを合意したが，Ｃと被告Ａの関係が悪化し共同事業関係が解消されたため，当該合意も効力を失った。
(イ) したがって，原告は特許を受ける権利を有しないのであるから，本件特許は，特許を受ける権利のない出願人による出願に係る特許であって，無効理由がある。
イ 新規性欠如
書籍「Tuning Fork Therapy Level Three Manual」（Second Edition2007）（乙３２，４１。以下「乙３２文献」という。）には，本件発明と同じ構成が開示されているところ，上記書籍の初版にも同様の記載がある。上記書籍の初版は遅くとも平成１２年１２月３１日までに頒布されていたから，本件発明は，優先日前に外国において頒布された刊行物に記載された発明であって，新規性を欠く（特許法２９条１項３号）。
（原告の主張）
ア 本件発明の発明者はＣであり，原告は，本件基礎出願に先立って，Ｃから本件発明についての特許を受ける権利を承継した。
イ 乙３２文献には「押当部材」及び「押当部材を患部に押し当てる」ことの開示はなく，本件発明が新規性を欠くとはいえない。
(4) 損害額（争点４）
（原告の主張）
ア 本件旧会社５０９９万２９２３円
本件旧会社の平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの本件治療器の販売及び使用による利益は５０９９万２９２３円であり，同額が原告の損害である。
イ 本件新会社２５４９万６４６１円
本件新会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの本件治療器の販売及び使用による利益は，前記アの２年間の利益の平均である２５４９万６４６１円を下回ることはなく，同額が原告の損害である（特許法１０２条２項）。
（被告らの主張）
ア 本件旧会社
争う。
イ 本件新会社
(ア) 本件発明は治療器の発明であり，本件治療器の販売に当たっては，使用方法等に関する知識や理解が不可欠であり，一般的な販売方法によって販売実績を上げられるものではなく，使用方法に関するノウハウの提供が必要であるから，本件発明が売上げに寄与した程度は５％である。
(イ) セラピーの提供による売上げは，セラピストが提供する施術行為に対する売上げであって，本件発明の使用に対する対価ではないから，特許法１０２条２項の「利益」に当たらない。
また，セラピーの提供による売上げについては，施術を担当するセラピストの有する知識や技術によって効果の程度が大きく異なり，この点が顧客の獲得や維持に大きく影響する。本件新会社がセラピストの団体を組織してセラピストの活動の便宜を図っていたことも売上げ向上の要因であったから，セラピーの提供による売上げに本件発明が寄与した程度は２．５％である。
第３ 当裁判所の判断
１ 本件旧会社についての責任（争点１）について
(1) 原告は，本件旧会社が原告に対し主位的には補償金支払義務を，予備的には債務不履行による損害賠償義務を負うことを前提に，被告らが会社法４２９条１項に基づく損害賠償義務を負うと主張する。
(2) そこで判断するに，前記争いのない事実等に加え，証拠（個別に掲記したもののほか，甲３２，乙１。ただし，以下の認定に反する部分を除く。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア Ｃと被告Ａは，平成１３年頃，本件発明の実施品である本件治療器を用いた事業を行うことを計画し，同年４月，Ｃ及びＣの関係者であるＥがそれぞれ本件旧会社の取締役及び監査役に就任するとともに，上記Ｅが代表取締役，Ｃ及び被告Ａが取締役となって原告を設立した。そして，原告が本件特許の出願人となり，本件旧会社が本件治療器の製造販売及び本件治療器を使用したセラピーを提供する事業を行うこととした。
原告は，被告Ａが紹介したＦ弁理士（以下「Ｆ弁理士」という。）を代理人として，同月に本件基礎出願を，同年５月に「ＭＹＡＮＳＥＲ」の文字から成る商標の登録出願をした。上記商標は原告を商標権者として平成１４年１２月１３日に商標登録された。（甲１，２０，乙２の１，１８，１９）
イ 本件旧会社は，平成１３年９月頃，株式会社老子製作所（以下「老子製作所」という。）に本件治療器の製造を委託し，老子製作所が製造した本件治療器を原告及びその他の顧客に販売するとともに，セラピストにより本件治療器を使用したセラピーを提供する事業（以下「本件事業」という。）を開始した。原告と本件旧会社は，本件旧会社が本件事業において得た利益の分配方法を明示的に定めていなかったが，本件旧会社は，原告に対し，本件治療器の販売数に応じて「ロイヤリティ」という名目で金銭を支払った。（乙３～１４，３８，３９）
ウ 原告は，平成１７年３月２４日に本件特許の国内出願について審査請求をしたが，同年ないし平成１９年頃には，本件特許権の設定登録の見込みは立っていなかった。Ｃは，平成１８年６月頃，本件事業に係る利益の管理状況や分配方法に疑問を覚えるようになり，被告Ａに説明を求め，老子製作所にも，本件治療器はＣの発明であるから本件旧会社のためにこれを製造しないよう申し入れた。これに対し，被告Ａは，本件発明には法的権利はない旨の回答をした。
原告は，同年７月３日，本件旧会社に対し，本件治療器の製造数，原価，販売金額等を開示するよう求めるとともに，以後の本件治療器の製造，販売，使用等は商標権に関わるので禁止することを通知した。原告から本件旧会社に対し，本件発明の実施が原告と本件旧会社の間の契約上の義務に反する旨の指摘がされたことはなかった。
（甲２０，４３，乙２３）
(3) 上記認定のとおり，原告及びＣは，本件旧会社が本件事業を開始してから約５年間，本件旧会社による本件発明の実施に異議を述べたことはなく，かえって本件旧会社からロイヤリティ名目で金銭を受領していたというのである。また，本件治療器の製造等の中止を求めるに際しても，商標権侵害には言及したが，本件発明の実施が原告及び本件旧会社の間の合意に反する旨の指摘はしていない。そうすると，本件旧会社による本件発明の実施は，原告と本件旧会社の間の本件事業に係る合意に基づくものであったと認めることが相当であって，原告が本件旧会社に対し補償金請求権を有するとも，債務不履行による損害賠償請求権を有するとも認めることはできない。したがって，本件旧会社に係る原告の請求は理由がない。
２ 本件新会社についての責任（争点２）について
(1) 本件新会社の不法行為責任
ア 本件新会社が本件治療器の製造販売及びこれを使用したセラピーを業として行ったこと，本件治療器が本件発明の実施品であることは当事者間に争いがない。
イ 被告らは，Ｃと被告Ａは，平成１３年頃，本件特許権の設定登録がされることを停止条件として，被告Ａが実質的に経営する会社が本件発明を実施することを許諾する合意をし，その効力は原告及び本件新会社に及ぶので，本件新会社による本件発明の実施は本件特許権の侵害にならないと主張する。
しかし，本件特許権が平成２２年７月２日に設定登録された後，原告ないしＣと被告Ａの間で，本件治療器を用いた事業に関して本件発明の実施許諾を含む契約を締結する交渉が行われていること，その際，本件新会社が原告から既に停止条件付きで許諾を受けているとの指摘もされていないこと（乙２４～２７，３０，３１）に照らすと，被告らの主張する合意が存在していたとは認められない。
ウ したがって，本件新会社による平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間の本件治療器の製造，販売及び使用は，本件特許権を侵害する不法行為に当たる。
(2) 被告らの責任
ア 平成２３年４月１日から同年６月３０日まで
前記争いのない事実等及び弁論の全趣旨によれば，上記不法行為期間のうち平成２３年４月１日から同年６月３０日までの間，被告Ｂは代表取締役として本件新会社の本件治療器に係る業務を執行し，被告Ａも取締役として同業務についての意思決定に関わっており，特許権侵害につき悪意又は重過失であったと認められる。
したがって，被告らは，この間の本件新会社による特許権侵害の不法行為につき，会社法４２９条１項に基づく責任を負う。
イ 平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日まで
原告は，本件新会社は同族会社であり，被告らは役員でない期間もＤ一族のトップとして実権を行使していたことなどから，本件新会社の不法行為につき責任を負う旨主張する。しかし，事実上の取締役について会社法４２９条１項の類推適用を認める余地があるとしても，本件において，被告らが取締役でなかった期間における本件新会社の経営の実態等については何ら具体的な主張がない。したがって，被告らが同項による責任を負うとは認められない。
３ 本件特許の無効理由の有無（争点３）について
(1) 冒認出願
被告らは，本件発明の発明者が被告Ａであることを前提に，出願人である原告は特許を受ける権利を有しないと主張する。
そこで判断するに，Ｃが本件発明に至る経過について具体的に陳述していること（甲３２，３３）に加え，証拠（甲２０，乙２５，２７，３０）及び弁論の全趣旨によれば，被告Ａは，Ｆ弁理士に，Ｃが発明者，原告が出願人であると説明して本件基礎出願等の手続を依頼したこと，設定登録後の本件発明の実施許諾に関する交渉に際しても，新規性欠如については言及しているのに，被告Ａが発明者であることには言及しなかったことが認められる。以上によれば，本件発明の発明者はＣであり，原告はＣから本件発明に係る特許を受ける権利を承継したものと認めるのが相当である。
(2) 新規性欠如
被告らは，平成１２年に頒布された「Tuning Fork Therapy Level ThreeManual」の初版に，その第２版（Second Edition）である乙３２文献と同じ内容の記載があることを前提に，本件発明が新規性を欠くと主張する。しかし，書籍が改訂された場合には記載内容が一部改められるのが通常であり，上記初版の記載内容と乙３２文献の記載内容が同じであったことを認めるに足りる証拠はない。したがって，被告らの主張は前提を欠くというほかない。
(3) 以上によれば，本件特許に無効理由があるとの被告らの主張は採用できない。
４ 損害額（争点４）について
(1) 前記２(2)アのとおり，被告らは，本件新会社による平成２３年４月１日から同年６月３０日までの特許権侵害の不法行為により生じた原告の損害につき会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任を負うから，同期間の原告の損害額を検討する。
ア 証拠（甲６～１１）及び弁論の全趣旨によれば，本件旧会社が本件事業により得た利益は年間平均２５４９万６４６１円であったことが認められる。そして，本件新会社は本件旧会社と同様に本件治療器に係る業務を行っていると解されるところ，被告らは本件新会社の利益につき原告の主張に対して具体的な反論をせず，積極的な反証もしていない。そうすると，本件新会社が本件治療器を販売し，これを使用したセラピーを提供したことによる年間の利益は上記と同額であると推認されるから，平成２３年４月１日から同年６月３０日までの利益は６３５万６６５２円（２５４９万６４６１円×９１÷３６５）であると認めることができる。
イ 原告は，本件治療器の販売をし，本件治療器を使用した施術を提供していると認められるから（甲３２），本件新会社が本件発明の実施により得た利益の額は原告が受けた損害の額であると推定される（特許法１０２条２項）。
なお，被告らは，セラピーに係る利益は同項の「利益」に当たらないと主張するが，実施品の使用（同法２条３項１号）という特許権侵害行為により得た利益であることは明らかであり，被告らの主張は採用できない。
ウ 被告らは，本件治療器の販売及びセラピーにおける使用により利益を得るためには，使用方法のノウハウの提供及びセラピストの技術等が寄与する程度が大きく，上記利益に対する本件特許の寄与度は，販売について５％，セラピーについて２．５％であると主張する。
そこで検討するに，本件発明は音叉型治療器の発明であり，実施品の販売やセラピーでの使用に際して，使用方法の説明やセラピストの知識及び技術が必要なのは当然であり，本件新会社に特有の事情ではない。そして，被告らの主張によっても，本件新会社における使用方法の説明，セラピストの知識及び技術，セラピストの団体等の具体的内容は明らかでなく，本件において，上記イの推定を覆滅するに足りる事情があるとは認められない。
(2) したがって，本件新会社の上記期間の特許権侵害の不法行為による原告の損害額は６３５万６６５２円であると認められ，被告らは，会社法４２９条１項に基づき，各自同額の損害賠償義務を負う。
５ 結論
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官 長谷川浩二
裁判官 清野正彦
裁判官 髙橋彩
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/84635/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。