平成１５年（行ケ）第１１２号特許取消決定取消請求事件（平成１６年７月１２日口頭弁論終結）
判決
原告株式会社日本スペリア社
訴訟代理人弁理士濱田俊明
被告特許庁長官小川洋
指定代理人三浦悟
同綿谷晶廣
同一色由美子
同伊藤三男
主文
特許庁が異議２００１－７２２６９号事件について平成１５年２月１
８日にした決定中，特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消すとの部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
主文と同旨
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は，名称を「無鉛はんだ合金」とする特許第３１５２９４５号発明（平成１１年３月１５日特許出願〔特願平１１－５４８０５３号〈以下「本件特許出願」という。〉，平成１０年３月２６日にした特願平１０－１００１４１号並びに同年１０月２８日にした特願平１０－３２４４８２号及び特願平１０－３２４４８３号〉に基づく優先権主張，平成１３年１月２６日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
平成１３年８月１７日，同年９月２１日及び同年１０月３日，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２２６９号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１４年３月１１日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。
特許庁は，同特許異議事件について審理した上，平成１５年２月１８日，「訂正を認める。特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。同請求項４に係る特許を維持する。」との決定（以下，同決定中『特許第３１５２９４５号の請求項１ないし３に係る特許を取り消す。』との部分を「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年３月１０日，原告に送達された。
(2) 原告は，本件決定の取消しを求める本訴を提起した後，平成１６年４月９日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００４－３９０７１号事件として審理した上，同年６月１０日，上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 設定登録時の特許請求の範囲の記載
【請求項１】Ｃｕ０．１～２重量％，Ｎｉ０．００２～１重量％，残部Ｓｎからなることを特徴とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】好ましくはＣｕが０．３～０．７重量％の範囲である請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】好ましくは，Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％の範囲である請求項２記載の無鉛はんだ合金。
【請求項４】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１～３の何れか記載の無鉛はんだ合金。
【請求項５】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１～３の何れか記載の無鉛はんだ合金。
【請求項６】請求項１～３の何れかに対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
(2) 本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（下線が訂正部分。）【請求項１】Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからなることを特徴とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項４】請求項１に対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
(3) 本件訂正審決に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（下線が訂正部分。なお，二重下線は，上記(2)との相違部分である。）（編注二重下線は太字斜体で代用）
【請求項１】Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからなることを特徴
とする無鉛はんだ合金。
【請求項２】Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項３】Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
【請求項４】請求項１に対して，さらにＧｅ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。
３ 本件決定の理由
本件決定は，本件訂正請求に係る訂正を認め，本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の請求項１ないし３の記載（上記２(2)【請求項１】～【請求項３】）によれば，上記各請求項に係る発明は，平成１０年１月２８日にした特願平１０－１６１４１号の出願の時に出願されたものとみなされる特願平１１－２００４４号（以下「先願」という。特開平１１－２７７２９０号公報〔本訴甲３〕は，その公開特許公報）の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であると認められ，かつ，本件特許出願に係る発明の発明者が先願に係る発明者と同一ではなく，また，本件特許出願の時において，その出願人が先願の出願人と同一でもないから，請求項１ないし３に係る発明についての特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものであって，特許法１１３条２号に該当し，取り消されるべきものであるとした。
第３ 当事者の主張
１ 原告
本件決定が，特許請求の範囲の請求項１ないし３記載の発明の要旨を本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)【請求項１】～【請求項３】）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになる。そして，この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから，本件決定は違法として取り消されるべきである。
２ 被告
本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。
第４ 当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって，特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
そうすると，本件決定が，特許請求の範囲の請求項１ないし３記載の発明の要旨を，本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)【請求項１】～【請求項３】）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 岡本岳
裁判官 早田尚貴
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/10162/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。