平成１４年（行ケ）第１１１号特許取消決定取消請求事件（平成１６年５月１０日口頭弁論終結）
判決
原告エスケー化研株式会社
訴訟代理人弁理士鈴木崇生
同尾崎雄三
同梶崎弘一
同光吉利之
同村田美由紀
被告特許庁長官今井康夫
指定代理人森田ひとみ
同雨宮弘治
同一色由美子
同宮川久成
同伊藤三男
被告補助参加人関西ペイント株式会社
訴訟代理人弁護士久保田穣
同増井和夫
同橋口尚幸
主文
特許庁が異議２００１－７０４１２号事件について平成１４年１月２
９日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
主文と同旨
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は，発明の名称を「水性塗料用低汚染化剤，低汚染型水性塗料組成物及びその使用方法」とする特許第３０７３７７５号発明（平成１０年７月２１日出願〔国内優先日平成９年７月２４日（以下「本件優先日」という。）〕，平成１２年６月２日設定登録，以下，「本件発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許につき，特許異議の申立てがされ，特許庁に異議２００１－７０４１２号事件として係属したところ，原告は，平成１３年１０月５日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）の請求をした。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１４年１月２９日，「訂正を認める。特許第３０７３７７５号の請求項１ないし１０に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年２月１５日，原告に送達された。
(2) 原告は，同年３月７日，本件決定の取消しを求める本訴を提起した後，平成１５年２月１９日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正を求める訂正審判の請求をし，特許庁に訂正２００３－３９０３４号事件として係属した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１６年３月１９日，「特許第３０７３７７５号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月３１日，原告に送達された。
２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載
(1) 設定登録時のもの（以下，その明細書を「登録明細書」という。）【請求項１】少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物であり，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数が１～４，前記アルコキシル基の炭素数が１～４であることを特徴とする水性塗料用低汚染化剤。
【請求項２】前記ポリオキシアルキル基の繰り返し単位の炭素数が２のポリオキシエチレン基であり，前記アルコキシル基の炭素数が２のエトキシ基であることを特徴とする請求項１に記載の水性塗料用低汚染化剤。
【請求項３】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物であって，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数は１～４，前記アルコキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）がＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部添加されたものであることを特徴とする低汚染型水性塗料組成物。
【請求項４】前記水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）は，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数が２のポリオキシエチレン基であり，前記アルコキシル基の炭素数が２のエトキシ基であることを特徴とする請求項3に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項５】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリル樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項６】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリルシリコン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項７】合成樹脂エマルション（Ａ）が，フッ素樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項８】合成樹脂エマルション（Ａ）が，ウレタン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項９】合成樹脂エマルション（Ａ）が，架橋反応型エマルションであることを特徴とする請求項５～８のいずれかに記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項１０】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物であって，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数は１～４，前記アルコキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）をＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部を添加して混合し，塗装することを特徴とする低汚染型水性塗料組成物の使用方法。
(2) 本件訂正に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。）
【請求項１】少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物（アルキルシリル基を有するものを除く）であり，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数が１～４，前記アルコキシル基の炭素数が１～４であることを特徴とする使用時に混合する水性塗料用低汚染化剤。
【請求項２】前記ポリオキシアルキル基の繰り返し単位の炭素数が２のポリオキシエチレン基であり，前記アルコキシル基の炭素数が２のエトキシ基であることを特徴とする請求項１に記載の水性塗料用低汚染化剤。
【請求項３】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物（アルキルシリル基を有するものを除く）であって，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数は１～４，前記アルコキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）がＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部使用時に添加されたものであることを特徴とする低汚染型水性塗料組成物。
【請求項４】前記水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）は，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数が２のポリオキシエチレン基であり，前記アルコキシル基の炭素数が２のエトキシ基であることを特徴とする請求項３に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項５】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリル樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項６】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリルシリコン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項７】合成樹脂エマルション（Ａ）が，フッ素樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項８】合成樹脂エマルション（Ａ）が，ウレタン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項９】合成樹脂エマルション（Ａ）が，架橋反応型エマルションであることを特徴とする請求項５～８のいずれかに記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項１０】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物（アルキルシリル基を有するものを除く）であって，前記ポリオキシアルキレン基の繰り返し単位の炭素数は１～４，前記アルコキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）をＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部を使用時に添加して混合し，塗装することを特徴とする低汚染型水性塗料組成物の使用方法。
（以下，上記【請求項１】～【請求項１０】に係る発明を「本件発明１」～「本件発明１０」という。）
(3) 本件訂正審決に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。なお，斜体字部分は，上記(2)との相違部分である。）
【請求項１】少なくとも１個の
及びアルコキシル基を有するアルコキシ
シランの変性縮合物（を有するものを除く）であり，
前記アルコキシル基の炭素数が１～４であることを特徴とする使用時に混合する水性塗料用低汚染化剤。
【請求項２】前記アルコキシル基炭素数が２のエトキシ基であることを特徴とする請求項１に記載の水性塗料用低汚染化剤。
【請求項３】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個の及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物（を有するものを除く）であって，前記アル
コキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）
がＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部
使用時に添加されたものであることを特徴とする低汚染型水性塗料組成物。【請求項４】前記水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）前記アルコキシル基が炭素数２のエトキシ基であることを特徴とする請求項３に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項５】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリル樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項６】合成樹脂エマルション（Ａ）が，アクリルシリコン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項７】合成樹脂エマルション（Ａ）が，フッ素樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項８】合成樹脂エマルション（Ａ）が，ウレタン樹脂系エマルションであることを特徴とする請求項３または請求項４に記載の低汚染型水性塗料組成物。
【請求項９】合成樹脂エマルション（Ａ）が，架橋反応型エマルションであることを特徴とする請求項５～８のいずれかに記載の低汚染型水性塗料組成物。【請求項１０】合成樹脂エマルション（Ａ）の固形分１００重量部に対して，少なくとも１個の
及びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮
合物（を有するものを除く）であって，前記アル
コキシル基の炭素数は１～４である水性塗料用低汚染化剤（Ｂ）
をＳｉＯ２換算にて１．０～４０．０重量部
を使用時に添加して混合し，塗装することを特徴とする低汚染
型水性塗料組成物の使用方法。
３ 本件決定の理由
本件決定は，本件訂正を認めた上，本件発明１～１０は，本件優先日前の出願であって，本件優先日後に出願公開された特願平８－２９６５８号の願書に最初に添付した明細書に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であると認められ，しかも，本件発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも，また，本件特許出願の時にその出願人と先願発明に係る出願人とが同一であるとも認められないから，本件発明１～１０に係る特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものであり，同法１１３条２号に該当し，取り消すべきものであるとした。
第３ 原告主張の本件決定取消事由
本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになるから，本件決定は，本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されるべきである。
第４ 被告の主張
本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。
第５ 当裁判所の判断
本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。
そうすると，本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所知的財産第２部
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 古城春実
裁判官 早田尚貴
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/10311/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。