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地裁判決一部認容

東京地判 平成16年1月30日

平成13年(ワ)第17772号 特許権持分確認等請求事件

AI 要約AI

職務発明の相当対価(特許法35条3項、4項)の算定において、使用者が特許発明を他社に実施許諾せず自社のみで実施する場合、独占の利益は特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益であり、超過売上高に基づく収益がこれに当たるとした事例。

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この判例について AI に質問

裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成16年1月30日 (2004-01-30)
事件番号
平成13年(ワ)第17772号
事件名
特許権持分確認等請求事件
裁判の種類・結果
判決 一部認容
判例集等
—
分野
民事・知的財産・特許権・民事訴訟

AI 要約AI

要旨

  • 職務発明の相当対価(特許法35条3項、4項)の算定において、使用者が特許発明を他社に実施許諾せず自社のみで実施する場合、独占の利益は特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益であり、超過売上高に基づく収益がこれに当たるとした事例。
  • 相当対価の算定基準時は、勤務規則等に対価の支払時期が定められている場合、特段の事情のない限り当該支払時期であり、独占の利益は中間利息を控除して当該支払時期の時点の金額として算定するとした事例。
  • 勤務規則等に出願補償金及び登録補償金のみの定めがある場合でも、支払時期の定めがあれば消滅時効の起算点は当該支払時期となるとした事例。
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 原告は被告会社の元従業員で、在職中に窒化物半導体結晶膜の成長方法の発明(本件特許発明)をした。本件特許発明は平成2年10月25日に被告会社により出願され、平成9年4月18日に発明者を原告、権利者を被告会社として設定登録された。
  • 原告は、本件特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属し被告に承継されていないと主張し、主位的に特許権の持分1000分の1の移転登録と1億円及び遅延損害金の支払を求めた。予備的に、職務発明として承継された場合には特許法35条3項に基づき相当対価の一部として持分移転登録と1億円(予備的請求その1)、または200億円及び遅延損害金(予備的請求その2)を求めた。
  • 当裁判所は平成14年9月19日、主位的請求につき本件特許を受ける権利が被告会社に承継された旨の中間判決をした。その後、予備的請求について審理され、原告は予備的請求(その2)の請求額を平成15年9月19日付け準備書面により200億円に拡張した。
  • 被告は、相当対価はゼロであると主張し、また消滅時効を援用した。被告社規には特許出願1件につき1万円、権利成立1件につき1万円の褒賞金支給の定めがあり、原告は出願時及び登録時に各1万円の支払を受けていた。

争点

  • 本件特許発明の相当対価の算定方法(独占の利益の意義、算定基準時)
  • 本件特許発明の相当対価の額(独占の利益の額、発明者の貢献度)
  • 相当対価請求権の消滅時効の成否(起算点)
  • 特許法35条3項に基づき特許権の共有持分の移転登録を求めることができるか

判断

  • 規範:相当対価の算定方法について、使用者が特許発明を他社に実施許諾せず自社のみで実施する場合、独占の利益とは特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益であり、他社に対する禁止の効果として得た超過売上高に基づく収益がこれに当たる。考慮した事情:被告会社は本件特許発明を他社に実施許諾していない。当てはめと結論:被告会社は本件特許発明を実施して半導体結晶膜を製造し、競業他社(豊田合成、クリー社)の実施を禁止していることにより市場で優位な立場を獲得しており、超過売上高を得ていると認められる。退けた主張:被告の、相当対価は譲渡時の期待利益として算定すべきであり口頭弁論終結時の事情を斟酌できないとの主張は、事実審口頭弁論終結時までの一切の事情を斟酌できるとして退けた。
  • 規範:独占の利益の算定方法について、被告会社が自ら製造販売することによりあげる利益を算定する方法と、他社に実施許諾した場合の実施料収入により算定する方法がある。考慮した事情:前者の方法では利益率や本件特許発明の寄与率を明らかにする証拠がないため、後者の方法によるのが相当である。当てはめと結論:被告会社の売上高合計額1兆2086億0127万円(平成9年4月18日時点の価値)の2分の1に実施料率20%を乗じた1208億6012万円を独占の利益と認定した。退けた主張:被告の、競業他社に対する優位性はなく実施料率はゼロに近いとの主張は、本件特許発明が高輝度青色LED及びLDの製造に決定的な役割を果たす技術であるとして退けた。
  • 規範:発明者の貢献度は、当該発明がされるに当たって発明者が使用者との関係で果たした役割を数値化して認定する。考慮した事情:原告は研究テーマとして青色LEDを選び、素材としてGaN系化合物を、結晶膜の成長法としてMOCVDを選択し、独力で装置の改良を重ねて本件特許発明をした。被告会社は青色LED開発に必要な技術の蓄積がなく、原告の留学費用や装置購入費等を負担した。当てはめと結論:本件は小企業の貧弱な研究環境の下で従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により世界的発明をなしとげた稀有な事例であり、原告の貢献度は少なくとも50%を下回らないと認定した。退けた主張:被告の、原告は被告会社の開発方針に従って派遣されたにすぎず貢献度は5%を上回らないとの主張は、原告が主体的に行動を選択したとして退けた。
  • 規範:相当対価の額は、独占の利益1208億6012万円に発明者の貢献度50%を乗じた604億3006万円となる。当てはめと結論:原告の予備的請求(その2)は、相当対価604億3006万円の一部請求として200億円及び遅延損害金の支払を求めるものであり、理由がある。退けた主張:原告の予備的請求(その1)(特許権の共有持分の移転登録請求)は、特許法35条3項は「相当の対価」の支払を定めたものであり、特許権の一部移転を認めることはできないとして退けた。
  • 規範:勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる。考慮した事情:被告社規には特許出願1件につき1万円、権利成立1件につき1万円の褒賞金支給の定めがあり、原告は出願時(平成2年10月25日)及び設定登録時(平成9年4月18日)に各1万円の支払を受けた。当てはめと結論:消滅時効の起算点は本件特許権の設定登録時(平成9年4月18日)以降であり、消滅時効期間は10年であるから、平成13年8月23日の訴訟提起により時効は完成していない。退けた主張:被告の、出願補償金及び登録補償金のみの定めでは実績補償がなく消滅時効の起算点は承継時であるとの主張は、支払時期の定めがあれば従業者はこれに拘束されるとした。

判旨(本文から引用)

  • 使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益(同法35条4項)とは,当該発明を実施して得られる利益ではなく,特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益(独占の利益)と解するのが相当である。
  • 勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは,勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は,相当の対価の支払を受ける権利につき法律上の障害があるものとして,その支払を求めることができないというべきである。そうすると,勤務規則等に使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。

結論

  • 被告は,原告に対し,200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  • 原告のその余の請求を棄却する。
  • 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
  • この判決の第1項は,仮に執行することができる。

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平成13年(ワ)第17772号特許権持分確認等請求事件

(中間判決の口頭弁論終結の日平成14年6月27日)

(終局判決の口頭弁論終結の日平成15年10月24日)

判決

原告N

訴訟代理人弁護士升永英俊

復代理人弁護士荒井裕樹

同江口雄一郎

被告日亜化学工業株式会社

訴訟代理人弁護士品川澄雄

同吉利靖雄

同内田敏彦

同宮原正志

主文

1 被告は,原告に対し,200億円及びこれに対する平成13年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

事実及び理由

第一 原告の請求

一主位的請求

1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,持分1000分の1の移転登録手続をせよ。

2 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成13年8月23日(訴訟提起の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

二予備的請求(その1)

1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,持分1000分の1の移転登録手続をせよ。

2 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成13年8月23日(訴訟提起の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

三予備的請求(その2)

主文第1項と同じ。

第二 事案の概要

一請求の要旨

原告は,被告会社の元従業員であり,被告会社在職中に窒化物半導体結晶膜の成長方法の発明(以下「本件特許発明」という。)をした。この発明は,平成2年10月25日,被告会社により特許出願され,平成9年4月18日,発明者を原告,権利者を被告会社として設定登録された(特許第2628404号。以下,この特許権を「本件特許権」という。)。

原告は,本件特許発明についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)は,同発明の完成と同時に発明者である原告に原始的に帰属し,現在に至るまで被告に承継されていないと主張して,被告に対し,主位的に,一部請求として本件特許権の一部(共有持分)の移転登録を求めるとともに,被告が本件特許権を過去に使用して得た利益を不当利得であるとして,その一部である1億円の返還及び遅延損害金の支払を求めている(前記第一,一)。

原告は,予備的に,仮に本件特許を受ける権利が職務発明として被告に承継されている場合には,特許法35条3項に基づき,発明の相当対価の一部請求として,本件特許権の一部(共有持分)の移転登録並びに1億円及び遅延損害金の支払を求めると主張している(前記第一,二)。

また,仮に,特許法35条3項に基づく対価請求として,特許権の一部(共有持分)の移転登録を求めることが許されない場合には,同項に基づき,発明の相当対価の一部請求として,200億円及び遅延損害金の支払を求めると主張している(前記第一,三)。

二本件訴訟の経緯

原告は,平成13年8月23日,第一,一ないし三記載の裁判を求めて本件訴訟を提起した(ただし,訴訟提起時における予備的請求(その2)(第一,三)の請求額は,20億円であった。)。

当裁判所は,平成14年6月27日に口頭弁論を終結し,同年9月19日,第一,一記載の主位的請求につき,本件特許を受ける権利が被告会社に承継された旨の被告の主張は理由がある旨の中間判決をした(本判決末尾添付。以下,単に「中間判決」という。)。

中間判決以後は,本件特許権が被告会社に帰属することを前提に,特許法35条3項,4項に基づき本件特許発明の相当対価を請求する予備的請求(第一,二及び三)についての審理がされ,原告は,上記予備的請求(その2)の請求額を,平成15年6月17日に提出された同日付け原告準備書面(28)により50億円に,同月19日に提出された同日付け原告準備書面(29)により100億円に拡張し,さらに同年9月19日に提出された同日付け原告準備書面(46)により200億円に拡張した。

当裁判所は,平成15年10月24日に再び口頭弁論を終結した。

三前提となる事実(当事者間に争いがないか,あるいは当該箇所に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

1 当事者

被告は,蛍光体や電子工業製品の部品・素材の製造販売及び研究開発等を目的とする株式会社である。

原告は,被告会社の元従業員であり,現在,米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授である。

2 原告の就職

原告は,昭和54年3月,徳島大学工学部修士課程を卒業した後,被告会社に就職した。

被告会社は,従来,蛍光体原料(リン酸カルシウム)及び蛍光体の製造販売を主たる業務としていたが,原告の就職当時には,蛍光体以外に新規開拓すべき分野として,赤色LED(発光ダイオード)等の半導体結晶膜の原料となるGaメタル(ガリウムメタル)の精製に取り組んでいた。

原告は,就職後間もないころから,GaP(ガリウム燐)の研究開発・製品化に従事し,また,赤外及び赤色LEDの原料となるGaAs(ガリウム砒素)の研究開発・製品化に従事した。さらには,赤色LEDのチップを製造するため,GaAlAs(ガリウムアルミ砒素)結晶膜の液相エピタキシャル成長方法の研究開発に取り組んだ(甲4,93~96等)。

3 青色LED研究開発の着手

原告は,昭和63年ころ,当時誰も開発に成功しておらず,実用化は21世紀になるだろうといわれていた青色LED(発光ダイオード)を新たな研究開発テーマにしたいと考え,LED(発光ダイオード)の半導体結晶膜を成長させる方法として有機金属気相成長法(MOCVD)を学ぶため,被告会社の許可を得て,同社の費用で米国フロリダ州立大学に約1年間留学した(甲96等)。

4 MOCVD装置

原告は,平成元年4月ころに帰国した後,被告会社に納入されていた市販のMOCVD装置(訴外株式会社日本酸素製)を用いて,GaN(窒化ガリウム)の結晶膜の成長に取り組み始めた。

ただし,同装置は,原料となる元素(N,Ga等)を供給するガスの配管や反応装置部分の構造が複雑である上に,ガスの供給条件(流速,角度等)や反応温度の設定によって,無数の反応条件の組み合わせがあり,製品化に耐え得る質のGaN結晶膜を成長させるのは容易なことではなかった。原告も,当初は,上記市販装置に添付されたマニュアルを参照するなどして結晶膜の成長を試みたが,満足のいく質のGaN結晶膜を得ることはできず,自らガス配管の形状を改造し,基板を加熱するヒーターを設計して自作するなど,試行錯誤を繰り返した。

5 本件特許発明

原告は,平成2年9月ころ,上記市販装置の反応装置部分を改造し,基板に対して概ね平行な方向から反応ガスを,実質的に垂直な方向から不活性ガスを,それぞれ供給するように自作したMOCVD装置(以下「ツーフロー方式1号機」という。)を用いて,窒素化合物半導体結晶膜の成長方法に関する本件特許発明を発明した。

被告会社は,同年10月25日,本件特許発明につき原告を発明者,被告会社を出願人として特許出願をした。この特許出願に際して願書に添付された明細書における特許請求の範囲の記載は,下記のとおりであった(以下,この出願を「本件特許出願」といい,本件特許出願に際して願書に添付された上記明細書を「当初明細書」という。乙102[特開平成4-164895号]参照)。

「基板の表面に反応ガスを噴射して,加熱された基板表面に半導体結晶膜を成長させる方法において,基板の表面に,平行ないし傾斜して反応ガスを噴射すると共に,基板に向かって押圧拡散ガスを噴射することを特長とする半導体結晶膜の成長方法。」

6 被告社規

ところで,被告会社には,昭和56年に取締役会で制定され,昭和60年に改正された社規第17号が存在する。同社規は,昭和60年の改正により名称を「発明・考案及び業務改善提案規定」と改め,昭和60年6月10日から平成8年ころまで施行された(乙7の1。以下,昭和60年改正後の社規第17号を単に「被告社規」という。)。したがって,本件特許発明がされた平成2年9月ころには,被告社内における職務発明及び考案等の扱いを定めるものとして,上記被告社規が施行されていた。

被告社規には,次のような条項が置かれている。

第1条(目的)

従業員が行なう発明・考案及び業務改善の取扱いについて定め,創意

工夫の意欲を高め,社業の向上に資する。

第2条(発明・提案の内容)

発明・考案,改善提案の内容は,次の通りとする。

1.発明・考案は,その性質上会社の職務範囲とする。

2.(省略)

第3条(資格)

従業員は,すべてこの規定により発明・考案及び改善提案を行なうこ

とができる。

第4条(職制の義務)

部課長は常に部署の業務内容を把握し,発明・改善及び特許問題等の

発掘に努め適切な対策と指導を行い,特許,実用新案に関する権利の侵害を防ぐため,公報の閲覧等を行い必要な対策を講ずる。

第5条(提出方法)

提出方法は次の通りとする。

1.発明・考案を行なった時は,その案を所属長を経て特許担当部門に提出する。

2.(省略)

第6条(業務分担)

担当部門は,次の業務を行う。

1.特許担当部門

①発明・考案の受付及び出願手続の点検と弁護士・弁理士への委嘱

②特許委員の選任及び委員会の招集

③表彰手続及び決定事項の報告

④その他特許に関する必要事項

2.(省略)

第7条(委員会)

発明・考案及び改善提案の推進と効果の拡大を図るため,各委員会を

置き,委員会は原則として毎月1回以上開催し,次の業務を行う。

1.特許委員会

①特許出願及び技術保全に関する審議

②異議申立及び特許係争に関する審議

③特許情報管理及び啓発に関する審議

④特許・考案の内容評価

2.(省略)

3.(省略)

第8条,第9条(省略)

第10条(表彰及び褒賞)

従業員が行った発明・考案及び改善提案に対し,別に定める基準(付

則-1)により表彰及び褒賞金を支給する。

そして,第10条を受けて定められた社規第17号付則-1には,次の条項が置かれている。

Ⅰ(省略)

Ⅱ発明・考案関係

1.審査及び表彰基準

発明・考案の評価は,下記事項に基づき特許委員会が審査を行

い,上長の承認を受け表彰する。賞金はその都度決定する。

①特許出願件数

②権利取得状況

③内容の検討

2.褒賞金支給基準

①特許出願1件につき10,000円

②権利成立1件につき10,000円

③認証1件につき5,000円

④実用新案出願1件につき5,000円

⑤実用新案成立1件につき5,000円

7 出願補償金の受領

原告は,本件特許発明が出願された平成2年10月25日ころ,上記被告社規10条及び社規第17号付則-1,Ⅱ,2.①の規定に基づき,被告会社から1万円の支払を受けた。

8 GaN系バッファ層及びp型化アニーリングの各発明

原告は,本件特許発明をした後も,ツーフロー方式1号機を用いて,より結晶性の高いGaN結晶膜を成長させる方法の研究開発に努めた。そして,平成3年3月ころには,LED素子の基板となるサファイア基板の上にGaN系の化合物からなるバッファ層を成長させることを特徴とするGaN系化合物半導体の結晶成長方法に係る発明(特開平成8年-8217号)をした。被告会社は,そのころ,同発明を特許出願した(以下,この発明を「GaN系バッファ層の発明」という。甲63,161等)。

また,原告は,同年12月ころには,当時原告の部下であった被告会社従業員Bと共に,有機金属気相成長法(MOCVD)によりp型不純物(例えばMg)をドープしたGaN系化合物半導体を成長させた後,400℃以上の温度でアニーリング(熱処理)を行うことを特徴とするp型GaN系化合物半導体の製造方法に係る発明をした。被告会社は,そのころ,同発明を特許出願した(後の特許第2540791号。以下,この発明を「p型化アニーリングの発明」という。甲63,161等)。

9 InGaN結晶膜の成長

平成4年に入ると,被告会社は,前記市販のMOCVD装置(訴外株式会社日本酸素製)を更に数台購入し,反応装置部分をツーフロー方式1号機と同様に改造して(以下,これらのMOCVD装置を「ツーフロー方式2号機等」という。),同1号機と共に稼働させ,GaN系化合物半導体の開発製造を進めた。原告は,同年3月ころには,いわゆるpn接合型のLEDを試作し,同年6月ころには,いわゆるダブルへテロ構造のLEDの発光層を形成する,結晶性の高いInGaN結晶膜を成長させることに成功した。

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/10544/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。