平成１３年（行ケ）第４３８号特許取消決定取消請求事件（「Ⅰ事件」という。）
平成１４年（行ケ）第４６８号審決取消請求事件（「Ⅱ事件」という。）平成１５年１１月１８日判決言渡，平成１５年１１月４日口頭弁論終結判決
原告(Ⅰ・Ⅱ事件) 住友林業株式会社
原告(Ⅰ・Ⅱ事件) 富士川建材工業株式会社
原告ら訴訟代理人弁理士福田賢三,福田伸一,福田武通，加藤恭介(Ⅱ事件のみ)被告(Ⅰ・Ⅱ事件) 特許庁長官今井康夫
指定代理人木原裕,鈴木憲子,林栄二,高木進,大橋信彦，山口由木(Ⅰ事件のみ)，大野克人(Ⅱ事件のみ)
主文
原告らの両事件の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は，両事件を通じ，原告らの負担とする。
事実及び理由
第１ 原告らの求めた裁判
Ⅰ事件につき，「特許庁が異議２０００－７１４８３号事件について平成１３年８月１５日にした決定を取り消す。」との判決。
Ⅱ事件につき，「特許庁が訂正２００２－３９０７７号事件について平成１４年８月６日にした審決を取り消す。」との判決。
第２ 事案の概要
Ⅰ事件は，後記本件発明の特許権者である原告らが，特許異議の申立てを受けた特許庁により本件特許（請求項１ないし６に係る特許）を取り消す旨の決定がされたため，同決定の取消しを求めた事案である。
Ⅱ事件は，後記本件発明の特許権者である原告らが，Ⅰ事件の当審係属中に訂正審判の請求をしたところ，審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。
なお，本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従って表記を変えた部分がある。
１ 前提となる事実等
(1) 特許庁における手続の経緯
(1-1) 本件特許
特許権者：原告ら
発明の名称：「建築物の湿式外通気工法」
特許出願日：平成１０年６月１９日（優先権主張：平成９年１１月１９日）設定登録日：平成１１年８月６日
特許番号：第２９６１６５５号
(1-2) 本件特許異議手続
特許異議事件番号：異議２０００－７１４８３号
訂正請求日：平成１３年６月１１日
異議の決定日：平成１３年８月１５日
決定の結論：「訂正を認める。特許第２９６１６５５号の請求項１ないし６に係る特許を取り消す。」
決定謄本送達日：平成１３年９月１０日（原告らに対し）
この決定に対する取消訴訟がⅠ事件である。
(1-3) 本件訂正審判手続
訂正審判請求日：平成１４年３月１５日（訂正２００２－３９０７７号）審決日：平成１４年８月６日
審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」
審決謄本送達日：平成１４年８月１６日（原告らに対し）
この審決に対する取消訴訟がⅡ事件である。
(2) 本件発明の要旨
(2-1) 設定登録時（甲３・特許公報記載）の特許請求の範囲
【請求項１】建築物の外壁に通気層を設け，外通気ができるように防水紙及び鉄網，若しくは防水紙付き鉄網を取付け，練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８である軽量セメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面又は内部，或いは壁面の一部の表面又は内部に，ガラス繊維ネット，アラミド繊維ネット，ビニロン繊維ネット，カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材を押圧して埋設した後，仕上げ施工することを特徴とする建築物の湿式外通気工法。
【請求項２】躯体壁外側に厚さ間隔が５～３０ｍｍの通気層を設け，基礎天端若しくは下屋部の壁当たり部分から空気を取入れ，軒天及び／又は棟部分から空気を抜く方法であることを特徴とする請求項１に記載の建築物の湿式外通気工法。【請求項３】躯体壁外側に透湿防水シートを貼り付け，厚さ５～３０ｍｍの胴縁を適宜間隔に取り付けることにより通気層を形成することを特徴とする請求項１又は２に記載の建築物の湿式外通気工法。
【請求項４】胴縁と胴縁の間に補助胴縁を取り付けることを特徴とする請求項３に記載の建築物の湿式外通気工法。
【請求項５】補助胴縁は，長さ３００～３０００ｍｍであり，タッカー釘，ステイプル，両面粘着テープ，接着剤により取り付けることを特徴とする請求項４に記載の建築物の湿式外通気工法。
【請求項６】軽量セメントモルタルの組成が，セメント２０～６０ｗｔ％，無機質混和材２０～６０ｗｔ％，有機質混和材２～１０ｗｔ％であることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の建築物の湿式外通気工法。
(2-2) 平成１３年６月１１日付けの訂正請求書における特許請求の範囲（下線部分が訂正箇所。ただし，訂正は確定していない。全文訂正明細書は，甲１４の同訂正請求書に添付のもので，以下「訂正明細書(Ⅰ)」という。なお，下記の請求項番号に対応して，それぞれの発明を「本件発明１」などという。）
【請求項１】建築物の外壁に通気層を設け，外通気ができるように防水紙及び鉄網，若しくは防水紙付き鉄網を取付け，練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８である軽量セメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面又は内部に，ガラス繊維ネット，アラミド繊維ネット，ビニロン繊維ネット，カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材を
押圧して埋設した後，仕上げ施工することを特徴とする建築物の湿式外通気工法。【請求項２】ないし【請求項６】は，(2-1)と同文。
(2-3) 本件訂正審判請求に係る特許請求の範囲（下線部分が前記(2-1)からの訂正箇所。全文訂正明細書は，甲１８の審判請求書に添付のもので，以下「訂正明細書(Ⅱ)」という。なお，下記の請求項番号に対応して，それぞれの発明を「訂正発明１」などという。）
【請求項１】建築物の外壁に通気層を設け，外通気ができるように防水紙及び鉄網，若しくは防水紙付き鉄網を取付け，練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５である軽量セメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面又は内部に，ガラス繊維ネット，アラミド繊維ネット，ビニロン繊維ネット，カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材を
押圧して埋設した後，仕上げ施工することを特徴とする建築物の湿式外通気工法。【請求項２】ないし【請求項６】は，(2-1)，(2-2)と同文。
(3) 決定（異議２０００－７１４８３号）の理由の要旨〔Ｉ事件関係〕
(a) 決定は，平成１３年６月１１日付けの訂正請求に係る訂正を適法なものと認めた上，本件発明１ないし６に関する特許要件の有無に関し，刊行物１ないし４として，次のものを引用した。
『刊行物１：実願昭５７－４４４２９号（実開昭５８－１４５９１８号）のマイクロフィルム（本訴甲４）
刊行物２：「１９９５建築仕上材ガイドブック」（日本建築仕上材工業会編集，株式会社工文社・平成７年４月２０日発行，１６１頁。本訴甲５）。』（裁判所注）刊行物２の発行日につき，決定は４月１日付けと記載するが，甲２７に照らし誤記と認める。また，刊行物２（甲５）は，後記審決で引用された刊行物２（甲２７）と同じ刊行物であるが，引用された頁範囲が異なるので，以下，甲５のものを「刊行物２(Ⅰ)」，甲２７のものを「刊行物２(Ⅱ)」という。『刊行物３：特開昭５９－２１７８６１号公報（本訴甲６）
刊行物４：特開平９－１５８３５０号公報（本訴甲７）』
(b) 決定は，まず，本件発明１と刊行物１記載の発明とを対比し，次のように，一致点と相違点を認定した。
『両者は，「建築物の外壁に通気層を設け，外通気ができるように防水紙及び鉄網を取付け，モルタルを塗着し，仕上げ施工する建築物の湿式外通気工法。」である点において一致し，(1) 本件発明１は，練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８である軽量セメントモルタルを塗着しているのに対して，刊行物１記載の発明は，単にモルタルを塗着している点，及び，(2) 本件発明１は，壁面全体の表面又は内部に，ガラス繊維ネット，アラミド繊維ネット，ビニロン繊維ネット，カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材を押圧して埋設した後，仕上げ施工するのに対し，刊行物１には，そのような施工をすることは記載されていない点で相違している。』
(c) 決定は，上記相違点につき，次のように判断した。
『相違点(1)について：
刊行物２には，建築物の外壁の施工方法として，練り上り時の単位容積質量が１．０以上である軽量セメントモルタルを塗着することが記載されており，相違点(1)における本件発明１（練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８）とは，練り上り時の単位容積質量の下限値に多少の差異があり，上限値の有無の点で差異があるが，一部が重複した類似の範囲のものであり，それによる臨界的な意義も認められない。
なお，権利者（原告ら）は，特許異議意見書において，軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重の上限値（１．８）が設けられていない点で明確な相違があると主張しているが，その根拠となる同書の測定結果を検討しても，単位容積比重をそれぞれ１．９；１．３；０．８の３種類の軽量セメントモルタルの比較（測定結果Ａ～Ｅ）が記載してあるだけで，軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重を１．８前後で測定したわけでないから，練り上がり時の比重の上限値を１．８とした根拠が明らかでなく，この点に臨界的意義があるとは認められない。したがって，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを本件発明１のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎない。
相違点(2)について：
刊行物３記載の発明の「アスファルトフェルト３３」，「ワイヤラス３４」，「モルタル４０」，「モルタル４０の上塗り」は，本件発明１の「防水紙」，「鉄網」，「モルタル」，「仕上げ施工」に相当するから，刊行物３には，「建築物の下地に防水紙及び鉄網を取り付け，モルタルを塗着し，壁面全体にガラス繊維ネットを埋設した後，仕上げ施工する建築物の外壁の施工方法」が記載されており，「網材」について，本件発明１は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ
2で，引張強度が
１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上であるのに対し，刊行物２(注：刊行物３の誤記)記載の発明はその質量が６５g／ｍ
2であって，網材の質量に関し，本件発明１と刊行物１
(注：刊行物３の誤記)記載の発明とは，一部が重複した類似の範囲のものである。また，権利者が「網材」として実施例に挙げているものは表４に示しているように市販されたもので特別のものではない。
さらに，特許異議意見書を参照しても，本件発明の範囲内の「網材」を２例のみ（測定結果Ｂ，Ｃ）と，本件発明１の範囲外の「網材」を２例のみ（測定結果Ｄ，Ｅ）とが記載されているだけであって，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍで，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上である」とした臨界的意義は明らかにされていない。
そうしてみると，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上である」構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できうる程度ものである。なお，権利者（原告ら）は，特許異議意見書において，本件発明１が特定の軽量セメントモルタルと特定の網材とを併用したことにより相乗効果を有するから，これら刊行物からは容易に発明できないものである旨主張しているが，本件発明１と刊行物１ないし３記載の発明とは，いずれも，モルタルを用いた建築物の外壁の施工方法である点で一致し，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要因は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても，前述のように，当業者が必要に応じて選択しうるものであるから，権利者の主張は理由がない。
そして，本件発明１の効果も，刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められない。
したがって，本件発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
(d) 決定は，本件発明２ないし６について，次のように判断した。『本件発明２で限定された「躯体壁外側に厚さ間隔が５～３０ｍｍの通気層を設け，基礎天端若しくは下屋部の壁当たり部分から空気を取入れ，軒天及び／又は棟部分から空気を抜く方法であること」という事項は，刊行物４に，「パネル主体外側に厚さ間隔が１０～３０ｍｍの通気層を形成し，基礎天端相当部分から空気を取入れ，棟部分から空気を抜く外通気工法。」という発明が記載されており，数値限定における下限値が相違するも，作用効果に格別な差異が認められず，当業者が容易に変更できる程度のことにすぎない。
そして，請求項１を引用する本件発明２のその他の構成については，上記本件発明１について検討したとおりである。
したがって，本件発明２は，刊行物１～４記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
『本件発明３で限定された「躯体壁外側に透湿防水シートを貼り付け，厚さ５～３０ｍｍの胴縁を適宜間隔に取り付けることにより通気層を形成すること」という事項は，刊行物４に，「パネル主体外側に防水シートを貼り付け，厚さ１０～３０ｍｍの胴縁を適宜間隔に取り付けることにより通気層を形成する」という発明が記載されており，数値限定における下限値が相違するも，作用効果に格別な差異が認められず，当業者が容易に変更できる程度のことにすぎず，また，本件の出願前，室内の湿気を戸外へ排出する為，防水シートに代えて透湿防水シートを採用することは，周知の技術事項である（例えば，実願昭６３－９６１１４号（実開平２－２０６２６号）のマイクロフィルム等参照）から，本件発明３で限定された上記事項は，刊行物４記載の発明及び上記周知の技術事項に基づいて当業者が容易に想到できたものであるということができる。
そして，請求項１又は請求項２を引用する本件発明３のその他の構成については，上記本件発明１，２について検討したとおりである。
したがって，本件発明３は，刊行物１～４記載の発明及び上記周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
『本件発明４で限定された「胴縁と胴縁の間に補助胴縁を取り付けること」という事項は，刊行物１には，縦胴縁は間柱および柱の位置に対応させて設けることに限るばかりでなく，モルタル外壁材の強度に応じて適宜上記以外の位置に設けてもよいと記載され，間柱および柱の位置に対応して設けた縦胴縁間にも補助的に別の縦胴縁を取り付けることが記載されており，本件発明４で限定された上記事項は，刊行物１に記載されている事項から当業者が容易に想到できる設計事項にすぎない。
そして，請求項３を引用する本件発明４のその他の構成については，上記本件発明３について検討したとおりである。
したがって，本件発明４は，刊行物１～４記載の発明及び上記周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
『本件発明５で限定された「補助胴縁は，長さ３００～３０００ｍｍであり，タッカー釘，ステイプル，両面粘着テープ，接着剤により取り付けること」という事項は，補助胴縁の長さ３００～３０００ｍｍという範囲が，施工のしやすさを考慮して，当然選択できる設計範囲にすきず，また，その固着手段も普通に実施されているもので格別のものとは認められないから，当業者であれば格別の発明力を要せず容易に実施できる事項にすぎない。
そして，請求項４を引用する本件発明５のその他の構成については，上記本件発明４について検討したとおりである。
したがって，本件発明５は，刊行物１～４記載の発明及び上記周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
『本件発明６で限定された「軽量セメントモルタルの組成が，セメント２０～６０ｗｔ％，無機質混和材２０～６０ｗｔ％，有機質混和材２～１０ｗｔ％である」という事項は，刊行物２に，軽量セメントモルタルの組成が，普通ポルトランドセメント４０～６５ｗｔ％無機質混和材３０～６０ｗｔ％有機質混和材１２ｗｔ％以下に構成することが記載されており，セメント，無機質混和材，有機質混和材の割合における具体的数値範囲が，本件発明６と刊行物２記載の発明とは相違しているが，本件発明６と刊行物２記載の発明とのそれぞれの材料の混合割合の数値範囲は，重複した範囲を有するものであり，特許異議意見書を検討しても，本件発明６の刊行物２記載の発明と相違する上限値又は下限値に格別の臨界的意義も認められない。
したがって，軽量セメントモルタルを本件発明６のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎない。
そして，請求項１ないし５のいずれか一項を引用する本件発明６のその他の構成については，上記本件発明１ないし５について検討したとおりである。したがって，本件発明６は，刊行物１～４記載の発明及び上記周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。』
(e) 決定は，次のように結論づけた。
『本件発明１ないし６は，引用刊行物に記載された発明，又は，引用刊行物に記載された発明及び周知の技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，その特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。』
(4) 審決（訂正２００２－３９０７７号）の理由の要旨〔Ⅱ事件関係〕
(a) 審決は，刊行物１ないし３として，次のものを引用した。
『刊行物１：実願昭５７－４４４２９号（実開昭５８－１４５９１８号）のマイクロフィルム（本訴甲４）
刊行物２(Ⅱ)：「１９９５建築仕上材ガイドブック」（日本建築仕上材工業会編集，株式会社工文社・平成７年４月２０日発行，１５９～１６１頁〔表紙・奥書付き〕。本訴甲２７）。
刊行物３：特開昭５９－２１７８６１号公報（本訴甲６）』
(b) 審決は，まず，訂正発明１と刊行物１記載の発明とを対比し，次のように，一致点と相違点を認定した。
『両者は，「建築物の外壁に通気層を設け，外通気ができるように防水紙及び鉄網を取付け，モルタルを塗着し，仕上げ施工する建築物の湿式外通気工法。」である点において一致し，(1) 訂正発明１は，練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５である軽量セメントモルタルを塗着しているのに対して，刊行物１記載の発明は，単にモルタルを塗着している点，及び，(2) 訂正発明１は，壁面全体の表面又は内部に，ガラス繊維ネット，アラミド繊維ネット，ビニロン繊維ネット，カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材を押圧して埋設した後，仕上げ施工するのに対し，刊行物１には，そのような施工をすることは記載されていない点で相違している。』
(c) 審決は，上記相違点につき，次のように判断した。
『相違点(1)について：
刊行物２には，建築物の外壁の施工方法として，練り上り時の単位容積質量が１．０以上である軽量セメントモルタルを塗着することが記載されており，相違点(1)における訂正発明１（練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５）とは，練り上り時の単位容積質量の下限値が一致し，上限値の有無の点で差異があるが，一部が重複した類似の範囲のものであり，上限値を１．５にしたことによる臨界的な意義も認められない。
したがって，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを訂正発明１のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎない。
相違点(2)について：
刊行物３記載の発明の「アスファルトフェルト３３」，「ワイヤラス３４」，「モルタル４０の下塗り」，「モルタル４０の上塗り」は，訂正発明１の「防水紙」，「鉄網」，「モルタル」，「仕上げ施工」に相当するから，刊行物３には，「建築物の下地に防水紙及び鉄網を取り付け，モルタルを塗着し，壁面全体にガラス繊維ネットを埋設した後，仕上げ施工する建築物の外壁の施工方法」が記載されており，「網材」について，訂正発明１は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引
張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上であるのに対し，刊行物２(注：刊行物３の誤記)記載の発明はその質量が６５g／ｍ
2であって，網材の質量に関して，訂正発明と刊
行物１(注：刊行物３の誤記)記載の発明とは，一部が重複した類似の範囲のものであり，それによる臨界的な意義も認められない。また，権利者が「網材」として実施例に挙げているものは表４に示しているように市販されたもので特別のものではない。
そうしてみると，「網材は，その質量が４０～２５０g/m
2で，引張強度が１００
ｋｇｆ／ｍｍ2以上である」構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できうる程度ものである。なお，訂正発明１が特定の軽量セメントモルタルと特定の網材とを併用したことについて言及すると，訂正発明１と刊行物１ないし３記載の発明とは，いずれも，モルタルを用いた建築物の外壁の施工方法である点で一致し，平成１４年７月８日付け意見書を参酌しても，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要件は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても，前述のように，当業者が必要に応じて選択しうるものである。
そして，上記意見書を参酌しても，上記訂正発明１の効果も，刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められない。
したがって，訂正発明１は，その出願前に頒布された刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，その特許出願の際独立して特許を受けることができない。』
(d) 審決は，次のように結論づけた。
『本件審判の請求は，特許法１２６条４項の規定に適合しない。』
２ 原告らの主張の要点（Ⅱ事件，Ⅰ事件の順に記載する。）
(1) 審決取消事由〔Ⅱ事件〕
(1-1) 取消事由１（訂正発明１についての相違点(1)の判断の誤り）
(a) 審決は，訂正発明１と刊行物１記載の発明（甲４）との相違点(1)として，前記１(4)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。審決は，その中で，刊行物２(Ⅱ)を引用した上，訂正発明１の練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５であることに臨界的な意義が認められないとし，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを訂正発明１のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎないとした。しかし，この判断は誤っている。
(b) 本件訂正審判以前においては，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，０．９～１．８としていたが，訂正明細書(Ⅱ)（甲１８）の段落【0014】～【0023】には，出願時の記載のままに単位容積質量が１．０～１．５の範囲のより好適な実施例しか示されていないため，訂正発明１では，単位容積質量を１．０～１．５に減縮した。そのため，訂正明細書(Ⅱ)に記載された実施例では，訂正発明１の軽量セメントモルタルである単位容積質量が１．０～１．５の範囲の全てにおいて網材を併用しない場合に比べて長期間にわたって剥落や亀裂，破断の防止が果たされるという格別の効果が得られることが，複数の実験結果により例証されるものとなった。
したがって，どのような技術的根拠をもって「上限値を１．５にしたことによる臨界的な意義も認められない。」と認定されるのか，またどのようなデータが記載されれば上限値の意義を認めるのか，全く不明であり，前記審決の認定は，明らかに失当である。
(c) 補足データにより，訂正発明１における軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５及び下限値１．０の意義を説明する。
データは，甲３１（【表ｂ】），甲２８（グラフ１），甲２９（グラフ２）である。このデータは，甲２０（【表ｂ】），甲２１（グラフ１）及び甲２２（グラフ２）において，測定結果Ａ’～Ｃ’としてまとめたものを維持した上で，さらにビニロン繊維ネット③（測定結果Ｃ’で用いたビニロン繊維ネット②よりも質量及び引張強度が高いもの）を用いた実験結果によるデータを新たに加えたものである（なお，甲２０に先行するものとして後記の測定結果ＡないしＤがある。）。甲３１のデータを一覧表にすると次のとおりである。
〔測定結果Ａ’〕（繊維なし）
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm) エネルギー値(kg･mm)
０．８１６．９００．５７．７５１
０．９１９．４００．４１４．０５０
１．０２３．２５０．５２５．９８９
１．３３０．２００．３２０．３０６
１．５３５．８２０．７２５．４４３
１．６４５．２７１．０３１．３４１
１．９６５．５１０．３１８．５６３
〔測定結果Ｂ’〕
日本電気硝子(株)製耐アルカリ性ガラス繊維ＴＤ5×5（ガラス繊維ネット①）（質量１４５ｇ／ｍ2，引張強度１５０ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm) エネルギー値(kg･mm)
０．８２５．００４．０１２１．６０９
０．９３８．６０４．３１４２．３７５
１．０４４．９０５．２２６９．６４３
１．３９０．８０９．９３１７．３５０
１．５９５．４０４．３２１３．６９０
１．６１０１．６０４．０２４０．２４９(剪断)
１．９１１０．４０３．５７９．６２９(剪断)
〔測定結果Ｃ’〕
ユニチカ(株)製ＴＳＳ-1820（ビニロン繊維ネット②）
（質量４５ｇ／ｍ2，引張強度１８３ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm) エネルギー値(kg･mm)
０．８１８．６００．５６０．４８０
０．９２３．５００．５８７．４８９
１．０３０．３００．６１０５．８７８
１．３６０．１００．５１７５．１９２
１．５６３．６００．８２０５．３０４
１．６６７．２０１．０１８９．５２６
１．９６８．０００．３１６５．２７４
〔測定結果・追加〕
（株)クラレ製ＶＦ－２２０１（ビニロン繊維ネット③）
（質量１１３ｇ／ｍ2，引張強度１１６ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm) エネルギー値(kg･mm)
０．８２０．４０．４７０．８３
０．９２５．１０．５１０４．４２
１．０４９．２０．６１４６．０５
１．３６０．００．６２３５．０６
１．５６５．４０．８２１０．４４
１．６６９．８１．１１９０．４９
１．９７２．８０．４１６８．６６
上記エネルギー値は，訂正明細書(Ⅱ)に記載の基礎実験（段落【0014】）で行ったものと全く同様の条件で，試験開始時から試験終了時までのエネルギー値を測定した。エネルギー値とは，試験機の昇降する押圧部の先端（センサー付き）を試験板に当接させて一定速度で押圧し，その試験板から押圧部先端へ作用する反発力を測定するものであって，横軸には速度が示され，縦軸には反発力が示されるチャート（グラフ）が得られ，このチャートの面積を測定することによりエネルギー値が得られる。エネルギー値を測定することにより，引張強度の補強，引張強度の分散，ゴム弾性といった特性を推察することができ，換言すると，自然界において発生する強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の発生の指標とすることができる。強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の生じ難さは，エネルギー値に最も反映されるものである。
これに対し，ひび割れ発生時の荷重や変位量は，実験において一番先に発生したひび割れに対応するものであるため，引張強度の補強や引張強度の分散に加えて硬度が大きな影響を与えてしまい，強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂の生じ難さへの反映の度合いはエネルギー値に比べて低いものである。
(d) 上記データから明らかなように，訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値は正当に設定されたものであって，臨界的意義を持つものである。
訂正発明１の軽量セメントモルタルに相当する単位容積質量が１．０，１．３，１．５の軽量セメントモルタルを用いて網材（ガラス繊維ネット①，ビニロン繊維ネット②，同③。測定結果Ｂ’，Ｃ’，追加分）と併用させたものは，網材を使用しないもの（測定結果Ａ’）に比べてエネルギー値が著しく高くなり，格別の相乗効果が確認された。この結果は，強風や地震等による応力に基づく破断や亀裂への耐性を従来の軽量セメントモルタルのみを使用した場合に対して，おおよそ５～１５倍も高めたことを示し，極めて多大な相乗効果である。
軽量セメントモルタルの下限値については，次のようにいえる。
単位容積質量が０．８，０．９の軽量セメントモルタルを網材と併用したものでも，網材を使用しない場合に比べて，エネルギー値，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいて多大な向上効果が認められたものの，それぞれの軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は１２１．６１，１４２．３８ｋｇ･ｍｍであった。これに対し，単位容積質量１．０，１．３，１．５の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は，２６９．６４，３１７．３５，２１３．６９ｋｇ･ｍｍであるから，単位容積質量０．８，０．９の軽量セメントモルタルとガラス繊維ネット①を併用した場合のエネルギー値は，その半分程度にすぎない低いものであった。
なお，ビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③を用いた場合には，ガラス繊維ネット①を用いた場合とは若干異なる結果となったが，ビニロン繊維自体の伸びが影響しているものであって，決して軽量セメントモルタルの下限値１．０を否定するものではない。
このような結果を総合的に判断すると，軽量セメントモルタルの単位容積質量の下限値１．０の設定は正当である。
軽量セメントモルタルの上限値については，次のようにいえる。
単位容積質量が１．９の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は７９．６３ｋｇ･ｍｍであり，前記単位容積質量が０．８や０．９の場合（エネルギー値１２１．６１，１４２．３８ｋｇ･ｍｍ）よりも低い値であった。この結果から，荷重を全体に分散させることができずに破断してしまったことが明らかである。要するに，硬質であるため衝撃等には高い耐性を有するが，柔軟性がないため，風力や地震等の全体的に，かつ，継続的に生ずる外力には耐性がないことが示された。
単位容積質量が１．６の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は２４０．２５ｋｇ･ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（２１３．６９ｋｇ･ｍｍ）と同等であったが，単位容積質量１．６，１．９の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合には網材の繊維が剪断され，ほとんど外壁が断裂している状況が確認された。これに対し，単位容積質量が１．５の場合やそれ以下の場合ではひび割れが発生しても外壁の撓み等により繊維の剪断までには至らず，ひび割れのままでとどまっている現象が確認された。なお，軽量セメントモルタルをビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③と併用した場合の測定結果でも，比較的良好な数値が得られているが，軽量セメントモルタルに埋設していた網材が軽量セメントモルタルから剥離，露出して伸びきっており，ほとんど外壁が断裂（破断）している状況が確認された。
要するに，自然界において発生する強風や地震等により，仮に膨大な応力が作用したとしても，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５以下であれば，ひび割れのままでとどめることができ，外壁が断裂（破断）して重大な事故を引き起こすおそれがないが，単位容積質量が１．６となると，事故の可能性を否定できないので，そのような可能性のある範囲は容認できないということになる。しかも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５の場合と１．６の場合とでは，外壁として施工した際に後者の方が重量があるので，メタルラスの取付部であるステープルに作用する応力も大きくなる。特に通気工法では，ステープルを胴縁のみに打ち込む構成であり，１本のステープルに極めて多大な荷重が作用するため，脱落を生じやすくなるので，外壁の重量，すなわち，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，できるだけ小さいものであることが望ましい。
このような結果等を総合的に判断すると，軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５の設定は正当である。
訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値は，特定の網材と併用する構成において設定されたものであり，網材と併用しない軽量セメントモルタル単独の構成において，どのような実験を行っても，少なくとも訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値を見いだすことはできない。
(e) 審決は，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」を建築物の外壁の施工方法において本来的な目的であると説明しているが，少なくとも本願以前の当業界においては，そのための手法として外壁の強度及び剛性の増強を目指す検討がほとんどであって，ひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与を見いだすような提案は一切なかった。しかも，上記対策を実現化するために，それ自体の強度は低く柔らかい軽量セメントモルタルをあえて用いようとする提案はほとんどなかった。なぜなら，単位容積質量が０．８～０．９程度の軽量セメントモルタルでは，柔らかすぎて多種の表面仕上げを行うことができず，防火構造にできなかった。そのため，刊行物２(Ⅱ)のように単位容積質量が１．０以上の軽量セメントモルタルを用いることにより防火認定構造としてできたのであるが，これでも多種の表面仕上げを行うことはできず，強度や撓みがないため，風力や地震等の外力には耐性がなく，亀裂や破断を発生させていたのである。審決の上記認定は，明らかに失当である。
(1-2) 取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）
(a) 審決は，相違点(2)として，前記１(4)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。審決は，その中で，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上である」としたことに
臨界的意義は認められず，この構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度のものであるとした。
しかし，この判断は誤っている。甲３０（【表ｃ】）に示されるように質量が４０～２５０ｇ／ｍ
2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上であるという条件を満た
す網材であっても，単位容積質量が小さすぎたり大きすぎたり，あるいは普通セメントモルタルでは，有効な相乗効果を得ることはできない。なお，上記甲３０では，質量３５ｇ／ｍ
2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ
2のガラス繊維ネット④，質量２６
０ｇ／ｍ
2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2のガラス繊維ネット⑤を用いた場合，有効
な相乗効果が得られなかった。
このように，訂正発明１において，特定の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用する構成によって著しく顕著な効果を奏するもので，前記網材の質量の制限及び引張強度の範囲に外れるものでは，このような顕著な効果が得られないものである。
これに対し，刊行物３に記載された網材は，質量(６５ｇ／ｍ
2)のみが記載されて
いるのであって，肝心な引張強度については一切記載がない。すなわち，刊行物３には質量６５ｇ／ｍ2のガラス繊維ネットをモルタルの乾燥収縮を防止する目的で用いることが記載されているにすぎず，しかも，軽量セメントモルタルを用いるものでもなく，普通セメントモルタルを用いるものである。このように，訂正発明１に用いられる網材と刊行物３に用いられた網材とでは，想定されるひび割れ原因が異なり，それに対処するための応力方向も，網材に要求される性状（引張強度）も全く相違する。
さらに，審決は，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」を建築物の外壁の施工方法において本来的な目的であると説明しているが，これが誤りであることは，前記のとおりである。
審決の上記認定は，明らかに失当である。
(b) 審決は，相違点(2)について，前記１(4)(c)のとおり判断したが，その中で，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要因は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても，当業者が必要に応じて選択し得るものであり，訂正発明１の効果も，刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められないとした。その上で，訂正発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許出願の際独立して特許を受けることができないとした。
しかし，訂正発明１における軽量セメントモルタルの上限値及び下限値，網材の質量の制限や引張強度の上限値及び下限値は，刊行物１～３のいずれにも記載されていないものであって，各設定値は，軽量セメントモルタルと網材とを併用する構成において初めて設定し得るものであり，例えば軽量セメントモルタル単独で使用したり普通セメントモルタルと網材とを併用した構成では決して設定し得ない顕著なものである。
また，少なくとも本願以前の当業界においては，ひび割れ防止のための手法として外壁の強度及び剛性の増強を目指して検討したり開発するのがほとんどであって，ひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与等を技術的開発目標とした提案は，一切存在しなかった。
さらに，従来の普通セメントモルタルでは，前記甲３１（【表ｂ】）中の比較例のモルタル比重が１．９の繊維なしの欄に記載されている各データに近似することは容易に想定され，このエネルギー値は，約１８．６ｋｇ･ｍｍにすぎないのに対し，例えば，軽量セメントモルタルの比重が１．３の実施例であってガラス繊維ネット①と併用された場合には，エネルギー値は約３１７．７５ｋｇ･ｍｍとなり，上記従来の普通セメントモルタルのみを用いた場合に比べて，およそ１５倍もひび割れが生じにくい結果が得られたことが示され，訂正発明１では，到底予測し得ない格別の効果が奏されることは明らかである。
審決の上記判断は誤りである。
(2) 決定取消事由〔Ⅰ事件〕
(2-1) 取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）
(a) 決定は，本件発明１と刊行物１記載の発明（甲４）との相違点(1)として，前記１(3)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。決定は，その中で，刊行物２(Ⅰ)を引用した上，本件発明１の練り上り時の単位容積質量が０．９～１．８であることに臨界的な意義が認められないとした。しかし，本件発明１における練り上り時の単位容積質量を特定範囲にした軽量セメントモルタルは，質量と引張強度とを特定した網材とを併用した場合にのみ顕著な相乗効果を発揮するものであるから，特定の網材を併用していない刊行物２(Ⅰ)により，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルの特定範囲の臨界的意義を否定される根拠とはならない。
特許異議意見書（甲１３）は，訂正明細書(Ⅰ)には，本件発明１で特定した範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比が示されていないので，本件発明１の顕著な相乗効果をより分かりやすく補足説明する目的で，本件発明１で特定した範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比を含む測定結果Ａ～Ｅを記載したものである。
〔測定結果Ａ〕（網材を用いない場合）
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm)
１．９６５．００．２
１．３３０．２０．３
０．８１６．９０．５
この測定結果Ａから，いずれの軽量セメントモルタルも，網材を用いていない場合には，ひび割れ発生時の荷重も変位量も小さくて，特に変位量が著しく小さいことが明かである。
〔測定結果Ｂ〕
日本電気硝子(株)製耐アルカリ性ガラス繊維ＴＤ5×5（ガラス繊維ネット①）（質量１４５ｇ／ｍ2，引張強度１５０ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm)
１．９１１０．４３．５
１．３９０．８９．９
０．８２５．０４．０
〔測定結果Ｃ〕
ユニチカ(株)製ＴＳＳ-1820（ビニロン繊維ネット②）
（質量４５ｇ／ｍ2，引張強度１８３ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
) 変位量(mm)
１．９６８．００．３
１．３６０．１０．５
０．８１８．６０．５
この測定結果Ｂから，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタル（１．３）を用いた場合には，耐久強度及び撓み性が著しく向上することが確認された。具体的には，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタル（１．３）を用いた場合には，測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約３倍になった。これに対し，軽量セメントモルタルが上限値を超えるもの（１．９）ではひび割れ発生時の荷重で約１．７倍，下限値に満たないもの（０．８）では約１．５倍の向上にしかすぎなかった。
また，測定結果Ｃでも同様な傾向が見られ，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルを用いた場合には，前記測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約２倍になったが，上限値を超えるもの（１．９）ではひび割れ発生時の荷重で約１．１倍，下限値に満たないもの（０．８）でも約１．１倍の向上にすぎなかった。
上記の測定結果Ａ～Ｃから，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルと特定の網材とを併用した場合にのみ，顕著な相乗効果を発揮することが明らかであるが，軽量セメントモルタルの単位容積比重の上限値を０．１程度超えるものや下限値に０．１程度満たないものでは，ひび割れ発生荷重，変位量において十分な相乗効果が得られないことが明らかである。
〔測定結果Ｄ〕
メーカー試作品ＴＳ15×15（ガラス繊維ネット④）
（質量３５ｇ／ｍ2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm)
１．９６６．７０．２
１．３３２．００．５
０．８１８．００．２
〔測定結果Ｅ〕
メーカー試作品ＮＫＲ260（ガラス繊維ネット⑤）
（質量２６０ｇ／ｍ2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2）を用いた場合
単位容積比重ひび割れ発生荷重(kgf/cm
2) 変位量(mm)
１．９４５．６２．０
１．３５０．１４．０
０．８２５．５３．０
この測定結果Ｄ，Ｅから，本件発明１の範囲外の網材を用いた場合には，いずれの軽量セメントモルタルを用いても前記測定結果Ａに比べてひび割れ発生時の荷重で約１～１．１倍程度にすぎず，有用な相乗効果が得られないことが明らかである。
これらの結果から明らかなように，本件発明１の特定範囲の軽量セメントモルタルは，特定の網材とを併用した場合にのみ顕著な相乗効果を発揮するものであって，これにより，軽量セメントモルタルの練り上り時の比重を０．９～１．８の範囲にしたことを根拠づけ得る。
したがって，「上限値又は下限値に格別の臨界的意義も認められない」という決定の認定は失当である。
(b) 決定は，前記１(3)(c)のとおり判断したが，その中で，特許異議意見書の測定結果を検討しても，軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重を１．８とした根拠が明らかでなく，この点に臨界的意義があるとは認められず，刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを本件発明のような数値範囲にすることは，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎないとした。
しかし，「意見書の測定結果」とは，上記甲１３の測定結果Ａ～Ｅのとおりである。これらの結果のみから上限値（１．８）及び下限値（０．９）を定めているのではなく，施工される外壁の重量も基準の一例であり，このような点も併せて，練り上がり時の比重において，特に上限値を設定したのである。
これに対し，刊行物１にも刊行物２(Ⅰ)にも，特定の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用すること自体が全く記載されていないにもかかわらず，軽量セメントモルタル単体，あるいは網材単体について，どのような実験等を行っても，本件発明１のような数値範囲を得ることはできないし，練り上がり時の比重の範囲を特定しても技術的根拠がない。
したがって，「刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを本件発明１のような数値範囲にすることは，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎない。」という認定は，明らかに失当であり，刊行物１記載の発明に刊行物２(Ⅰ)記載の発明を適用することはできない。
なお，単位容積質量１．０～１．５の軽量セメントモルタルが最も実用的価値が高いことを示すため，試験を行って，ひび割れ発生時の荷重と変位量に加えて，エネルギー値を測定した。この測定結果は，甲２０（【表ｂ】），甲２１（グラフ１）及び甲２２（グラフ２）のとおりである。その結果は，前記の測定結果Ａ’ないしＣ’として記載したとおりである。
これによれば，単位容積質量１．０，１．５の軽量セメントモルタルを用いて網材と併用させたものは，単位容積質量１．３の場合と同様に，網材を使用しないものに比べてエネルギー値が著しく高いものとなり，ひび割れ発生時の荷重も約２倍以上になり，さらに変位量も著しく向上した。
単位容積質量の下限値については，Ⅱ事件において，エネルギー値により主張したとおりであるが，最大荷重，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいても同様な傾向がある。
上限値についても，Ⅱ事件において主張したとおりである。なお，単位容積質量が１．６の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネット①と併用した場合のエネルギー値は２４０．２５ｋｇ･ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（２１３．６９ｋｇ･ｍｍ）と同等であったが，変位量は４．０ｍｍであり，単位容積質量が１．５の場合（４．３ｍｍ）よりも低かったのであり，外壁が硬質側に偏り，柔軟性が若干欠けるものと考えられる。
以上のように，本件発明１における軽量セメントモルタルは，単位容積質量が０．９～１．８でも所定の目的は果たせるものの，単位容積質量を１．０～１．５の範囲とすることにより，著しくひび割れを生じ難くすることができ，その他の効果においても極めて望ましいことが十分に示されるものである。
(2-2) 取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）決定は，相違点(2)として，前記１(3)(b)のとおり認定した上（この認定は争わない。），同(c)のとおり判断した。すなわち，特許異議意見書を参照しても，「網材は，その質量が４０～２５０ｇ／ｍ2で，引張強度が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上である」とした臨界的意義は明らかにされておらず，この構成は，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度のものであり，刊行物１ないし３記載の発明を組み合わせるのに，何ら阻害要因は認められず，軽量セメントモルタル及び網材の具体的数値範囲についても当業者が必要に応じて選択し得るものであるとした。
しかし，この判断は誤っている。刊行物３（１頁右下欄３～１６行）には，クラック防止の手段としてガラス繊維のチョップドストランドを混入することとネットを埋設することとが同列に説明されている。これらの技術思想は，収縮防止の目的でプラスチックに体質顔料を添加したり，アスファルトに骨材を添加する思想と基本的に同様である。したがって，刊行物３において想定しているクラックの原因とは，普通セメントモルタルの乾燥収縮に起因するもののみにほかならない。これに対し，本件発明１における網材の特質の特定は，訂正明細書(Ⅰ)の段落【0003】に記載しているような技術的思想と，特定の軽量セメントモルタルを用いた場合の相乗効果とに基づいて選択されるものである。同段落では，モルタルのひび割れ防止対策として，①モルタルの乾燥収縮の低減，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与を挙げているが，刊行物３におけるモルタルの乾燥収縮に関する対策は，上記①のみであって，その他の②～④については，刊行物３に全く記載されておらず，しかも，普通セメントモルタルを用いる刊行物３には適用することもできない。
本件発明１は，これらひび割れ防止対策①～④に記載された課題に基づいて提案されたものであり，軽量セメントモルタルの乾燥収縮を低減し，かつ，引張強さを補強するため，ひび割れを抑制することができ，部分的に引張応力を集中させることがなく，全面に引張応力を分散することができ，さらに，ゴム弾性を付与することにより，網材と内部のメタルラスとが共振して，仮に地震等の多大な応力が発生しても，表面の仕上げ材層に微細なひびが入る程度であって，内部にまで至る亀裂等の大きなひび割れは発生しないという格別の効果を奏する。
したがって，決定のように，「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離防止」等を目的として網材の特質を特定することは，当業者が必要に応じて選択し得る程度のものと認定される筋合いがない。
また，本件発明１は，軽量セメントモルタル特有の効果を有し，普通セメントモルタルにおいては到底期待することができないし，また普通セメントモルタルとの組み合わせに基づいて奏する効果でもない。
したがって，本件発明１の効果も，「刊行物１～３記載の発明に基づいて予測できる程度のものであって，格別のものがあるとは認められないので，本件発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができた」と認定される筋合いがない。
(2-3) 取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）
(a) 決定は，本件発明２ないし６について，前記１(3)(d)のとおり判断した。決定は，その中で，本件発明２で限定した間隔と刊行物４に記載の間隔との下限値が相違するが，作用効果に格別な差異が認められず，当業者が容易に変更できる程度のことにすぎず，請求項１を引用する本件発明２のその他の構成については，既に検討したとおりであるとして，本件発明２の進歩性を否定した。
しかし，本件発明２は，軽量セメントによるモルタル壁であり，通気層の間隔を５～３０ｍｍにすることは，「木造建築物や鉄骨造建築物等の外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる外通気を，湿式にて実施することができる。」（訂正明細書(Ⅰ)）のであって，刊行物１に記載されているように，モルタルに単に通気路を設けただけでは本件発明２に基づく効果を期待することができないし，また，刊行物４に記載されている壁パネルでは，胴縁材の厚さが１０～３０ｍｍであるから，通気用隙間６が１０～３０ｍｍであるが，パネル壁は乾式施工であるから，本件発明２のように，「木造建築物や鉄骨造建築物等の外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる外通気を，湿式にて実施することができる」効果とはほとんど関係がない。
したがって，刊行物４に記載の隙間の間隔長さ寸法を刊行物１に転用したり本件発明２に応用したりできるものではない。
また，本件発明１は，前記のとおり，刊行物１から３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと認められないので，本件発明２は，刊行物１～４記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたと認定されるものではない。
(b) 決定は，請求項１又は請求項２を引用する本件発明３，請求項３を引用する本件発明４，請求項４を引用する本件発明５，請求項１ないし５のいずれか一項を引用する本件発明６についても進歩性を否定した。
しかし，前記のとおり，本件発明１及び本件発明２は，刊行物１ないし３又は４記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって，本件発明３ないし６についての上記決定の判断は，失当である。
３ 被告の主張の骨子
(1) 審決取消事由〔Ⅱ事件〕に対して
(1-1) 取消事由１（訂正発明１についての相違点(1)の判断の誤り）に対して甲３１（【表ｂ】）及びそのグラフ化した証拠によれば，ガラス繊維ネット①のエネルギー値として，原告ら主張のような測定結果もある。しかし，訂正発明１は，ガラス繊維ネットのみに限定されたわけでもないから，その実験結果のみから下限値を１．０にした根拠とはなり得ない上，ビニロン繊維ネット②及びビニロン繊維ネット③のエネルギー値をみれば，訂正発明１の軽量セメントモルタルの単位容積質量の下限値１．０に臨界的意義は認められない。
練り上り時の単位容積質量を特定範囲（１．０～１．５）にした軽量セメントモルタルが，質量（４０～２５０ｇ／ｍ2）と引張強度（１０ｋｇｆ／ｍｍ2）とを特定した網材と併用された場合にのみ，顕著な相乗効果を発揮するということは，訂正明細書(Ⅱ)に記載されていない。
ビニロン繊維ネット②やビニロン繊維ネット③についてのデータによればもとより，ガラス繊維ネット①のデータによっても，訂正発明１の軽量セメントモルタルの単位容積質量の上限値１．５に臨界的意義は認められない。
相違点(1)についての審決の判断に誤りはない。
(1-2) 取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）に対して甲３０（【表ｃ】）には，訂正発明の「質量が４０～２５０ｇ／ｍ
2で，引張強度
が１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上の網材」について臨界的意義は示されているわけではない。甲３０に記載されている比較例１（ガラス繊維ネット④），比較例２（ガラス繊維ネット⑤）の質量及び引張強度を考慮しても，当然のことを示しているにすぎず，臨界的意義は認められない。
訂正発明１が解決しようとする課題は「ひび割れを発生させることがない」ことであり，刊行物３には，「ひび割れ防止」を解決するために，躯体にセメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面に網材を埋設した構成が記載されている。結局のところ，原告らがひび割れ防止対策として主張する②と③の点は，①の点と，モルタルのひび割れ防止対策を図って，網材を埋設する点で一致し，その課題（ひび割れ防止対策）をどのようにとらえるかは程度の差にすぎない。
さらに，刊行物３には，応力の集中によるクラックが発生し易い場所にネットを埋設することが示されているのであるから，網材が引張強度を補強し応力分散を目的として設けられることも明らかである。
また，本件出願当時の技術水準を考えると，軽量セメントモルタルのひび割れ防止に，刊行物３の技術を適用することに阻害要因はない。
原告らがひび割れ防止対策として主張する④の点については，軽量セメントモルタルを用いれば，弾性が得られることは，モルタル壁の組成に関する通常の知識を有する者であれば，予測できる程度のことである。
前記のとおり，訂正発明１は，刊行物１～３記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。そうである以上，その効果もその延長線上のものにすぎない。
相違点(2)に関する審決の判断に誤りはない。
(2) 決定取消事由〔Ⅰ事件〕に対して
(2-1) 取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）に対して訂正明細書(Ⅰ)には，本件発明１の範囲に含まれない軽量セメントモルタル，網材との対比は示されておらず，特定の比重の軽量セメントモルタルと特定の網材を併用した場合にのみ顕著な相乗効果を有することも何ら記載されていない。本件発明１で特定される，軽量セメントモルタルの比重を０．９～１．８に限定した点には，臨界的な意義があるとはいえないし，特定の網材との関係で特定の範囲に限定したものということもできない。
甲１３に記載の測定結果によっても，また，甲２０（【表ｂ】）に記載の測定結果によっても，０．９～１．８を選択した点に臨界的な意義は認められない。(2-2) 取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）に対して本件発明１が解決しようとする課題は「ひび割れを発生させることがない」ことであり，刊行物３には，「ひび割れ防止」を解決するために，躯体にセメントモルタルを塗着し，壁面全体の表面に網材を埋設した構成が記載されている。その他，前記(1)(1-2)と同様の理由により，本件発明１についての相違点(2)に関する決定の判断にも誤りはない。
(2-3) 取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）に対して通気層の間隔がほぼ同じであれば，「外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる」という効果は，壁が乾式施工（壁パネルによる施工）であろうと，湿式施工（モルタル施工）であろうと，異ならない。
そして，刊行物１には，外壁内部に通気層を形成して「外通気を湿式で実施する」ことが記載されているのであり，通気層を形成するにあたって，「外壁内の結露を防ぎ，断熱・機密性能を向上させる」効果を奏すると記載されている刊行物４の通気層の技術を適用することに困難性はない。
本件発明２に関する決定の判断に誤りはない。
本件発明１，２を限定した本件発明３ないし６もまた，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり，この点に関する決定に誤りはない。
第３ 当裁判所の判断
１ Ⅱ事件の取消事由１（訂正発明１についての相違点(1)の判断の誤り）について
原告らは，前記のとおり，Ⅰ事件において，軽量セメントモルタル練り上り時の単位容積質量を「０．９～１．８」としていたのを，Ⅱ事件において，「１．０～１．５」と減縮する訂正審判の請求をした。Ⅰ，Ⅱ事件とも，取消事由１は，軽量セメントモルタルの単位容積質量が主要な争点となっているので，まず，原告らの最新の主張であるⅡ事件における取消事由１について検討する。その際，判断要素として共通する点が多い，Ⅰ事件の取消事由１も念頭に置きつつ検討する。
(1) 取消事由１は，審決が，訂正発明１の練り上り時の単位容積質量が１．０～１．５であることに臨界的な意義が認められないとし，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用するに当たって，軽量セメントモルタルを訂正発明１のような数値範囲にすることは，建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐久性の向上」，「モルタル層のひび割れ，剥離の防止」等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択できることにすぎないとの判断をしたことが，誤りであるというものである。
(2) 検討するに，まず，原告らは，訂正明細書(Ⅱ)の段落【0014】～【0023】に軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の範囲のより好適な実施例が記載され，１．０～１．５の範囲の全てにおいて，網材を併用しない場合に比べて長期間にわたって剥落や亀裂，破断の防止が果たされるという格別の効果が得られることが例証されると主張する。
確かに，訂正明細書(Ⅱ)の上記段落では，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５のものについて網材として５種類の繊維ネットと併用したものと，網材を併用しなかったものとの試験結果が示されている。しかし，単位容積質量が１．０～１．５の範囲以外のものについて試験はされていないのであるから，上記結果によって１．０～１．５の範囲に臨界的意義があると判定することはできない。
(3) 原告らは，前記のように，甲３１（【表ｂ】）に基づき，追加試験の結果をもふまえて，訂正発明１における軽量セメントモルタルの単位容積質量（１．０～１．５）の臨界的意義について主張する。
しかし，訂正明細書(Ⅱ)を精査しても，特定の範囲の軽量セメントモルタルを使うことの効果，特定の網材を使うことの効果それぞれについて一般的な説明はあり，軽量セメントモルタルと特定の網材を併用することによる効果についても，「軽量セメントモルタルの引張強さを補強（引張応力を分散）」と一般的な説明はされているが，軽量セメントモルタルにつき，訂正発明１において限定された特定の数値範囲内（１．０～１．５）のものと，数値範囲外のものとを具体的に対比して説明する記載はないから，臨界的意義の存在についての立証に供するところはないというほかない（訂正明細書(Ⅰ)についても同様である。）。したがって，原告らが前掲のような試験による測定結果等を種々提出して，これに基づく臨界的意義の主張立証をしようとしても，もともと失当であるというほかないが，その主張立証内容を具体的に検討してみても，以下のとおり，臨界的意義を認めることはできない。
(a) 甲３１（このデータを整理したものが前掲〔測定結果Ａ’〕ないし〔測定結果Ｃ’〕及び〔測定結果・追加〕であると認められる。）によれば，確かに，原告らの主張するとおり，単位容積質量が１．０，１．３，１．５のものについて，エネルギー値をみた場合，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて８．４～１５．６倍，ビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて４．１～８．６倍，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて５．６～１１．６倍のエネルギー値の増加がある。しかし，原告らは，単位容積質量が１．０～１．５の範囲以外のものと比較してどの程度顕著な増加がみられるかという点について主張するものではないので，臨界的意義を根拠づける主張としては失当である。
念のため，甲３１に基づいて，エネルギー値の増加率につき，１．０～１．５の範囲以外のものと比較して検討しておくと，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の数値範囲外である０．８や０．９の場合であっても，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，０．８が１５．７倍，０．９が１０．１倍であり，ビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて０．８が７．８倍，０．９が６．２倍であり，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，０．８が９．１倍，０．９が７．４倍であることが認められる。同様に，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０～１．５の数値範囲外である１．６や１．９の場合であっても，ガラス繊維ネット①と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が７．７倍，１．９が４．３倍でありビニロン繊維ネット②と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が６．１倍，１．９が８．９倍であり，ビニロン繊維ネット③と組み合わせた場合は，網材を使用しない場合に比べて，１．６が６．１倍，１．９が９．１倍であることが認められる。以上を対比すれば，エネルギー値の増加率の観点からは，１．０～１．５の範囲の臨界性は認められない（０．９～１．８の範囲でみてもその臨界性は認められない。）。
(b) 原告らは，軽量セメントモルタル単位容積質量の下限値１．０の設定が正当であると主張し，その根拠として，エネルギー値そのものを取り上げ，軽量セメントモルタルにガラス繊維ネット①を用いた場合のエネルギー値が，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８の場合が１２１．６１ｋｇ･ｍｍ，０．９の場合が１４２．３８ｋｇ･ｍｍであったのに対し，単位容積質量１．０の場合が２６９．６４ｋｇ･ｍｍ，１．３の場合が３１７．３５ｋｇ･ｍｍ，１．５の場合が２１３．６９ｋｇ･ｍｍであり，０．８，０．９の場合は，１．０，１．３，１．５の場合の半分程度にすぎないと主張する。
確かに，甲３１によれば，上記のこと，特に，０．９の場合と１．０との間の格差が比較的大きいことが認められる。しかし，甲３１により，軽量セメントモルタルにビニロン繊維ネット②又は③を用いた場合をみると，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８，０．９，１．０のそれぞれの場合のエネルギー値の増加程度は，ほぼ直線的であり，０．９と１．０の間に臨界性は認められない。この点につき，原告らは，ビニロン繊維ネットの場合の数値が上記のようになったのは，ビニロン繊維自体の伸びが影響しているので，下限値１．０を否定するものではないと主張するが，その主張を裏付けるに足りる的確な証拠はない上，訂正発明１は，網材の材質をガラス繊維ネットに限定し，ビニロン繊維ネットを排除しているものと解することはできないことは明らかであるから，この原告らの主張は採用の限りではない。
さらに，甲３１によれば，ビニロン繊維ネット②の場合には，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０及び１．３場合のエネルギー値が１．６の場合のエネルギー値よりも低いこと（１．０の場合は１．９の場合と比べてさえも低い。），ビニロン繊維ネット③の場合には，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．０場合のエネルギー値が１．６及び１．９の場合のエネルギー値よりも低いのであり，１．０～１．５の範囲にあるものの中には，効果が範囲外のものよりも低いものがある（特に下限値とされる１．０）ことも認められる。
以上の認定結果を総合して判断すれば，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．０に下限値の意義があるものと認めることはできない（上記によれば，０．９にも下限値の意義がないことは，一層明らかである。）。
(c) 原告らは，軽量セメントモルタル単位容積質量の上限値１．５の設定が正当であると主張する。
検討するに，原告らが主張するように，軽量セメントモルタルにガラス繊維ネット①を用いた場合のエネルギー値につき，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．９の場合のエネルギー値が，０．８や０．９の場合のエネルギー値よりも低いからといって，直ちに，１．５という上限値の臨界性がある，といえるわけではない。
そして，甲３１により，ガラス繊維ネット①を用いた場合をみても，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．６の場合のエネルギー値の方が，原告らが上限値であるとする１．５の場合のエネルギー値よりも大きいことが認められる。また，また，甲３１により，ビニロン繊維ネット②，③を用いた場合の軽量セメントモルタルの単位容積質量ごとのエネルギー値を検討すると，まず全体として，臨界性を認め得るほどの変化は認められず，特に，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．５の場合と１．６の場合を比較すると，ビニロン繊維ネット②では，約２０５ｋｇ･ｍｍと約１９０ｋｇ･ｍｍ，同③では，約２１０ｋｇ･ｍｍと約１９０ｋｇ･ｍｍであって，両者の間に臨界的意義を認め得るほどの差異はない。
原告らは，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．６，１．９のものにガラス繊維ネット①を用いた場合に網材の繊維の剪断が確認されたこと，１．６の場合には，柔軟性が若干欠けること，１．６の場合には，施工した際にステープルにかかる荷重が大きくなること，ビニロン繊維ネットを用いた場合には，網材の剥離，露出，外壁の断裂が確認されたことなどを主張する。しかし，上記のことは，目視による観察であり，客観性に欠ける疑いがある上，ビニロン繊維ネットに関しては，それがどの単位容積質量の場合に起こったのか不明であって臨界値との関係が明らかでない。また，原告らは，外壁の重さ，ステープルにかかる荷重の大きさについても主張するが，特定の数値範囲について臨界的意義を理解できるような具体性のある主張ではなく，荷重が大きいほど不都合であるという程度のものであって，上限値１．５の臨界性を決定付けるほどの要因であるとは認められない。以上によれば，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．５に上限値の意義があるものと認めることはできない（上記によれば，１．８にも上限値の意義は認められない。）。
(d) 原告らの主張中には（主としてⅠ事件の関係ではあるが），エネルギー値だけでなく，最大荷重，ひび割れ発生時の荷重，変位量のそれぞれにおいても同様な傾向があるとの主張もあるので，以下，順次，これらの観点からも検討しておく。原告らは，軽量セメントモルタルにおいて，網材なしのものと，ガラス繊維ネット①を用いたものを対比し，後者のひび割れ発生時の荷重が前者の何倍かをみると，軽量セメントモルタルの単位容積質量１．３の場合では，約３．０倍であるのに対し，０．８，１．９ではそれぞれ約１．５倍，約１．７倍であること，さらに，網材なしのものと，ビニロン繊維ネット②を用いたものとの対比により，同様に，ひび割れ発生時の荷重をみれば，１．３の場合では，約２．０倍であるのに対し，０．８，１．９ではいずれも約１．１倍であることを理由に，臨界性があると主張する。
しかし，測定結果Ａ’，Ｂ’，Ｃ’により，上記と同様の対比をすれば，ガラス繊維ネット①を用いたものについては，軽量セメントモルタルの単位容積質量０．８の場合は，約１．５倍，０．９が約２．０倍，１．０が約１．９倍，１．３が約３．０倍，１．５が約２．７倍，１．６が約２．２倍，１．９が約１．７倍である。これによれば，原告らが下限値であるという１．０の値は，０．９の値よりも低いのであって（原告ら主張の上限値１．５の外にある１．６の値と比べても１．０の値が低い。），臨界性はない（０．９と０．８とを比較しても臨界性を認め得るほどの差はない。）。原告らが上限値であるという１．５の値と１．６，１．９の値を比べても，臨界性を認め得るほどの差はない。
同様に，ビニロン繊維ネット②の場合も，０．８の場合は，約１．１倍，０．９が約１．２倍，１．０が約１．３倍，１．３が約２．０倍，１．５が約１．８倍，１．６が約１．５倍，１．９が約１．０倍である。これをみても，１．０ないし１．５に臨界的意義を認められる程度の効果の差はない（特に，１．０の値は１．６の値よりも低い。なお，０．９～１．８とした場合の臨界的意義も同様である。）。
念のため，ビニロン繊維ネット③の場合をみても，０．９の値と１．０の値の変化にある程度の差があるが，上記と同様に，１．０ないし１．５に臨界的意義を認められるほどの効果の差はない（０．９～１．８とした場合の臨界的意義も同様である。）。
結局，ひび割れ発生時の荷重の大きさ（耐久強度）を指標とする効果によっては，上記臨界的意義を認めることはできない。
ひび割れ発生時の荷重及び最大荷重の数値自体に着目した検討もしておく。前記測定結果Ａ’，Ｂ’，Ｃ’によれば，まず，ガラス繊維ネット①の場合もビニロン繊維ネット②の場合も，ともに，軽量セメントモルタルの単位容積質量は，０．８，０．９，１．０，１．３，１．５，１．６，１．９と変化するに従って漸増しており，その間において荷重が急激に上昇するなど，臨界をうかがわせる数値の変化は認められない。加えて，両者の場合ともに，ひび割れ発生時の荷重の大きさが最大なのは，訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）の外である１．９の場合であることが認められる。なお，甲２０により，最大荷重をみても，上記ひび割れ発生時の荷重とほぼ同様のことがいえる（ただし，ガラス繊維ネット①の場合，１．６の場合が最大で，１．９の場合はこれより若干減少する。）。よって，この点からも，訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。
変位量に着目した検討もしておく。
ガラス繊維ネット①を用いた場合の変位量（測定結果Ｂ’）につき，網材なしのもの（測定結果Ａ’）と比較した割合をみても，ガラス繊維ネット①の変位量の数値自体をみても，いずれも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が１．３の場合に高い数値を示しているものの，０．８から１．０の範囲及び１．５から１．９の範囲で際だった効果の差は認められないから（なお，測定結果Ａ’と比較した割合においては，１．５の値は，０．９，０．８，１．９の値よりも低い。），単位容積質量が本件発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。また，ビニロン繊維ネット②（測定結果Ｃ’）及びビニロン繊維ネット③（測定結果・追加）を用いた場合の変位量につき，網材なしのもの（測定結果Ａ’）と比較した割合をみても，ビニロン繊維ネット②，③の変位量の数値自体をみても，いずれも，軽量セメントモルタルの単位容積質量が０．８から１．９の全域にわたって，ほとんど効果の差は認められないから（変位量の数値では，②，③ともに１．６の値が最も高い。），単位容積質量が訂正発明１の特定の数値範囲（１．０～１．５）のものに臨界的意義を認めることはできない（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。）。
(4) 以上のとおり，軽量セメントモルタルの単位容積質量を１．０～１．５とした臨界的意義が認められるものではないし（数値範囲を０．９～１．８としてみても同様である。），原告らが行ったような実施例の試験，追加試験の結果から１．０～１．５の範囲を設定するようなこと自体，当業者であれば通常行う程度のものであると認められるから，審決がその範囲の臨界的意義を認めず，その数値範囲にすることが実験等により当業者が必要に応じて選択することにすぎないと判断した点に誤りはない。
２ Ⅰ事件の取消事由１（本件発明１についての相違点(1)の判断の誤り）について
前記１で検討したとおり，軽量セメントモルタルの単位容積質量を１．０～１．５とした臨界的意義が認められるものではなく，同様な検討により，単位容積質量を０．９～１．８とした場合でも，臨界的意義は認められない（測定結果の数値に基づく具体的な検討は，前記１において０．９～１．８の場合も併せて行った。）。
これらに照らせば，本件発明１についての相違点(1)に関する決定の判断に誤りはなく，原告ら主張の取消事由１は理由がない。
３ Ⅱ事件の取消事由２（訂正発明１についての相違点(2)の判断の誤り）について
(1) 原告らは，甲３０（【表ｃ】）の結果を示して，審決が，その特定の範囲外の繊維ネットを用いた場合に有効な相乗効果が得られなかったことから，網材の物性の特定（質量４０～２５０ｇ／ｍ2，引張強度１００ｋｇｆ／ｍｍ2以上）について臨界的意義を認めなかった判断が誤りであると主張する。また，訂正発明１は，ひび割れ防止対策として刊行物３に記載のような①モルタルの乾燥収縮の低減だけでなく，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与も見出したものであるから，審決は相違点(2)に関し容易想到性の判断を誤ったものであるとも主張する。
(2) 検討するに，網材の質量及び引張強度に関する数値の臨界的意義を認定するためには，少なくとも，訂正発明１で特定された数値の範囲（質量４０～２５０ｇ／ｍ
2，引張強度１００ｋｇｆ／ｍｍ
2以上）の内外での効果を比較検討する必要があ
る。そこで，本件証拠中のデータを検討するに，原告らの主張する甲３０（【表ｃ】）は，質量，引張強度ともに上記特定された数値の範囲内であるガラス繊維ネット①，ビニロン繊維ネット②，同③の３種類のもの（質量４５～１４５ｇ／ｍ2，
引張強度１１６～１８３ｋｇｆ／ｍｍ2）のひび割れ発生時の荷重のデータのほか，質量，引張強度ともに範囲外であるガラス繊維ネット④（質量３５ｇ／ｍ2，引張強度９５ｋｇｆ／ｍｍ2），質量が範囲外で引張強度が範囲内のガラス繊維ネット⑤（質量２６０ｇ／ｍ
2，引張強度８００ｋｇｆ／ｍｍ
2）の２種類のひび割れ発生時の
荷重のデータが示されている。そして，甲１３には，前記の測定結果Ｄ，同Ｅが記載されているが，測定結果Ｄは，上記ガラス繊維ネット④につき，ひび割れ発生時の荷重，変位量のデータが，測定結果Ｅは，上記ガラス繊維ネット⑤につき，ひび割れ発生時の荷重，変位量のデータが記載されている。要するに，ガラス繊維ネット①のデータは前記測定結果Ｂ’に，ビニロン繊維ネット②のデータは測定結果Ｃ’に，同③のデータは測定結果・追加に，ガラス繊維ネット④のデータは測定結果Ｄに，同⑤のデータは測定結果Ｅにそれぞれ記載されたとおりである。原告らの主張及び本件証拠を検討しても，数値範囲外のものについての記載があるのは，上記のガラス繊維ネット④（測定結果Ｄ），同⑤（測定結果Ｅ）のみである。網材の引張強度のみが範囲外で，その余の要素のすべてが範囲内のもののデータは存在しない。したがって，少なくとも，網材の引張強度については，臨界的意義あることを証明すべき証拠がないことが明らかである。質量についても，上記証拠があるのみであるから，４０～２５０ｇ／ｍ
2という数値の臨界的意義を認めるに
は足りない。
(3) 原告らは，ひび割れ防止対策が，刊行物３では②～④の観点によるものがないという。
しかし，刊行物３はひび割れ（クラック）防止のためにクラックの発生しやすい隅部に重点的にガラス繊維ネットを埋設することを教示しており，ひび割れ防止対策という点では訂正発明１と同じ目的であり，ひび割れの原因が原告ら主張のように様々なものがあったとしても，刊行物３の教示によりガラス繊維ネットをモルタル中に埋設してみることは，当業者が容易になし得るものと認められる。よって，②モルタルの引張強さの改善，③モルタルの引張応力の分散，④モルタルへのゴム弾性の付与という観点の有無によらず，その構成を容易に選択できることに変わりはない。また，刊行物３が②～④の観点を持たないことが刊行物３の教示する技術を採用することの阻害要因となるものではない。
審決が相違点(2)の判断にあたり，網材の臨界的意義を認めなかったことや，網材の選択がモルタル層の耐久性の向上，モルタル層のひび割れ，剥離の防止等を考慮して，実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度と判断したことに誤りはない。
以上，原告ら主張の取消事由２も理由がない。
４ Ⅰ事件の取消事由２（本件発明１についての相違点(2)の判断の誤り）について
この点についての決定の判断及びこれに対する原告らの取消事由２の主張は，前記のⅡ事件の取消事由２に関するものと同旨である。
よって，前記のⅡ事件の取消事由２に関する判示と同様に，原告ら主張のⅠ事件の取消事由２も理由がない。
５ Ⅰ事件の取消事由３（本件発明２ないし６に関する進歩性の判断の誤り）について
(a) 本件発明２について，原告らの主張する外壁内の結露を防ぎ，断熱・気密性能を向上させるという効果は，壁の施工方法によるものではなく，通気層の設置及びその間隔によるものであると認められる。そして，刊行物４には，胴縁の厚さ１０～３０ｍｍに基づいて間隔が１０～３０ｍｍの通気層が形成されることが記載されている。そうすると，引用発明４に基づいて，本件発明２の範囲である通気層の間隔の５～３０ｍｍを設定することは，当業者が容易になし得るものである。この点に関する決定の判断は是認し得るものであって，原告らの主張は，採用することができない。
(b) 本件発明１，２は，前判示のとおり，刊行物１～４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，本件発明３～６は本件発明１，２を周知事項に基づいて減縮した発明であると認められる。よって，本件発明３～６に関して，刊行物１～４に記載発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする決定の判断に誤りはない。よって，原告らの主張は，採用することができない。
６ 以上によれば，Ⅰ事件の決定が，本件発明１ないし６につき，刊行物１ないし４記載の発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした認定判断は，是認し得るものである。
そして，Ⅱ事件の審決が，訂正発明１につき，刊行物１ないし３記載の発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした認定判断も是認し得るものである。なお，Ⅱ事件の審決は，訂正発明１の独立特許要件についてのみ明示的判断を示しているが，訂正発明２ないし６は，訂正発明１の構成要件を直接，間接に引用する以外に減縮を目的とするなどの訂正事項はないので，これらの発明の独立特許要件についての審決の判断は，本件発明２ないし６に関する前記判断と同様にしたものと理解することができ，その判断が是認し得ることは，前判示のとおりである。
７ 結論
以上のとおり，原告ら主張の異議の決定についての取消事由及び訂正審判の審決についての取消事由は理由がないので，Ⅰ事件及びⅡ事件の原告らの請求は，いずれも棄却されるべきである。
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官 塚原朋一
裁判官 塩月秀平
裁判官 田中昌利
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/10711/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。