平成１４年（行ケ）第１７４号審決取消請求事件
平成１４年９月２４日口頭弁論終結
判決
原告株式会社エィヴィック
訴訟代理人弁理士藤沢則昭
同藤沢正則
被告エーアンドエフトレードマークインコ
ーポレーテッド
訴訟代理人弁護士松浦康治
同斎藤三義
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
特許庁が取消２０００－３０２８４号事件について平成１４年３月５日になした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２ 被告
主文と同旨
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，商品区分第１７類「被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）」を指定商品とする，「アバークロンビーアンドフイッチ」の片仮名文字を横書きして成る登録第２１０７５０９号商標（昭和５６年１１月１４日商標登録出願，平成元年１月２３日商標登録，平成１０年９月８日存続期間の更新登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
原告は，平成１２年３月１０日，被告を被請求人として，商標法５０条の規定に基づき，本件商標の登録中，その指定商品中「被服（運動用特殊被服を除く）」に関する部分を取り消すことについて審判を請求し，この請求は，平成１２年４月１９日に登録された。特許庁は，同請求を取消２０００－３０２８４号事件として審理し，その結果，平成１４年３月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本は同年３月１５日に原告に送達された。
２ 審決の理由
審決は，別紙審決書写しのとおり，被告は，訴外アバークロンビーアンドフィッチインク（以下「フィッチ社」という。）に対し，「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」標章の全世界における使用権を付与したと認められるから，フィッチ社は本件商標の使用権者であるということができ，そのフィッチ社が，日本の消費者に対し，商品カタログによる通信販売により，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等を販売し，本件審判の請求の登録前３年以内に，日本国内において，本件商標と社会通念上同一と認められる「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を，本件商標の指定商品に含まれる「被服（運動用特殊被服を除く）」について使用していたものと認められ，したがって，本件商標の登録中，その指定商品中「被服（運動用特殊被服を除く）」に関する部分を商標法５０条の規定に従って取り消すことはできない，と認定した。
第３ 原告主張の審決取消事由の要点
審決は，フィッチ社が本件商標の使用権者である，と誤って認定し（取消事由１），フィッチ社の商品カタログによる被服等の販売行為が，日本における本件商標の使用に当たる，と誤って認定し（取消事由２），さらに，フィッチ社が使用している「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章は，本件商標と社会通念上同一の商標である，と誤って認定し（取消事由３），その結果，誤った結論に至ったものであるから，取り消されるべきである。
１ 取消事由１（本件商標についての使用許諾契約の不存在）
審決は，被告は，「１９９５年（平成７年）４月１日にフィッチ社との間で商標保護契約を締結し，同社に対し「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」標章の全世界における使用権を付与したことが認められる。したがって，フィッチ社は，被請求人から本件商標の使用を許諾された使用権者であって，本件商標に関する通常使用権者ということができる。」と認定した（審決書１０頁）。しかし，フィッチ社は，上記商標保護契約（以下「本件契約」という。）によっても，本件商標については，被告から使用許諾を受けていないのであり，審決の認定は，誤りである。
本件商標は，本件契約により許諾の対象とされた商標には含まれていない。すなわち，本件契約の契約書においては，許諾の対象となるすべての商標がその契約書の添付書Ａのリストに登録番号又は出願番号とともに記載されるものとされているにもかかわらず，本件商標は，その添付書Ａのリストには記載されていないのである。しかも，本件契約においては，添付書Ａのリストを変更する場合には，被告及びフィッチ社の授権された役員により署名され，日付けが記入された修正添付書Ａを作成しなければならない，と定められているにもかかわらず，本件契約においては，本件商標を含む修正添付書Ａは作成されていない。したがって，本件商標は，被告からフィッチ社に対し使用許諾されていないのである。
２ 取消事由２（本件商標の不使用）
審決は，「日本における消費者二人（Ａ氏，Ｂ氏）は，…「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」…ブランドに関する商品カタログを入手し，これにより「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」の標章が付された商品「被服」を，１９９８年８月１０日及び１９９９年１２月５日に，フィッチ社に対しファックスにより注文し，これを受けてフィッチ社は，注文確認書を発し，次いで商品を納品し，通信販売の取引がなされたことを認めることができる。また，購入者リスト…に記載された約６０００件の購入についても，同リストには氏名，住所，アカウントナンバー，最終購入日，購入回数，最終購入金額，クレジットカード使用の有無等を記載している事項からして，前記二人の消費者と同様に通信販売の商品取引がなされたことが推認できる。」（審決書１１頁）と認定した。しかし，この認定は誤りである。
(1) 被告ないしフィッチ社の商品カタログは，我が国において販売されておらず，直接，米国法人である被告に注文し，これを有償（年間４回発行で７６ドル）で購入しないと入手できないものである。このように，我が国において販売されていない商品カタログにより，商品を海外から個人輸入したとしても，この商取引は，商標権者の意思に基づくものではなく，また，我が国の商品流通経路に乗るものではないので，我が国における商標の使用とは認められない。
また，被告ないしフィッチ社の商品カタログは，米国に注文する以外には入手することができないものであるから，同カタログを有償で頒布する行為は，商標法上の取引書類の頒布行為には当たらない。
(2) 日本における消費者二人（以下「Ａ」及び「Ｂ」という。）が，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した商品を輸入した，と認めるに十分な証拠はない。
３ 取消事由３（本件商標との同一性）
審決は，「同カタログの使用標章「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」と本件商標は社会通念上同一のものと認められる。」（審決書１１頁）と認定判断した。
しかし，フィッチ社が使用している「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章と，本件商標の「アバークロンビーアンドフィッチ」標章は，社会通念上同一の商標ではない。すなわち，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した商品は，我が国において，一般に販売されたり，広告されたりしていないため，同標章から，本件商標と同一の称呼が生じるとは限らない。また，両商標からは，同一の観念も生じない。英語表記の標章と片仮名表記の標章とが，社会通念上同一であると判断されるためには，英語標章の称呼及び観念が一般消費者に認識されている必要があるというべきである。
第４ 被告の反論の骨子
審決の認定・判断は，正当であり，審決に原告主張のような違法はない。
１ 取消事由１（本件商標についての使用許諾契約の不存在）について本件商標は，本件契約の添付書Ａに記載されている「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標と同一である。したがって，被告が，本件契約により，フィッチ社に対し，日本における本件商標の使用を許諾していることは，明らかである。
２ 取消事由２（本件商標の不使用）について
フィッチ社は，日本の消費者に対し，商品カタログを頒布し，通信販売により，本件商標と社会通念上同一の商標である「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等を販売し，日本において本件商標を使用している。
３ 取消事由３（本件商標との同一性）について
「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章は，これを発音どおりに表記すれば，「アバークロンビーアンドフィッチ」となる。したがって，上記標章は，本件商標と称呼が同一であり，社会通念上同一の商標である。
第５ 当裁判所の判断
１ 証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1) 被告は，被服製品を製造販売し，ニューヨーク証券取引所に上場しているフィッチ社の商標管理を目的とする会社である。フィッチ社は，被告の資本の全額を出資しており，被告は，フィッチ社の子会社である。被告は，１９９５年（平成７年）４月１日，フィッチ社との間で本件契約を締結し，被告が，フィッチ社に対し，被服等について，店舗及びカタログによる小売業に関連して，本件契約で定めた商標（以下「契約商標」という。）の全世界における非排他的使用を許諾すること，契約商標には，「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標が含まれること，被告は，フィッチ社の要求により，契約商標を米国と米国以外の地域においても登録し，維持すべきこと等を合意した。
（甲１号証）
(2) 「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」は，もともと１８９２年創業のアウトドア用品及びスポーツ用品の老舗であった。その事業は，その後，衰退したものの，現在では，フィッチ社が，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を，店舗での販売及び商品カタログによる通信販売により販売をすることにより，同標章の付された商品は，米国において若者を中心に人気のある商品となり，日本でも１９９７年ころから若者を中心に人気が出てきている。
（乙４号証，乙５号証の１・２，乙６及び７号証）
フィッチ社は，日本において店舗を有していないものの，日本の消費者に対し，１９９９会計年度（１９９９年２月ないし２０００年１月）には，１７万５６０６冊の商品カタログを頒布し，これにより「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を，７８万６３５０米ドル相当分，通信販売の方法により販売し，また，２０００会計年度（２０００年２月ないし２００１年１月）には，９万２４８７冊の商品カタログを頒布し，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を，３４万５３２９米ドル相当分，通信販売の方法により販売した。また，フィッチ社は，インターネット・サイト（www.abercrombie.com）において，電子商取引を運営し，１９９９年７月ないし２０００年３月にかけて，日本の消費者に対し，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を，９万８１５８米ドル相当分，販売した。
（乙３号証）
通信販売用の商品カタログにより，フィッチ社から「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を購入した日本の消費者は，１９９７年から２０００年にかけて，審決で認定されているＡ及びＢの２名も含め約５５００名以上になる（Ａ及びＢ両名が，フィッチ社から，通信販売の方法により，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した商品を購入したとの事実は，下記証拠から優に認められる。）。
（甲２ないし４号証，甲５号証の１・２，甲６号証，甲７号証の１・２，乙８号証，乙９号証の１ないし６）
(3) 「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章及び「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標と本件商標は，大文字か小文字，あるいはアルファベットの書体の差異があるだけであるから，いずれも社会通念上同一の商標と認められる。
２ 取消事由１（本件商標についての使用許諾契約の不存在）について被告とフィッチ社は，上記１認定のとおり，本件契約において，被告がフィッチ社に対し，契約商標について，全世界における非排他的使用許諾をすることを合意し，また，契約商標には，「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標が含まれること，及び，被告は，フィッチ社の要求により，契約商標を米国と米国以外の地域においても登録し，維持すべき義務を負うことを合意したものである。被告は，平成元年１月２３日には，日本において本件商標を設定登録し，これを有していたのであるから，平成７年においてフィッチ社に対し「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標の全世界における使用許諾を認めている本件契約においては，これと社会通念上同一の商標であると認められる本件商標が，その使用許諾の対象に含まれていたものであると解すべきことは当然である（本件商標を本件契約の契約商標から除外すべき理由は，全く見受けられない。）。ただし，本件契約の契約書の添付書Ａには，「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標のものに，「Ａ＆Ｆ」商標及び「Ａ＆ＦＣＯ＆Ｄｅｓｉｇｎ」
商標のものを加えた３種類の商標と，それぞれの商標を特定するための登録番号が記載されており，「ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ＆ＦＩＴＣＨ」商標については，商標登録番号９５１４１０，１１７８６０９及び商標出願番号７４／７２５８４９が記載されているものの，本件商標の登録番号の記載はない（甲１号証）。しかし，同添付書Ａの商標登録番号には，登録国の記載が一切ないこと，及び，被告は，フィッチ社の要求により，契約商標を米国と米国以外の地域においても登録し，維持すべき義務を負うことを合意していることからすれば，そこに記載された商標登録番号は，契約商標を特定するために，便宜上，米国における商標登録番号等を中心として記載したものであるにすぎないものと推認するのが相当であり，被告が米国以外の各国において有していた契約商標の登録番号のすべてを網羅して記載したものとまで認めることはできない。したがって，本件契約の契約書の添付書Ａは，その登録商標を標章により明示した点に主たる意味があるのであり，契約書の対象となる商標及び指定商品等を特定するために，米国を中心とした商標登録番号，出願番号を便宜上記載しただけであり，被告が本件契約締結時に有していた世界各国の登録商標又は出願中の商標は，添付書Ａに記載された標章と社会通念上同一と認められ，その指定商品を共通にするものである限り，その登録番号等の記載がなくとも，当然に，本件契約による許諾の対象となる契約商標に含まれていたものと解すべきである。なお，本件契約においては，その添付書Ａの変更のためには，別途，書面による契約の締結が必要であるとの厳格な手続が定められているけれども，本件契約がこのような厳格な手続を要求している添付書Ａの変更とは，上記３種類の標章から成る商標と異なる商標若しくは指定商品が全く異なる商標を，本件契約の許諾の対象に含める場合に必要な手続である，と解すべきである。
３ 取消事由２（本件商標の不使用）について
フィッチ社がその商品カタログを日本の消費者に頒布し，日本の消費者が通信販売により商品の申し込みをし，フィッチ社が日本の消費者に対し，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を販売したことは，前記１認定のとおりである。
原告は，我が国において販売されていない商品カタログにより，商品を海外から個人輸入したとしても，この商取引は，我が国の商品流通経路にのるものではないので，商標権者の意思に基づくものではなく，また，我が国における商標の使用とは認められない，と主張する。
しかし，フィッチ社は，日本の消費者に商品カタログを頒布し，日本の消費者から商品の注文を受け，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を付した被服等の商品を日本に居住する一般の消費者に販売したものであるから，日本において商標法２条３項２号に該当する行為，すなわち，「商品…に標章を付したものを譲渡」するとの商標の使用をなしているものであることは明らかである。したがって，原告の主張は，理由がない。
原告は，被告ないしフィッチ社の商品カタログは，米国に注文する以外には入手することができないものであるから，同カタログを有償で頒布する行為は，商標法上の取引書類の頒布行為には当たらない，と主張する。
しかし，審決は，フィッチ社による商品カタログの頒布行為を商標の使用と認めたわけではなく，商品カタログによる商品の通信販売行為を商標の使用と認定したものである。したがって，原告の上記主張は，審決が認定していない行為を非難するものであり，主張自体失当である（なお，フィッチ社が「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章が付された通信販売用の商品カタログを日本の消費者に対し頒布している行為は，商標法２条３項７号の，「商品…に関する広告，定価表又は取引書類に標章を付して…頒布する行為」に当たるものということができるので，審決がこの点を認定しているかどうかにかかわらず，原告の上記主張は，いずれにしても理由がない。）。
４ 取消事由３（本件商標との同一性）について
「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章については，平成１１年１１月２７日付け読売新聞において，１８９２年創業の老舗のブランドとして，若者の間に人気がある商標であり，カタログ販売により売上げを伸ばしていることなどが紹介されたり（乙７号証），雑誌「太陽」（２０００年１２月号）において，ヘミングウェイが足繁く通った店として紹介されたり（乙６号証），英和商品名辞典（１９９１年（第２刷）・株式会社研究者発行）にスポーツ・男性用品のブランドとして掲載されたり（乙４号証），インターネットのウエブサイトのホームページで並行輸入品として購入することができる旨宣伝されたり（乙５号証の１・２）しており，我が国においても，ある程度，取引者及び需要者に知られている商標であると認められる。このことと，我が国の英語の普及度からすれば，「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章は，その取引者及び需要者を基準とすれば，その構成文字に相応して，「アバークロンビーアンドフィッチ」と一般に読まれるものであると認められ，本件商標と称呼が同一であるから，両者は，社会通念上同一の商標である，と認められる。したがって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。
５ 以上のとおりであるから，被告から本件商標の使用許諾を受けているフィッチ社が，本件商標と社会通念上同一と認められる「Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ＆Ｆｉｔｃｈ」標章を，その指定商品に含まれる被服に使用している，と認定した審決は，その結論において相当であり，原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく，その他，審決には，これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 設樂隆一
裁判官 阿部正幸
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/11545/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。