平成１２年（ネ）第１７７１号損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成６年(ワ)第２２４８７号）（平成１３年５月１６日口頭弁論終結）判決
控訴人住友電気工業株式会社
訴訟代理人弁護士久保田穰
同増井和夫
被控訴人三菱マテリアル株式会社
訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
訴訟復代理人弁護士柳誠一郎
同城山康文
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、金２億８２４５万円及び内金１億９５６０万円に対する平成６年１２月７日から、内金８６８５万円に対する平成８年７月１６日から、各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。
(4) 仮執行宣言
２ 被控訴人
主文と同旨
第２ 事案の概要
本件は、立方晶型窒化硼素（以下「ＣＢＮ」という。）を含有する高硬度工具用焼結体及びその製造方法についての特許権者である控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人による焼結体製品の製造販売行為が控訴人の特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償及び不当利得の返還を求めている事案である。
１ 争いのない事実等
以下の事実は、当事者間に争いがないか、引用の証拠によって認められる。
(1) 本件特許
控訴人は、名称を「高硬度工具用焼結体およびその製造方法」とする特許第１４０００３２号発明の特許権者である（以下、その特許を「本件特許」、その特許権を「本件特許権」という。）。本件特許権（注、原判決の乙特許権）は、控訴人を特許権者とする昭和６０年９月１３日設定登録の特許第１２８１３３２号発明の特許権（注、原判決の甲特許権）に係る特許出願から分割された出願によるものであり、その原出願、分割出願及び無効審判等の経緯の概略は以下のとおりである。なお、原判決のいう甲特許権の侵害の成否は当審で争われていない。
ア 原出願関係
昭和５１年１２月２１日原出願（特願昭５１－１５４５７０号）〔乙
１〕
昭和５５年１２月１８日拒絶理由通知〔乙１５〕
昭和５６年３月１６日控訴人の意見書の提出〔乙１６〕
イ 分割出願関係
昭和５６年３月１６日分割出願(特願昭５６－３８１５９号)〔甲２
４〕
昭和５７年３月２日拒絶理由通知〔乙１８〕
昭和５７年５月２１日控訴人の意見書の提出〔乙１９〕
昭和５７年１０月２２日出願公告（特公昭５７－４９６２１号）〔甲
２の１〕
昭和６２年９月２８日設定登録（特許第１４０００３２号）
ウ 無効審判及び訂正審判関係
平成６年１１月２４日被控訴人による無効審判請求（平成６年審判
第１９７３３号事件）〔乙２〕
平成９年５月１６日同無効審判請求事件について、請求に係る特
許を無効とする旨の第１次審決〔乙２６〕
平成９年７月２日上記審決取消請求訴訟提起（東京高裁平成９
年(行ケ)第１５８号）〔甲４２、４６参照〕
平成１０年５月７日訂正審判請求（平成１０年審判第３９０３５
号事件）〔甲４２〕
平成１０年１２月２日上記訂正を認める旨の審決（そのころ確定）
平成１１年３月３日上記第１次審決を取り消す旨の判決言渡（そ
のころ確定）〔甲４６〕
平成１２年６月７日上記無効審判請求事件について、請求不成立
とする第２次審決〔甲４８〕
(2) 本件特許発明
本件特許に係る明細書（上記訂正審決を経た後のもの。甲４５。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の第１項は、「立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ti2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるAl化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」というものであり（以下、同記載の発明を「本件特許発明」という。）、その記載は、次のとおり分説することができる（以下、各構成要件を下記の符号に従って「構成要件Ａ」などという。）。
ＡＣＢＮを体積％で８０～４０％含有し
Ｂ残部が
Ｂ１周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化
物、硅化物若しくはこれらの混合物又は相互固溶体化合物（注、以下「周期律表化合物」ということがある。）を第１の結合相とし、
Ｂ２窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるアルミニウム化合物を第２の結合相として、
Ｂ３該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、
Ｂ４前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物若しくはこれらの混合物又は相互固溶体化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下
であることを特徴とする
Ｃ高硬度工具用焼結体
(3) 本件特許方法発明
本件明細書の特許請求の範囲の第４項は、「立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びTi2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Kb以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部は周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、更にTi2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるAl化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」というものである（以下、同記載の発明を「本件特許方法発明」という。）。
(4) 被控訴人製品
被控訴人は、昭和５８年ころから、商品名を「ボラニット」、「ＭＢＣ」とし、材種名を「ＭＢ１０」、「ＭＢ２０」、「ＭＢＸ」、「ＭＢ１１１」、「ＭＢ８２５」、「ＭＢ８２０」、「ＭＢ７１０」及び「ＭＢ８３０」とするＣＢＮ焼結体製品（以下「被控訴人製品」という。）の製造販売をしている（なお、材種名「ＭＢ７３０」との製品は本件訴訟の対象とされていない。）。被控訴人製品は、ＣＢＮ焼結体と超硬合金とから成る二層構造体を支持体にろう付けした形で販売されている。
被控訴人製品の構成のうち、ＣＢＮ焼結体の組成は、別紙「物件目録」記載のとおりである。
(5) 被控訴人製品と本件特許発明との対比
被控訴人製品は、本件特許発明の構成要件Ａ、Ｂ１及びＣを充足する。
２ 争点
(1) 被控訴人製品が、本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）、Ｂ２及びＢ３を充足し、その技術的範囲に属するか。
(2) 被控訴人製品の製造方法が、本件特許方法発明の技術的範囲に属するか。
(3) 控訴人が被った損害及び損失の額
３ 争点(1)（本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）、Ｂ２及びＢ３の充足性）について
３－１控訴人の主張
(1) 本件特許発明の技術的意義
ＣＢＮは、ダイアモンドに次ぐ硬さを有する物質であり、その硬さを利用して金属や超硬合金のように硬い材料を切削加工する工具に用いられる。ＣＢＮ自体は粉体なので、工具に用いる場合には、これを適当な結合材とともに高温高圧下で焼結し、固まり（焼結体）にしなければならない。結合材としては、従来はコバルト等の金属が使用されていたが、金属は耐熱性に欠けるので、使用により軟化し、耐摩耗性が低下したり、金属が溶着して工具が損傷したりする欠点があった。本件特許発明は、このような従来のＣＢＮ工具の欠点を取り除き、耐熱性及び耐摩耗性に優れた工具用焼結体を作ったものであり、その構成上の特徴は、結合材の種類及び量並びにＣＢＮとの結合態様にある。
結合材の第１成分は周期律表化合物であり、具体的にはチタンの炭化物や窒化物、タングステンの炭化物等である。ここでは、金属より耐熱性が良く、高強度の金属化合物で、しかも熱伝導率の良いものが使われる。結合材の第２成分は構成要件Ｂ２に規定するアルミニウム化合物であり、焼結時にＣＢＮが六方晶型窒化硼素に逆変態することを防止し、また、ＣＢＮ粒子と結合相との結合を強くして、焼結体の耐摩耗性、靭性を増加させるという結合材の性質を改善するためのものである。
なお、構成要件Ｂ２に規定する「窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるアルミニウム化合物」の「・・・から得られる」とは、焼結中に生成したという意味であって、出発原料として加えられた酸化アルミニウムがこれに当たらないとする被控訴人の主張及び原判決の判断（原判決５３頁１０行目～６１頁３行目）は争わない。
次に、結合態様の特徴とは、結合材が焼結体組織中で「連続した結合相」となっているということである。すなわち、本件特許発明の焼結体では、上記の各結合材成分が混じり合った状態でＣＢＮ粒子間に侵入して各粒子を取り巻き、全体として一つながりになっていて、ＣＢＮ粒子同士が直接結合していない。ただし、ＣＢＮ粒子同士が多少直接に結合し、結合材が分離して存在している箇所があっても差し支えない。構成要件Ｂ３の「連続した結合相」とは、ＣＢＮ粒子同士が結合している構造でないことを結合相の側から規定した表現にほからない。これと対比される状態は、ＣＢＮ粒子同士が直接結合し、ＣＢＮ粒子間で形成された空所に結合材が取り込まれ、全体として結合材の池のようなものが多く点在しているという様相である。従来のＣＢＮ焼結体の考え方は、ＣＢＮ粒子同士をできるだけ直接結合させようとすることにあり、ただＣＢＮ粒子だけでは結合しないから、少量のコバルト等の金属を結合補助剤として用いるというものであった。これに対し、本件特許発明は、その常識を覆し、上記のような結合材を使用するときは、ＣＢＮ粒子間の直接結合があまり多く生じないようにした方が良好な工具用焼結体が得られることを見いだしたものである。
(2) 構成要件Ｂ２の充足
被控訴人製品に含まれる３種のアルミニウム化合物は、いずれも窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムとチタンの金属間化合物から「得られる」化合物である。この点は、原料としてアルミニウム粉末を使用して高温高圧処理をすると焼結体中にアルミニウム化合物が得られた旨の控訴人による実験結果報告書（甲９、３３、４４）や専門家の意見書（甲３５）に示されたとおりである。したがって、被控訴人製品においては、焼結工程中に生成するアルミニウム化合物（酸化アルミニウム、窒化アルミニウム及び硼化アルミニウム）が第２の結合相を形成しているから、構成要件Ｂ２を充足する。
(3) 構成要件Ｂ３及びＢ（柱書）の充足
構成要件Ｂ３にいう「結合相の連続」がＣＢＮ粒子同士が直接結合していない状態をいうことは上記のとおりであるところ、被控訴人製品がこれを充足することは、結合材は溶解するがＣＢＮは溶解しない酸により被控訴人製品の焼結体を処理したところ、これが粉末化したという実験結果（甲１３の鑑定書）や、ＣＢＮ粒子は互いにつながっていないし、酸化アルミニウム粒子を介して結合しているともいえないという透過型電子顕微鏡写真、オージェ電子分光法等に基づく分析の結果（甲６の鑑定書及び甲２０、３４の分析結果報告書）から明らかである。また、被控訴人製品にＣＢＮ及び第１、第２の結合相成分以外の成分が付加的に含まれているとしても、構成要件Ｂ（柱書）を充足するというべきである。なお、被控訴人は、被控訴人製品には出発原料として酸化アルミニウムが添加されており、そのために本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）及びＢ３の充足が阻害される旨主張し、原判決もその旨の認定判断をするが、この点の反論は次項に述べるとおりである。
(4) 出発原料としての酸化アルミニウムの添加について
ア 被控訴人は、乙２９、３１の調査報告書等に添付の配合表及び配合台帳の写しに基づいて、被控訴人製品には出発原料としての酸化アルミニウムが５体積％添加されている旨主張するが、被控訴人製品中一部の製品に関するものしか提出されていない上、その記載自体から、いかなる性質の書面でいつ作成されたのかも分からず、製造記録とはいえないものである。しかも、被控訴人は、原審において提出した乙１２（被控訴人の材料技術研究所硬質材料研究部室長植田文洋作成の平成７年８月２５日付け調査報告書）に基づいて、原料中の酸化アルミニウムの添加量は１０～１２体積％であると主張立証してきたところ、当審において裁判所から被控訴人製品の製造記録の提出を促されると、これを５体積％であるとして主張立証を変更するに至ったものであり、到底信用することができない。さらに、甲６の分析結果によれば、被控訴人製品の酸化アルミニウムの量は、ＭＢ８２０が８．００～８．０４体積％、ＭＢ７１０が７．３１～７．３３体積％と有意に異なっており、出発原料としての酸化アルミニウムの添加量が同じであるとは考えられない。甲４４の実験結果報告書によれば、出発原料として酸化アルミニウムを全く使わない試料による焼結実験で、焼結体中に４．９重量％もの酸化アルミニウムが生成することが確認されており、これに照らせば、被控訴人製品中の原料由来の酸化アルミニウムの量は、被控訴人の変更後の主張より更に少ない２．４～３．０重量％（２．６～３．３体積％）程度であると推察される。
イ 原判決は、「被告製品中の酸化アルミニウムのうち少なくとも相当部分は、原料として添加されたものと推認できる」（原判決６４頁９行目～１０行目）と認定するが、誤りというべきである。すなわち、原判決の上記認定の第１の根拠は、原料中の酸素の量はもともと少なく、しかも脱ガス処理をするから、生成される酸化アルミニウムの量も不純物とみなし得る程度の少ない量にとどまるとの点（同６２頁８行目～６４頁１行目）にあるが、ＣＢＮ焼結体の原料はすべて微粉末であって酸素を含んでおり、脱ガス処理によって完全に除き得るものではない。現に、上記甲４４の実験でも、脱ガス処理をしているのに、焼結体中に４．９重量％もの酸化アルミニウムが生成しているとの結果が得られているが、これが全く無視されている。原判決の上記認定の第２の根拠は、「焼結により酸化アルミニウムが生成するとしても・・・微細な粒子として存在するものということができる」（同６３頁末行～６４頁４行目）のに対し、「証拠（甲２０、３４、乙２０）によれば、被告製品中の酸化アルミニウムは、ある程度の大きさを持った粒子として存在していると認められる」（同６４頁７行目～８行目）との点にあるが、原判決の挙げる証拠によっても、被控訴人製品の酸化アルミニウムの大きさはせいぜい１ミクロン程度であることが示されているにすぎず、原料由来の酸化アルミニウム粒子の大きさと差異はない。
ウ 以上のとおり、控訴人は、被控訴人製品の出発原料として添加された酸化アルミニウムの有無及び量については、被控訴人の主張及び原判決の認定を争うものであるが、被控訴人製品中に原料由来の酸化アルミニウムの存在が認められるとしても、本件特許発明との関係では単なる付加であって、その技術思想を利用しており、構成要件Ｂ３の充足を妨げるものではない。
原判決は、被控訴人製品における酸化アルミニウムの存在態様につい
て、「酸化アルミニウムはある程度の大きさを持った粒子の形で存在し、その少なくとも一部はＣＢＮ粒子と接している状態にある」（原判決６９頁４行目～６行目）ことを理由に、「結合相の連続」が害される旨判断するが、「結合相の連続」とは、ＣＢＮ粒子同士が互いに結合していないことを結合材の側から規定したものであることは前述したとおりであり、そうすると、ＣＢＮ粒子と酸化アルミニウムが接しているか否かにかかわらず、ＣＢＮ粒子同士が結合していない以上、結合相は連続しているというべきである。なお、本件特許発明が焼結体の熱伝導性の保持を一つの課題とするのに対し、酸化アルミニウムが高温での熱伝導性を低下させる特性を有するとしても、単にＣＢＮ粒子と酸化アルミニウムの一部が接しているにすぎない場合に、焼結体全体としての熱伝導性が害されるとは考えられない。このことは、甲３７の実験結果報告書によって示されている。すなわち、この実験結果によれば、焼結体中での酸化アルミニウムの割合が１５％以上にもなれば熱伝導性は低下するが、被控訴人製品のようにこれが７～９体積％程度であれば、出発原料として酸化アルミニウムを添加するか否かによる熱伝導率の差はほとんどない。なお、被控訴人製品が原料由来の酸化アルミニウムを含有し、その効果が本件特許発明よりも多少劣るとしても、そのことを理由に侵害を否定することが正当な判断であるとはいえない。
エ 次に、原料由来の酸化アルミニウムの含有は、構成要件Ｂ（柱書）の充足を阻害するものでもない。
一般に、明細書中に当該発明の特徴は特許請求の範囲に記載された構成要素以外の付加を排除することにあることが記載されているか、又は、特許出願過程でその趣旨が示され、それゆえに特許が認められたような場合であれば、当該付加は侵害を免れる根拠となり得るとしても、本件特許発明はこのような場合に当たらない。すなわち、本件明細書（甲４５）の発明の詳細な説明には「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるNi、Co、Feのようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失なわない範囲で含有することができる」（２７頁右欄２０行目～２３行目）、「本発明による焼結体ではＣＢＮの合成に使用され、高温、高圧下で六方晶型窒化硼素及びＣＢＮに対して溶解性を有すると信じられる元素、例えばLi等のアルカリ金属、Mg等のアルカリ土類金属、Pb、Sn、Sb、Al、Cd、Si等を添加物として含むものであっても良い」（同頁右欄２５行目～３０行目）との記載があるが、これらは、特許請求の範囲に記載がなくとも、理由があれば、あるいは、存在しても邪魔にならないものであれば、第３の成分を含有する焼結体であっても、本件特許発明の侵害を免れないことを意味している。酸化アルミニウムは、焼結体の性質の改善になると説明されている「Ti2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から（焼結処理を通じて）得られるAl化合物」であって、不必要に多量でない限り、その存在を排除するものでないことは明らかである。
なお、本件特許の当初の明細書には、出発原料として酸化アルミニウムを併用する実施例があったが、控訴人は前記訂正審判請求をもってこれを削除している。しかし、この実施例の削除は、原出願明細書にない実施例であったために分割要件違反とならないよう配慮してしたことであり、本件特許の有効性の問題とは関係ない。
３－２被控訴人の主張
(1) 構成要件Ｂ２について
本件特許発明の構成要件Ｂ２の「得られる化合物」とは、窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムと第４ａ族の金属間化合物を原料として用い、焼結の結果として得られた化合物を意味し、出発原料として添加された酸化アルミニウムを含まない。このことは、本件特許に係る訂正の経過からも明らかである。これに対し、被控訴人製品の酸化アルミニウム中、５体積％（５．１重量％）は出発原料として添加されたものであるから、構成要件Ｂ２に該当する酸化アルミニウムが焼結中に生じたとしても、わずかな量にすぎないというべきである。なお、被控訴人製品における出発原料としての酸化アルミニウムの添加量について、原審においては１２体積％（ＭＢ８２０）～１０体積％（ＭＢ７１０）と主張立証してきた（乙１２の平成７年８月２５日付け調査報告書）が、改めて検討した結果、誤りであったことが判明したので（乙２８の平成１２年８月３０日付け報告書）、上記のとおりに訂正するものである。
(2) 構成要件Ｂ３について
本件特許発明の構成要件Ｂ３は、第１の結合相の連続、すなわち、結合相のうち第１の結合相が焼結体組織中で連続し、第２の結合相はこの連続性を阻害せずにこの連続した結合相中に分散していることをいうと解すべきである。このことは、本件分割出願前には、特許請求の範囲第１項において結合相は周期律表化合物を「主体と」すると表現されていたこと（乙１）、分割後出願の拒絶理由通知に対する意見書（乙１９）において、控訴人は、第２の結合相について「１μｍ以下の極めて微細なものであって結合相中に均一に分散しているためにTiN相との判別は写真では困難」と釈明していることからも明らかである。ところが、被控訴人製品においては、周期律表化合物による第１の結合相は連続していない。
仮に、控訴人の主張するように、第１の結合相と第２の結合相が全体として連続しているとの解釈を採ったとしても、被控訴人製品は、構成要件Ｂ３を充足するものではない。
すなわち、第１、第２の結合相の連続が阻害される場合とは、①ＣＢＮ粒子同士が直接結合している場合のみならず、②ＣＢＮ粒子が原料由来の酸化アルミニウム粒子を介して結合している場合（別紙参考図第３参照）、さらには、③ＣＢＮ粒子と原料由来の酸化アルミニウムとが結合し、「第１、第２の結合相」がＣＢＮ粒子の表面をくまなく取り囲んでいない場合（同第２参照）をも含むというべきである。なぜなら、このような場合には、ＣＢＮ粒子の表面の一部は原料由来の酸化アルミニウムに接し、第１、第２の結合相に接していないため、当該部分に熱がこもり、不均一な熱伝導によって焼結体の内部に温度差が生じてしまうことになり、熱応力によって磨耗や熱亀裂の問題が生じ、本件特許発明の効果を奏することはできなくなるからである。したがって、構成要件Ｂ３にいう第１、第２の結合相が連続した状態とは、別紙参考図第１のように、第１、第２の結合相がＣＢＮ粒子の表面をくまなく取り囲み、全体として一つながりとなっていることが必要である。これに対し、ＣＢＮ粒子同士が直接結合している場合や、第１、第２の結合相以外の成分を介して結合している場合には、結合相は連続しているとはいえない。原判決が「構成要件Ｂ３にいう結合相の『連続』が、結合相がＣＢＮ粒子間に侵入して各粒子を取り巻き、全体として一つながりになっていて、ＣＢＮ粒子同士が直接結合していない状態を意味していることは、当事者間に明らかに争いがない」（６５頁９行目～６６頁１行目）としているのは、上記の趣旨に解されるべきである。
そして、被控訴人製品は上記②の場合（以下「スケルトン構造」ということがある。）に該当するものであり、このことは、被控訴人製品の焼結体について、ＣＢＮと酸化アルミニウム以外の成分を酸溶解しても、粉々になることなく全体の形状を維持したとの実験結果（乙８の実験報告書）によって裏付けられるものである。なお、控訴人による酸溶解実験（甲１３の鑑定書）において、焼結体が粉体になったとされるのは、酸化アルミニウムを含めて溶解したためである。以上のとおり、被控訴人製品は、結合相の連続がなく、構成要件Ｂ３を充足しない。
(3) 構成要件Ｂ（柱書）について
構成要件Ｂ（柱書）は、「残部が・・・であることを特徴とする」との文言で規定されており、特許請求の範囲の文言自体から、本件特許発明の焼結体は、ＣＢＮ、第１の結合相及び第２の結合相以外の成分を含むものではないと解釈すべきものである。このように解釈すべきことは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願経過からも裏付けられる。
すなわち、本件明細書（甲４５）において、ＣＢＮ、第１の結合相及び第２の結合相以外の成分について述べられているのは、発明の詳細な説明中の「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるNi、Co、Feのようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失なわない範囲で含有することができる」（２７頁右欄２０行目～２３行目）との記載だけであり、しかも、酸化アルミニウムは高温下での熱伝導率が著しく低下するとの大きな欠点を有する旨の記載もある（２６頁左欄４４行目～４８行目参照）ことからすると、被控訴人製品は、原料由来の酸化アルミニウムを含むことにより、構成要件Ｂ（柱書）を充足しないというべきである。
また、本件特許の原出願に係る明細書の特許請求の範囲には、ＣＢＮ以外の残部が周期律表化合物を「主体としたものからなり」と記載されていたところ、特許庁の審査官から発明の構成が不明りょうであるとの内容の拒絶理由通知がされ、控訴人はこれに対応して、原出願に係る発明を周期律表化合物のみを結合相とする発明（後の特許第１２８１３３２号発明）として補正を行う一方、周期律表化合物以外の必須成分を第２の結合相成分として明確にするとともに、「残部が・・・であり」との限定的な記載をもって本件特許に係る分割出願をしたものであり、これらの成分以外の成分を含む焼結体は特許請求の範囲から除外したというべきである。さらに、控訴人は、前記訂正審判において、明細書の発明の詳細な説明における「Al2O3、MgO、AlN、Si3N4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」とあるのを「Al2O3、AlN等の化合物も焼結時に生成する場合がある」と訂正するとともに、酸化アルミニウムを原料として添加する実施例を削除した（甲４２）ものであり、酸化アルミニウムを出発原料として添加したものを意識的に除外している。
以上のとおり、被控訴人製品は、第１の結合相又は第２の結合相以外の成分である原料由来の酸化アルミニウムが５体積％も含まれているのであるから、構成要件Ｂ（柱書）を充足しない。
なお、被控訴人製品中の酸化アルミニウムは、熱伝導性を多少犠牲にして酸化アルミニウムを多く含ませることによって焼結体がスケルトン構造を形成し優れた靭性を持つようになるという特別な効果を有しており、有効成分として積極的に添加されているものである。
４ 争点２（本件特許方法発明の構成要件の充足性）について
４－１控訴人の主張
(1) 本件特許方法発明により製造される物は本件特許発明の対象物と同じであるので、これを「Ａ」とすると、本件特許方法発明の構成要件は次のとおり分説できる。そして、本件特許発明につき述べたとおり、被控訴人製品は「Ａ」に該当する。
①イＣＢＮ粉末と
ロ 周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物若しくはこれらの混合物又は相互固溶体化合物の粉末、及び
ハ 窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムと前記第４ａ族の金属間化合物の粉末を混合し、
② これを粉末状で若しくは型押成型後
③ 超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめること
④ を特徴とする「Ａ」の製造法
(2) 被控訴人製品の製造方法は、ＣＢＮ粉末と第４ａ族遷移金属であるチタンの窒化物である粉末と窒化チタンアルミニウム及びアルミニウムとチタンの金属間化合物であるチタンアルミニウム（TiAl3）の粉末と若干量の酸化アルミニウムの粉末とを混合し、高圧高温下で焼結するというものであり、被控訴人製品の製造方法と本件特許方法発明との違いは、原料として酸化アルミニウム粉末を追加することだけである。しかし、その添加によっては特段の効果を生ぜず、むしろ加えない方がよいのであるから、被控訴人製品の製法がこれを侵害することは明らかである。４－２被控訴人の主張
被控訴人製品が本件特許発明の焼結体でない以上、被控訴人製品の製造方法が本件特許方法発明に該当することはない。
なお、被控訴人製品の製造方法と本件特許方法発明との相違点は、被控訴人製品の製造方法においては、酸化アルミニウムの粉末が原料として用いられている点であるが、これが本質的な相違点であることは本件特許発明について述べたとおりであって、被控訴人製品の製造方法は本件特許方法発明の技術的範囲に属さない。
５ 争点５（控訴人の損害ないし損失の額）について
５－１控訴人の主張
(1) 被控訴人製品の販売額
被控訴人製品の１か月当たりの販売額は、各年度（４月１日から翌年３月末日まで）につき、平均して少なくとも次の金額に達している。
昭和５９年度３００万円
同６０年度７００万円
同６１年度１１００万円
同６２年度１５００万円
同６３年度２１００万円
平成元年度２９００万円
同２年度３８００万円
同３年度３９００万円
同４年度４２００万円
同５年度４１００万円
同６年度４６００万円
同７年度４２００万円
同８年度４５００万円
(2) 本件特許権の侵害による損害ないし損失の額
ア 控訴人は被控訴人に対し、平成３年１１月１６日から平成６年１１月１５日までの間（本件訴えを提起する前の３年間）につき、被控訴人製品の販売による被控訴人の利益額を、控訴人が被った損害として請求し得るところ、右期間の販売総額は１５億１６５０万円であり、被控訴人の利益率は１０％を下らないから、上記期間の被控訴人製品の製造販売による控訴人の損害は１億５１６５万円である。
イ さらに、被控訴人は本訴提起後も本件特許権の侵害行為を継続しているところ、平成６年１１月１６日から平成８年７月１５日までの間の被控訴人製品の販売額は８億６８５０万円であるから、前同様に計算すると、上記期間についての控訴人の損害は８６８５万円となる。
ウ 昭和５９年１１月１６日から平成３年１１月１５日までの間の被控訴人製品の製造販売に対しては、控訴人は被控訴人に対し、不当利得の規定に従って、実施料相当額を請求することができる。上記期間の販売総額は１７億５８００万円であり、その実施料率は２．５％とするのが相当であるから、上記期間の実施料相当額は４３９５万円である。
エ よって、控訴人は、被控訴人に対し、上記ア～ウの合計額２億８２４５万円並びに内金であるア及びウの合計額１億９５６０万円に対しては平成６年１２月７日（訴状送達の日の翌日）から、内金であるイの８６８５万円に対してはこれに係る請求を追加した後である平成８年７月１６日から、各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
５－２被控訴人の主張
被控訴人製品の１か月当たりの平均販売額は以下のとおりであるから、控訴人の主張はその限度で認め、その余は否認する。
昭和５９年度０円
同６０年度１３８万円
同６１年度１６６万円
同６２年度２４７万円
同６３年度３８２万円
平成元年度６７４万円
同２年度１６３８万円
同３年度１９７９万円
同４年度２１９５万円
同５年度２３１１万円
同６年度２５３８万円
同７年度２５７３万円
同８年度２８６９万円
第３ 当裁判所の判断
１ 争点(1)（本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）、Ｂ２及びＢ３の充足性）中、まず、構成要件Ｂ（柱書）の充足性について判断する。
１－１構成要件Ｂ（柱書）の意義について
(1) 特許請求の範囲の文言解釈
被控訴人は、「残部が・・・であることを特徴とする」との構成要件Ｂ（柱書）の文言自体から、本件特許発明の焼結体は、ＣＢＮ、第１の結合相及び第２の結合相以外の成分を含むものではないと解釈すべき旨主張する。確かに、「残部」との用語が一般に「残りの部分」を意味することは明らかであるから、当該記載の文言解釈として、被控訴人の主張は基本的には首肯し得ると解されるものの、他方、原料中に含まれる不純物、製造工程で生じ得る副生成物等、意識的に含有させたものではなく、不可避的に含まれることのある成分の存在まで排除することが規定されているとまでは断定することができず、結局、どのような成分のどの程度の添加が許容されているかどうかは、明細書の発明の詳細な説明の記載等も参酌して検討する必要があるというべきである。
以下、このような観点から、原料由来の酸化アルミニウムの添加が本件特許発明の許容するものかどうかについて、検討を加える。
(2) 発明の詳細な説明の記載に基づく解釈
ア 本件明細書（甲４５）の発明の詳細な説明には、①「ＣＢＮを金属で結合した焼結体は切削工具として使用した場合、結合金属相の高温での軟化による耐摩耗性の低下や、被削材金属が溶着し易すい為に工具が損傷するといった欠点がある。本発明は、このような金属で結合した焼結体でなく、高強度で耐熱性に優れた硬質金属化合物を結合相とした切削工具等の工具用途に適した新らしいＣＢＮ焼結体に関するものである。ＣＢＮは工具材料として見た場合に、高硬度であると共に、熱伝導率が極めて高いという特徴を有している。・・・切削時の刃先温度は・・・工具材料の熱伝導度が高いほど低くなり、工具の摩耗に対して有利となる」（２６頁左下欄６行目～１８行目）、②「目的とした複合焼結体を得る為の耐熱性化合物に要求される特性は・・・前記したＣＢＮの有する熱伝導率が高いという特徴を維持する為に組合せる耐熱性化合物自体も熱伝導の高いものが要求される。このような耐熱性化合物としては周期律表・・・化合物（注、周期律表化合物）が考えられる」（２６頁左下欄２７行目～３４行目）、③「耐熱性や強度の点からみると酸化物の中でAl2O3 は優れた性質を有しており、常温近辺での熱伝導度も比較的に高いが、第１図に示すように高温下で熱伝導率が著しく低下する。これは切削工具等の高温での特性が問題になる用途では大きな欠点である。これに対して前記した化合物は第１図にその一例を示すように高温下ではむしろ熱伝導率は高くなるものが多い」（２６頁左下欄３７行目～右下欄１行目）、④「本発明による焼結体の非常に注目すべき、また本発明を有用ならしめる特徴として前記耐熱性化合物が焼結体組織上で連続した相をなすことが挙げられる。即ち、本発明の焼結体では強靱な耐熱性化合物が・・・高硬度のＣＢＮ粒子間の隙間に侵入して連続した結合相の状態を呈し、このことにより焼結体に強靱性が付与せしめられたものである」（２６頁右下欄１８行目～２５行目）、⑤「本発明による焼結体ではＣＢＮの第１の結合相として前記した耐熱性化合物を用いるものであるが、さらに第２の結合相としてTi2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるAl化合物を第１の結合相に含有させることを特徴とする。これら第１および第２の結合相は焼結体組織中で均一に混合して連続した結合相をなし、該耐熱性化合物が結合相中で５０～９９．９体積％を占める。すなわち、結合相の主となる成分は、該耐熱性化合物である」（２７頁右欄９行目～１６行目）、⑥「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくるNi、Co、Feのようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失なわない範囲で含有することができる。また前記した耐熱性化合物以外Al2O3、AlN等の化合物も焼結時に生成する場合がある。また本発明による焼結体ではＣＢＮの合成に使用され、高温、高圧下で六方晶型窒化硼素及びＣＢＮに対して溶解性を有すると信じられる元素、例えばLi等のアルカリ金属、Mg等のアルカリ土類金属、Pb、Sn、Sb、Al、Cd、Si等を添加物として含むものであっても良い」（２７頁右欄２０行目～３０行目）、⑦「本発明の焼結体の原料として使用するＣＢＮは六方晶型窒化硼素を原料として超高圧下で合成されたもので・・・加熱によって六方晶型窒化硼素へ逆変態を起す可能性もある。このような場合に前記した六方晶型窒化硼素に対して触媒作用を有する元素が混合粉末中に添加されていると、この逆変態を防止する効果があると考えられる。発明者等は、この考えに基いて特にAlについて効果を確認する実験を行なった。Alを添加する方法としては第４ａ族の窒化物を例にとると、このMN１±Ｘなる化合物に・・・Alを所定量加え混合した後、６００℃以上に真空中又は不活性雰囲気中で加熱して・・・金属間化合物（例えばＭがTiの場合TiAl3、TiAl等）を生成させ、この粉末をＣＢＮと混合する結合材原料とした」（２７頁右欄３１行目～３９行目）、⑧「この方法では加えたAlが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。・・・このようにして作成したAlを添加した焼結体と、これ等を含まない焼結体を比較してみた。・・・Alを含有する方が耐摩耗性、靱性ともに優れていた。尚、このような効果が現れるのは焼結体中に０．１重量％以上のAlを含む場合であった。Alの含有量が焼結体中に重量で２０％を越えると焼結体の硬度が低下し、耐摩耗性が悪くなる」（２８頁左欄４行目～１９行目）との記載があることが認められる。
イ 本件明細書の上記の記載によれば、本件特許発明は、高硬度工具用焼結体としての耐摩耗性を保持するという課題を実現するため、熱伝導率の高いＣＢＮを同じく熱伝導率の高い耐熱性化合物で結合させるという基本的な技術思想に基づき、当該耐熱性化合物として、高温下での熱伝導率が著しく低下する酸化アルミニウムを排斥し、高温下での熱伝導率の優れた周期律表化合物を採用したものであり、当該選択に係る耐熱性化合物である周期律表化合物は、ＣＢＮ粒子を取り巻くような結合相を形成することをもってその本質的な特徴としたこと、その一方で、ＣＢＮの逆変態を防止する触媒作用を期待するという全く別の観点に基づいて、アルミニウムと第４ａ族金属との金属間化合物の粉末を結合材の原料成分としてアルミニウム化合物を得るという特定の方法で加えたアルミニウム化合物を第２の結合相成分としたことが認められるところである。
そうすると、酸化アルミニウムは、高温での熱伝導率の著しい低下を理由として本件特許発明の耐熱性化合物としては意識的に除外されていることは明らかであり、しかも、高温での熱伝導率の著しい低下は、耐摩耗性を保持しようとする本件特許発明の課題に反する作用を及ぼすものとされているのであるから、耐熱性化合物として用いるか否かという目的の有無に関わりなく、その添加を排除する趣旨と解することができる。
もっとも、「原料の処理とか焼結工程から必然的に混入してくる
Ni、Co、Feのようないわゆる不可避的成分は本発明の焼結体の特徴を失なわない範囲で含有することができる。また前記した耐熱性化合物以外Al2O3、AlN等の化合物も焼結時に生成する場合がある」との上記⑥の記載に照らせば、本件特許発明が一切の酸化アルミニウムを排除するものとまではいえないが、これが製造工程で不可避的に混入する不純物又は焼結工程で生成される酸化アルミニウムをいうにすぎないことは明らかである。したがって、焼結時に生成する酸化アルミニウムは別として、出発原料として添加される酸化アルミニウムに関しては、不可避的混入成分及びこれと同程度の量であれば、その存在は本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）の充足を妨げないが、そのような程度を超えて相当量に及ぶ場合には、もはや同要件を充足しないものと解すべきである。
ウ 他方、上述した第２の結合相成分であるアルミニウム化合物としては、酸化アルミニウムも想定されるところであるが、本件特許発明における第２の結合相成分であるアルミニウム化合物については、本件明細書の発明の詳細な説明で、まず、アルミニウムと第４ａ族金属とを混合及び加熱してその金属間化合物（窒化チタンアルミニウム等）を得た上、これを結合材の原料成分として用いることによって第２の結合相成分であるアルミニウム化合物を得るという生成方法をもってこれを特定し、「この方法では加えたAlが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される」（上記⑧）とされているものであって、これを踏まえて、「窒化チタンアルミニウム又はアルミニウムと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるアルミニウム化合物」との構成要件Ｂ２を解釈すれば、当該アルミニウム化合物は、上記のような特定の原料から生成されるという方法をもって特定されたアルミニウム化合物に限られるというべきである。なお、前記訂正審判請求において、控訴人自身、構成要件Ｂ２が方法的表現であって、方法的に表現する以外に適切な表現がなく、それにより物が特定される場合である旨説明しているところである（甲４２の訂正審判請求書の１２頁２１行目～２３行目）。そうすると、焼結工程に先立って添加される出発原料として酸化アルミニウムが用いられ、これが焼結体中に残存した場合には、当該酸化アルミニウムは第２の結合相を成すものとはいえないというべきである。この解釈については、控訴人も、これと同趣旨の原判決の判断を受け入れて当審においては争わない旨を明らかにしている。
エ なお、控訴人は、本件特許発明において、酸化アルミニウムは焼結体の性質の改善になると説明されている「Ti2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から（焼結処理を通じて）得られるAl化合物」であって、不必要に多量でない限りその存在を排除するものでない旨主張する。しかし、本件特許発明は、酸化アルミニウムという成分それ自体を有用としているものではなく、上記のような特定の原料からの生成方法をもって特定されたアルミニウム化合物の有用性をいうにすぎないことは前示のとおりである。この点は、構成要件Ｂ２の文言、上記の訂正審判請求時における控訴人の説明内容、明細書の上記⑧の記載等から明らかであって、控訴人の上記主張は前提を欠くというべきである。
オ 以上の認定判断を総合すると、構成要件Ｂ（柱書）と酸化アルミニウムの付加の関係については、以下のとおりにまとめることができる。すなわち、本件特許発明において、焼結過程で生成される酸化アルミニウムについては、不可避的生成物ないし第２の結合相成分としてその存在が許容されるが、焼結工程に先立って出発原料として添加された酸化アルミニウムの存在は、不可避的な混入成分及びその技術的誤差の範囲内の量でない限り、構成要件Ｂ（柱書）の充足を阻害する。
(3) 出願及び訂正の経過に基づく解釈
上記の解釈は、本件特許発明の特許出願及び訂正等の経緯からも基礎付けることができる。
ア すなわち、本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の第１項の記載は、設定登録時においては、「立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し残部が周期率表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」というものであったところ（甲２の２、乙２６の４頁参照）、前記「第２事案の概要」の１(1)ウのとおりの経過により、本件特許の一部（特許第１４０００３２号発明の明細書の特許請求の範囲第１項、第５項ないし第７項に記載された発明についての特許）を無効とする旨の第１次審決がされたのであるが、同審決（乙２６）の理由は、「『Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物』として、具体的には、『Al2O3、AlN、Si 3 N 4等』の化合物をも意図するものと認められる」（２９頁１７行目～末行）が、原出願の当初明細書の記載に照らして、「『Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物』、具体的には、『Al2O3、AlN、Si3N4等』、『Al単体、Si単体』が結合相中に含有されるとか、ましてその含有が有用であるという趣旨の記載はどこにもない（なお、原料粉末に多量のAl2O3を含有させた例は、昭和５４年５月１５日付けの補正書による補正によって加えられた事項である）。したがって、上記・・・構成要件である『Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物』・・・は、その全ての場合について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもない」（３１頁７行目～３２頁１行目）から、適法な分割要件を欠くというものであった。
これに対し、控訴人が平成１０年５月７日に明細書の記載を訂正する旨の訂正審判を請求し、これを認める審決が確定したことは前示のとおりであるが、当該訂正審判請求（甲４２）は、①特許請求の範囲の減縮を目的として、上記「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」とあるのを、「Ti2AlNまたはAlと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるAl化合物を第２の結合相として」と訂正し、②明りょうでない記載の釈明を目的として、発明の詳細な説明の記載のうち、「Al2O3, MgO, AlN, Si3N4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」とあるのを、「Al2O3,AlN等の化合物も焼結時に生成する場合がある」と訂正するとともに、③訂正前の明細書に記載された実施例のうち、酸化アルミニウム粉末を原料として２０体積％含む実施例４及び焼結体の原料中体積で４０％を占める結合材粉末中に酸化アルミニウムを２０重量％含む実施例５Ｄを削除することを含むものであった。
イ 上記の無効審判に係る第１次審決及びこれに関連した訂正審判の経緯からすると、控訴人は、分割要件を満たさないことによってひいて本件特許が無効となることを回避するために、出発原料として酸化アルミニウムを用いることをも包含することとなる「Al、Siまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」との文言を構成要件Ｂ２のとおり訂正するとともに、発明の詳細な説明においても、出発原料として酸化アルミニウムを用い得ることを示す記載及び実施例を削除したのであり、このような経緯からも、本件特許発明が出発原料由来の酸化アルミニウムを原則的に排除するとの上記解釈が基礎付けられるというべきである。１－２被控訴人製品中の酸化アルミニウムについて
被控訴人製品において、酸化アルミニウムが７～９体積％含まれていることは当事者間に争いがないところ、被控訴人は、出発原料としての酸化アルミニウムを５体積％添加した旨主張し、これを控訴人が争うので以下判断する。
(1) 被控訴人は、出発原料としての酸化アルミニウムの添加量に関する上記主張を立証するため、乙２８～３２を提出する。乙２８～３２は、いずれも被控訴人のフロンティア材料技術研究所硬質材料室長山本和男作成の報告書ないし調査報告書であり、被控訴人の上記主張に沿う記載があるほか、これを裏付けるものとして、乙２９、３１の調査報告書には、それぞれＭＢ８２０及びＭＢ７１０の配合表及び配合台帳の写しが添付されている。
控訴人は、上記配合表等は被控訴人製品中一部の製品に関するものしか提出されていない上、その文書としての性質や作成日付も不明である旨主張するところ、確かに、上記配合表は、被控訴人製品であるＭＢ８２０及びＭＢ７１０の原料の配合割合等が１枚の表にまとめられた簡単なものであり、作成名義、社内決裁、作成日付等の記載もないものであるが、その用紙には、平成２年１２月１日の商号変更前の被控訴人の旧商号であることが明らかな「三菱金属株式会社」（乙３３）を含む「三菱金属株式会社岐阜製作所」との文字が印刷されていること、当該配合表には特段の説明的な記載はないものの、ＭＢ８２０及びＭＢ７１０の原料の配合割合を記載したものであること自体は一義的に明確な内容であること、この配合表とは別に、同じ用紙を用いて、製造ロットごとのロット番号、回収量等が記載された配合台帳の写しも併せて添付されていること、ＭＢ８２０及びＭＢ７１０は、上記配合表に基づいて配合台帳記載のとおりに製造されており、その他の被控訴人製品についてもほぼ同様である旨が記載されている山本室長の報告内容も、添付の配合表及び配合台帳の記載に照らして特段疑いを差しはさむような不自然、不合理な点は見当たらないことからすると、乙２８～３２を全体として考察した場合に、それ自体として証明力に欠けるようなものとはいえない。
(2) 次に、控訴人は、原料として酸化アルミニウムを全く使わなくとも焼結過程で酸化アルミニウムは生成されることが甲４４の実験結果に示されているとして、原料由来の酸化アルミニウムの添加量に関する被控訴人の主張を争っている。そこで、甲４４（控訴人のダイヤ製品事業部工具技術部部長中井哲男作成の実験結果報告書）の実験結果を見るに、同実験は、出発原料として酸化アルミニウムを添加せず、ＣＢＮ４７．５重量％（５３．３体積％）、アルミニウム１０．５重量％（１５．３体積％）、窒化チタン４２．０重量％（３１．４体積％）の配合組成とした試料１、ＣＢＮ４６．０重量％（５２．９体積％）、アルミニウム５．６重量％（８．４体積％）、窒化チタン４１．４重量％（３１．７体積％）のほかに酸化アルミニウム７．０重量％（７．１体積％）を添加した試料２等につき、脱ガス処理の上焼結体を作製し、Ｘ線回析分析、ＩＣＰ分析及びガス分析による組成分析をした結果、試料１の焼結体では４．９重量％の酸化アルミニウムの生成が確認され、試料２の焼結体からは出発原料として添加した酸化アルミニウムとは別に４．３重量％の酸化アルミニウムの生成が確認されたというものであり、結論的に、被控訴人製品ＭＢ８２０の酸化アルミニウム７．３重量％から、焼結過程での酸化アルミニウムの生成量４．３～４．９重量％を差し引いた２．４～３．０重量％が出発原料由来の酸化アルミニウムの量であると推定している。しかしながら、被控訴人製品において、少なくとも窒化チタンアルミニウム及びチタンアルミニウムを原料として用いていることは当事者間に争いがないから、そもそも上記実験に係る試料の原料組成が被控訴人製品のものとは異なる上、脱ガス処理によってどの程度の酸素を除去するかという条件設定のいかんが酸化アルミニウムの生成量に影響を及ぼすことは明らかであるところ、上記実験が被控訴人製品の製造工程における脱ガス処理と同一条件であることを示す証拠もない。そうすると、上記実験の結果をそのまま被控訴人製品に当てはめて、原料由来の酸化アルミニウムの量を確定させることはできない筋合であり、乙２８～３２に示された出発原料としての酸化アルミニウムの添加量５体積％を覆すに足りないというべきである。そればかりでなく、甲４４の実験は、むしろ、被控訴人製品において、相当量の酸化アルミニウムが出発原料として添加されていることを示すものということもできるものであり、被控訴人製品中の原料由来の酸化アルミニウムの量が上記の推定どおり２．４～３．０重量％であったとしても、構成要件Ｂ（柱書）の充足を阻害するに十分な量であることは後述するとおりである。
(3) なお、控訴人は、被控訴人が原審においては出発原料としての酸化アルミニウムの添加量を１０～１２体積％と主張していたところ、当審において５体積％であるとしてその主張を変遷させており、信用することができない旨主張するが、乙２８の報告書によれば、原審段階での上記主張は被控訴人の社内における単純な伝達ミスに基づくものと推察されるところであり、上記のような主張の変遷が乙２８～３２の信用性を直ちに左右するものとはいえない。
さらに、控訴人は、甲６の分析結果を根拠に、被控訴人製品の酸化アルミニウムの含有量は異なるのに、出発原料としての添加量が同じとは考えられない旨主張する。しかし、前記乙２９、３１の調査報告書添付のＭＢ８２０とＭＢ７１０の配合表の記載によれば、酸化アルミニウムの生成原料となり得る成分としては、TiAl3１０体積％、Al2O3５体積％が共通しているほか、ＭＢ８２０においてはＭＢ７１０で用いられていないAlが５体積％が添加されており、このような原料組成の相違により、ＭＢ８２０中の酸化アルミニウムの量がＭＢ７１０と比較して有意に上回ったとしても不自然ということはできない。したがって、甲６の分析結果は、乙２８～３２と何ら矛盾するものとはいえず、控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) 以上の認定判断によれば、被控訴人製品における出発原料由来の酸化アルミニウムの添加量は５体積％であると認めることができ、これを左右するに足りる証拠はない。
１－３構成要件Ｂ（柱書）の充足について
出発原料由来の酸化アルミニウムの添加は、不可避的な混入成分及びその技術的誤差の範囲内の量でない限り、構成要件Ｂ（柱書）の充足を阻害すると解すべきこと、被控訴人製品において、出発原料中５体積％の酸化アルミニウムが添加されていることは上記のとおりである。しかも、証拠（甲７、８、乙３、８、２０）によれば、被控訴人製品においては、上記のような多量の酸化アルミニウムを添加することにより、酸化アルミニウム成分がＣＢＮ粒子の間に入り込み、ＣＢＮ粒子同士を連結したスケルトン構造を形成し、焼結体に優れた靱性を発揮させるようにしたことがうかがわれるところである。そうすると、被控訴人製品中の酸化アルミニウムは、これを不可避的な混入成分ということは到底できないといわざるを得ず、その量においても、不可避的な混入成分に係る技術的誤差の範囲内のものといえないことは明らかである。
また、原料由来の酸化アルミニウムの量が、仮に甲４４の実験結果によって推定される２．４～３．０重量％であったとしても、甲６の控訴人の依頼に係る鑑定書において、ＭＢ８２０及びＭＢ７１０の焼結体の組成分析の結果、不純物と考えられるFe、Co、Niの合計が０．６４重量％、その他不明の化合物が１．０３重量％であったとされていることに照らすと、単独の化合物で２．４～３．０重量％という量は、このような不純物の総量と比較してさえ、はるかに上回るものであるから、不可避的な混入成分に係る技術的誤差の範囲内の量といえるものではないことに変わりはない。
そうすると、被控訴人製品は、本件特許発明の構成要件Ｂ（柱書）を充足せず、本件特許発明の技術的範囲に属さないものというべきである。
２ 本件特許方法発明の侵害について
控訴人の主張によれば、本件特許方法発明は本件特許発明の焼結体を製造する方法に係るものであるところ、被控訴人製品が本件特許発明の焼結体に当たらない以上、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人製品の製造方法が本件特許方法発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
３ 結論
以上のとおり、控訴人の被控訴人に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
よって、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法６７条１項本文、６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 長沢幸男
裁判官 宮坂昌利
（別紙）
物件目録
以下の組成のＣＢＮ焼結体と超硬合金の二層構造体
ＣＢＮ成分５０～６２体積％
チタン化合物（TiC, TiCN, TiN, TiB2）成分２２～２７体積％アルミニウム化合物のうち、AlN及びAlB2成分５～１３体積％
アルミニウム化合物のうち、Al2O3成分７～９体積％
（ただし、チタン化合物の量は常にアルミニウム化合物の合計量より多い。）タングステン炭化物（WC）を含む不可避不純物０～２体積％
（別紙）参考図
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/12345/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。