平成１２年（行ケ）第３２４号審決取消請求事件（平成１３年５月２１日口頭弁論終結）
判決
原告三谷セキサン株式会社
訴訟代理人弁護士上村正二
同石葉泰久
同石川秀樹
同松村武
同弁理士鈴木正次
同涌井謙一
被告株式会社ジオトップ
訴訟代理人弁護士藤川義人
同米田実
同辻武司
同松川雅典
同四宮章夫
同田中等
同田積司
同米田秀実
同上甲悌二
同浦中裕孝
同軸丸欣哉
同伊藤勝彦
同藤田清文
同名倉啓太
同高島志郎
同渡邊徹
同弁理士森治
主文
特許庁が平成１１年審判第３５１３３号事件について平成１２年７月
１８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
主文と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
被告（平成３年１０月１日商号変更前の旧商号は「株式会社武智工務所」）は、名称を「基礎杭構造」とする特許第２６５１８９３号発明の特許権者である（以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。）。
本件特許は、平成元年３月６日の特許出願に係る特願平１－５３９９０号出願の一部を平成６年６月１７日に新たな特許出願とした特願平６－１３５７８０号出願につき、平成９年５月２３日に設定登録がされたものである。
本件特許につき、平成１１年３月２６日に原告が被告を被請求人として無効審判の請求をしたところ、被告は、平成１２年３月２７日に本件特許に係る明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求（以下、この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい、本件訂正後の明細書を「訂正明細書」という。）をした。
特許庁は、上記審判請求を平成１１年審判第３５１３３号事件として審理した上、平成１２年７月１８日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年８月７日に原告に送達された。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載
【請求項１】基礎杭上部に既製の円筒パイルを、下部に円筒パイルの径と略同径の胴部を有する既製の節付きコンクリートパイルを配して、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設したことを特徴とする基礎杭構造。
【請求項２】少なくとも円筒パイルの周囲に、砂、砂利、砕石等の充填材を充填してなる請求項１に記載の基礎杭構造。
【請求項３】基礎杭上部の既製の円筒パイルが杭の内外に連通する透水孔を有する孔明きパイルであって、円筒パイルの内外周に、砂、砂利、砕石等充填材を充填してなる請求項１に記載の基礎杭構造。
(2) 訂正明細書の特許請求の範囲の記載（訂正部分を下線で示す。以下、下記請求項１～３記載の発明を総称して「訂正発明」といい、請求項１記載の発明を「訂正発明１」という。）。
【請求項１】基礎杭上部に既製の円筒パイルを、下部に円筒パイルの径と略同径の胴部を有する既製の節付きコンクリートパイルを配する基礎杭構造であって、前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設したことを特徴とする基礎杭構造。
【請求項２】少なくとも円筒パイルの周囲に、砂、砂利、砕石等の充填材を充填してなる請求項１に記載の基礎杭構造。
【請求項３】基礎杭上部の既製の円筒パイルが杭の内外に連通する透水孔を有する孔明きパイルであって、円筒パイルの内外周に、砂、砂利、砕石等充填材を充填してなる請求項１に記載の基礎杭構造。
３ 審決の理由
審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、①本件訂正は、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明に当たり、願書に添附した明細書又は図面の範囲内のもので、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、かつ、訂正発明は、<ｱ>昭和６０年１０月～１２月ころ、福井県勝山市の越前大仏建立工事における寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事において公然と実施された、基礎杭上部に原告製の既製の円筒コンクリートパイル（ＰＨＣφ４００の７ｍＢ種）を、下部に被告製の既製の節付きコンクリートパイル（ＨＣ－ＴＯＰφ４００～５００の１０ｍＢ種）を用い、これら両パイルを溶接して連結した基礎杭構造の発明（以下「本件公然実施発明」という。）ではなく、本件公然実施発明及び請求人（注、原告）が提出した別紙文献目録記載の各公知文献（以下、個々の文献を表示するに当たって、同目録記載の略称を用いる。）から当業者が容易にし得たものと認めることもできず、<ｲ>同各公知文献から当業者が容易にし得たものと認めることもできないので、訂正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるとして、本件訂正を認めた上、②訂正発明は、上記①で示した理由により、本件公然実施発明であるとも、本件公然実施発明及び同各公知文献に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとも、同各公知文献に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとも認められないから、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許の請求項１～３に係る特許を無効とすることはできないとした。
第３ 原告主張の審決取消事由
審決の理由中、本件訂正が特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明に当たり、願書に添付された明細書又は図面の範囲内のもので、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないこと、訂正発明の認定、本件公然実施発明がされたこと、原告が提出した各公知文献の記載事項の認定、訂正発明１と本件公然実施発明との一致点の認定、訂正発明１と特開昭５１－８７０９号公報（引用例１６）記載の発明との一致点及び相違点の認定は認める。
審決は、本件訂正の許否についての判断において、訂正発明１と本件公然実施発明との相違点の認定を誤り（取消事由１）、また、当該相違点についての判断を誤って（取消事由２）、訂正発明１が特許出願の際独立して特許を受けることができるものである旨誤った判断をし、ひいて、本件訂正を認めて本件発明の要旨の認定を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１ 取消事由１（相違点の認定の誤り）
(1) 審決は、訂正発明１と本件公然実施発明とが、「訂正後の請求項１に係る発明（注、訂正発明１）においては、円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設したのに対して、公然実施された発明（注、本件公然実施発明）においては、円筒パイルと節付きコンクリートパイルの曲げ耐力については明らかでなく、円筒パイル及び節付きコンクリートパイルのそれぞれの杭部分と対応する地盤の性状が明確でない点」（審決謄本１０頁１３行目～１８行目）において相違する旨認定したが、この認定のうち、本件公然実施発明において「円筒パイル及び節付きコンクリートパイルのそれぞれの杭部分と対応する地盤の性状が明確でない」との点は誤りである。
(2) すなわち、越前大仏建立工事の地質調査の結果により、Ｂ－２地点（甲第３号証の１）及びＢ－４地点（同号証の２）において、地表からほぼ７ｍ程度の深さまでの間にＮ値が小さい箇所があることが判明している。したがって、本件公然実施発明が、「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」に打設した基礎杭構造であることは明らかである。この点に関し、被告は、杭を設計する場合に、地層の評価は測定Ｎ値の平均値を基準とすることが一般的であると主張するが、ボーリングによる地質調査を参考にして安全側（Ｎ値の小さい側）の数値により杭種及び工法を決めることは当業者の常とう手段である。
(3) なお、審決は、訂正発明１における「軟弱地盤」の意義につき、訂正明細書（甲第３３号証の２）の「殊に、軟弱な粘性地盤では上層地盤が圧密沈下すると、杭体上部に負の摩擦力が働くため、この部分の周面支持力が大きいと、杭体は構築物荷重による軸力以外に、前記の負の摩擦力による軸力を（注、「軸力も」の誤記と認める。）負担することとなる」（段落【００４３】）との記載を引用して、「『軟弱地盤』とは、圧密沈下する地盤である」（審決謄本１０頁３８行目）と認定したが、訂正明細書に、「上層が軟弱な粘性地盤であって圧密沈下することがあっても」（段落【００４８】）と記載されていることからうかがわれるように、訂正明細書は、訂正発明１の構成が、上層の軟弱地盤が圧密沈下しない場合も有効であるが、圧密沈下する場合に特に有効である旨を強調して記載しているにすぎず、「軟弱地盤」の意義を圧密沈下する場合のみに限定することは誤りである。このことは、訂正明細書の「円筒パイルの周囲に、砂、砂利、砕石等の充填材を充填しておくことができる」（段落【００１３】）との記載に照らしても明らかである。すなわち、円筒パイルの周囲に砂、砂利、砕石等を充填すると、円筒パイルと地盤との間の摩擦力が増大するから、地盤が圧密沈下する場合には円筒パイルに負の摩擦力が働く結果となるからである。
また、審決は、訂正発明１においては「軟弱地盤である上層と基礎杭上部の円筒パイルの外周面との間・・・の環状間隙に充填されるもの」（審決謄本１１頁３行目～５行目）が「円筒パイルの対応する地層が軟弱地盤であることを前提として設定されている」（同１１頁２８行目～２９行目）が、本件公然実施発明においては「円筒パイルの外周面と上層地盤との間・・・の環状間隙・・・に充填される充填物からみて・・・基礎杭上部の円筒パイルの対応する地層が軟弱地盤であることを前提としたものではなく」（同１１頁３０行目～３７行目）と認定した。しかしながら、訂正明細書に「上層地盤には円筒パイル(P)を用い、それより下方部の地盤には節付きパイル(F) を用いた基礎杭が地中に造築される・・・上記の基礎杭を、セメントミルク工法など低騒音の先掘り工法で行う」（段落【００３２】～【００３３】）と記載されているとおり、訂正発明１は、セメントミルク工法を採用したものを実施例の一つとしているところ、越前大仏建立工事の施工報告書（甲第５号証）及び見積書（甲第６号証の２～４）に記載されているように、本件公然実施発明もセメントミルク工法を採用したものであるから、訂正発明１と本件公然実施発明とは、円筒パイルの周面に充填されるものに関しては同一であり、審決の上記認定は誤りである。
２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）
(1) 審決は、上記訂正発明１と本件公然実施発明との相違点につき、「公然実施された発明（注、本件公然実施発明）においては・・・環状空間に充填されるものは軟弱地盤に対応するものではなく、訂正後の請求項１に係る発明（注、訂正発明１）と公然実施された発明は、実質的にその構成が相違する。そして、引用例１２には、支持力を有する地層下部に対応する杭部分を摩擦杭の機能を有するものとし、圧縮しやすい軟弱土層である地層上部に対応する杭部分を摩擦杭の機能を有しないものとした基礎杭構造が記載されおり、引用例６、７、１７～２３には、基礎杭上部には曲げモーメントが他の杭部分よりかかるため、基礎杭上部には曲げ耐力の大きい杭を使用する構成が記載されているが、前記各引用例には、軟弱地盤による負の摩擦力を軽減する基礎杭の構成と基礎杭上部の曲げモーメントに対する耐力を増加する基礎杭構成がそれぞれ独立して記載されているに過ぎず、前記公然実施された発明に、引用例１２及び引用例６、７、１７～２３の構成を適用して、前記相違点にあげた訂正後の請求項１に係る発明の構成のようにすることは、当業者が容易になしえるものとは認めることができない」（審決謄本１２頁９行目～２６行目）と判断したが、次のとおり、誤りである。
(2) すなわち、引用例１２（甲第１９号証）には、軟弱地盤対策工法として、軟弱地層に上杭として汎用パイルである円筒パイルを用い、下杭として摩擦杭を用いて支持させる継杭工法の記載（３９５頁図9.14.1の中央の図）があるところ、摩擦杭として通常用いられるのは、節付きコンクリートパイルである。
また、昭和５３年３月２５日社団法人日本建築学会第１版第６刷発行の「建築基礎構造設計規準・同解説」に記載されている（甲第３２号証の２）ように、杭種にはＡ種、Ｂ種、Ｃ種の３種類があって、Ａ種からＣ種に向かう程曲げ耐力が大きくなることが当業者に周知であったところ、上部のパイルと下部のパイルを連結杭として打設する場合に、上下部の各パイルをそれぞれどのような種類とするかは、専ら支持すべき建物の性質、重量、地盤の状態等を考慮して適宜選定採用することのできる設計事項である。特に、引用例１８（甲第２６号証の１）、同１９（同号証の２）、同２１（甲第２７号証の２）、昭和５８年２月社団法人土質工学会発行の「杭基礎の調査・設計から施工まで」（甲第３０号証の１～３）、１９８６年（昭和６１年）１０月発行の雑誌「基礎工」５８頁～６５頁、８９頁（甲第３６号証）にそれぞれ記載されているように、上杭に曲げ耐力の大きい杭材種を使用する異種杭連結は、設計上の常とう手段とされている事項であり、上層がＮ値の低い場合の設計などで常時採用されていた。
したがって、本件公然実施発明においては、上部の円筒パイル及び下部の節付きコンクリートパイル双方にＢ種を用いているが、これを、円筒パイルにＢ種を用い、節付きコンクリートパイルにＡ種を用いる組合せとすることは当業者が極めて容易にし得ることである。
(3) 被告は、昭和５６年１２月１５日付け建設省住指発第３０１号特定行政庁建築主務部長宛て建設省住宅局建築指導課長通知（乙第１０号証）の「本くいは、継ぐいとして使用しないものとする。」との記載を引用して、本件公然実施発明の実施当時及び本件特許の出願当時、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを接続して使用することは、本件公然実施発明を除き、実用化されていなかったと主張する。しかしながら、上記建設省住宅局建築指導課長通知は、被告の製造に係る節付きコンクリート杭（ＨＣ－ＴＯＰパイル）についてのものであって、すべての節付きコンクリートパイルの基礎杭に関するものではないのみならず、ＨＣ－ＴＯＰパイルであっても所定の試験の結果が規準に達していれば継杭としても使用できるものであり、かつ、本件公然実施発明において節付きコンクリートパイルとして使用されたのがＨＣ－ＴＯＰパイルであることに照らせば、本件公然実施発明の実施当時においては使用できたものと推認される。
また、被告は、昭和５０年３月２５日発行の「建築基礎構造設計規準・同解説」（乙第９号証）の「同一の建築物または工作物に，支持ぐいと摩擦ぐいを混用してはならない」との記載を引用して、本件公然実施発明の実施当時及び本件特許の出願当時、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを混用することは避けるべきものとされていたと主張するが、上記記載は、支持杭と摩擦杭の並列使用を禁止したもので、継杭を禁止したものではない。
したがって、上記各主張に基づいて、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きい杭を用いることは円筒パイルを連結して支持杭とする場合に限られ、訂正発明１の技術思想は当業者において容易に想到することはできなかったとする被告の主張も失当である。
被告は、さらに、本件公然実施発明の設計者である青山正巳作成の証明書（乙第７号証）の記載を引用して、本件公然実施発明は、地質調査未了時に、地盤の性状とは無関係に、基礎杭構造を構成する各杭の少なくとも節付きコンクリートパイルの長さを同一にし、杭の長さにばらつきが生じた場合でも、各杭の鉛直支持力に違いが生じないようにするという技術思想に基づいて設計されたものであり、接続して使用する円筒パイルと節付きコンクリートパイルとは曲げ耐力の大きさを同一とすることが前提とされるものであるから、「前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用いる」訂正発明１の技術とは相容れないと主張する。しかしながら、同証明書に記載されているとおり、本件公然実施発明は周辺地盤の地質調査を参考にして設計されたもので、後に行われた地質調査の結果、設計変更を要しなかったにすぎない。そして、同証明書の記載によっても、公然実施発明が軟弱地盤工法であることは明らかであり、その場合に、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きいパイルを用いることは、上記のとおり設計事項である。
第４ 被告の反論
審決の認定及び判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
１ 取消事由１（相違点の認定の誤り）について
(1) 原告は、越前大仏建立工事の地質調査の結果、Ｂ－２地点及びＢ－４地点の地表からほぼ７ｍ程度の深さまでの間のＮ値が小さかったから、本件公然実施発明が、「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」に打設した基礎杭構造であることが明らかであると主張する。しかしながら、上記地質調査の結果を記載した資料（甲第３号証の１、２）は、一般に公開することを目的として作成されたものではないから、一般第三者が各パイルと地質との対応関係を確認することはできない。
のみならず、「軟弱地盤」とは、１９９９年（平成１１年）２月１５日技報堂出版株式会社発行の社団法人土木学会編「土木用語大辞典」（乙第５号証）に、「建造物の基礎として十分な地耐力をもたない地盤．すべり破壊、過大沈下・変形、液状化等が問題となる．軟弱地盤の判定は建造物の種類、規模、重要度等の相対的関係で異なる．特殊な場合を除き通常はＮ値が４以下の粘性土や１０以下の緩い砂地盤をさす．」とされているものである。そして、杭を設計する場合には、地層の評価に当たって複数のボーリングデータによる総合的な判断が必要とされることから、測定Ｎ値の平均値を基準とすることが一般的であるところ、上記越前大仏建立工事に係るＢ－２地点、Ｂ－４地点及びＢ－５地点の地質調査の結果（甲第３号証の１～３）に基づき、フーチング部（コンクリート基礎）の深さ（１．４５～３．６０ｍ）及びフーチング部の底面から５ｍ程度までの地盤を上層として、そのＮ値の平均値を検討すると、上記限界値（粘性土（シルト）が４、礫質土が１０）をはるかに超えているから、本件公然実施発明が、「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」に打設した基礎杭構造であるとする原告の主張は誤りである。
(2) 原告は、「『軟弱地盤』とは、圧密沈下する地盤である」との審決の認定が誤りであると主張するところ、上記(1)のとおり、「軟弱地盤」には、液状化等が問題となるＮ値１０以下の緩い砂地盤も含まれるものの、その代表的なものは、圧密沈下するＮ値４以下の粘性土であり、訂正明細書（甲第３３号証の２）の「上層が軟弱な粘性地盤であって圧密沈下することがあっても」（段落【００４８】）等の記載に照らしても、審決の上記認定が誤りであるとまでいうことはできない。また、原告は、訂正発明１がセメントミルク工法を採用したものを実施例の一つとし、本件公然実施発明もセメントミルク工法を採用したものであるから、訂正発明１と本件公然実施発明とは円筒パイル外周面に充填される充填物に関しては同一であり、訂正発明１は「円筒パイルの対応する地層が軟弱地盤であることを前提として設定されている」が、本件公然実施発明は「基礎杭上部の円筒パイルの対応する地層が軟弱地盤であることを前提としたものではなく」とした審決の認定が誤りであると主張する。しかしながら、訂正発明１において採用されるセメントミルク工法は、一般的な「セメントミルク工法」を排除するものではないが、訂正明細書（甲第３３号証の２）に「このミルク等の硬化液(M)は、節付きパイル(F)の周囲や先端根固め部分には強度の大きいものを・・・円筒パイル(P)の周囲には強度の低い液を・・・充填する等、杭の深さ方向で配合を変えることもできる。杭の鉛直支持力を期待する部分には大きな強度の発現できる充填液を用いるのが望ましい」（段落【００３５】）と記載されているとおり、必ずしも一般的な「セメントミルク工法」と同一であるとはいえず、また、そもそも、本件公然実施発明において、一般的な「セメントミルク工法」が採用されているからといって、本件公然実施発明が「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」に打設した基礎杭構造であるということはできない。
(3) したがって、審決の訂正発明１と本件公然実施発明との相違点の認定に原告主張の誤りはない。
２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
(1) 原告は、引用例１２（甲第１９号証）の３９５頁図9.14.1の中央の図に、軟弱地盤対策工法として、軟弱地層に上杭として汎用パイルである円筒パイルを用い、下杭として摩擦杭（節付きコンクリートパイル）を用いて支持させる継杭工法の記載がある旨主張するが、同図並びに図9.14.1の左側の図及び右側の図に示されているのは、同一種類、同一形状の杭が「支持杭」（左側の図）、「摩擦杭（下部）」（中央の図）、「摩擦杭（全長）」（右側の図）のいずれになるかは地層によって決定されるということであり、特に中央の図と右側の図は、上層が軟弱であればその部分は摩擦杭として機能せず（中央の図）、上層が摩擦抵抗で支持するための支持力を有する層であれば、その部分も摩擦杭として機能する（右側の図）ということを示したものであって、円筒パイルと節付きコンクリートパイルとを用いて支持させる継杭工法が記載されているものではなく、原告の上記主張は誤りである。
また、原告は、杭種にはＡ種、Ｂ種、Ｃ種の３種類があって、Ａ種からＣ種に向かう程曲げ耐力が大きくなることが当業者に周知であったこと、引用例１８、同１９、同２１等の公知文献に上杭に曲げ耐力の大きい杭材種を使用する異種杭連結が記載されていることを根拠として、上部のパイルと下部のパイルを連結杭として打設する場合に、上下部の各パイルをそれぞれどのような種類とするかは、専ら支持すべき建物の性質、重量、地盤の状態等を考慮して適宜選定採用することのできる設計事項であり、本件公然実施発明において、上部の円筒パイルにＢ種を用い、下部の節付きコンクリートパイルにＡ種を用いる組合せとすることは当業者が極めて容易にし得ると主張する。
しかしながら、上記各公知文献には、既製の円筒コンクリートパイルを連結して支持杭とする場合に、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きい杭を用いることが記載されているにとどまっている。他方、「常圧蒸気養生されたプレテンション方式遠心力プレストレスト節付コンクリートくい（ＨＣ－ＴＯＰパイル）の取扱いについて」と題する昭和５６年１２月１５日付け建設省住指発第３０１号特定行政庁建築主務部長宛て建設省住宅局建築指導課長通知（乙第１０号証）に、被告の製造に係る節付コンクリート杭（ＨＣ－ＴＯＰパイル）につき「本くいは、継ぐいとして使用しないものとする。」との記載があるとおり、本件公然実施発明の実施当時（昭和６０年１０月～１２月ころ）及び本件特許の出願当時（平成元年３月６日）、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを接続して使用することは、本件公然実施発明を除き、実用化されていなかっただけでなく、昭和５０年３月２５日社団法人日本建築学会第１版第２刷発行の「建築基礎構造設計規準・同解説」（乙第９号証）に「同一の建築物または工作物に，支持ぐいと摩擦ぐいを混用してはならない」と記載されているように、当時は、円筒パイルは専ら支持杭として使用されるものであり、節付きコンクリートパイルは専ら摩擦杭として使用されるものと考えられていたから、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを混用することは避けるべきものとされていた。そうすると、このような状況下においては、たとえ、既製の円筒パイルを連結して支持杭とする場合に、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きい杭を用いることが公知であるとしても、それは円筒パイルを連結して支持杭とする場合に限られ、訂正発明１の「基礎杭上部に既製の円筒パイルを、下部に円筒パイルの径と略同径の胴部を有する既製の節付きコンクリートパイルを配する基礎杭構造であって、前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設」するという技術思想は、当業者がこれを容易に想到することはできなかったことが明らかである。
(2) なお、本件特許出願当時、唯一円筒パイルと節付きコンクリートパイルを接続して使用した例である本件公然実施発明は、その設計者である青山正巳作成の各証明書（乙第７号証、第１６号証）に記載されているように、地質調査未了時点に、地盤の性状とは無関係に、基礎杭構造を構成する各杭の少なくとも節付きコンクリートパイルの長さを同一にし、杭の長さにばらつきが生じた場合でも、各杭の鉛直支持力に違いが生じないようにするという技術思想に基づいて設計されたものであって、上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設するということが考慮されたものではない。そして、当該技術思想に基づけば、杭の長さにばらつきが生じた場合でも各杭の同一深さ位置での曲げ耐力に違いが生じないようにするため、接続して使用する円筒パイルと節付きコンクリートパイルとは、当然曲げ耐力の大きさを同一とすることが前提とされるものであるから、本件公然実施発明は、「基礎杭上部に既製の円筒パイルを、下部に円筒パイルの径と略同径の胴部を有する既製の節付きコンクリートパイルを配する基礎杭構造」であっても、「前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用いる」訂正発明１の技術とは相容れないものである。
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（相違点の認定の誤り）について
(1) 本件公然実施発明が、昭和６０年１０月～１２月ころ、福井県勝山市の越前大仏建立工事における寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事において公然と実施された、基礎杭上部に原告製の既製の円筒コンクリートパイル（ＰＨＣφ４００の７ｍＢ種）を、下部に被告製の既製の節付きコンクリートパイル（ＨＣ－ＴＯＰφ４００～５００の１０ｍＢ種）を用い、これら両パイルを溶接して連結した基礎杭構造の発明であることは、当事者間に争いがない。
(2) 原告は、越前大仏建立工事の地質調査の結果により、Ｂ－２地点（甲第３号証の１）及びＢ－４地点（同号証の２）において、地表からほぼ７ｍ程度の深さまでの間にＮ値が小さい箇所があることが判明しているから、本件公然実施発明が「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」に打設した基礎杭構造であることは明らかであり、審決の相違点の認定のうち、本件公然実施発明において「円筒パイル及び節付きコンクリートパイルのそれぞれの杭部分と対応する地盤の性状が明確でない」とした部分が誤りであると主張する。
Ｎ値とは、地層の堅さを示す指標であり、昭和５３年３月２５日社団法人日本建築学会第１版第６刷発行の「建築基礎構造設計規準・同解説」（甲第３２号証の１～４）によれば、原位置における土の硬軟、締まりぐあいの相対値を知るためのＪＩＳ規格である土の標準貫入試験方法において、「重量６３．５㎏のハンマを７５㎝自由落下させ、標準貫入試験用サンプラーを３０㎝打ち込むのに要する打撃数をいう」（同号証の４第６１３頁）ものとされ、したがって、Ｎ値が小さいほど地盤が軟弱であることが認められる。そして、「越前大仏建立計画附属伽藍・門前町・駐車場造営工事地質調査」との標題のある書面（甲第３号証の１～３、なお、同号証の１には「ボーリング孔：№Ｂ－２」との、同号証の２には「ボーリング孔：№Ｂ－４」との、同号証の３には「ボーリング孔：№Ｂ－５」との記載がそれぞれある。）は、越前大仏建立工事の地質調査の結果を記載したものと認められ、それぞれの書面には、１．５ｍから１ｍごとの深さの段階に対応したＮ値のグラフの記載があるから、越前大仏建立工事に係る上記各ボーリング地点（Ｂ－２地点、Ｂ－４地点、Ｂ－５地点）における地表からの深さに応じたＮ値は上記各グラフに記載されたとおりであるものと認められる。しかしながら、上記地質調査が越前大仏建立工事のために行われたものであることは明らかであるから、同各書面が、当該工事関係者以外の者に対しても当然に公開される性質のものとは認めることができず、かつ、本件特許の出願（平成元年３月６日）前に、同書面又はそのうちの少なくともＮ値が当該工事関係者以外の者に対して公開されたことを認めるに足りる証拠もない。そうすると、原告の主張に係るＢ－２地点及びＢ－４地点の地表からの深さに応じたＮ値は、公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況にあったものと認めることはできない。
そして、公然実施された発明（特許法２９条１項２号）とは、公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施された発明を意味するものであるから、越前大仏建立工事に係る「寺務所、講堂、宝物殿の基礎工事において、基礎杭上部に原告製の既製の円筒コンクリートパイル（ＰＨＣφ４００の７ｍＢ種）を、下部に被告製の既製の節付きコンクリートパイル（ＨＣ－ＴＯＰφ４００～５００の１０ｍＢ種）を用い、これら両パイルを溶接して連結した基礎杭構造の発明」（本件公然実施発明）は、上記構成の限度では公然実施された発明であっても、当該発明に係る基礎杭を打設した地盤のＮ値（地盤の硬軟、性状）に係る構成の部分においては公然実施されたものということはできず、その構成部分を本件公然実施発明に含めることはできない。したがって、仮に、Ｂ－２地点及びＢ－４地点の地表からほぼ７ｍ程度の深さまでの間のＮ値によれば、本件公然実施発明における基礎杭を打設した地盤が客観的には「上層が軟弱で、下層が支持力を有する地盤」であると認められるとしても、審決が、訂正発明１と本件公然実施発明との対比において、訂正発明１が上部に既製の円筒パイルを下部に既製の節付きコンクリートパイルを連結したものを「上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設した」のに対して、本件公然実施発明が「円筒パイル及び節付きコンクリートパイルのそれぞれの杭部分と対応する地盤の性状が明確でない」こと相違点として認定したこと自体には誤りはない。
なお、原告は、相違点の認定に関連して、審決が、訂正発明１における「軟弱地盤」の意義につき「『軟弱地盤』とは、圧密沈下する地盤である」（審決謄本１０頁３８行目）と認定したことが誤りであると主張するが、審決の上記記載が、「軟弱地盤」の意義を圧密沈下する地盤に限定したものとまで解することはできず、上記主張は採用することができない。
２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
(1) 審決が認定した訂正発明１と本件公然実施発明との相違点である「訂正後の請求項１に係る発明（注、訂正発明１）においては、円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設したのに対して、公然実施された発明（注、本件公然実施発明）においては、円筒パイルと節付きコンクリートパイルの曲げ耐力については明らかでなく、円筒パイル及び節付きコンクリートパイルのそれぞれの杭部分と対応する地盤の性状が明確でない点」（審決謄本１０頁１３行目～１８行目）とは、訂正発明１の「円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い」る構成及び上部に既製の円筒パイルを下部に既製の節付きコンクリートパイルを連結したものを「上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設」する構成を、本件公然実施発明が備えていないことをいうものと理解される。
(2) しかしながら、引用例６（甲第１３号証）に「基礎杭の上部には曲げモーメントが他の部分より多くかかるため、中空コンクリートパイルの上部を矩形断面とし、下部を前記矩形の辺の長さ以下の直径とした円環断面とした異形パイルが記載されている」（審決謄本７頁８行目～１０行目）こと、引用例７（甲第１４号証）に「大径パイルを深く沈設する場合、パイルにかかる曲げモーメントは一様ではなく、一般に中心より上部にかかる。したがってまた最大の曲げモーメントも沈設されたパイルの上部に生じる。従来はこのような場合は、最大曲げモーメントに耐えうる大径のパイルを沈設していたが、かかる大径パイルは高価であるとともに、搬送および現場における施工が困難で不経済であった。本発明においてはパイルの上部を強度の高い角形パイルとし、下部を通常の円筒形パイル若しくは同小径パイルとするものである」（同７頁１３行目～１９行目）との記載があること、引用例２２（甲第２８号証）に「従来の技術一般に既製コンクリート杭は全長にわたって各断面の外径と厚さがほぼ一定の製品を現場で接続して施工される。ところが埋設した杭に水平力が作用すると特に上杭部分に曲げモーメントが生ずるのでこの部分を補強する必要がある。発明が解決しようとする問題点このような場合の対応方法としてＳＣ杭（外殻鋼管付きコンクリート杭）を使用するとしても、上部から下部まで同一外径の既製コンクリート杭で設計しようとすると経済性の問題がある」（同９頁２６行目～３２行目）との記載があること、引用例２３（甲第２９号証）に「ＰＣ杭を打撃工法で施工する場合、普通の曲げ強度を有するＰＣ下杭(b)の上端に継接される上杭(a)として鋼管コンクリート杭等よりなる曲げ杭を使用する場合が一般的である」（同９頁３５行目～３７行目）との記載があることは、いずれも当事者間に争いがないところ、これらの記載は、基礎杭の中心よりも上部に大きな曲げ応力が生ずるために、異なる種類の杭を連結して基礎杭とすること、その場合に、上杭の曲げ耐力を下杭の曲げ耐力よりも大きくすることが開示されているということができる。
他方、引用例１４（甲第２１号証）には「軟弱地盤で橋台などが基礎背面に盛土が行われる箇所では側方流動の可能性が高く」（１０頁右欄３３行目～３４行目）との記載が、引用例１５（甲第２２号証）には「通常、地表に近いところに存在する沈積層などの軟弱層を支持層になし得ないため」（１頁右欄６行目～７行目）との記載があり、これらの記載によれば、軟弱地盤においては、通常、地表に近い地盤上層部が軟弱であって側方流動の可能性が高いことが開示されているということができる。
そして、１９８９年（平成元年）１月２０日社団法人土質工学会第３刷発行の「基礎杭の設計法とその解説」（甲第３１号証の１～１１）には、「軟弱地盤あるいは液状化する地盤では，地震時に計算で推定する以上の大きな変形が生ずる可能性があり，同様に軟弱地盤での橋台など偏荷重を受ける場合では，地盤の側方流動に伴い，杭基礎が大きな曲げを受けることもある（図－2.29）。これらの場合，あるいは杭体からその支持力が定められる場合には，杭体の耐力の高い杭種を選定するのが有利である」（同号証の５第１０６頁２０行目～１０７頁７行目）との記載及び地盤上層部の側方流動により杭体上部が曲げ変形を起こす図（同頁図－2.29）の表示があるとともに、「ＳＣ杭は曲げ耐力が大きく，一般に大きな応力が生じる上杭のみに用いられ，下杭にはＰＨＣ杭が用いられることが多い」（同号証の１０第６１６頁１８行目～２０行目）との記載があり、これらの記載及び図示は、上記引用例６、同７、同１４、同１５、同２２及び同２３の各開示事項と同旨であると認められるから、結局、本件特許出願当時（平成元年３月６日）、軟弱地盤においては、地表に近い地盤上層部が軟弱であって、側方流動や液状化の可能性が高く、これに対応するために、基礎杭として曲げ耐力の大きい杭を選択する必要があること、また基礎杭の中心よりも上部に大きな曲げ応力が生ずることに対応して、異なる種類の杭を連結して基礎杭とし、上杭の曲げ耐力を下杭の曲げ耐力よりも大きくすることが、当業者に周知であったものと認められ、そうすると、軟弱地盤において、異なる種類の杭を連結して基礎杭とする場合には、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きいものを選択することは、本件出願当時、当業者が基礎杭工事に当たり当然考慮すべき事項であったものと認められる。
ところで、本件公然実施発明は、上記のとおり、基礎杭上部に原告製の既製の円筒コンクリートパイル（ＰＨＣφ４００の７ｍＢ種）を、下部に被告製の既製の節付きコンクリートパイル（ＨＣ－ＴＯＰφ４００～５００の１０ｍＢ種）を用い、これら両パイルを溶接して連結した基礎杭構造であり、異なる種類の杭を連結して基礎杭とした発明であるところ、これを、周知の地表に近い地盤上層部が軟弱である軟弱地盤に用いることができないと解する理由は特に見当たらない。そして、このような異なる種類の杭を連結した基礎杭を軟弱地盤において用いるときに、上杭に下杭よりも曲げ耐力の大きいものを選択することが、当業者の当然考慮すべき事項であったことは上記のとおりである。
他方、前掲「建築基礎構造設計規準・同解説」（甲第３２号証の１～４）には、「ＰＣくいは，表１のようにひびわれ曲げモーメントの大きさにより，Ａ種、Ｂ種およびＣ種に区分する．」（同号証の２第６２３頁）との記載とともに、表１（同６２４頁）に、外径３００㎜～１２００㎜の１０種類の「ＰＣくい」について、それぞれ種別に対応したひびわれ曲げモーメント等の具体的な値が掲載されており、これによれば、Ａ種からＣ種に向かうほどひびわれ曲げモーメントが大きいこと、すなわち曲げ耐力が大きいことが示されているところ、「プレストレストコンクリートくい（以下ＰＣくいという．）について規定する．」（同号証の２第６２３頁）との記載及び訂正明細書（甲第３３号証の２）の「水平耐力が大きい既製杭として、下記の円筒パイルがあり、・円筒状のプリストレスコンクリートパイル・・・（ＰＣ杭・・・）」（段落【０００４】）との記載に照らして、上記「ＰＣくい」は、円筒パイルを意味するものと認められる。
また、被告の「ＨＣ－ＴＯＰパイル」のカタログ（甲第７号証）には、「遠心力成形高強度節付コンクリート杭」である「ＨＣ－ＴＯＰパイル」にＡ種及びＢ種が存在し、具体的な値によって、Ｂ種の方が設計曲げモーメントが大きいこと、すなわち曲げ耐力が大きいことが示されている。
そうすると、本件公然実施発明ではともにＢ種であった円筒パイルと節付きコンクリートパイルとの組合せにおいて、例えば、円筒パイルにつきＢ種を、節付きコンクリートパイルにつきＡ種を選択して、円筒パイルの曲げ耐力を節付きコンクリートパイルより大きくすることは、何らの困難もなくできるものと認められる。
したがって、本件公然実施発明に、「上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設」する構成及び「円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い」る構成を採用して、訂正発明１の構成とすることは、当業者が容易にし得たことといわざるを得ない。
(3) 被告は、「常圧蒸気養生されたプレテンション方式遠心力プレストレスト節付コンクリートくい（ＨＣ－ＴＯＰパイル）の取扱いについて」と題する昭和５６年１２月１５日付け建設省住指発第３０１号特定行政庁建築主務部長宛て建設省住宅局建築指導課長通知（乙第１０号証）に、被告の製造に係る節付コンクリート杭（ＨＣ－ＴＯＰパイル）につき「本くいは、継ぐいとして使用しないものとする。」との記載があること、昭和５０年３月２５日社団法人日本建築学会第１版第２刷発行の「建築基礎構造設計規準・同解説」（乙第９号証）に「同一の建築物または工作物に，支持ぐいと摩擦ぐいを混用してはならない」と記載されていることを根拠として、本件公然実施発明の実施当時（昭和６０年１０月～１２月ころ）及び本件特許の出願当時（平成元年３月６日）、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを接続して使用することは、実用化されていなかったとか、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを混用することは避けるべきものとされていたと主張し、それを前提として、そのような状況下においては、訂正発明１の「基礎杭上部に既製の円筒パイルを、下部に円筒パイルの径と略同径の胴部を有する既製の節付きコンクリートパイルを配する基礎杭構造であって、前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用い、これら両パイルを連結して上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設」するという技術思想は、当業者がこれを容易に想到することはできなかったと主張する。
しかしながら、本件公然実施発明において、上記建設省住宅局建築指導課長通知に係る被告製の節付コンクリート杭「ＨＣ－ＴＯＰパイル」を円筒コンクリートパイルと連結して基礎杭としたことは上記のとおりであるから、本件公然実施発明の実施当時（昭和６０年１０月～１２月ころ）においても、上記通知に係る行政上の規制が存続していたものとすれば、本件公然実施発明と当該規制との関係について主張立証を要するものというべきところ、本件において、そのような主張立証がないことに照らせば、本件公然実施発明の実施当時においては、既に当該規制がなかったものと推認するのが相当である。また、「建築基礎構造設計規準・同解説」の「同一の建築物または工作物に，支持ぐいと摩擦ぐいを混用してはならない」との記載は、同一の建築物又は工作物の建造に当たって杭を複数設ける場合に、支持杭としての作用をする杭と摩擦杭としての作用をする杭との混用を禁止することを述べたにとどまり、それに当たらない限り、種別を異にする杭の併用そのものが禁止されたものとは解されず、まして、種別を異にする杭を連結して１本の杭として使用することは上記記載と無関係であるというべきである。
したがって、上記通知や「建築基礎構造設計規準・同解説」の記載によって、被告主張のように、本件公然実施発明の実施当時、円筒パイルと節付きコンクリートパイルを接続して使用することが実用化されていなかったとか、避けるべきものとされていたと認めることはできない。
のみならず、上記のとおり、軟弱地盤においては、地表に近い地盤上層部が軟弱であって、側方流動や液状化の可能性が高く、これに対応するために、基礎杭として曲げ耐力の大きい杭を選択する必要があること、また基礎杭の中心よりも上部に大きな曲げ応力が生ずることに対応して、たとえ、円筒パイルと節付きコンクリートパイルとの組合せに限られないとしても、異なる種類の杭を連結して基礎杭とし、上杭の曲げ耐力を下杭の曲げ耐力よりも大きくすることが、当業者に周知であった状況下において、本件公然実施発明に係る上部に円筒パイルを、下部に節付きコンクリートパイルを用いて連結した基礎杭構造の存在を前提としたときに、これを上層部が軟弱である軟弱地盤に用いることや、その際、上部の円筒パイルに下部の節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいものを選択することが、当業者において容易に想到することができないとは到底認め難い。
したがって、被告の上記主張は採用することができない。
(4) また、被告は、本件公然実施発明は、地質調査未了時点に、地盤の性状とは無関係に、基礎杭構造を構成する各杭の少なくとも節付きコンクリートパイルの長さを同一にし、杭の長さにばらつきが生じた場合でも、各杭の鉛直支持力に違いが生じないようにするという技術思想に基づいて設計されたもので、当該技術思想に基づけば、各杭の同一深さ位置での曲げ耐力に違いが生じないようにするため、接続して使用する円筒パイルと節付きコンクリートパイルとは、当然曲げ耐力の大きさを同一とすることが前提とされるものであるから、本件公然実施発明は「前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用いる」訂正発明１の技術とは相容れないものであると主張する。
しかしながら、本件公然実施発明の設計者である青山正巳作成の証明書（乙第７号証）には、「基礎杭構造を構成する各杭の少なくとも節付きコンクリートパイルの長さを同一（１０ｍ）にし、・・・杭の長さにばらつきが生じた場合でも、各杭の鉛直支持力に大きな違いが生じず、造営した寺務所等が不等沈下することを防止できるようにしました。・・・節付きコンクリートパイルの上に、円筒パイルを配するようにした理由は、専ら、杭の長さにばらつきが生じた場合に、節付きコンクリートパイルの長さを同一（１０ｍ）にするためにあります」（３頁２行目～１１行目）との記載はあるものの、各杭の同一深さ位置での曲げ耐力に違いが生じないようにするため、接続して使用する円筒パイルと節付きコンクリートパイルとは曲げ耐力の大きさを同一とすることが前提とされる旨の記載はない。そして、複数の杭が異なる場所に打設される場合に、地層の褶曲等により、それぞれの場所の同一深さ地点における地層が必ずしも同一とはいえないこと（公知の事実であると認められる。）を考慮すれば、基礎杭構造を構成する連結した各杭のうち、節付きコンクリートパイルの長さを同一にして、杭の長さにばらつきが生じた場合でも、各杭の鉛直支持力に大きな違いが生じないようにしたからといって、各杭の同一深さ位置での曲げ耐力に違いが生じないようにしなければならない技術的な必然性は見いだせない。したがって、本件公然実施発明の技術思想に基づけば、各杭の同一深さ位置での曲げ耐力に違いが生じないようにするため、接続して使用する円筒パイルと節付きコンクリートパイルとは、当然曲げ耐力の大きさを同一とすることが前提とされるものとは認め難く、これを理由として、本件公然実施発明が「前記円筒パイルに節付きコンクリートパイルよりも曲げ耐力の大きいパイルを用いる」訂正発明１の技術とは相容れないものであるとする被告の上記主張は採用することができない。
なお、被告は、本件公然実施発明において、上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設するということが考慮されたものではないとも主張するが、本件公然実施発明が「上層が軟弱で下層が支持力を有する地盤に打設」する構成を備えない点を相違点とした審決の認定に誤りがないこと、本件公然実施発明を周知の地盤上層部が軟弱である軟弱地盤に用いることが容易であることは、いずれも上記のとおりである。
(5) そうすると、「公然実施された発明（注、本件公然実施発明）に、引用例１２及び引用例６、７、１７～２３の構成を適用して、前記相違点にあげた訂正後の請求項１に係る発明（注、訂正発明１）の構成のようにすることは、当業者が容易になしえるものとは認めることができない」（審決謄本１２頁２３行目～２６行目）とした審決の判断は誤りであるというべきである。
３ 以上によれば、原告主張の審決取消事由２は理由があり、審決は、本件訂正の許否についての判断において、訂正発明１と本件公然実施発明との相違点についての判断を誤った結果、訂正発明１が特許出願の際独立して特許を受けることができるものである旨誤った判断をし、ひいて、本件訂正を認めることにより本件発明の要旨の認定を誤ったものといわざるを得ず、この瑕疵が、審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。
よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官 篠原勝美
裁判官 石原直樹
裁判官 宮坂昌利
別紙文献目録
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/12461/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。