平成１６年(ワ)第１９６５０号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成１８年３月１３日
判決
原告株式会社グリーンメイト
同訴訟代理人弁護士堀越靖司
被告株式会社マルタ
同訴訟代理人弁護士阪口春男
同今川忠
同岩井泉
同原戸稲男
同阪口祐康
同豊浦伸隆
同西山宏昭
同山岸正和
同嵩原安三郎
同寺田明日香
同木村智彦
同白木裕一
同中澤構
同訴訟代理人弁理士佐藤英昭
主文
１ 被告は，別紙被告商品目録２，３( )，３( )及び５記載の商品又はその包装23に，別紙被告商標目録１又は２記載の商標を付したものを生産し，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，又は輸入してはならない。
２ 被告は，別紙被告商標目録１又は２記載の商標が付された別紙被告商品目録２，３( )及び３( )記載の商品及び別紙被告商標目録１又は２記載の商標が付され23た別紙被告商品目録２，３( )及び３()記載の商品の包装を廃棄せよ。23
３ 被告は，原告に対し，１４万９９９４円及びこれに対する平成１８年１月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４ 原告のその余の請求を棄却する。
５ 訴訟費用はこれを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
６ この判決は，第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 請求
１ 被告は，別紙被告商品目録１ないし５記載の商品又はその包装に，別紙被告商標目録１又は２記載の商標を付したものを生産し，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，又は輸入してはならない。
２ 被告は，別紙被告商標目録１又は２記載の商標が付された別紙被告商品目録１ないし５記載の商品及び別紙被告商標目録１又は２記載の商標が付された別紙被告商品目録１ないし５記載の商品の包装を廃棄せよ。
３( ) 被告は，原告に対し，１３万９５３０円及びこれに対する平成１６年９1月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
( ) 被告は，原告に対し，８０８万円及びこれに対する平成１８年１月１９日2から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
本件は，被服(運動用特殊衣服を除く)等につき原告商標権を有する原告が，運動用特殊衣服につき原告商標に類似する被告商標を有する被告に対し，被告製品の製造，販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償及び遅延損害金の支払を求めたのに対し，被告が，被告製品は運動用特殊衣服であり，被服(運動用特殊衣服を除く)には当たらない，原告商標権には商標法４条１項７号(公序良俗)又は１９号(不正の目的)違反の無効理由が存在する等と主張して争った事案である。
なお，原告は，商標法４７条の５年の除斥期間が経過したため，被告商標権につき商標法４条１項１１号違反(先登録類似)を理由とする無効審判請求をすることができない。
１前提事実
( ) 当事者1
ア原告
原告は，被服及び繊維製品の販売等を業とする株式会社である。
(弁論の全趣旨)
イ被告
被告は，スポーツ服装の製造販売等を業とする株式会社である。
(争いのない事実)
( ) 原告商標2
ア 東洋紡績株式会社(以下「東洋紡績」という。)は，次の商標権(以下「原告商標権」といい，その対象である登録商標を「原告商標」という。)を取得した。商標登録番号第０９０７２９５号
出願日昭和４４年６月２日
登録日昭和４６年７月８日
登録商標別紙原告商標目録のとおり
商品の区分及び指定商品(ただし，書き替え登録後のもの)
第２４類布製身の回り品(他の類に属するものを除く)
第２５類被服(運動用特殊衣服を除く)
(登録時は，旧々々類第１７類被服，布製身回品，寝具類)
イ(ｱ) 東洋紡績は，楽屋被服株式会社(以下「楽屋被服」という。)に対し，昭和５０年１１月６日，原告商標権を譲渡し，昭和５１年９月１３日，その旨の移転登録がされた。
，「」(ｲ) 楽屋被服は株式会社ジーアールエスプロダクツ(以下ジーアールエスという。)に対し，昭和５８年１０月２５日，原告商標権を譲渡し，昭和５９年８月２７日，その旨の移転登録がされた。
(ｳ) 原告は，平成１３年４月４日，ジーアールエスを吸収合併し，有効に更新登録がされてきた原告商標権を承継した。
(以上につき，甲１ないし３)
( ) 被告商標3
ア ドイツ法人であるＤｅｒｂｙｓｔａｒＳｐｏｒｔａｒｔｉｋｅｌｆａｂｒｉｋＧｍｂＨ(以下「ダービースター社」という。)は，次の商標権(以下「被告商標権」といい，その対象である登録商標を「被告商標１」という。)を有している。
商標登録番号第４１７８４０６号
出願日平成８年１０月２３日
登録日平成１０年８月１４日
登録商標別紙被告商標目録１記載のとおり
商品の区分及び指定商品
第２５類履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
イ ダービースター社は，被告との間で，平成１６年４月１日，ジュニアサッカー衣料品の日本における販売と流通のために，被告を独占的通常使用権者として被告商標１の使用をライセンスする通常実施権許諾契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結した。
(以上につき，乙１の１，２の１，３の１，弁論の全趣旨)
( ) 被告の行為4
，「」ア被告は被告商標１又は別紙被告商標目録２記載の商標(以下被告商標２という。)を付した別紙被告商品目録１ないし５記載の商品(以下「被告商品」といい，各商品は，同目録記載の番号により「被告商品１( )」のように表記する。)を1カタログ(乙６)に掲載した。
イ 被告は，被告商標１又は２を付した被告商品１ないし４を販売している。
ウ 被告は，被告商品５(チェンジタオル)については，カタログに掲載したものの，製造販売はしていない。
(以上につき，争いのない事実，乙６７)
( ) 商標の類似5
被告商標１及び２は，原告商標に類似する。
(争いのない事実)
( ) 被告商品５(チェンジタオル)の指定商品該当6
被告商品５は，原告商標権の指定商品である「布製身の回り品(他の類に属するものを除く)」に当たる。
(争いのない事実)
２争点
( ) 被告商品１ないし４は，原告商標権の指定商品である「被服(運動用特殊衣1服を除く)」に当たるか。
( ) 商標法３９条及び特許法１０４条の３又は権利の濫用により，原告商標権2の行使が制限されるか。
( ) 原告の損害額はいくらか。3
３ 争点( )(指定商品該当性)に関する当事者の主張1
( ) 原告の主張1
ア 運動用特殊衣服
(ｱ) 原告商標権の指定商品から除かれる運動用特殊衣服とは，スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服のことである。
(ｲ) 特許庁商標課編集に係る「商品及び役務区分解説」には「運動用特殊衣，服」につき「この概念には，スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含，まれる「なお「トレーニングパンツ「ランニングシャツ」等は，スポーツ以。」，，」，，，外の日常生活でも使用され特殊なものでもないことからこの概念には含まれず本類被服に属する」との記載がある。。
(ｳ) 商標法施行規則別表第２５類における「ユニフォーム及びストッキング」は，上記「商品及び役務区分解説」の記載を併せ考えれば，野球用のユニフォーム，，，や柔道着などのように形状機能及び品質の面で特殊なもののみをいいサッカーラグビー用のユニフォームのように汎用性のあるスポーツシャツを含まない。
イ 指定商品該当性
(ｱ) 被告商品１ないし４は，いずれも形状，機能及び品質の面で特殊なものとはいえず，一般的なスポーツシャツにすぎない。
(ｲ) したがって，被告商品１ないし４は，原告商標権の指定商品「被服(運動用特殊衣服を除く)」に該当する。
ウ 被告の反論に対する認否
(ｱ) 後記( )ウ(被告の反論)(ｱ)(用途)のうち，ａ(まとめ)は否認し，ｂ(被告2パンフレットの記載)，ｃ(チーム名等のマーキング)，ｄ(在庫の常備)及びｅ(需要者)は不知，ｆ(販売場所)は否認する。
(ｲ) 後記( )ウ(ｲ)(機能)のうち，ａ(まとめ)は否認する。2ｂ(被告商品１( ))のうち，( )(模様)は不知。ただし，シャドーストライプはサ1aッカー用のゲームシャツだけに用いられている珍しいデザインではない。( )(生地bの素材)は不知。ただし，ポリエステルの生地を使用するのは，スポーツ用シャツ及びパンツに共通した特徴である。( )(首廻り)は不知。ただし，この首廻りの形c状はサッカー用のゲームシャツに特有の特徴ではない。( )(ロゴマークの位置)はd不知。ただし，ロゴマークの位置によってサッカー用のゲームシャツになるものではない。
ｃ(被告商品１( ))のうち，( )(生地の素材)は不知。ただし，ポリエステルの生2a。。地を使用するのはスポーツシャツに共通した特徴である ( )(生地の機能)は不知b，。ただし吸水性及び速乾性はサッカー用のゲームシャツだけに必要な特性ではない( )(首廻り)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(ロゴマークの位置)の認否は上記ｂ( )cc d dと同じ。
ｄ(被告商品１( ))のうち，( )(模様)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(生地の素3a a b材)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(ロゴマークの位置)の認否は上記ｂ( )と同じ。bc dｅ(被告商品１( ))のうち，( )(生地の素材)の認否は上記ｃ( )と同じ。( )(生4a a b地の機能)の認否は上記ｃ( )と同じ。インナーシャツは，野球等を行う場合にも使b用することができる。
ｆ(被告商品２)のうち，( )(模様)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(生地の素材)aa bの認否は上記ｂ( )と同じ。( )(首廻り)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(ロゴマーbc c dクの位置)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(形状)は不知。ただし，ボックス型は，deサッカー用の衣服だけに採用されている形状ではない。
ｇ(被告商品３( ))の認否は上記ｂ( )と同じ。1b
ｈ(被告商品３( ))のうち，( )(模様)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(生地の素2a a b材)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(ジッパー)は不知。ただし，ジッパーの位置がbc通常の位置と異なっていても，サッカー以外の目的で使用することができる。ｉ(被告商品３( ))のうち，( )(模様)の認否は上記ｂ( )と同じ。( )(生地の素3a a b材)の認否は上記ｂ( )と同じ。b
ｊ(被告商品３( ))は不知。ただし，スパッツはゴルフ，ボートレース，バスケ4ット等の際にも使用されている。
ｋ(被告商品４)のうち，( )(履き口)，( )(足首の部分)，( )(長さ)は不知。たab cだし，これらのストッキングはサッカー以外にも使用することができる。
( ) 被告の認否及び反論2
ア 運動用特殊衣服
(ｱ) 原告の主張ア(ｱ)及び(ｲ)は認め，(ｳ)は否認する。
(ｲ) 商標法施行規則別表は，第２５類の「運動用特殊衣服」に「ユニフォーム及びストッキング」が含まれる旨を定めている。
イ 指定商品該当性
同イは否認する。後記ウのとおり，被告商品１ないし４は，サッカーの試合又は練習でのみ使用される「運動用特殊衣服」に該当する。
ウ 被告の反論
(ｱ) 用途
ａまとめ
被告商品１ないし４は，小学生以下のジュニアサッカーチームが試合又は練習の際にユニフォームとして着用することを用途としている。
ｂ 被告パンフレットの記載
被告商品１ないし４が掲載された被告パンフレット(乙６)には，次の記載がある。「．」，ＪｒＳＯＣＣＥＲＴＥＡＭＷＥＡＲ (表紙及び４頁ないし１０頁の下欄)「ＤＥＲＢＹＳＴＡＲはサッカー大好きな少年に対してサッカーの本場ヨーロッパを背景にドイツ本社の情報に日本独自の機能・シルエット・ディテールを加え独創的で動きやすいチームウェアを提案します」。
「ダービースターでユニホームを作れば個性豊かなチームに大変身。運動性を考えた，サッカーのためのウェア。ダービースターでサッカーを楽しく伸び伸びプレイしよう」。
「ダービースターのユニホームは品質のサポーターとしてあなたのチームを応援します」。
「。」①即納対応主力商品を常備在庫しておりますので急なゲームにも対応できます「③高品質厳選された素材，カラーを使用しておりますので，ハードなゲームにも耐久性抜群です」(以上，２頁ないし３頁)。
ｃ チーム名等のマーキング
被告パンフレット掲載の商品は，商品購入時に，チーム名，胸番号及び背番号をマーキングすることができる(同１１頁)。
ｄ 在庫の常備
被告パンフレットには「②長期継続ユニホームを揃えたが次の年にはもう廃，番，といった心配がありません」との記載がある(同３頁)。。
このように，被告は，購入チームによりカスタマイズされたユニフォームの在庫を常備しておくシステムを採用している。
ｅ 需要者
被告パンフレットに掲載の商品は，チーム単位でまとめて購入される割合が全体の９０パーセントを超えている。個人が購入する場合も，いったんチーム単位で購入したユニフォームが損傷等したため個別に買い換えることがほとんどである。
ｆ 販売場所
被告製品１ないし４は，サッカー用品専門店か，又は総合スポーツ用品店のサッカーコーナーだけに置かれている。
(ｲ) 機能
ａまとめ
被告商品１ないし４は，サッカーの試合又は練習で要求される機能，品質及びデザインを徹底的に追求した商品である。
ｂ 被告商品１( )(Ｖ首ゲームシャツ(シャドーストライプ))1
() 模様a
被告商品１( )には，同系統の濃淡色が交互に配色された縞模様であるシャドー1ストライプが施されている。
シャドーストライプは，サッカー用のユニフォームに用いられる伝統的で定番のデザインである。
( ) 生地の素材b
被告商品１( )には，ポリエステル９０％，綿１０％というポリエステルを高い1割合で含む生地が使用されている。
ポリエステルは，速乾性及び動きの激しいサッカーに必要な強度を実現するのに適した素材であり，また，デザインの面からもサッカーユニフォームに適した素材である。
() 首廻りc
被告商品１( )の首廻りは，首の前部で，右側が下に，左側が上になるように重1ねられたＶ首となっている。
このようなＶ首は，サッカー用のゲームシャツとして着替えやすくするための工夫である。
( ) ロゴマークの位置d
被告商品１( )のロゴマークは，右胸部に位置している。1
これは，サッカー用のゲームシャツの左胸にチーム名を入れるためである。
ｃ 被告商品１( )(Ｖ首ゲームシャツ(切り替え))2
( ) 生地の素材a
被告商品１( )には，光沢感のあるポリエステル１００％の生地が使用されてい2る。
( ) 生地の機能b
被告商品１( )には「アクライナー」という吸水速乾機能を持った生地が用いら2 ，れている。
「アクライナー」は，多量の発汗を伴うサッカーのユニフォームに適した素材である。
() 首廻りc
上記ｂ( )(首廻り)と同じ。c
( ) ロゴマークの位置d
上記ｂ( )(ロゴマークの位置)と同じ。d
ｄ 被告商品１( )(衿付きゲームシャツ(シャドーストライプ))3
() 模様a
上記ｂ( )(模様)と同じ。a
( ) 生地の素材b
上記ｂ( )(生地の素材)と同じ。b
( ) ロゴマークの位置c
上記ｂ( )(ロゴマークの位置)と同じ。d
ｅ 被告商品１( )(インナーシャツ)4
( ) 生地の素材a
上記ｃ( )(生地の素材)と同じ。a
( ) 生地の機能b
上記ｃ( )(生地の機能)と同じ。b
ｆ 被告商品２(Ｖ首トライアルコート(シャドーストライプ))
() 模様a
上記ｂ( )(模様)と同じ。a
( ) 生地の素材b
上記ｂ( )(生地の素材)と同じ。b
() 首廻りc
上記ｂ( )(首廻り)と同じ。c
( ) ロゴマークの位置d
上記ｂ( )(ロゴマークの位置)と同じ。d
() 形状e
被告商品２の形状は，腰回りにフライス等の絞りがなく，脇下から腰部まで直線状に下ろした形状となっているいわゆるボックス型である。
ボックス型は，サッカー用のトライアルコートで採用されることの多い形状である。
ｇ 被告商品３( )(ゲームパンツ)1
生地の素材について，上記ｂ()(生地の素材)と同じ。b
ｈ 被告商品３( )(トライアルパンツ(シャドーストライプ))2
() 模様a
上記ｂ( )(模様)と同じ。a
( ) 生地の素材b
上記ｂ( )(生地の素材)と同じ。b
( ) ジッパーc
被告商品３( )には足首部分にジッパーがあるまたそのジッパーは後部(か2 ，。，，かとの側)に付いている。
足首部分にジッパーがあるのは，スパイクを着用したままでパンツの着脱を可能にするためであり，ジッパーが後部に付いているのは，ボールを蹴るときにじゃまにならないためである。
ｉ 被告商品３( )(トライアルハーフパンツ(シャドーストライプ))3() 模様a
上記ｂ( )(模様)と同じ。a
( ) 生地の素材b
上記ｂ( )(生地の素材)と同じ。b
ｊ 被告商品３( )(スパッツ)4
被告商品３( )には，縦方向及び横方向への伸縮性に富んだ素材が用いられてい4る。
これは，選手の筋肉を保護し，擦過傷から身体を保護するためである。
ｋ 被告商品４(ストッキング)
() 履き口a
被告商品４の履き口には，折り返しが設けられている。
これは，ストッキング止めを落ちにくくするとともに見栄えをよくするためである。
( ) 足首の部分b
被告商品４の足首の部分は絞られている。
これは，選手がストッキングの下に着用するすね当てがずれないようにするためである。
() 長さc
被告商品４は，膝下までの長さがある。
これは，擦過傷を防ぐためである。
４ 争点( )(権利行使の制限)に関する当事者の主張2
( ) 被告の主張1
ア まとめ
(ｱ) 出願時の事情に基づく無効理由
後記イ(ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の周知性)及びウ(ｱ)(出願人の不正の目的)によれば，原告商標権には，商標法４条１項７号又は１９号違反の無効理由が存在し，同法３９条，特許法１０４条の３により，原告は，原告商標権を行使することができない。
(ｲ) 事後的な事情に基づく権利の濫用
後記イ(ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の周知性)及びウ(ｲ)(譲受人の不正の目的)によれば，楽屋被服は，不正の目的をもって原告商標権を譲り受けたものであり，その地位を承継した原告が原告商標権を行使することは，権利の濫用として許されない。
イ ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の周知性
(ｱ) 商標登録等
ダービースター社は，スポーツ用品，特に皮製ボールの製造及び販売を目的として設立され，昭和３８年(１９６３年)には欧州各国で被告商標１と同一の標章(以下「ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章」という。)につき商標登録を受けた(乙２７)。
(ｲ) サッカーボール
ａ 販売数量
ダービースター社は，昭和４８年(１９７３年)から平成１６年(２００４年)までの約３０年の間に，約１５００万個から約２０００万個のボールを販売した。
ｂ 雑誌の紹介記事
( ) 学習研究社が平成１７年(２００５年)４月２８日付けで発行した雑誌「週刊aパーゴルフ４月２８日号別冊『世界のサッカーボール」(乙２６)の４５頁右側の解説』文には「現代サッカーボールの原形となったダービースター」と題され，その２段目の２行目から「世界で最初に『６枚フィン』のナチュラルラテックスチューブを開発，したメーカーで，サッカーボールの進化を決定づけたメーカーが，ドイツのダービースター社である。日本人初のプロサッカー選手である，奥寺康彦もダービースターのボールを使用していた。ダービースターのボールは非常に優秀で，多くのメーカーがボール作りのお手本としているものである」との記載がある。。
また，上記雑誌の８０頁には「そのすごさは，９０年代前半の多いときでヨーロッパの６５％のチームが採用していたという実績を持つことからも知られる。とにかくヨーロッパでダービースターといえば泣く子も黙る存在だし，そのトップボールを持って街を歩けば『あんたサッカー選手かね』と声をかけられることは間違いない。そ，のくらいの完全最高のボールなのである」との記載がある。。
( ) また，ベースボール・マガジン社が平成７年４月１２日付けで発行した雑誌b「週刊サッカーマガジン」には，ダービースター社のボールを使用しているサッカーゲームの写真が掲載されている(乙２５)。
ｃ ＦＩＦＡ公認球
( ) ＦＩＦＡの公認球制度は，昭和４９年(１９７４年)のワールドカップ(西ドaイツで開催)ころに始まったのではないかと推測されている。サッカーボールがＦＩＦＡから公認を受けるということは，ボールとしての品質が高く，多くのクラブチーム等で使用され，国際試合での使用に耐えるということを意味する。
( ) ダービースター社の発行するカタログによれば，古いもので１９７６年(昭b和５１年)版のカタログに，ＦＩＦＡ公認と刻印されたボールの写真が掲載されている(乙２９の番号１０８５のボール)。
( ) したがって，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章を使用したダービースター社のボールcは，公認球制度が始まって間もなく登録され，世界を代表するボールとなった。
ｄ 他社へのＯＥＭ供給
昭和４８年(１９７３年)以降に作成された価格表(乙４８ないし５１)及び１９７６年(昭和５１年)版カタログ(乙２９)に記載されているように，ダービースター社は，。世界的に著名なスポーツ用品メーカーであるプーマ社にボールをＯＥＭ供給していた(ｳ) その他のサッカー用品
ａ ダービースター社のカタログには，次のとおり，サッカーボール以外の製品が記載されている。
１９７６年(昭和５１年)版カタログキーパー用グローブ及びすね当て(乙２９)，１９８３年(昭和５８年)版カタログすね当て(乙３１)，
１９８４年(昭和５９年)版カタログすね当て及びサポーター(乙３２)，１９８６年(昭和６１年)版カタログシャツ及びスポーツバッグ(乙３５)，１９８６年(昭和６１年)版カタログボールケース(乙３６)，
１９８７年(昭和６２年)版カタログボールケース(乙３７)，
１９９５／９６年(平成７／８年)版カタログキーパー用グローブ，すね当て，サポーター，スポーツバッグ及びビブス(乙３８)，
１９９６年／９７年(平成８／９年)版カタログから２０００／０１年(平成１２／１３年)版カタログまで１９９５／９６年(平成７／８年)版のカタログと同様のサッカー用品(乙３９ないし４２)，
２００２／０３年(平成１４／１５年)版カタログ更にＴシャツ，スウェットシャツ及びポロシャツ(乙４３)，
，２００３／０４年(平成１５／１６年)版カタログＴシャツ及びポロシャツ(乙４４)２００４／０５年(平成１６／１７年)版カタログ更にキーパー用衣服及びキーパー用防具(乙４５)，
２００５／０６年(平成１７／１８年)版カタログチームウェア及びトレーニングウェア(乙４６，４７)
ｂ また，上記カタログには，次のとおり，有名サッカー選手がＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の付されたウェアやパンツを着用している写真も掲載されている。２０００／０１年(平成１２／１３年)版カタログ(乙４１)２０頁ウォルフガング選手，
同カタログ２３頁トム・シュタルケ選手，
同カタログ２５頁アンドレアス・ヴェッセルス選手，
１９９８／９９年(平成１０／１１年)版カタログ(乙４２)２２頁及び２５頁アンドレアス・ヴェッセルス選手
(ｴ) 宣伝広告
ダービースター社は，次のとおり，古くからカタログに有名選手の写真を掲載して宣伝広告を行ってきた。
１９７６年(昭和５１年)版カタログ(乙２９) ベルティフォクツ選手(元西ドイツ代表選手で後に代表監督を務めた。)，
１９８６年(昭和６１年)版カタログ(乙３６) ウーベラン選手(元西ドイツ代表選手で，１９８７年度のドイツ国内リーグであるブンデスリーガの得点王となった。)及びミヒャエル・フロンチェク選手(元西ドイツ代表選手)，
１９８７年(昭和６２年)版カタログ(乙３７) ウーベラン選手
(ｵ) プロサッカー選手の評価
１９７６年(昭和５１年)版カタログ(乙２９)の表紙では，前記ベルティフォクツがダービースター社のボールを推薦している。
１９９７年／９８年(平成９／１０年)版カタログ(乙４０)の２２頁には「ダービー，スター社のゴールキーパー・グローブが経験豊かなゴールキーパーと一緒になって開発され，それ故，品質，機能，実効性は明らかであります「ゴールキーパーのアン。」ドレアス・ヴェッセルスは「私のこれまでのプロ経歴で，ダービースターアムステル，ダムほど優れたゴールキーパー・グローブを持ったことがない」と言っています」と。の記載がある。
また，２０００／０１年(平成１２／１３年)版カタログ(乙４１)の２０頁には，前記ウォルフガング選手が，同カタログの２２頁にはホルガー・ヒーマン選手が，同カタログの２３頁には前記トム・シュタルケ選手が，それぞれダービースター社のゴールキーパー・グローブを賞賛するコメントが記載されている。
さらに，１９９８／９９年(平成１０／１１年)版カタログ(乙４２)の２２頁には，前記アンドレアス・ヴェッセルス選手が，同カタログの２４頁にはダニエル・エシュバッハ選手が，それぞれダービースター社のゴールキーパー・グローブを賞賛するコメントが記載されている。
(ｶ) まとめ
ａ ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は原告商標権が出願された昭和４４年(１９６９年)，６月までに，サッカーボール及びサッカーウェアをはじめとするサッカー用品，スポーツ用品等を製造，販売する法人として，西ドイツ国内において需要者の間に広く認識されていた。
ｂ 仮に，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が昭和４４年６月までに周知性を獲得していなかったとしても，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は，遅くとも楽屋被服が原告商標権を譲り受けた昭和５０年１１月までに西ドイツ国内において周知性を獲得していた。
ウ 不正の目的
(ｱ) 出願時の不正の目的
ａ 出願に係る商標が１以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであり，かつ，その周知な商標が造語であるか又は構成上顕著な特徴を有，。する場合当該出願は不正の目的をもって行われたものと事実上推定すべきである
ｂ ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は「ダービー」という固有名詞及び「スター」，という普通名詞を組み合わせた造語であり，原告商標はこれと同一である。
ｃ よって，東洋紡績は，不正の目的をもって，原告商標の出願を行ったものと推定すべきである。
(ｲ) 譲受時の不正の目的
ａ 譲受けに係る商標が１以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであり，かつ，その周知な商標が造語であるか又は構成上顕著な特徴を有する場合，当該譲受人は不正の目的をもって当該商標権を譲り受けたものと事実上推定すべきである。
ｂ 上記(ｱ)ｂ(造語)と同じ。
ｃ よって，楽屋被服は，不正の目的をもって，原告商標権を譲り受けたものと推定すべきである。
ｄ 楽屋被服とジーアールエスは，経営者が同一人物であり，事業の分割に伴う事業譲渡の際に両者間で形式的に商標権譲渡が行われただけであるから，ジーアールエスは，楽屋被服の地位を承継している。
さらに，原告は，ジーアールエスの地位を包括承継しているから，更にその地位を承継している。
( ) 原告の認否及び反論2
ア 被告の主張ア(まとめ)は否認する。
イ(ｱ) 同イ(ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の周知性)のうち，(ｶ)(まとめ)は否認し，その余は不知。
(ｲ)ａ被告の立証は，いずれも昭和４４年６月までにＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が西ドイツ国内において需要者の間に広く認識されるようになったことを基礎付けるものではなく，他にＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が同日までに周知性を獲得したと認めるに足りる証拠はない。
ｂ 商工会議所の証明書(乙２４)は，本訴提起後に作成された文書であり，しかも「需要者の間に広く認識されていた」と抽象的に記載するのみで具体的な事実を記載したものではないから，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が昭和４４年６月までに西ドイツ国内で周知性を獲得したことの裏付けとなるものではない。
(ｳ) 被告の立証は，いずれも昭和５０年１１月までにＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が西ドイツ国内において需要者の間に広く認識されるようになったことを基礎付けるものではなく，他にＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が同日までに周知性を獲得したと認めるに足りる証拠はない。
ウ(ｱ) 同ウ(ｱ)(出願時の不正の目的)は否認する。
ａ 不正の目的は，外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として，高額で買い取らせる目的で先取り的に出願をした場合や，外国の権利者の国内参入を阻止し，外国の権利者との代理店契約締結を強制する目的で出願をした場合などに認められる。
ｂ 原告商標の出願当時，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が周知性を獲得していなかったことは，上記イ(ｲ)のとおりである。
ｃ ダービースター社は，原告商標権の登録につき，異議申立て及び無効審判請求をすることなく，長期間放置してきた。
ｄ 東洋紡績は，原告商標権の出願日から約５年後に，楽屋被服に対し，原告商標権を常識的な価格で売却した。その間，東洋紡績がダービースター社と原告商標権の買取り等について交渉したことはなかった。
ｅ ダービーは競争又は首位争いといった意味を有する単語でありス「」，，「」，，，，ターは人気の役者歌手運動選手又は花形といった意味を有する単語であり両者を組み合わせることにより，運動選手の花形又は競技のスターといった観念が生じるが，ありふれた単語の組合せにすぎず，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章を知らなければ考案することができないものではない。
ｆ したがって，東洋紡績が不正の目的をもって原告商標の出願を行ったものであるということはできない。
(ｲ) 同ウ(ｲ)(譲受時の不正の目的)のうち，ｄ(承継)は認め，その余は否認する。
ａ 楽屋被服が原告商標権を譲り受けた当時，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章が周知性を獲得していなかったことは上記イ(ｳ)のとおりである。
ｂ 上記(ｱ)ｃ(異議申立等の不存在)及びｅ(組合せの容易)と同じ。
ｃ 楽屋被服らは，原告商標権の取得後，ダービースター社と原告商標権の買取り等について交渉したことはなく，原告商標を使用したスポーツウェア等を数多く販売してきた。
ｄ したがって，楽屋被服が不正の目的をもって原告商標権を取得したものであるということはできない。
５ 争点( )(損害)に関する当事者の主張3
( ) 原告の主張1
ア 新聞記事の掲載による損害
(ｱ) 平成１６年２月１２日に被告が被告商標１を使用した商品をダービースター社からライセンスを受け販売を開始するとの新聞記事が出され(甲４)，その後，被告が実際に販売を開始したため，マインスポーツ株式会社(以下「マインスポーツ」という。)は，紛争に巻き込まれるのを避けるため，原告が同社に販売した原告商標を使用したシャツ，パンツ等を返品した。
(ｲ) 返品された商品の代金は４９万８３２０円である。
(ｳ) 原告は，同商品については，通常２８％の利益を得ていた。
(ｴ) よって，原告は，１３万９５３０円の得べかりし利益を喪失し，同金額の損害を受けた。
４９万８３２０×０．２８＝１３万９５２９．６
イ 商標法３８条２項の損害
(ｱ) 売上額
ａ 被告商品２(トライアルコート)の売上額
( ) 被告商品２の卸売額は，２５２０円である。a
( ) 被告は，平成１６年３月１日から平成１８年１月１７日までに，被告商b品２を少なくとも３０００着販売した。
( ) よって，被告商品２の売上額は，７５６万円を下らない。c
ｂ 被告商品３( )(トライアルパンツ)の売上額2
( ) 被告商品３( )の卸売額は，２３４０円である。a2
( ) 被告は，上記期間中，被告商品３( )を少なくとも３０００着販売した。b2( ) よって，被告商品３( )の売上額は，７０２万円を下らない。c2
ｃ 被告商品３( )(トライアルハーフパンツ)の売上額3
( ) 被告商品３( )の卸売額は，２０４０円である。a3
( ) 被告は，上記期間中，被告商品３( )を少なくとも７０００着販売した。b3( ) よって，被告商品３( )の売上額は，１４２８万円を下らない。c3
ｄ 売上総額
以上より，被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )の売上総額は，２８８23６万円を下らない。
(ｲ) 利益率
被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )の利益率は，２８％である。23(ｳ) 利益
よって，被告が上記期間中に被告商品２，３( )及び３( )の販売により受けた利23益は，８０８万円を下らない。
２８８６万×０．２８＝８０８万０８００
(ｴ) まとめ
よって，原告の損害額は，商標法３８条２項により８０８万円と推定される。( ) 被告の主張2
ア 新聞記事の掲載による損害
(ｱ) 原告の主張ア(ｱ)のうち，被告が被告商標を使用した商品をダービースター社からライセンスを受け販売を開始するとの新聞記事が出され，被告が実際に販売を開始したことは認め，その余は不知。
(ｲ) 同(ｲ)ないし(ｴ)は不知。
イ 商標法３８条２項の損害
(ｱ) 売上額
ａ 被告商品２(トライアルコート)の売上額
原告の主張イ(ｱ)ａは否認する。平成１６年３月１日から平成１８年１月１７日までの被告商品２の売上額は，２４万３１３０円である。
ｂ 被告商品３( )(トライアルパンツ)の売上額2
同ｂは否認する。上記期間中の被告商品３( )の売上額は，２９万２５６５円で2ある。
ｃ 被告商品３( )(トライアルハーフパンツ)の売上額3
同ｃは否認する。上記期間中，被告は，被告商品３( )を販売していなかった。3(ｲ) 原告の主張イ(ｲ)(利益率)は認める。
(ｳ) 同(ｳ)(利益)及び(ｴ)(まとめ)は否認する。
第３ 当裁判所の判断
１ 争点( )(指定商品該当性)について1
( ) 運動用特殊衣服1
ア 商品及び役務の区分を定める商標法施行令別表は，第２５類として被服及び履物を定め，商標法施行規則別表は，第２５類被服中の「洋服」に属するものとして「イブニングドレス学生服子供服作業服ジャケットジョギングパ，
ンツスウェットパンツスーツスカートスキージャケットスキーズボン
ズボンスモック礼服」を，第２５類運動用特殊衣服に属するものとして「ア，ノラック空手衣グランドコート剣道衣柔道衣スキー競技用衣服ヘッド
バンドヤッケユニフォーム及びストッキングリストバンド」を定めている。特許庁商標課編集に係る「商品及び役務区分解説」は「運動用特殊衣服」につ，，「，。」，きこの概念にはスポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含まれる「なお「トレーニングパンツ「ランニングシャツ」等は，スポーツ以外の日常，」生活でも使用され，特殊なものでもないことから，この概念にはふくまれず，本類被服に属する」と説明している。。
これらの規定及び解説を参酌すると，運動用特殊衣服とは，スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服のことをいい，サッカー用のユニフォームといえるものは運動用特殊衣服に含まれると解される。したがって，原告商標権の指定商品「被服(運動用特殊衣服を除く)」は，このようなスポーツをする際に限って着用する特殊な衣服を含んでいないと解される。
イ 原告は，商標法施行規則別表第２５類運動用特殊衣服中の「ユニフォーム及びストッキング」は，野球用のユニフォームや柔道着などのように形状，機能及び品質の面で特殊なもののみをいい，サッカー，ラグビー用のユニフォームのように汎用性のあるスポーツシャツは含まない旨主張する。
しかしながら，商標法施行規則別表の運動用特殊衣服に「ユニフォームおよびストッキング」が掲げられたのは昭和３５年であるが，その後，平成８年に「洋服」「」につきジョギングパンツスウェットパンツスキージャケットスキーズボンと定め「運動用特殊衣服」につき「ユニフォーム及びストッキング」のほかに，，原告が指摘する「柔道衣」だけでなく「アノラック空手衣グランドコート，剣道衣スキー競技用衣服ヘッドバンドヤッケリストバンド」を掲げ，各品
目ごとに綿密な検討が行われていることがうかがわれることからすると「ユニフ，ォーム及びストッキング」は，サッカー，ラグビー用のものを含んでいると解される。
さらに，時代の変遷とともに洋服と運動用特殊衣服との境界が不明確となり，従来運動用特殊衣服と解されていたものを洋服と解する必要が生ずる場合があることは否定できない。本件に関係するものについても，サッカーのサポーターが選手用のゲームシャツを着て応援したり(裁判所に顕著な事実) 商標法施行規則別表で運，「動用特殊衣服」に属するものとして例示されている「グランドコート」がファッションの一部としてオーバーコートのように使用されることが多くなっている(弁論の全趣旨)。しかしながら，上記程度の使用態様の変化のみでは，サッカー用のユニフォームに当たるものを「洋服」に属するものと解することはできない。よって，原告の上記主張は，採用することができない(なお，このように解したとしても，商品又は役務の類似の判断を適切に行えば，登録要件の判断や侵害の判断において不当な結論に至ることはない。)。
( ) 具体的検討2
ア用途
(ｱ) 甲４，乙６～８及び１２並びに弁論の全趣旨によれば，被告の認否及び反論ウ(ｱ)ｂ(被告のパンフレットの記載)，ｃ(チーム名等のマーキング)，ｄ(在庫の常備の記載)，ｅ(需要者)及びｆ(販売場所)の事実が認められる。ただし，被告のパンフレット上，チーム名等のマーキングは，被告商品１( )ないし( )(ゲームシ13ャツ)及び３( )(ゲームパンツ)については明示されているが，その余の製品につい1ても行うことができるかは，はっきりしない。
(ｲ) 以上の事実によれば，被告商品１ないし４は，いずれも小学生以下のジュニアサッカーチームのメンバーがサッカーの試合又は練習の際に着用するものとして販売されており，特に，被告商品１( )ないし( )(ゲームシャツ)及び３( )(ゲームパ13 1ンツ)は，チーム名，背番号等がマーキングされ，試合の際にユニフォームとして着用されるものとして販売されていることが認められる。
イ機能
(ｱ) 被告商品１( )(Ｖ首ゲームシャツ(シャドーストライプ))1甲７の１～３，乙６，９，１０及び１８～２０並びに弁論の全趣旨によれば，被告の認否及び反論ウ(ｲ)ｂ( )(模様)，( )(生地の素材)，( )(首廻り)及び( )(ロゴab c dマークの位置)の事実が認められる。
(ｲ) 被告商品１( )(Ｖ首ゲームシャツ(切り替え))2
乙６，９，１０，１３及び１８～２０，検乙１並びに弁論の全趣旨によれば，同ｃ( )(生地の素材)，( )(生地の機能)，( )(首廻り)及び( )(ロゴマークの位置)のabc d事実が認められる。
(ｳ) 被告商品１( )(衿付きゲームシャツ(シャドーストライプ))3乙６９１０及び１８～２０並びに弁論の全趣旨によれば同ｄ( )(模様) ( )，，，，ab(生地の素材)及び( )(ロゴマークの位置)の事実が認められる。c
(ｴ) 被告商品１( )(インナーシャツ)4
乙６，検乙５及び弁論の全趣旨によれば，同ｅ( )(生地の素材)及び( )(生地のab機能)の事実が認められる。
(ｵ) 被告商品２(Ｖ首トライアルコート(シャドーストライプ))
乙６９１０及び１８～２０検乙３並びに弁論の全趣旨によれば同ｆ( )(模，，，， a様)，( )(生地の素材)，( )(首廻り)，( )(ロゴマークの位置)及び( )(形状)の事bc d e実が認められる。
(ｶ) 被告商品３( )(ゲームパンツ)1
，，。乙６検乙２及び弁論の全趣旨によれば同ｇ(生地の素材)の事実が認められる(ｷ) 被告商品３( )(トライアルパンツ(シャドーストライプ))2乙６，１８及び１９，検乙４並びに弁論の全趣旨によれば，同ｈ( )(模様)，( )ab(生地の素材)及び( )(ジッパー)の事実が認められる。c
(ｸ) 被告商品３( )(トライアルハーフパンツ(シャドーストライプ))3乙６及び弁論の全趣旨によれば，同ｉ( )(模様)及び( )(生地の素材)の事実が認abめられる。
(ｹ) 被告商品３( )(スパッツ)4
乙６及び弁論の全趣旨によれば，同ｊ(素材)の事実が認められる。
(ｺ) 被告商品４(ストッキング)
乙６及び１８～２０検乙７並びに弁論の全趣旨によれば同ｋ( )(履き口) ( )，，，ab(足首の部分)及び( )(長さ)の事実が認められる。c
(ｻ) まとめ
以上の事実によれば，被告商品１ないし４は，サッカーの試合又は練習で使用されるという用途に合致するように，素材の選択やデザインを行った商品であることが認められる。
ウ判断
(ｱ) 被告商品１( )ないし( )(ゲームシャツ)及び被告商品３( )(ゲームパン13 1ツ)
前記ア及びイに認定の事実によれば，被告商品１( )ないし( )(ゲームシャツ)及13び被告商品３( )(ゲームパンツ)は，正にユニフォームというべきものであり，運1動用特殊衣服に当たると認められる。
(ｲ) 被告商品１( )(インナーシャツ)4
前記ア及びイに認定の事実によれば，被告商品１( )は，スポーツで使用される4という用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり，スポーツ以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから，運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。
原告は，被告商品１( )は野球等を行う場合にも使用することができる旨主張す4るが，スポーツ以外の日常生活でも使用されると主張するものではないから，原告の上記主張は理由がない。
(ｳ) 被告商品２(トライアルコート)，被告商品３( )(トライアルパンツ)及び2被告商品３( )(トライアルハーフパンツ)3
被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )は，運動用特殊衣服には当たらな23いと認めるべきである。
すなわち，試合そのもので使用されることを予定していない被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )自体を商標法施行規則別表が「運動用特殊衣服」の項に23掲げている「ユニフォーム」に当たると認めることは，困難である。しかも，前記ア及びイに認定の事実並びに弁論の全趣旨によれば，これらの商品は，サッカーの試合の待機又は寒い日の練習の際に使用されることを用途とし，それに合った機能を有するように素材の選択やデザインがされ，チーム単位で採用されることを予定しているものではあるが，それだけでは，商標法施行規則別表が「洋服」に属するものとして挙げている「ジョギングパンツスウェットパンツ」と差がないといわなければならない。
よって，被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )については，運動用特殊23衣服には当たらないと解さざるを得ない。
(ｴ) 被告商品３( )(スパッツ)4
前記ア及びイに認定の事実によれば，被告商品３( )は，スポーツで使用される4という用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり，スポーツ以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから，運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。
原告は，被告商品３( )はゴルフ，ボートレース，バスケット等の際にも使用さ4れる旨主張するが，スポーツ以外の日常生活でも使用されると主張するものではないから，原告の上記主張は理由がない。
(ｵ) 被告商品４( )及び( )(ストッキング)12
前記ア及びイに認定の事実によれば，被告商品４( )及び( )は，サッカーで使用12されるという用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり，サッカー以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから，運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。
( ) まとめ3
以上によれば，被告商品２(トライアルコート)，被告商品３( )(トライアルパン2ツ)及び被告商品３( )(トライアルハーフパンツ)は，原告商標権の指定商品である3被服(運動用特殊衣服を除く)に当たるが，その余の商品は当たらない。
２ 争点( )(権利行使の制限)について2
( ) 周知性について1
ア 事実認定
(ｱ) 商標登録等
乙２３，２４及び２７によれば，ダービースター社は，スポーツ用品，特に皮製ボールの製造及び販売を目的として設立され，昭和３８年(１９６３年)には欧州各国で被告商標１と同一のＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章につき，指定商品をスポーツ用ボール，特にサッカー用のボールとして商標登録を受けたことが認められる。
(ｲ) サッカーボール
ａ 被告の主張イ(ｲ)ａ(販売数量)を認めるに足りる的確な証拠はない。
ｂ 乙２５及び２６によれば，同ｂ(雑誌の紹介記事)の事実が認められる。
ｃ 乙２９及び弁論の全趣旨によれば，同ｃ(ＦＩＦＡ公認球)の事実が認められる。
ｄ 乙４８～５０のよれば，同ｄ(他社へのＯＥＭ供給)の事実が認められる。(ｳ) その他のサッカー用品等
乙２９，３１，３２及び３５～４７によれば，被告の主張イ(ｳ)(その他のサッカー製品)，(ｴ)(宣伝広告)及び(ｵ)(プロサッカー選手の評価)の事実が認められる。(ｴ) 商工会議所の証明書
乙２４の１(商工会議所の証明書)には，昭和４４年６月当時，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は西ドイツ国内において需要者の間に広く認識されていた商標である旨の記載があるが，その根拠となる具体的事実の裏付けを欠いているから，直ちに採用することができない。
イ判断
これらの事実によれば，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は，昭和５０年１１月当時，西ドイツ国内において，ダービースター社のサッカーボールを示す商標として周知であったことは認められるが，昭和４４年６月当時にも同様に周知であったとまで認めることはできない。また，サッカー用のユニフォームやトレーニングウエアについては，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章は，昭和５０年１１月当時においても周知であったと認めることはできない。
( ) 不正の目的2
ア 事実認定
(ｱ) 弁論の全趣旨によれば「ダービー」は，競争又は首位争いといった意味，を有する単語であり「スター」は，人気の役者，歌手，運動選手又は花形といっ，た意味を有する単語であることが認められ，両者を組み合わせることにより運動選手の花形又は競技のスターといった観念が生じるが，ありふれた単語の組合せであり，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章を知らなければ考案することができないほどのものではないと認められる。
(ｲ) 東洋紡績が取得した原告商標権は，前記のとおり，ＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章の特徴である星の図形を含んでいないし，サッカーボールではなく，衣服等を指定商品とするものである。
(ｳ) 甲２３～２７及び弁論の全趣旨によれば，東洋紡績から原告商標権を取得した楽屋被服，その地位を承継したジーアールエス及び原告は，以後，学校用衣料品を中心に，原告商標を付したスポーツウェア等を数多く販売してきたことが認められる(地位の承継の点は，当事者間に争いがない。)。
(ｴ) 東洋紡績又は楽屋被服，ジーアールエス若しくは原告がダービースター社と原告商標権の買取り等について交渉した等の事実は，被告も主張していない。イ判断
仮に，昭和４４年６月にＤＥＲＢＹＳＴＡＲ標章がダービースター社のサッカーボールを示すものとして西ドイツ国内で周知であったとしても，上記アに説示の事実によれば，東洋紡績の出願時点である昭和４４年６月において商標法４条１項１９号の不正の目的があったものと認めることはできない。
同様の不正の目的は，楽屋被服の譲受時点においても認めることはできない。( ) まとめ3
以上によれば，商標法４条１項７号又は１９号違反の無効理由が存在し，原告は同法３９条，特許法１０４条の３により原告商標権を行使することができない旨及び楽屋被服は不正の目的をもって原告商標権を譲り受けたものであり，その承継者である原告が原告商標権を行使することは権利の濫用として許されない旨の被告の主張は，いずれも採用することができない。
４ 被告商品５(チェンジタオル)について
( ) 前提事実( )ウ(カタログ掲載)，( )(商標の類似)及び( )(被告商品５の指14 5 6定商品該当)によれば，被告商品５に被告商標１及び２を付する行為等の差止めを求める原告の請求は理由がある。
乙６７(被告担当者の陳述書)には，被告は被告商品５の製品化を断念した旨の記載があるが，暫定企画書の段階で作成されたとはいえ，被告の作成したカタログに被告商品５が掲載され(乙６，６７)，被告が原告商標権の登録無効等を主張して侵害の成否を争っている以上，侵害行為がされるおそれは依然として残っているといわなければならない。
( ) しかし，被告が被告商品５を製造し，その在庫があることの立証はないか2ら，被告商品５に係る廃棄請求は理由がない。
５ 被告商品２(トライアルコート)，被告商品３( )(トライアルパンツ)及び被2告商品３( )(トライアルハーフパンツ)について3
( ) 差止廃棄請求1
前提事実( )ウ(カタログ掲載)及び( )(商標の類似)並び前記１( )ウ(ｳ)及び( )45 2 3によれば，被告商品２，被告商品３( )及び被告商品３( )に被告商標１及び２を付23する行為等の差止め及び廃棄を求める原告の請求は理由がある。
( ) 新聞記事の掲載による損害2
ア 甲４及び５並びに弁論の全趣旨によれば，日本繊維新聞は，平成１６年２月１２日，被告が，ダービースター社からライセンスを受け，被告商標１を使用した商品，具体的には，同年春からゲームウエア，パンツ，ゴールキーパーやインナーを，同年秋からはトレーニングウエア，ウインドブレーカーを販売する旨の新聞記事を掲載したこと，上記新聞記事は，それ以上に，原告の販売する商品がダービースター社の商標権を侵害することには何ら言及していないこと，その後，被告が実際に被告商標１を使用した商品の販売を開始したため，マインスポーツは，原告の販売する商品がダービースター社の商標権を侵害することになるおそれがあるとの見解に立って，紛争に巻き込まれるのを避けるため，原告が同社に販売した原告商標を使用したシャツ，パンツ等を返品した事実が認められる(一部は，当事者間に争いがない。)。
イ したがって，マインスポーツが行った原告商標を使用したシャツ，パンツ，，等の返品による損害は上記新聞記事の掲載と相当因果関係を有するものではなく原告主張の新聞記事の掲載による損害は，理由がない。
( ) 商標法３８条２項の損害3
ア 売上額
(ｱ) 被告商品２(トライアルコート)の売上額
乙６９及び７１並びに弁論の全趣旨によれば，平成１６年３月１日から平成１８，。年１月１７日までの被告商品２の売上額は２４万３１３０円であると認められる(ｲ) 被告商品３( )(トライアルパンツ)の売上額2
乙６９及び７１並びに弁論の全趣旨によれば，上記期間中の被告商品３( )の売2上額は，２９万２５６５円であると認められる。
(ｳ) 被告商品３( )(トライアルハーフパンツ)の売上額3
。被告が上記期間中に被告商品３( )を販売した事実を認めるに足りる証拠はない3かえって乙７１及び弁論の全趣旨によれば上記期間中被告は被告商品３( )，，，， 3を販売していなかったことが認められる。
イ 利益率
被告商品２(トライアルコート)及び被告商品３( )(トライアルパンツ)の利益率2が２８％であることは，当事者間に争いがない。
ウ利益
以上より，被告が平成１６年３月１日から平成１８年１月１７日までの間に被告商品２(トライアルコート)及び被告商品３( )(トライアルパンツ)を販売して受け2た利益は１４万９９９４円であると認められる。
(２４万３１３０＋２９万２５６５)×０．２８＝１４万９９９４．６
エ よって，原告の損害額は，商標法３８条２項により１４万９９９４円と認められる。
６結論
よって，原告の請求は，被告商品２，３( )及び３( )及び５に係る差止め，被告23商品２，３( )及び３( )に係る廃棄，並びに損害金１４万９９９４円及びこれに対23する平成１８年１月１９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払，，を求める限度で理由があるから認容しその余は理由がないから棄却することとし主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
杉浦正樹
裁判官
嶋卓髙
(別紙)
被告商品目録
１シャツ
( ) ＭＤＳ－４１３１(Ｖ首ゲームシャツ(シャドーストライプ))1( ) ＭＤＳ－４１３２(Ｖ首ゲームシャツ(切り替え))2
( ) ＭＤＳ－４１３３(衿付きゲームシャツ(シャドーストライプ))3( ) ＭＤＳ－４１３４(インナーシャツ)4
２コート
ＭＤＷ－４０５２(Ｖ首トライアルコート(シャドーストライプ))
３ ズボン及びパンツ
( ) ＭＤＦ－４１４１(ゲームパンツ)1
( ) ＭＤＷ－４０６１(トライアルパンツ(シャドーストライプ))2( ) ＭＤＷ－４０６２(トライアルハーフパンツ(シャドーストライプ))3( ) ＭＤＮ－４１５１(スパッツ)4
４靴下
( ) ＭＤＫ－４１７１(ストッキング)1
( ) ＭＤＫ－４１７２(ライン入りストッキング)2
５タオル
( ) ＤＺＣ－４８５０(チェンジタオル)1
( ) ＤＺＣ－４８５１(チェンジタオル)2
以上
(別紙)
原告商標目録
(別紙)
被告商標目録
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/32833/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。