平成１７年（行ケ）第１０７９３号特許取消決定取消請求事件
平成１８年５月１１日口頭弁論終結
判決
原告マシモ・コーポレイション
訴訟代理人弁理士深見久郎
同森田俊雄
同仲村義平
同竹内耕三
同堀井豊
同野田久登
同酒井將行
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人高見重雄
同高橋泰史
同立川功
同大場義則
主文
１ 特許庁が異議２００３－７０８３２号事件について平成１７年６月３０日にした決定のうち，「特許第３３６３１５０号の請求
項１ないし５，２０ないし２７に係る特許を取り消す。」（ただ
し，訂正２００６－３９００８号審決による訂正前の請求項）と
の部分を取り消す。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
主文１項と同旨
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 手続の経緯
原告は，発明の名称を「パルスオキシメータおよびパルスオキシメータの中のプロセッサ」とする特許第３３６３１５０号（１９９２年３月５日国際出願〔優先日：１９９１年３月７日，米国〕，平成１４年１０月２５日設定登録。以下「本件特許」という。登録時の請求項の数は２７である。）の特許権者である。
本件特許について特許異議の申立てがなされた（異議２００３－７０８３２号）ところ，原告は，平成１６年６月１８日，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）を訂正する請求をした（なお，原告は，平成１７年５月１６日，上記訂正に係る訂正請求書を補正した。以下，この補正後の訂正を「本件第１訂正」という。）。特許庁は，審理の結果，平成１７年６月３０日，「訂正を認める。特許第３３６３１５０号の請求項１ないし５，１０ないし１９，２０ないし２７に係る特許を取り消す。同請求項６ないし９に係る特許を維持する。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年７月１９日，原告に送達された。
なお，原告は，本訴の第２回弁論準備手続期日（平成１８年５月１１日）において，本件決定中「特許第３３６３１５０号の請求項１０ないし１９に係る特許を取り消す。」（ただし，訂正２００６－３９００８号審決による訂正前の請求項）との部分の取消を求めた部分について，訴えを取り下げ，被告はこれに同意した。
２ 本件決定の理由
本件決定中，「特許第３３６３１５０号の請求項１ないし５，２０ないし２７に係る特許を取り消す。」との部分に係る理由の要点は，次のとおりである。
(1) 本件特許の請求項１～５に係る発明は，本件特許の出願前に頒布された刊行物（特開平２－１７２４４３号公報）に記載された発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(2) 本件特許の請求項２０に係る発明は，「最小自乗アルゴリズムは前記強度信号の不所望成分の組合せに従って最適化される」との構成を有するところ，「最適化」の技術内容，「最小アルゴリズム」が「最適化される」ということの技術内容が不明確であるから，その構成を明確に把握することができず，請求項２０の記載は，特許法３６条５項２号の規定に違反するものであり，請求項２０を直接的又は間接的に引用する請求項２１ないし２７の記載も，特許法３６条５項２号の規定に違反するものである。
３ 訂正審決の確定
原告は，本訴の提起の日から９０日以内である平成１８年１月１７日，本件明細書の訂正をすることについて審判を請求した（訂正２００６－３９００８号）ところ，特許庁は，平成１８年３月２９日，この訂正（以下「本件第２訂正」という。）を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，同審決は確定した。なお，本件第２訂正により，従前の請求項１０～１９が削除され，請求項２０～２７が新たな請求項１０～１７とされた。
４ 特許請求の範囲
(1) 本件第２訂正前（本件第１訂正後）の本件特許の請求項１～５，２０～２７の記載は，次のとおりである。
１．パルスオキシメータであって，
拍動で送られる血液を有する体組織を通る透過によって減衰された少なくとも第１および第２の波長の光を受けるように構成された少なくとも１つの光検出器を含み，少なくとも１つの光検出器は，第１の波長の光に基づく第１の信号と第２の波長の光に基づく第２の信号とを生成し，さらに前記第１および第２の信号をデジタル化して，第１および第２のデジタル化された信号を発生するアナログ－デジタル変換器と，
閉ループ適応アルゴリズムを用いて，酸素飽和度を計算するのに用いるために前記第１および第２のデジタル化された信号に作用するプロセッサとを含む，パルスオキシメータ。
２．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗アルゴリズムを含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。
３．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗格子を含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ
４．前記閉ループ適応アルゴリズムは適応ノイズキャンセラの成分である，請求項１に記載のパルスオキシメータ。
５．ディスプレイをさらに含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。２０．パルスオキシメータの中のプロセッサであって，閉ループ最小自乗アルゴリズムを用いて，拍動で送られる患者の血液によって減衰された第１および第２の波長の光から生じる強度信号に作用してそれ自体の伝達関数を調節し，前記最小自乗アルゴリズムは前記強度信号の不所望成分の組合せに従って最適化される，プロセッサ。
２１．収束に対する前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果は，酸素飽和度を計算するのに用いるための強度信号を最適化することである，請求項２０に記載のプロセッサ。
２２．前記強度信号は少なくとも所望される部分とノイズ部分とを有する，請求項２０に記載のプロセッサ。
２３．前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項２２に記載のプロセッサ。
２４．前記ノイズ部分は前記所望される部分と相関していない，請求項２３に記載のプロセッサ。
２５．前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項２４に記載のプロセッサ。
２６．前記ノイズ部分は患者の動きによって少なくとも部分的に引起される，請求項２２に記載のプロセッサ。
２７．前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項２６に記載のプロセッサ。
(2) 本件第２訂正後の特許請求の範囲の請求項１～５，１０～１７は，次のとおりである。（下線部が本件第１訂正後のものと比較した場合の訂正箇所である。）
１．パルスオキシメータであって，
拍動で送られる血液を有する体組織を通る透過によって減衰された少なくとも第１および第２の波長の光を受けるように構成された少なくとも１つの光検出器を含み，少なくとも１つの光検出器は，第１の波長の光に基づく第１の信号と第２の波長の光に基づく第２の信号とを生成し，さらに前記第１および第２の信号をデジタル化して，第１および第２のデジタル化された信号を発生するアナログーデジタル変換器と，
閉ループ適応アルゴリズムを用いて前記第１および第２のデジタル化された信号に作用して酸素飽和度の計算に用いるための信号を生成するプロセッサとを含み，前記第１および第２のデジタル化された信号の関数が前記閉ループ適応アルゴリズムの伝達関数を適応させるために用いられ，前記閉ループ適応アルゴリズムは前記第１および第２のデジタル化された信号の不所望のノイズ成分を除去することにより，前記酸素飽和度の計算に用いられる信号のノイズ成分を低減する，パルスオキシメータ。
２．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗アルゴリズムを含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。
３．前記閉ループ適応アルゴリズムは最小自乗格子を含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。
４．前記閉ループ適応アルゴリズムは適応ノイズキャンセラの成分である，請求項１に記載のパルスオキシメータ。
５．ディスプレイをさらに含む，請求項１に記載のパルスオキシメータ。１０．パルスオキシメータの中のプロセッサであって，閉ループ最小自乗アルゴリズムを用いて，拍動で送られる患者の血液によって減衰された第１および第２の波長の光から生じる強度信号に作用してそれ自体の伝達関数を調節し，前記伝達関数は前記強度信号の不所望成分の組合せに従って適応的に調整されて前記不所望成分を低減する，プロセッサ。
１１．収束に対する前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果は，酸素飽和度を計算するのに用いるための強度信号を最適化することである，請求項１０に記載のプロセッサ。
１２．前記強度信号は少なくとも所望される部分とノイズ部分とを有する，請求項１０に記載のプロセッサ。
１３．前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項１２に記載のプロセッサ。
１４．前記ノイズ部分は前記所望される部分と相関していない，請求項１３に記載のプロセッサ。
１５．前記閉ループ最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項１４に記載のプロセッサ。
１６．前記ノイズ部分は患者の動きによって少なくとも部分的に引起される，請求項１２に記載のプロセッサ。
１７．前記最小自乗アルゴリズムの効果はノイズ部分を低減することである，請求項１６に記載のプロセッサ。
第３ 原告主張の取消事由の要点
本件訂正審決の確定により，特許請求の範囲の記載が遡及的に訂正されるため，本件決定中「特許第３３６３１５０号の請求項１ないし５，２０ないし２７に係る特許を取り消す。」（ただし，本件第２訂正前の請求項）との部分は，結果的に発明の要旨の認定を誤ったことになるから，取り消されるべきである。
第４ 当裁判所の判断
当事者間に争いのない事実（前記２）によれば，本件決定は，本件第２訂正前（本件第１訂正後）の請求項１ないし５，２０ないし２７の記載に基づいて上記各請求項に係る発明を認定し，これを前提に，請求項１ないし５については特許法２９条２項の規定，請求項２０ないし２７については同法３６条５項２号の規定に，それぞれ違反して特許されたものと判断して，上記各請求項につき特許を取り消したものであるところ，本件決定の取消しを求める本訴係属中に，当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判が請求され，特許庁はこれを認める審決（本件訂正審決）をし，これが確定したものである。
そうすると，本件決定は，結果として，請求項１ないし５，２０ないし２７（ただし，本件第２訂正前の請求項）について判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり，この誤りが上記各請求項についての決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，本件決定は，上記各請求項に関する部分につき取消しを免れない。
以上によれば，原告の請求は理由があるから，これを認容することとし，訴訟費用については，本件訴訟の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
三村量一裁判長裁判官
古閑裕二裁判官
嶋末和秀裁判官
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/33027/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。