平成１８年（ネ）第１００３１号商標権侵害差止等請求控訴事件
平成１８年１１月６日判決言渡，平成１８年７月３１日口頭弁論終結
（原審・横浜地方裁判所平成１５年（ワ）第３１５５号，平成１８年２月２２日判決）判決
控訴人（原告）Ｘ
訴訟代理人弁護士北本善彦，窪田耕一，弁理士高橋康夫
被控訴人（被告）株式会社ビー・アンド・エム
訴訟代理人弁護士岡部光平，飯田直久，三浦修，小山昌人，井澤秀昭，出光恭介主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 控訴人の求めた裁判
１ 原判決中，控訴人敗訴部分のうち，損害賠償請求を棄却した部分を取り消す。
２ 被控訴人は，控訴人に対し，１０００万円及びこれに対する平成１８年８月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
４ 仮執行宣言
第２ 事案の概要
本判決においては，原判決と同様に又はこれに準じて「本件商標」，「被控訴人標章１」，「Ｙ」等の略称を用いる。
１ 原審において，原告Ｘ（控訴人）は，被告（被控訴人）が本件登録商標と類似する標章を使用しているとして，被告に対し，①原判決別紙被告標章目録記載１ないし５の標章を付したウェットスーツの販売の差止め及び廃棄，②使用料相当損害金の支払いを求めた。また，原告Ａ（以下「Ａ」という。）は，被告を退職する際の約定に基づく２００万円の退職金の支払いを求めた。
これに対し，原判決は，Ａの請求は理由があるとして認容したが，控訴人の請求については，①本件登録商標が被控訴人標章１ないし３，６に類似していることは明らかである，②これらの被控訴人標章は，商標法４条１項１０号の「他人の業務に係る商品…を表示するもの」に当たる，③本件商標登録は，不正競争の目的でこれを受けたものと認められるので，無効審判請求が除斥期間（商標法４７条）の経過により妨げられることもないと判断して，これを棄却した。
そこで，控訴人は，原判決を不服として控訴をした。当審では，本件商標権に基づく損害賠償請求のみが審理の対象となり，主な争点は，①被控訴人標章１ないし３，６は，商標法４条１項１０号の「他人の業務に係る商品…を表示するもの」に当たるかどうか，②本件商標登録は「不正競争の目的」でこれを受けたものかどうかである。
本件における当事者の主張は，次のとおり付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第５争点に関する当事者の主張」（Ａの請求に関する部分を除く。）のとおりであるから，これを引用する。
２ 当審における控訴人の主張の要点（控訴理由の要点）
(1) 商標法４条１項１０号の「他人の」という要件の充足性
本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章は，Ａに帰属し，商標法４条１項１０号の「他人の」という要件を満たさない。
Ａは，被控訴人の事業が再開される平成元年より以前から，「ＦＵＴＵＲＥ」との表示に関心を抱き，これをウェットスーツのブランド名あるいは標章として用いることを検討してきた。そして，そのイメージを具体的にデザインしたり，ウェットスーツに載せた構図を考えてきた。このように，Ａは，被控訴人が事業を再開する以前から，独自に本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」ブランドを完成させていた。Ａは，被控訴人のパンフレットに自己の名前を載せ，同社が販売するウェットスーツに自己の名前を記載して販売し，被控訴人が事業を再開した後も，被控訴人の名前ではなく自己の名前で「ＦＵＴＵＲＥ」標章のついた商品を販売するなど，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章をＡ自身のブランドとして使ってきた。これは，Ａ自身が，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章を自己のものと認識していたことを示している。
被控訴人会社の代表者であるＹは，控訴人が本件商標の出願を行っていることを知った上で，被控訴人を権利者として，「ＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥ」という名前の商標登録をしている。また，Ｙは，Ａが退職する際に，Ａに対し，「ＡはＦＵＴＵＲＥの商標を持っているのだから，ＦＵＴＵＲＥをやればいい。俺はＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥの商標を持っているし，クラウンマークでやるから。」と述べ，Ａが退職した後も，控訴人及びＡに対し，今後は「ＦＵＴＵＲＥ」のついた商標を使わないと約束している。Ｙのこのような言動は，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章がＡのものであり，被控訴人はＡから許諾を得てこれらの標章を使用しているにすぎないことをＹが十分認識していたことを示している。
以上のとおり，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章がＡに帰属していたことは明らかであり，Ａは，生計をともにする控訴人の名義で自己の商標を登録したにすぎないのであるから，商標法４条１項１０号の「他人の」という要件を充足しない。仮に，この要件に形式的に当たるとしても，Ａから許諾を受けて「ＦＵＴＵＲＥ」商標を使用していた被控訴人が，商標法４条１項１０号に基づいて無効の主張をするのは信義則に反する。
(2) 「不正競争の目的」の不存在
本件において控訴人に「不正競争の目的」がないことは明らかである。
前記のとおり，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章は，Ａに帰属する。本件商標の出願登録は，Ａにとっては，自己が創作し，自己の標章として扱っていた「ＦＵＴＵＲＥ」標章を妻の名前で行ったにすぎず，Ｙも「ＦＵＴＵＲＥ」の標章はＡのものであるとの認識を有していたのであるから，控訴人が本件商標登録を受けたのは自己の法的権利を保護するためにすぎず，「不正競争の目的」に基づくものではない。
本件商標出願は，不合理でワンマン的な経営を行うようになったＹへの不信感を感じていたＡが，過労のため体調を崩したことが契機である。Ａは，自分自身や家族の将来について真剣に考え，その結果，自己が創作し，育ててきた唯一の財産ともいえる本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章の権利をＹに奪われないようにするため，妻である控訴人の名前で商標出願したものである。控訴人及びＡは，自らの持つ標章を法的に保護するために，本件商標出願を行ったにすぎないのであり，被控訴人の標章を横取りし，又は競業を行うために商標登録を行ったのではない。本件商標登録当時，Ｙの不当な対応により，Ｙに対するＡの信用は失われており，ＡとＹとは気軽に話のできるような間柄ではなく，また，ＡとＹは，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章がＡに帰属するという認識を共有していたため，Ａは，本件商標登録について，酒席でＹに伝えて了承を得たものである。
本件では，被控訴人が事業を再開して以来，控訴人が本件商標登録の出願をするまでに約９年間あったが，Ｙは，「ＦＵＴＵＲＥ」標章等を被控訴人の商標として出願登録しなかった。かえって，Ｙは，控訴人が本件商標出願を行っていることを知りながら，「ＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥ」という名前で商標登録を行っている。Ｙは，Ａが退職した際も，「俺はＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥの商標をもっているし，クラウンマークでやる」などと述べているのであり，Ａが被控訴人会社を退職した後も，控訴人及びＡに対し，今後は被控訴人は「ＦＵＴＵＲＥ」を使わないと約束している。Ｙは，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章がＡに帰属することを認識していたからこそ，被控訴人の商標として「ＦＵＴＵＲＥ」を商標登録しなかったのである。以上のとおり，本件商標登録が「不正競争の目的」をもってなされたものではないことは明らかである。
(3) 結論
本件商標登録が商標法４条１項１０号に該当するとともに，「不正競争の目的」をもってされたものであるとの原判決の判断は誤りであり，控訴人の請求は認容されるべきである。
３ 当審における被控訴人の主張の要点
(1) 商標法４条１項１０号の「他人の」という要件の充足性
控訴人は，商標として出願登録されていない被控訴人標章の帰属について縷々主張するが，商標として出願登録されていない標章に商標法は格別の保護を与えていないのであって，控訴人の主張は失当である。
また，控訴人が主張する事実は，そもそも存在しないか，存在したとしても，本件商標が控訴人にとって「他人の」商標ではなかったことを裏付ける事実であるとはいえない。控訴人は，被控訴人が事業を再開する前に，Ａが独自に本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」ブランドを完成させていたと主張するが，そのような事実はない。また，パンフレットにＡの氏名が掲載されたことはあるが，ウェットスーツの型をデザインした者として掲載されているにすぎず，製品の生産者ないし提供者としては，被控訴人名が記載されている。さらに，Ａが，平成元年ころ，被控訴人に対して「ＦＵＴＵＲＥ」という標章の使用を許諾したという事実もない。
平成１４年末にＡが被控訴人会社を退社する際のやりとりは，これを過大に評価すべきではなく，そのやりとりから，Ａが，平成元年ころ，被控訴人に対して「ＦＵＴＵＲＥ」標章の使用を許諾したという事実が認められるものではない。
したがって，商標法４条１項１０号の「他人の」の要件を満たすとした原判決の判断は正当である。
(2) 「不正競争の目的」の不存在
原判決が正当に認定した事実によれば，控訴人は，Ｙについての不満をＡから聞かされていたところ，被控訴人が本件商標について商標登録をしていないことに目をつけたＡと共謀して，将来Ａが被控訴人会社を退社した際に，被控訴人が築き上げてきた本件商標に対する信用を利用してウェットスーツ販売を営もうと考え，Ｙに無断で本件商標の登録を思い立ち実行したものと認められる。このような目的は，まさに「不正競争の目的」であり，その旨認定した原判決は正当である。
控訴人は，Ｙに対するＡの信頼が失われたことなどの理由から，Ａは，本件商標登録について酒席でＹに伝えたと主張する。しかしながら，そのような重大な事柄を酒の席で話したというのはあまりにも不自然であり，Ａの供述は信用できない。ＡがＹに不信感を募らせていたことに照らすと，Ａは，被控訴人のためではなく，自分自身の利益のために本件商標登録に及んだと考えるのが自然であり，「不正競争の目的」を有していたことが推認できる。
したがって，本件商標登録について「不正競争の目的」があったと認定した原判決は正当である。
(3) 結論
以上のとおり，本件では，商標法４条１項１０号の「他人の」という要件が充足していることは明らかであり，本件商標登録が「不正競争の目的」をもってされたものであるとの原判決の判断も正当である。
第３ 当裁判所の判断
１ 当事者間に争いのない事実及び本件証拠により認定できる事実は，原判決の「事実及び理由」の「第３基礎となる事実」及び「第６当裁判所の判断」「１本件の事実関係」記載のとおりであるから，下記のとおり，これを引用する（引用部分には，本判決の表記方法等に合わせて変更した部分がある。以下同様。）。
(1) 基礎となる事実
「１被控訴人会社の設立
Ａ及び被控訴人会社の代表者であるＹ及び訴外Ｂ（以下「Ｂ」という。）は，昭和６１年４月５日，ウェットスーツの製造，販売等を目的として被控訴人会社を設立した。
２ 被控訴人の事業中断及び再開
昭和６２年になると，被控訴人はマリンレジャー商品の製造，販売等を行う株式会社ブルーマリンに事実上吸収合併されたような状態となり，Ａ，Ｙ及びＢは同社に勤務することになったが，平成元年，ＡとＹは同社を退社して，Ａが１００万円，Ｙ及びその父が４００万円を出資してＡが取締役に，Ｙが代表取締役にそれぞれ就任して被控訴人の事業を再開した。事業再開後の被控訴人においては，Ａがウェットスーツのデザインや型紙の製作を担当し，Ｙが営業を担当した。
なお，被控訴人は平成１５年７月３１日に有限会社から株式会社に組織変更した。
３ 被控訴人の商標の使用
被控訴人は，上記事業の再開に際して，その製造，販売するウェットスーツのブランド名として「ＦＵＴＵＲＥ」を採用し，その直後から，被控訴人標章６(1)を付したサーファー向けのウェットスーツの製造，販売を開始し，平成９年までには上記標章とともに，被控訴人標章１ないし３及び６(2)の標章もその製造，販売するウェットスーツに付するようになった（甲２８，乙４の１ないし５，２０，Ａ，被控訴人代表者）。
４ 本件商標の登録
控訴人は，平成９年６月４日，本件商標の登録を出願し，平成１１年８月２７日，以下のとおり，本件商標は登録された（甲３，４）。
(1) 登録番号第４３０９２８５号
(2) 出願年月日平成９年６月４日
(3) 登録年月日平成１１年８月２７日
(4) 商品及び役務の区分第９類
(5) 指定商品
理化学機械器具，測定機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，レコード，メトロノーム，オゾン発生器，電解槽，遊園地用機械器具，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，家庭用テレビゲームおもちゃ，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置
(6) 登録商標原判決別紙原告登録商標目録記載のとおり
５ 被控訴人の商標登録
被控訴人は，平成１１年９月２日，原判決別紙被告登録商標目録記載１及び２の商標について商標登録を出願し，平成１２年７月２１日，以下のとおり，これらの商標は登録された（乙１１の１・２）。
(1) ア登録番号第４４０２４２６号
イ 出願年月日平成１１年９月２日
ウ 登録年月日平成１２年７月２１日
エ 商品及び役務の区分第２５類
オ 指定商品ウインドサーフィン用ウエットスーツ，その他の運動用特殊衣服，運動用特殊靴，洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下
着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，そ
の他
カ 登録商標原判決別紙被告登録商標目録記載１のとおり
(2) ア登録番号第４４０２４２７号
イ 出願年月日平成１１年９月２日
ウ 登録年月日平成１２年７月２１日
エ 商品及び役務の区分第２５類
オ 指定商品ウインドサーフィン用ウエットスーツ，その他の運動用特殊衣服，運動用特殊靴，洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下
着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，そ
の他
カ 登録商標原判決別紙被告登録商標目録記載２のとおり
６ Ａの退職
Ａは，平成１４年１２月２０日，被控訴人会社の取締役を辞任した（甲２８，３１，乙２０，Ａ，被控訴人代表者）。」
(2) 本件の事実関係
「前記基礎となる事実に証拠（甲２ないし４，７，８，１２ないし１７，２６ないし２８，３０の１ないし４，３１，乙１ないし１２，２０，２４の１ないし４，２５，Ａ，被控訴人代表者）と弁論の全趣旨を合わせると，次の事実を認めることができる。
(1) 被控訴人によるウェットスーツの販売開始
被控訴人は，平成元年４月ころに事業を再開したが，その際に，ウェットスーツのブランド名を「ＦＵＴＵＲＥ」とすることにして，被控訴人標章６(1)を付したウェットスーツの製造，販売を開始した。
被控訴人会社の代表者Ｙは，同月，「ＦＵＴＵＲＥ」という標章を商標登録できるかどうかの調査を弁理士に依頼したところ，弁理士から「同一商標の登録はありませんので，使用しても商標権侵害が主張されるおそれはないものと思われますが，出願しても登録できるかどうかについては多少疑問が残ります。」との回答があったため，この時点で登録出願等はしなかった。
(2) 被控訴人による本件商標等の使用及び広告宣伝
ア その後，被控訴人は，被控訴人標章１ないし３及び６を付したウェットスーツの製造，販売を継続し，平成９年までの取引先は１都１道１府２２県に及んだ。被控訴人の平成８年度の売上高は約１億１５００万円に上り，その大部分がウェットスーツの売上であり，平成９年４月の時点では月２００着以上のウェットスーツを販売するまでに至った。
イ 被控訴人は，平成９年までの間に，主要なサーフィン雑誌に広告を掲載したり，国内外のプロサーファーと用品提供の契約を締結するなどして，「ＦＵＴＵＲＥ」ブランドの商品の宣伝活動を行い，サーフィン雑誌に同ブランドの商品が紹介されることもあった。例えば，被控訴人は，平成２年４月及び５月に開催された世界アマチュアサーフィン選手権大会のカタログに「ＦＵＴＵＲＥ」ブランドのウェットスーツの広告を出したこと（乙５），サーフィン雑誌「ＳＵＲＦＩＮ’ＬＩＦＥ」の平成２年５月号，６月号，１０月号，平成３年６月号，平成４年６月号，平成５年６月号，平成６年１１月号，平成７年５月号ないし１１月号，平成８年５月号，６月号，１１月号，１２月号に，被控訴人標章１，２及び６等を付したウェットスーツ等の商品の広告を掲載するなどしたこと（乙６の１ないし１３，１５ないし２０），サーフィン雑誌「ＳＵＲＦＥＲ」の平成２年２月号に被控訴人標章６(1)を付したウェットスーツの広告を掲載したこと（乙７），サーフィン雑誌「Ｆｌｉｐｐｅｒ」の平成７年５月号，７月号，１１月号，平成８年５月号に被控訴人標章１，２及び６(2)等を付したウェットスーツ等の商品の広告を掲載したこと（乙８の１ないし４），ボディーボード雑誌「ＢＢｌｉｆｅｍａｇａｚｉｎｅ」の平成８年５月号に被控訴人標章１，２及び６(2)を付した商品の広告を掲載したこと（乙９）といった事実を挙げることができる（控訴人が本件商標の登録出願した平成９年６月４日の時点でウェットスーツのブランドとして「ＦＵＴＵＲＥ」が我が国のサーファー間に周知されていたことは当事者間に争いがない。）。
(3) 本件商標の登録出願
控訴人は，平成９年６月４日，本件商標の登録を出願したが，このことについて被控訴人会社の代表者であるＹは控訴人及びＡから何も聞いていなかった。なお，このころ，既にＡは，報酬や仕事のやり方等についてＹに対して不満を持つようになっていた。
(4) 被控訴人各登録商標の登録出願
被控訴人会社の代表者であるＹは，平成１１年８月，取引先から控訴人が本件商標の登録出願をしたことを聞いて，弁理士に対して，被控訴人でも「ＦＵＴＵＲＥ」の標章について商標登録ができるかどうかの調査を依頼したところ，弁理士からの回答は，同一の商標について他に先願者がいるので，今から出願しても登録を受けることはできないが，「ＦＵＴＵＲＥ」の前後に何らかの文字を加えれば登録を受けることができるというものであった。そこで，被控訴人会社の代表者は，同年９月２日，被控訴人各登録商標の登録を出願した。
(5) Ａ退職時の話合い
平成１４年１２月２０日，Ａは報酬額についての不満等から被控訴人会社を退職することになったが，その際に，ＹはＡに対して，「ＡはＦＵＴＵＲＥの商標を持っているのだから，ＦＵＴＵＲＥをやればいい。俺はＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥの商標を持っているし，クラウンマークでやるから。」と話し，その結果として本件商標は控訴人及びＡが使用し，被控訴人はブランド名を「ＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥ」に変え，被控訴人各登録商標を使用して営業を続けるということになった。
(6) Ａ退職後の経緯
控訴人は，平成１５年１月２９日付けで，被控訴人に対し，本件商標の使用を中止するか，控訴人と使用許諾契約を締結するよう求める旨の通知書を送付した（甲１２）。これに対し，被控訴人は，同年２月３日付けの文書で，控訴人に対し，被控訴人は，同年１月より，本件商標は使用しないで被控訴人各登録商標を使用する準備を進めており，３か月前後で得意先や関連会社への告知をしながら使用商標を「ＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥ」に変更する旨通知した（甲１３）。
Ａは，同年６月３日から，「ＦＵＴＵＲＥＤＥＳＩＧＮ」の商号で本件商標を付したウェットスーツの販売を開始した。
(7) Ａ退職後の被控訴人各商標等の使用状況
ア 被控訴人の平成１４年度春夏用のカタログ（甲２の１）には，被控訴人標章１ないし３及び６を付した商品が掲載されており，被控訴人標章４及び５を付した商品は掲載されていなかった。
イ 被控訴人の平成１５年度春夏用のカタログ（甲２の２，８，３０の１）には，被控訴人標章１ないし３及び５を付した商品が掲載されており，被控訴人標章４及び６を付した商品は掲載されていなかった。
ウ 被控訴人の平成１５年度秋冬用及び平成１６年度春夏用のカタログ（甲３０の２・３）には，その表紙に被控訴人標章６(2)を付したウェットスーツを着用したモデルの写真が掲載されているが，それ以外に被控訴人標章６を付した商品は掲載されておらず，被控訴人標章１ないし３及び５を付した商品が掲載されており，被控訴人標章４を付した商品は掲載されていなかった。
エ 被控訴人の平成１６年度秋冬用のカタログ（甲３０の４）には，被控訴人標章１ないし３及び５を付した商品が掲載されており，被控訴人標章４及び６を付した商品は掲載されていなかった。
オ 平成１７年度春夏用のカタログ（乙２５）には，被控訴人標章１及び５を付した商品が掲載されており，被控訴人標章２ないし４，６を付した商品は掲載されていなかった。」
２ 商標法４条１項１０号の「他人の」という要件の充足性
(1) 商標法４条１項１０号は，「他人の業務に係る商品…を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって，その商品…又はこれらに類似する商品…について使用をするもの」については商標登録を受けることができないと定めている。
控訴人は，被控訴人標章１ないし３，６は，「他人の業務に係る商品…を表示するもの」に該当しないと主張するが，上記認定事実によれば，被控訴人は，平成元年４月ころに事業を再開してから，被控訴人標章１ないし３，６を付したウェットスーツを製造，販売し，本件商標が出願された平成９年６月４日の時点では，これらの被控訴人標章は，我が国のサーファー間に広く知られていたものと認められる。これらのウェットスーツが被控訴人の製造，販売する商品として表示されていたことは，乙１～９のパンフレット等からも明らかであり，需要者は，これらのウェットスーツを被控訴人の業務に係る商品を表示するものと認識していたものと認められる。
控訴人は，被控訴人のパンフレットにＡが自己の名前を掲載し（乙４の２），会社が販売するウェットスーツに自己の名前を記載し，自己の名前で「ＦＵＴＵＲＥ」標章のついた商品を販売した（甲１０の①）などと主張する。
しかしながら，乙４の２のパンフレットには，頁の中央右側に「B&M co.,LTD」と記載され，その左下隅部分に，目を凝らして辛うじて見える程度の大きさで
「PRODUCE B&M co.,LTD, WET SUITS PATTERNER Ａ, PHOTO GRAPHER Ｃ」などと記載されているにすぎず（しかも，この記載はパンフレットの制作，デザイン，写真に関するものと考えられる。），この記載をもって，需要者が当該ウェットスーツをＡの業務に係る商品と認識するとは考えられない。
また，甲１０の①は，水着のデザインが描かれた紙片にすぎず，Ａが自らの名前で「ＦＵＴＵＲＥ」標章のウェットスーツを需要者に販売したと認めるような記載はなく，他に，ＡがＡ又は控訴人の名前においてウェットスーツを製造販売し，あるいはＡ又は控訴人の名前が付されたウェットスーツを製造又は販売したと認める証拠もない。したがって，この点でも，「ＦＵＴＵＲＥ」標章がＡの業務に係る商品として需要者に認識されていたということはできない。
(2) 控訴人は，本件商標も含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章は，Ａのものであり，Ａが被控訴人にその使用を許諾したものであると主張する。控訴人の主張は，商標の出願以前の標章であっても，これを着想，デザイン化等した者に，排他的な使用権が発生し，本件では，そのような権利を有するＡが被控訴人に使用許諾したとの主張と理解し得るが，Ａが，被控訴人会社の取締役に就任する前に，又は被控訴人会社の取締役として，被控訴人が製造又は販売するウェットスーツの標章を着想し，デザインしたとしても，それによってＡに同標章を排他的に使用する商標法上の権利が発生するものではないのであって，控訴人の主張は，その前提において失当である。また，控訴人が主張するような，Ａに本件商標に関する何らかの権利のあることを前提とする使用許諾の合意の存在を認めるに足る証拠もない。
(3) したがって，被控訴人標章１ないし３，６は，商標法４条１項１０号は，「他人の業務に係る商品…を表示するもの」に当たるということができる。
３ 「不正競争の目的」の不存在
(1) 当裁判所は，原判決と同様，本件商標登録は「不正競争の目的で商標登録を受けた」ものであると判断するが，その理由は，原判決の「第６当裁判所の判断」「２争点２（登録無効の抗弁の成否）について」「(4) 除斥期間について」記載のとおりであるので，下記のとおり，これを引用する。
「ア控訴人は，除斥期間の経過により，被控訴人は本件商標の無効審判を請求することができず，したがって，本件訴訟においても本件商標登録に無効理由がある旨の抗弁を主張することはできないと主張する。
この点，商標法４７条は，同法４条１項１０号に違反してされた商標登録であっても，商標権の設定の登録の日から５年を経過した後は，不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き，商標登録の無効審判請求をすることができない旨規定しており，本件においては，本件商標が登録された日である平成１１年８月２７日から既に５年を経過していることは明らかである。そこで，被控訴人は，本件商標登録を受けるについて控訴人には不正競争の目的があった旨主張するので，この点について検討する。
イ 上記不正競争の目的とは，他人の信用を利用して不当な利益を得る目的をいうものと解されるので，本件に即していえば，控訴人が本件商標登録を受けるについて，被控訴人がそれまでに築いてきた「ＦＵＴＵＲＥ」ブランドとしての信用を利用して不当な利益を得る目的があったかどうかが問題になるものと解される。
ウ 控訴人は，本件商標の登録を出願した理由について，平成９年になってＡが原因不明の病気となり，将来のことを心配したＡが控訴人に本件商標に係る権利を譲渡してくれたので，これを保護するために出願したにすぎない旨主張している。
しかしながら，既に認定したとおり，被控訴人標章１ないし３及び６は，平成元年以来，被控訴人が使用してきており，控訴人が本件商標の登録を出願する平成９年までの間に，この点について格別の問題が生じていたようにもうかがえないことからすれば，控訴人による本件商標の登録出願は，いかにも唐突との感を免れないし，被控訴人に明確な説明もせずに登録出願するということ自体が不自然というべきであって，上記控訴人の主張に沿う控訴人及びＡの供述（甲２８，３１，Ａ）は直ちには採用できない。
かえって，上記のように平成９年になって，突然，被控訴人にも明確に説明しないままに商標登録の出願をしたことの不自然さに加えて，本件では，①平成９年ころにはＡはＹの経営内容に対して不満を抱くようになっていたこと，②平成９年ころには，「ＦＵＴＵＲＥ」とのブランド名は我が国のウェットスーツの需用者の間では周知されていたこと，③被控訴人は「ＦＵＴＵＲＥ」の標章等について何の商標登録もしていなかったこと，④控訴人は被控訴人会社の取締役であるＡの妻であり，本件商標の登録を出願するについては，上記①ないし③の事情はＡから聞かされて知っていたと推認されること，⑤控訴人は，Ａが被控訴人会社を退職した１か月後には被控訴人に対して本件商標の使用中止等を求める通知書を送付していること，⑥控訴人は，Ａが被控訴人会社を退職するとすぐに，２人でウェットスーツを販売する事業を開始すべく準備を開始し，平成１５年６月ころから「ＦＵＴＵＲＥＤＥＳＩＧＮ」の商号で，本件商標を付したウェットスーツの販売を開始したこと，等の事実が指摘できるのであって，これらの事実を総合してみると，控訴人は，「ＦＵＴＵＲＥ」というブランドがウェットスーツの需用者間で周知された存在であり，当該ウェットスーツには被控訴人標章１ないし３及び６が使用されていることを知りながら，Ａが被控訴人会社を退職した場合には同じ「ＦＵＴＵＲＥ」のブランド名でウェットスーツの販売等をするのに備えて本件商標の登録を出願したものと認められ，これによれば，控訴人には上記イで述べた不正競争の目的があったと認めるのが相当である。
控訴人は，本件商標の登録については被控訴人も許容していたから不正競争の目的はない旨主張するが，登録出願に先立って控訴人なりＡが被控訴人にその旨の明確な説明をした事実の認められないことは既に述べたとおりであり，他に上記認定を左右し得る証拠は存しない。したがって，本件商標登録については，なお無効審判を請求することが可能である。」
(2) 控訴人は，本件商標出願は，被控訴人会社の代表者であるＹへの不信感を感じていたＡが，自分自身や家族の将来を考え，本件商標を含む「ＦＵＴＵＲＥ」標章についての自己の権利をＹに奪われないようにするため，妻の名前で商標出願したにすぎないのであって，被控訴人の標章を横取りし，又は競業を行うために商標登録を行ったのではないと主張する。
しかしながら，Ａは，本件商標の出願当時，被控訴人会社の取締役の地位にあったところ，一般に，取締役が，代表者と不和になったことから，自らの退職後のことや家族の生活のことを考え，当該会社が使用している周知標章又はそれと類似の標章が商標登録されていないことを利用して，当該代表者の同意を得ることなく妻の名義で商標出願することは，それ自体，不正な競争目的の存在を強く推認させるものというべきである。
本件では，Ａが被控訴人会社の代表者のＹのやり方に対して不満を抱いていたこと，Ａが自らや家族の将来のことを考えて妻である控訴人名義で本件商標出願に及び，控訴人もそのことを聞いていたこと，本件商標が被控訴人標章１ないし３，６と同一又は類似の「ＦＵＴＵＲＥ」という文字からなるものであること，被控訴人標章１ないし３，６は本件商標の出願当時周知であったが，商標出願はされておらず，Ａがそのことを知っていたことは明らかである。
また，前記判示のとおり，Ａは，被控訴人会社を退職してまもなく，本件商標を用いてウェットスーツの販売を開始するとともに，控訴人は，被控訴人に対し，本件商標の使用中止等を求める通知書を送付しているとの事実が認められ，Ａは，被控訴人会社を退職後に，本件商標を使用し，実際に被控訴人と競業関係にある事業を開始するに至ったものと認められる。
さらに，控訴人は，Ａが，Ｙに対し，本件商標登録について酒席で伝え，その承諾を得た旨主張するが，被控訴人の使用している周知の被控訴人標章と同様の「ＦＵＴＵＲＥ」という文字からなる商標の登録を取締役の妻の名義で行うというような重要な事柄について，ＡがＹに酒席で伝え，その承諾を得たというのはいかにも不自然であり，Ｙもそのような話があったことを否定する証言をしている。本件商標出願当時のＡとＹの関係も考慮すると，Ａが本件商標登録についてＹに相談し，その承諾を得ていたとは到底認め難い。
控訴人は，Ａが退職した際に，ＹがＡに「俺はＦＵＴＵＲＥＷＡＶＥの商標をもっているし，クラウンマークでやる」などと述べ，Ａが被控訴人会社を退職した後も，控訴人及びＡに対し，今後は被控訴人は「ＦＵＴＵＲＥ」を使わないことを約束したとの事実を指摘する。確かに，前記１(2)の「本件の事実関係」によれば，Ｙは，本件商標登録について知りながら無効審判請求を提起するなどの行動をとらず，Ａが退職する際も本件登録商標をＡが使用することを容認するような発言しているが，他方で，本件商標登録の事実を知って弁理士と対応策を協議しているとの事実も認められるのであり，このような事実も考慮すると，Ｙが本件商標出願及び登録について事前に承諾していたとまでは認められない。
以上によれば，被控訴人会社の代表者であるＹのやり方に不満を抱いていたＡは，被控訴人会社の取締役の地位にありながら，被控訴人が使用している周知の被控訴人標章１ないし３，６などが商標登録されていないことを利用して，自らが被控訴人会社を退職した後のことや家族のことを考え，Ｙの同意を得ることなく，妻の名義で商標出願をし，被控訴人会社を退職後は，本件商標を使用して，被控訴人と競争関係にある事業に及んでいるものと認められ，このような事実関係のもとにおいては，本件商標登録を受けるについて，控訴人には「不正競争の目的」があったというべきである。
４ 結論
以上のとおり，原判決は相当であり，本件控訴は理由がないので，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
石原直樹
裁判官
佐藤達文
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/33770/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。