平成１８年(行ケ)第１０２０６号
審決取消請求事件（平成１８年１１月２８日口
頭弁論終結）
判決原告
大昭和精機株式会社
訴訟代理人弁護士
比嘉廉丈同筒井豊同
弁理士
蔦田璋子同蔦田正人同中村哲士同富田克幸同夫世進被告
株式会社日研工作所
訴訟代理人弁理士
安田敏雄同吉田昌司同安田幹雄同山本淳也主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
特許庁が無効２００３－３５３６９号事件について平成１８年３月２３日にした審決を取り消す。
第２
当事者間に争いのない事実
特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「工具ホルダー取付装置」とする特許第２５７１３２５号発明（平成４年４月１４日特許出願，平成８年１０月２４日設定登録。以下「本件特許」といい，その出願を「本件出願」という。）の特許権者である。被告は，平成１５年９月３日，本件特許を無効とすることにつき審判請求をし，同請求は，無効２００３－３５３６９号事件（以下「本件審判事件」という。）として特許庁に係属した。特許庁は，本件審判事件につき審理した上，平成１６年７月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「前審決」という。）をした。
被告は，前審決の取消しを求める訴え（当庁平成１７年（行ケ）第１０３１７号）を提起したところ，平成１７年９月１３日，前審決を取り消す旨の判決（以下「前判決」という。）が言い渡され，これに対し，原告において，上告及び上告受理の申立てをしたが，平成１８年１月１９日，上告棄却及び不受理の決定がされ，前判決は確定した。
前判決の確定を受けて，特許庁は，本件審判事件について更に審理した上，同年３月２３日，「特許第２５７１３２５号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，同年４月４日，その謄本が原告に送達された。
平成７年３月１７日付け及び平成８年２月２１日付け手続補正書（以下，平成８年２月２１日付けの手続補正を「本件第２補正」という。）によって補正された明細書（甲１０，以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の要旨
【請求項１】回転又は非回転主軸（以下，主軸という）１に設けたテーパ孔２に，鍔部５を有する工具ホルダー３のテーパシャンク部４を嵌合して主軸１に工具ホルダー３を取付けるようにした工具ホルダー取付装置であって，主軸１のテーパ孔２及びこれに嵌合される工具ホルダー３のテーパシャンク部４の最大径Ｄ，主軸側端面１ａとこれに対向する鍔部端面５ａとの間の許容の対向間隙Ｙが工業規格で定められた数値の範囲内で製作される工具ホルダーの取付装置において，上記主軸側端面１ａと，これに対向する鍔部端面５ａとの夫々を，工業規格で定められた許容の製作誤差Δｉの数値より多く延出すると共に，両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値の範囲内で，互いに対向方向に延出して夫々延出端面１ｂ，５ｂに形成し，しかして，両延出端面１ｂ，５ｂが互いに吻合するようにして，主軸１に工具ホルダー３を取付けることが可能となっている工具ホルダー取付装置。
本件審決の理由
本件審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，( )本件第２補正は，本件出願の願書に最初に添付した明細書等（以下「当初明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてされておらず，明細書の要旨の変更に当たるので，本件出願は，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４０条（以下「特許法旧４０条」という。）の規定により，本件第２補正に係る手続補正書を提出した時である平成８年２月２１日（注，審決謄本８頁第４段落に「平成８年８月２１日」とあるのは明白な誤記と認め，以下，誤記訂正がされたものとして引用する。）にしたものとみなされるところ，本件発明は，本件出願についての公開特許公報である特開平５－２８５７１５号公報（以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，また，( )本件特許は，平成５年法律第２６号による改正前の特許法３６条４項（以下「特許法旧３６条４項」という。）及び同条５項２号（以下「特許法旧３６条５項２号」という。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，本件特許は無効にされるべきものであるとした。
第３
原告主張の審決取消事由
本件審決は，本件第２補正が当初明細書等の要旨変更に当たると誤認して（取消事由１），その遡及効を否定し，ひいては，本件発明の進歩性を否定し，特許法旧３６条４項及び同条５項２号の記載要件についての判断を誤り（取消事由２，３），その結果，本件特許が無効であるとの誤った結論を導き出したものであって，違法であるから，取り消されるべきである。
取消事由１（当初明細書等の要旨変更の誤認等）
( ) 本件審決は，前判決の認定判断に従って，「当初明細書等には，対向間隙Ｙと両端面からの突出量α１，α２が『α１＋α２＝Ｙ』の関係にあることが記載されており，前記対向間隙Ｙは，テーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味するというべきであるから，本件出願当時上記技術常識（注，後記の本件技術常識）が存在したとしても，当初明細書等に『α１＋α２＜Ｙ』の関係が記載されているとすることはできない。」（審決謄本８頁第３段落）と認定し，これを前提として，「当初明細書等には，対向間隙Ｙと両端面からの突出量α１，α２が『α１＋α２＜Ｙ』の関係が記載されているとすることはできず，他方，本件特許請求の範囲請求項１には，『α１＋α２＜Ｙ』との関係が記載されているということができるので，平成８年２月２１日にした補正（注，本件第２補正）は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではなく，明細書の要旨の変更に当たるというべきである。」（同８頁第４段落）と判断したが，誤りである。
当業者にとって自明のＪＩＳ規格に関する事項及び本件審決が指摘する上記技術常識に照らせば，本件第２補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり，当初明細書等の要旨の変更には当たらない。すなわち，当初明細書等に記載された「対向間隙Ｙ」は，ＪＩＳ規格により規格化されたものであるところ，そのＪＩＳ規格である「ＪＩＳＢ６３
３９（マシニングセンタ－ツールシャンク及びプルスタッド）」（甲７），「ＪＩＳ
Ｂ６３４０（マシニングセンタ－主軸端の形状・寸法）」（甲
８），「ＪＩＳ
Ｂ０６１６（円すいはめあい方式）」（甲９，以下，それ
ぞれ「甲７文献」～「甲９文献」という。）をみると，当初明細書等に記載された「対向間隙Ｙ」と同じ概念であるＪＩＳ規格における対向間隙ｙの記載がある。ところで，上記対向間隙ｙは，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合している状態ではなく，主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部とが接している状態での対向間隙を表している。一方，本件審決が指摘するとおり，「主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合させる際に，主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部とが接する状態から，工具ホルダーを主軸奥側に引き込み，工具ホルダーを主軸奥側に移動することにより，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合させることは本件出願時の技術常識である。」（審決謄本７頁第２段落，以下「本件技術常識」という。）。このように，当初明細書等の「対向間隙Ｙ」が，規格化された許容の対向間隙，すなわち，ＪＩＳにより規格化された対向間隙であるとすると，当初明細書等の「対向間隙Ｙ」において，主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部とが接している状態から両者を密着嵌合させるためには，工具ホルダーのテーパシャンク部を主軸のテーパ孔の奥側に引き込む必要があり，そのためには，所要の引き込み量が確保されていなければならない。「対向間隙Ｙ」がＪＩＳ規格における規格化された対向間隙ｙと同じ概念であるとすれば，当初明細書等の「対向間隙Ｙは，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合する前の接する状態における間隙を意味する」ものと解すべきであり，本件審決のように，「対向間隙Ｙは，テーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味する」ものと解すると，ＪＩＳ規格において示されている「対向間隙ｙ」の数値と明らかに矛盾し客観的真実に反することになる。
したがって，対向間隙Ｙは，両端面からの突出量の合計（α１＋α２）より大きいものでなければならないことが明らかであって，工具ホルダー取付装置の両端面からの突出量の合計（α１＋α２）が両端面間の対向間隙Ｙに一致するとした本件審決の判断は，誤りである。
( ) その他，本件審決は，「上記技術常識（注，本件技術常識）については・・・弾性変形による移動量もわずかであることから，当初明細書等がこのわずかな移動量を考慮して『対向間隙Ｙ』と『所要の突出量』を定めていると直ちにいえるものではない。」（審決謄本７頁第３段落），「当初明細書等には，上記技術常識の存在はもとより，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部４を密着嵌合させる際に，弾性変形による移動量が発生する旨の記載は一切なく，またこのような移動量が発生することを前提とする記載もない。」（同段落），「実施例にも『α１＋α２＝Ｙ』の関係が示されているにすぎず，弾性変形による移動量が考慮されている形跡はない。」（同段落）などと説示しているが，いずれも，ＪＩＳ規格及び本件技術常識に照らすと，誤りであることが明らかである。
( ) 本件審決は，本件第２補正が当初明細書等の要旨の変更に当たることを前提に，本件出願が本件第２補正に係る手続補正書を提出した時にしたものとみなされるとした上で，本件第２補正前に頒布された本件出願の公開特許公報である引用例１（甲１）に記載された引用発明１から容易に発明をすることができたものであるか否かを検討している。
しかし，上記( )のとおり，本件第２補正は，当初明細書等の要旨を変更するものではないから，本件出願が本件第２補正の時にしたものとみなされるとする本件審決の判断は，前提において誤りであり，引用例１は，本件出願日より前に頒布されたものではないから，これを引用発明として容易想到性の判断をすることはできない。
( ) 被告は，本件審決の，本件第２補正が当初明細書等の要旨の変更に当たるとした判断は，前判決の判示に基づくものであり，確定した取消判決の拘束力に従ったものであるから，本件審決の判断に違法はない旨主張する。しかし，本件は，特定の引用例との対比における発明の進歩性に関する審決取消判決がされた後の再度の審理・審決に対する拘束力が問題となる事案ではない。そして，最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁は，原判決に関して，「本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたか否かを認定判断する際の独立した無効原因たり得るものとして，あるいは第二引用例を単に補強するだけではなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るものとして，検討されているのでなく，原判決は，第二引用例を主体として，本件発明の進歩性の有無について認定判断をしているものにほかならない。」と判示しているから，その反対解釈として，引用例を単に補強するだけではなく，これとあいまって初めて無効原因たり得る場合には，前判決の拘束力の問題は生じないことになる。本件についてみると，甲７～９文献は，いずれもＪＩＳ規格であり，本件出願当時の技術常識あるいは周知慣用の技術事項を証明し，ひいては，本件審決の判断の誤りを主張立証する資料であって，引用例１を単に補強するだけでなく，これとあいまって初めて無効原因たり得る場合に該当するから，前判決の拘束力の問題は生じないことになる。また，審判段階での主張立証を繰り返し，補強し，又は，蒸し返すものでもない。
したがって，本訴において，甲７～９文献に基づく原告の主張立証は，許されるべきである。
取消事由２（特許法旧３６条４項の記載要件の判断の誤り）
本件審決は，前判決のなお書の部分を前提として，「特許明細書等には，前記両延出端面１ｂ，５ｂをどのように吻合させるかについて記載されていないから，当業者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的，構成及び効果を記載したものとすることができない」（審決謄本１１頁下から第２段落）ことを理由に，本件特許は特許法旧３６条４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであると判断したが，誤りである。上記１( )のとおり，規格化された対向間隙である「対向間隙Ｙ」について，本件審決のように，「対向間隙Ｙは，テーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味する」ものと解することなく，「対向間隙Ｙは，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合する前の接する状態における間隙を意味する」ものと解すると，上記の接する状態から工具ホルダーのテーパシャンク部を所定量主軸のテーパ孔の奥側へ引き込むことにより，テーパシャンク部をテーパ孔に密着嵌合させて，両延出端面を吻合させることが可能であるとともに，引き込む量は任意であり設計事項である。
そうすると，前記両延出端面１ｂ，５ｂをどのように吻合させるかが記載されるまでもなく，当業者が容易にその実施をすることができるから，特許法旧３６条４項の記載要件違反に当たらない。
取消事由３（特許法旧３６条５項２号の記載要件の判断の誤り）
上記２と同様，「対向間隙Ｙは，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合する前の接する状態における間隙を意味する」ものと解すると，上記の接する状態から工具ホルダーのテーパシャンク部を所定量主軸のテーパ孔の奥側へ引き込むことにより，テーパシャンク部をテーパ孔に密着嵌合させて，両延出端面を吻合させることが可能であるとともに，引き込む量は任意であり設計事項であるとするならば，両延出端面１ｂ，５ｂをどのように吻合させるかは，明記するまでもなく明らかな事項である。
したがって，本件特許は，特許法旧３６条５項２号の記載要件違反には当たらない。
第４
被告の反論
本件審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
取消事由１（当初明細書等の要旨変更の誤認等）について
( ) 原告は，本件第２補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり，当初明細書等の要旨の変更には当たらないから，明細書の要旨の変更に当たるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。しかし，本件審決の上記判断は，「補正が当初明細書等の要旨の変更にあたる」とされた前判決の判示に基づくものであり，確定した取消判決の拘束力に従ったものであるから，本件審決の判断に違法はない。
( ) 原告は，「対向間隙Ｙ」がＪＩＳ規格における規格化された対向間隙ｙと同じ概念であるとして，当初明細書等の「対向間隙Ｙは，主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合する前の接する状態における間隙を意味する」ものと解すべきであり，本件審決のように，「対向間隙Ｙは，テーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味する」ものと解すると，ＪＩＳ規格において示されている「対向間隙ｙ」の数値と明らかに矛盾し客観的真実に反する旨主張する。
しかし，本件第２補正の問題点は，弾性変形の範囲内のものを，弾性変形の範囲外のものまで含むように拡張する補正をしたことにある。前判決は，この点について，「さらに，本件明細書等の記載によれば，本件発明は，例えば『対向間隙Ｙが３ｍｍ，延出量αがそれぞれ０．５ｍｍ』のものも含み得ることになり，この場合，本件審決の認定した技術常識を前提とすれば，主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態から密着嵌合する際に，工具ホルダーは２ｍｍも移動することになる。しかしながら，審決も弾性変形による移動量は『わずか』であるとし，甲１４でも主軸の引き込み前の隙間は０．０２ｍｍであるとされているように，２ｍｍという移動量は弾性変形によるわずかな移動量とは到底いえないものである。そうすると，本件明細書等における『対向間隙Ｙ』を主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における間隙であると理解することは困難である。以上によれば，本件明細書等における『対向間隙Ｙ』も，当初明細書等における『対向間隙Ｙ』と同様，主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における対向間隙を意味するのではなく，テーパ孔とテーパシャンク部が密着嵌合した状態における対向間隙を意味するというべきである。」（前判決２６頁下から第２段落～２７頁第１段落）と判示し，本件発明が弾性変形の範囲外の技術であることを明らかにしている。ところが，甲７～９文献に示されるものは，すべて弾性変形の範囲内のものであって，弾性変形範囲内の証拠である甲７～９文献により，弾性変形の範囲外の技術を論ずることはできない。
取消事由２（特許法旧３６条４項の記載要件の判断の誤り）について本件審決の特許法旧３６条４項の記載要件についての判断は，前判決の判示事項に基づくものであり，確定判決の拘束力に従ったものであって，それがなお書きの部分であるとしても，本件審決の判断に違法はない。
取消事由３（特許法旧３６条５項２号の記載要件の判断の誤り）について本件審決の特許法旧３６条５項２号の記載要件についての判断も，上記２と同様であり，本件審決の判断に違法はない。
第５
当裁判所の判断
取消事由１（当初明細書等の要旨変更の誤認等）について
( ) 原告は，本件第２補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり，当初明細書等の要旨の変更には当たらないから，当初明細書等の要旨の変更に当たるとした本件審決の判断は誤りである旨主張するのに対し，被告は，本件審決の上記判断は，「補正が当初明細書等の要旨の変更にあたる」とされた前判決の判示に基づくものであり，確定した取消判決の拘束力に従ったものであるから，本件審決の判断に違法はない旨主張するので，前判決が確定するまでの経緯についてみると，当事者間に争いのない前記第２の１の事実，証拠（甲１１～１３）及び弁論の全趣旨によれば，次のとおりである。
ア
被告は，平成１５年９月３日，本件発明を無効とすることについて審判請求をした。被告主張の無効理由は，以下のとおりであった。
(ｱ) 本件第２補正は，当初明細書等の要旨を変更するものであるから，本件出願は，その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされ，その結果，本件発明は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである（以下「無効理由１」という。）。
(ｲ) 本件特許は，特許法旧３６条４項，同条５項１号又は同条５項２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである（以下「無効理由２」という。）。
イ
特許庁は，上記請求を無効２００３－３５３６９号事件として審理した結果，無効理由１については，本件第２補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内の事項であるから，当初明細書等の要旨の変更に当たらないとし，また，無効理由２のうち，①特許法旧３６条４項違反の点については，本件出願時の技術常識であるから，当初明細書等の発明の詳細な説明には，当業者が本件発明を容易に実施することができる程度に記載されていないとすることはできない，②同条５項１号違反の点については，当初明細書等の発明の詳細な説明に記載したものである，③同条５項２号違反の点については，明記するまでもなく明らかな事項であるから，当初明細書等の特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないとすることはできないとして，平成１６年７月７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との前審決をした。
ウ
被告は，前審決の取消しを求める訴え（当庁平成１７年（行ケ）第１０３１７号）を提起し，平成１７年９月１３日，前審決を取り消す旨の前判決が言い渡された。前判決の認定判断は，無効理由１について前審決の認定判断が誤っているというものであり，その内容は，以下のとおりであった。
(ｱ) 当初明細書等に記載された工具ホルダー取付装置の両端面からの突出量の合計（α１＋α２）は，両端面間の対向間隙Ｙに一致すると理解すべきである一方，当初明細書等に，「対向間隙Ｙ」が主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における間隙であることを示唆する記載は存在しないので，当初明細書等には，対向間隙Ｙと両端面からの突出量α１，α２が「α１＋α２＝Ｙ」の関係にあることが記載されている。
(ｲ) 他方，本件明細書の特許請求の範囲請求項１には，「α１＋α２＜Ｙ」との関係が記載されている（この点は当事者間に争いがない。）ということができる。
(ｳ) したがって，本件第２補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではなく，当初明細書等の要旨の変更に当たるというべきであり，そうすると，本件出願は，本件第２補正に係る手続補正書を提出した時にしたものとみなされるから，本件第２補正が当初明細書等の要旨の変更に当たらないとした前審決の判断は誤りである。エ
原告は，前判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが，平成１８年１月１９日，上告棄却及び不受理の決定がされ，前判決は確定した。( ) ところで，特許無効審判事件についての本件審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，審判官は，特許法１８１条５項の規定に従い，当該審判事件について更に審理を行って審決をすることになるが，審決取消訴訟は，行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理ないし審決には，同法３３条１項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，この拘束力は，判決主文のみならず，判決主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対しても及ぶものと解すべきであるから，審判官は，上記事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないものである（最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。そして，このことは，本件のように，特許法旧４０条の規定の適用をめぐり，補正が当初明細書等の要旨の変更に当たるか否かについてされた審決取消しの確定判決についても同様である。
この点について，原告は，本件は，特定の引用例との対比における発明の進歩性に関する審決取消判決がされた後の再度の審理・審決に対する拘束力が問題となる事案ではなく，本件出願当時の技術常識あるいは周知慣用の技術事項を証明し，ひいては，本件審決の判断の誤りを主張立証するものであって，引用例１を単に補強するだけでなく，これとあいまって初めて無効原因たり得るものであるから，前記最高裁判決の射程には入らず，前判決の拘束力の問題は生じない旨主張する。
しかし，行政事件訴訟法３３条１項は，「処分又は裁決を取り消す判決は，その事件について，処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と規定しており，「処分又は裁決を取り消す判決」に格別の限定を付しているわけではないから，上記最高裁判決が，発明の進歩性に関する取消判決を対象にしているからといって，その射程が発明の進歩性に関する取消判決に限られるものではなく，特許法旧４０条の規定の適用をめぐり，補正が当初明細書等の要旨の変更に当たるか否かについてされた前判決についても拘束力が及ぶことは，上記のとおりである。
そうすると，本件第２補正が当初明細書等の要旨の変更に当たるとした前判決について，新たな証拠を提出して当該判断を争うことは，再度，確定した取消判決の拘束力が及ぶ判断事項を蒸し返えそうとするものにほかならず，許されないものというべきである。
したがって，原告の上記主張は，失当である。
( ) 本件についてみると，上記( )ウ認定の事実によれば，前判決は，①当初明細書等には，対向間隙Ｙと両端面からの突出量α１，α２が「α１＋α２＝Ｙ」の関係にあることが記載されていること，②他方，本件特許請求の範囲請求項１には，「α１＋α２＜Ｙ」との関係が記載されていること，③したがって，本件第２補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではなく，当初明細書等の要旨の変更に当たること，④そうすると，本件出願は，特許法旧４０条の規定により，本件第２補正に係る手続補正書を提出した時にしたものとみなされるから，無効理由１についての前審決の認定判断は誤りであると判断したことが明らかであり，上記認定判断は，前審決を取り消す旨の前判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断であったことが明らかである。
そうすると，確定した前判決の拘束力は，上記事実認定及び法律判断に及ぶものというべきである。
( ) 一方，本件審決は，無効理由１について，次のとおり認定判断した。ア
当初明細書等には，対向間隙Ｙと両端面からの突出量α１，α２が「α１＋α２＝Ｙ」の関係にあることが記載されており，前記対向間隙Ｙは，テーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味するというべきであるから，本件出願当時上記技術常識が存在したとしても，当初明細書等に「α１＋α２＜Ｙ」の関係が記載されているとすることはできず，他方，本件特許請求の範囲請求項１には，「α１＋α２＜Ｙ」との関係が記載されているということができるので，本件第２補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではなく，当初明細書等の要旨の変更に当たる。
イ
そうすると，本件出願は，特許法旧４０条の規定により，平成８年２月２１日にしたものとみなされるところ，本件発明と引用発明１を対比すると，本件発明においては，「両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値の範囲内」（すなわちα１＋α２＜Ｙ）であるのに対し，引用発明１では，両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値と等しい（すなわちα１＋α２＝Ｙ）ものである点で相違するのみであり，引用発明１において，α１＋α２＜Ｙとすることは当業者が容易になし得た事項であるから，本件発明は，引用発明１に基いて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである。
( ) したがって，本件審決中，本件第２補正についての判断は，確定した前判決の上記拘束力に従って，当初明細書等の要旨の変更に当たるとしたものであることが本件審決の記載自体から明らかであるから，原告は，この認定判断について，違法であるとして非難することはできない。
そうすると，平成６年法律第１１６号附則６条１項及び平成５年法律第２６号附則２条２項の適用を受ける本件出願は，特許法旧４０条の規定により，本件第２補正に係る手続補正書を提出した時，すなわち平成８年２月２１日にしたものとみなされる。
( ) そこで，本件発明の引用発明１に基づく容易想到性について検討する。ア
引用例１（甲１，本件発明に係る当初明細書等）の【実施例】欄には，「図１は本発明の一実施例たる工具ホルダー取付装置を示すものであって，主軸１に設けたテーパ孔２に工具ホルダー３のテーパシャンク部４を嵌合させると共に，図２にも示すように，上記主軸１の既存の基準端面１ａと，これに対向する工具ホルダー３の既存の鍔部端面３ａとを，互いの対向方向に所要の突出量α（通常規格における対向間隙Ｙの２分の１）延出して延出端面１ｂ，３ｂを形成し，両延出端面１ｂ，３ｂを互いに吻合させている。この突出量αは，両者同一であることが好ましいが，必ずしもその必要はなく互いの突出量αが異なっていてもよい。なお，鍔部端面３ａは工具ホルダー３のマニピュレータ保持用鍔部５に形成される。上記構成によれば，主軸１のテーパ孔２に工具ホルダー３のテーパシャンク部４が密着嵌合すると同時に，主軸１の延出端面１ｂに工具ホルダー３の延出端面３ｂが密着するように特殊な精密加工を施しているため，切削負荷を両延出端面１ｂ，３ｂでも受けるようになり，テーパ孔２とテーパシャンク部４との間に切削負荷が集中してかかることがないから，そのテーパ孔２とテーパシャンク部４との密着面がフレッティングコロージョン現象等により磨耗される恐れがない。ここで具体的寸法の一例を示すと，ＪＩＳ規格の呼び番号ＢＴ５０では，テーパ孔２及びテーパシャンク部４の最大径Ｄが６９．８５０ｍｍ，テーパ孔２の長さＬが１００．８ｍｍ，対向間隙Ｙが３ｍｍと規定されており，既存の基準端面１ａまたは鍔部端面３ａに対する両延出端面１ｂ，３ｂの突出量αは１．５ｍｍとなる（ＩＳＯ規格でもほぼ同じ寸法である）。次に，本発明の特殊精密加工を施して延出端面１ｂを形成した主軸１に通常規格の鍔部端面３ａを有する工具ホルダー３を取付けたり（図３），同じく本発明の特殊精密加工して延出端面３ｂを形成した工具ホルダー３を通常規格の基準端面１ａを有する主軸１に取付けて（図４），使用したとしても，その主軸１の延出端面１ｂまたは基準端面１ａと工具ホルダー３の鍔部端面３ａまたは延出端面３ｂとの間に，例えばＪＩＳ規格の呼び番号ＢＴ５０では，１．５ｍｍの隙間γが生じ，その隙間γで通常規格で許容されている０．４ｍｍの製作誤差（Δｉ）が吸収されるため，テーパ孔２にテーパシャンク部４を確実に密着嵌合させることができる。」（段落【００１２】～【００１５】）との記載がある。イ
上記記載によれば，引用例１には，「回転又は非回転主軸（以下，主軸という）１に設けたテーパ孔２に，鍔部５を有する工具ホルダー３のテーパシャンク部４を嵌合して主軸１に工具ホルダー３を取付けるようにした工具ホルダー取付装置であって，主軸１のテーパ孔２及びこれに嵌合される工具ホルダー３のテーパシャンク部４の最大径Ｄ，主軸側端面１ａとこれに対向する鍔部端面５ａとの間の許容の対向間隙Ｙが工業規格で定められた数値の範囲内で製作される工具ホルダーの取付装置において，上記主軸側端面１ａと，これに対向する鍔部端面５ａとの夫々を，工業規格で定められた許容の製作誤差Δｉの数値より多く延出すると共に，両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値と等しく，互いに対向方向に延出して夫々延出端面１ｂ，５ｂに形成し，しかして，両延出端面１ｂ，５ｂが互いに吻合するようにして，主軸１に工具ホルダー３を取付けることが可能となっている工具ホルダー取付装置。」（審決謄本９頁下から第３段落）との引用発明１が記載されているものと認められる。
ウ
本件発明と引用発明１とを対比すると，本件発明においては，「両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値の範囲内」（すなわちα１＋α２＜Ｙ）であるのに対し，引用発明１においては，両延出量α１，α２の合計が上記許容の対向間隙Ｙの数値と等しい（すなわちα１＋α２＝Ｙ）ものである点で相違し，その余の点では一致する。
そこで，相違点について検討すると，本件発明に係る技術分野において，対向間隙Ｙとの関係で「α１＋α２」の数値設定を工夫し，最適なものを探究することは，当業者の通常の創作能力の範囲内であって，格別の技術力を要するものではない。したがって，日常的な試行錯誤の結果，引用発明１の「α１＋α２＝Ｙ」との数値範囲の設定を「α１＋α２＜Ｙ」に変更することは，当業者において容易にし得たことというべきである。エ
そうすると，「本件発明は，甲第１号証発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」（審決謄本１０頁第４段落）とした本件審決の判断は相当である。
以上によれば，本件出願は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができず，無効理由１は理由があるから，無効理由２について検討するまでもなく，本件特許は無効にされるべきものであるとした本件審決の判断は正当というべきであり，他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
篠原勝美
裁判官
宍戸充
裁判官
柴田義明
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/33898/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。