判決言渡
平成１９年３月２９日
平成１８年（ネ）第１００５４号
特許権侵害差止請求控訴事件（原審・大阪地裁
平成１７年（ワ）第３１５５号）
口頭弁論終結日
平成１９年３月２２日
判決控訴人
インバーネス・メデイカル・スウイツツア
ーランド・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング
訴訟代理人弁護士
中島和雄
補佐人弁理士
川口義雄同小野誠同大崎勝真被控訴人
株式会社ミズホメデイー
訴訟代理人弁護士
武末昌秀
補佐人弁理士
平野一幸同溝口督生主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１
控訴の趣旨
原判決を取り消す。
被控訴人は，原判決別紙物件目録１記載のインフルエンザウイルス抗原検出試薬「クイックチェイサーＦｌｕ
Ａ，Ｂ」を製造し，販売し又は販売の申し
出をしてはならない。
被控訴人は，原判決別紙物件目録２記載のＨＢｓ抗体検出試薬「クイックチェイサーＨＢｓＡｂ」を製造し，販売し又は販売の申し出をしてはならない。被控訴人は，原判決別紙物件目録３記載のＨＢｓ抗原検出試薬「クイックチェイサーＨＢｓＡｇ」を製造し，販売し又は販売の申し出をしてはならない。被控訴人は，その保有する上記第２項ないし第４項記載の物件をいずれも廃棄せよ。
被控訴人は，控訴人に対し，２億０２９５万円及び内金１億８７９５万円に対する平成１７年１０月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
第２
事案の概要
注：本判決においては，特に断らない限り，原判決の略語をそのまま用いる。本件は，本件特許権１，２を有する控訴人が，被控訴人が原判決別紙物件目録１記載のインフルエンザウイルス抗原検出試薬を製造販売等することは本件特許権１を，同目録２及び３記載のＨＢｓ抗体・抗原検出試薬を製造販売等することは本件特許権２を，それぞれ侵害すると主張して，被控訴人に対し，原判決別紙物件目録１ないし３記載物件の製造販売等の差止め・廃棄と，損害賠償金３億２８００万円及び内金３億１３００万円に対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
平成１８年４月１３日に言い渡された原判決は，本件特許権１，２は特許法２９条２項違反（進歩性の欠如）により無効とされるべきものであるとして，特許法１０４条の３第１項の適用により，控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで，控訴人は，これを不服として，製造販売禁止と廃棄請求については全部につき（控訴の趣旨第２，３，４，５項），損害賠償請求については２億０２９５万円の限度で（ただし，原判決１７頁３(1)イの実施料率を２５％から１５％に改めたことに基づくもの。弁護士費用１５００万円は変更なし。控訴の趣旨第６項），本件控訴を提起した。
なお，本件特許権１・２につき，被控訴人から特許無効審判請求がなされ（本件特許権１につき無効２００５－８０２５６号事件，本件特許権２につき無効２００５－８０２３６号事件），特許庁がこれをいずれも認容する審決をしたことから，控訴人から審決取消訴訟が提起され（本件特許権１につき平成１８年（行ケ）第１０４４７号，本件特許権２につき平成１８年（行ケ）第１０３８０号），本件訴訟と並行して審理されている。
第３
当事者の主張
当事者双方の主張は，次に付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第２，第３記載のとおりであるから，これを引用する。
控訴人の主張
(1) 本件発明１の進歩性
ア
刊行物４の記載事項の認定の誤り
(ｱ)
原判決は，免疫学的検定法において分散金属粒子標識を使用する刊行物４（乙４）を従たる引用例として，相違点①（粒状標識）について当業者に想到容易と判断したが，以下のとおり誤りである。
(ｲ)
サンドイッチ技術の手技は，刊行物１（乙１）の場合は，①検体との特異的結合成分を酵素標識付かつ乾燥状態でシート上に移動可能に配置し，そこから離間した下流のシート上の検出区域に検体との特異的結合成分を固定しておく，②シートの上流端部に適用する液体試料はシートを湿潤しつつ検出区域に向かって流れるが，液体試料に含まれる検体は，その途次，移動可能な標識付結合成分と結合し（二成分複合体），次いで検出区域において固定された結合成分と結合し（三成分複合体，すなわちサンドイッチ結合），該区域に標識を固定的に堆積させるというものである。
これに対し，刊行物４の場合は，その６頁左下欄及び多数の実施例（実施例Ⅶを除く。）にその具体的手技を開示するが，端的には，検体との特異的結合成分でプレートの凹部を被覆しておき，そこに検体を含む液体試料を注入して所定の温度・時間放置し，検体を，凹部を被覆している特異的結合成分と結合させた後，凹部内の液体試料を吸引して凹部を空にし，そこに標識付特異的結合成分を分散させた分散液を投入して所定温度で一昼夜放置すると，標識付特異的結合成分はプレートの凹部に固着している検体と結合（サンドイッチ結合）するので，再び吸引により凹部を空にして洗浄した後，凹部に固着した標識を含む三成分複合体を化学的に解離して分光光度計で吸光度を測定するというものである。
このように，両刊行物のサンドイッチ技術は，いずれも特異的結合成分のサンドイッチ結合を利用した免疫学的検定法である点で共通するとしても，刊行物１では，乾燥状態の標識付反応成分が液体試料の適用に伴って湿潤したシート内を移動する間に試料中の検体と結合して検出区域の固相と可視的結合するのに対し，刊行物４では，固相担体（プレートの凹部）に既に結合固定している検体に標識付反応成分を結合させるものであって，サンドイッチ技術利用の具体的な手技，態様において全く異なるものであるから，後者の分散金属粒子標識を前者の検定手技における標識として使用することが示唆されているとは到底いえない。(ｳ)
刊行物１（乙１）には，標識に関して「標識には様々な可能性が知られているが中でも酵素標識が好ましい」（５頁右下欄最終段落）とするほかは，蛍光標識及び化学発光標識に言及するだけで，分散金属粒子標識はもとより，およそ粒子標識に関しては一切の言及がなされていない。かえって，粒子に関しては，ラテックス粒子等の粒子分散体を「固相ゾーン」（検出区域）における反応試薬の固定手段として使用することが記載されている（７頁左上欄）ぐらいであることからみて，移動可能な標識粒子の技術的思想は，刊行物１の発明者の念頭には全くなかったか，むしろ意識的に排除されていたと理解するのが自然である。(ｴ)
刊行物４の分散金属粒子を使用したサンドイッチ技術は，多くの実施例に見られるように，複雑な一連の操作と長時間を要するもので，本件発明１のように家庭内でも容易簡便かつ短時間に検定結果を得ることを解決課題としていない，すなわち，刊行物４のサンドイッチ技術で使用されている分散金属粒子標識は，本件発明１とは異なる目的で使用されているから，その点からも本件発明１の課題の解決には示唆を与えることはないというべきである。
イ
分散金属粒子標識の刊行物１への適用阻害要因に関する判断の誤り(ｱ)
原判決は，「刊行物４には……，刊行物１の標識のように，当初は乾燥状態で多孔質キャリヤ内に保持させておき，液体試料の適用に伴って湿潤したキャリヤ中を移動させるとともに検体と結合させるものについても，その適用が阻害されるとはいえない」（２８頁第３段落）と判示したが，誤りである。
(ｲ)
控訴人は，刊行物４（乙４）における金属コロイドゾルは懸濁液の形態で，既に液体試料と接触している固相に直接適用するにすぎないもので，本件発明１のように，当初は乾燥状態で多孔質キャリヤ内に保持させておき，液体試料の適用に伴って湿潤したキャリヤ中を移動させて検出区域の固相と可視的結合をさせるというものではないという動機づけ欠如を指摘したものである。刊行物４の分析方法では，標識成分は，必ず分散水溶液として使用されるのであって，刊行物１や本件発明１のように，乾燥状態のままで使用されることはない。刊行物４のサンドイッチ技術は，前記のとおり，標識成分を既に検体が結合しているプレートの凹部に投入して検体と反応させるものであるから，標識成分が乾燥状態のままでは，検体と反応させることができず，検定目的を達することができない。したがって，刊行物４の金属標識成分が安定凍結乾燥生成物として得られることと，刊行物１（乙１）ないし本件発明１の標識成分が乾燥状態でシートに保持されることとの間には何の関係もない。いずれにせよ，原判決の上記判断は，阻害事由の存否以前の検討事項として，刊行物４の検定手技における分散金属粒子標識の使用が，手技の全く異なる刊行物１ないし本件発明１への適用を，そもそも示唆するものかどうかについての適切な検討を怠り，かつ，事実誤認に基づくもので，全くの誤りというほかはない。
ウ
刊行物４の刊行物１への適用阻害要因
(ｱ)
刊行物４（乙４）には，免疫学的検定法の標識として分散金属粒子の使用が一般的に示唆されているとはいえ，陰陽の肉眼判定に適する直接標識として機能する旨の示唆がなされているのは実施例Ⅶの凝集法の場合に限られ，それとの対比において，サンドイッチ法の場合は，むしろ直接的な肉眼的判定には適さないことが強く示唆されているといいうる。本件発明１における肉眼視可能な着色シグナルの形成は，液体試料の流れに伴って連続的，重層的に到着する粒状標識の狭い検出区域内での堰止効果によるものであるから，このような堰止効果とは無縁の刊行物４のサンドイッチ結合においては，肉眼視可能な着色シグナルの形成は何ら示唆されていないとみるのが合理的でもある。そうすると，検出区域に堆積した標識を視覚的に検出するため，刊行物１（乙１）のように試薬の添加等の作業を必要とすることなく，より簡便容易な検定技法の提供を目的とする本件発明１の発明者にしてみれば，刊行物１の標識として刊行物４の分散金属粒子を適用することを阻害すべき事由があるというべきことになる。
(ｲ)
刊行物４（乙４）記載のサンドイッチ技術は，例えば実施例Ⅸにおいては，①ＨＣＧ受容蛋白質を塗布したマイクロ滴定プレートの凹部（第１抗体を固定した固相）に標準ＨＣＧ溶液（抗原を含む試験液）を移し入れて，室温で１時間温置する（抗原と固定第１抗体との第１段階免疫反応），②次に凹部を空にして，凹部に金粒子－ＨＣＧ配合体をを移し入れ，室温で１晩温置す（固定第１抗体－抗原複合物と粒状標識付第２抗体との第２段階の免疫反応），といった具合に，検体を含む液体試料と標識付反応成分とを時間差を設けて各別に凹部に移し入れるものである。仮に両者を同時に凹部に注入したとすると，均質液相中での凝集反応が起こり凝集塊が生じて，サンドイッチ結合を妨げることが当然予測される。
したがって，刊行物４の実施例等の記載は，粒状標識を使用するサンドイッチ技術においては，液体試料と粒状標識付反応成分は均質の液相中に混在させてはならないということを強く教示するものである。一方，刊行物１は酵素標識付反応成分が配置されている同じシート上に液体試料を適用するものであって，均質液相中に両者が混在することになるから，酵素標識に換えて，刊行物４の分散金属粒子標識を適用することは阻害されるというべきである。
エ
本件発明１の作用効果
以上述べたところによれば，原判決が，「刊行物１に記載された分析デバイスに金属コロイドゾルのような粒状の直接標識を組み合わせた本件発明１の効果は，検出区域に集積した標識を可視的に検出するに当たり，試薬の添加等の作業を不要とした点にある」（３１頁第３段落）と認定した点はよいとして，そこから，「このような効果は，刊行物１に記載された分析デバイスに金属コロイドゾル等の直接標識を用いることから当然予測される効果にすぎない。したがって，本件発明１に顕著な効果があるとはいえない」（同及び第４段落）としたことは，誤りである。そもそも，原判決は，刊行物１に記載された分析デバイスに金属コロイドゾル等の直接標識を用いることには，失敗可能性があると認定した（３０頁第２段落）にもかかわらず，ここで当然予測される効果にすぎないとすることは，支離滅裂の論理といわざるを得ない。
(2) 本件発明２の進歩性
ア
本件発明２と刊行物１との相違点②（粒状の直接標識）についての判断の誤り
(ｱ)
原判決は，刊行物９の５（乙９の５）と刊行物１（乙１）とが，ただ特異結合を伴う免疫学的検定法という同一分野に属するというだけの理由から，刊行物１に記載された標識に刊行物９の５に記載された金属コロイドなどの粒子標識を適用して本件発明２の構成を得ることは容易に想到し得たと判断したが，刊行物１の標識に代えて金属粒子標識を適用することが予測困難であることは，本件発明１に関して上記(1)に述べたところと同様である。
(ｲ)
刊行物４（乙４）には，前記のとおり，凝集反応とともに，本件両発明とは手法が大きく異なるものの分散金属粒子標識を使用するサンドイッチ技術が開示されていたが，刊行物９の５（乙９の５）には金属コロイド等の粒子を使用する凝集反応型の手技しか開示されていない。刊行物１（乙１）において，酵素標識の代わりに金属コロイドを使用することにより凝集反応が生じれば，サンドイッチ結合が果たされなくなるから，刊行物９の５は，金属コロイドを刊行物１に適用することの動機づけにはならないばかりか，むしろ上記適用の阻害要因となるべき刊行物というべきである。
イ
特許法１６７条違反
本件発明２については，かつて無効審判が請求されたが（無効２００２－３５５５１号），審判請求不成立の審決（甲１０添付の乙２。以下「前審決」という）がなされて，平成１５年７月２日に確定した（甲４）。前審決は，刊行物１を主引用例とし，本件発明２との相違点につき刊行物４を引用した上，容易想到性を否定したものである。
したがって，本件特許２に対しては，もはや何人も刊行物１及び刊行物４に基づいて無効審判を請求することはできないものである（特許法１６７条）。
一方，特許法１０４条の３は，特許権者が権利行使できない場合を「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」と規定しているのであるから，もはや刊行物１及び刊行物４を証拠としては無効審判請求できなくなった本件発明２を，侵害訴訟の場において，同一証拠に基づいて，特許無効審判により無効にされるべきものと認めることは許されないというべきである。
(3) 損害賠償請求額
ア
控訴人が本件特許権１及び２を取得した平成１４年８月１６日以降の被控訴人の原判決別紙物件目録記載の各物件の売上高の合計は，原判決１７頁の３(1)ア(ｱ)ないし(ｴ)の次第で，合計１２億５３００万円である。イ
本件における損害額の算定に際して適用すべき実施料率は，１５％とすべきである（原審において２５％と主張したのは１５％と改める。）。ウ
したがって，被控訴人の被った損害額は，１億８７９５万円となる。エ
弁護士費用
１５００万円
オ
そうすると，控訴人は被控訴人に対し，前記損害賠償金合計２億０２９５万円及び前記ウの損害賠償金１億８７９５万円に対する平成１７年１０月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める権利がある。
被控訴人の認否と反論
控訴人の当審における主張は，以下に述べるとおり，いずれも失当である。
(1) 本件発明１の進歩性について
ア
刊行物４の記載事項の認定の誤りの主張に対し
(ｱ)
控訴人の主張の要旨は，刊行物１（乙１）と刊行物４（乙４）の双方のサンドイッチ検定法の違いを主張するにとどまるものである。原判決は，双方のサンドイッチ検定法に違いがあることを前提事実として，当時の技術水準や公知技術から想到容易と判断したものであり，控訴人の主張は原判決の判断を誤りする根拠となり得ないものである。
(ｲ)
両者のサンドイッチ検定法は，関連する（むしろ同一の）技術分野における技術手段の適用の試みの範囲であり，想到容易性の要件を満たしている。
免疫学的検定法には，サンドイッチ法，凝集法のほかに，免疫沈降反応，補体結合反応，競合法，免疫比濁法，免疫比朧法，免疫ブロット法等多数の方法が存在するところ，一分野にすぎないサンドイッチ法という共通の技術背景にある刊行物１と刊行物４の組合せを想到することは，当業者としては容易というべきである。
イ
分散金属粒子標識の刊行物１への適用阻害要因に関する判断の誤りの主張に対し
(ｱ)
控訴人の主張は，前提事実たる想到容易性の事実認定の判断を誤りと主張するにとどまるものであって，同事実認定を前提とした上での具体的な主張立証が求められる阻害要因について主張立証がなされるに至っていない。
(ｲ)
本件明細書１（甲２）の発明の詳細な説明では，市販されている０．５ミクロン以下の粒子や市販されている１ミクロン以上の多孔質材料の選択が容易であると記載しているのに対し，粒子を多孔質材料へ適用することが困難であったことの，他の課題の記載はなされていない。ウ
刊行物４の刊行物１への適用阻害要因の主張に対し
控訴人は，刊行物４（乙４）の刊行物１（乙１）への適用阻害要因として，凝集反応により粒状標識の使用がサンドイッチ法において使用することができないとの技術常識が存在したと主張するが，同主張は，事実に反するものであり，客観的根拠を有しないものである。
当時の技術として，検体を含む液体試料と標識付反応成分を同時に注入したとしても，均質液相中で粒状の直接標識が凝集を起こさないこともあることが当業者に認識されていたものであることは，明らかである。エ
本件発明１の作用効果の主張に対し
控訴人の主張に係る本件発明１の効果は，主に刊行物１の発明の内容によってもたらされている効果であり，本件組合せによる作業の簡便化の程度は，金属コロイド等の直接標識を用いることによりもたらされる効果から当然予測される範囲のものにすぎず，格段の効果が生じているものとは認められない。
(2) 本件発明２の進歩性について
ア
本件発明２と刊行物１との相違点②（粒状の直接標識）についての判断の誤りの主張に対し
同一の技術分野であり，課題の共通性が存在していることから，刊行物１（乙１）に刊行物９の５（乙９の５）を適用することが想到容易であることは，原判決が判示するとおりである。
イ
特許法１６７条違反の主張に対し
原判決においては，前審決で審理判断された刊行物の組合せに加え，新たに刊行物９の５（特開昭６０－５３８４７号公報）等の他の特定の周知技術をもとに新たに想到容易性の主張立証がなされているものであるから，特許法１６７条違反はなく，したがって，本件において特許法１０４条の３の適用が妨げられるものではない。
仮に適用が妨げられるとしても，権利濫用の法理が適用されてしかるべきものであり，結論に変わりはないというべきである。
第４
当裁判所の判断
当裁判所も，本件特許権１，２は，いずれも特許無効審判により無効とされるべきものと認めるので，特許法１０４条の３の適用により，控訴人は本件特許権１及び２を行使することができないと判断する。その理由は，次に付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第４，２記載のとおりであるから，これを引用する。
当審における控訴人の主張に対する判断
(1) 本件発明１の進歩性について
ア
刊行物４の記載事項の認定の誤りの主張につき
(ｱ)
控訴人は，原判決が，免疫学的検定法において分散金属粒子標識を使用する刊行物４（乙４）を従たる引用例として相違点①（粒状標識）について当業者に想到容易と判断したことは誤りであるとするが，その理由として主張するところは，以下のとおりいずれも採用することができない。
(ｲ)
控訴人は，刊行物１（乙１）では，乾燥状態の標識付反応成分が液体試料の適用に伴って湿潤したシート内を移動する間に試料中の検体と結合して検出区域の固相と可視的結合するのに対し，刊行物４（乙４）では，固相担体（プレートの凹部）に既に結合固定している検体に標識付反応成分を結合させるものであって，サンドイッチ技術利用の具体的な手技，態様において全く異なるものであるから，後者の分散金属粒子標識を前者の検定手技における標識として使用することが示唆されているとは到底いえないと主張する。
しかし，本件発明１と刊行物１（乙１）記載の発明との相違点①は，「本件発明１では，標識が「粒状の直接標識」であるのに対し，刊行物１記載の発明では，酵素標識，蛍光標識ないし化学発光標識である点」（原判決２４頁第１段落）であるところ，刊行物１の「標識」に刊行物４（乙４）の金属コロイドゾルなどの分散金属粒子標識，すなわち，「粒状の直接標識」を適用するに当たって，上記検定手技等の相違が何ら阻害要因とならないことは，後記ウのとおりである。
(ｳ)
また，控訴人は，刊行物１（乙１）には，およそ粒子標識に関しては一切の言及がなく，かえって，粒子に関しては，ラテックス粒子等の粒子分散体を「固相ゾーン」（検出区域）における反応試薬の固定手段として使用することが記載されている（７頁左上欄）ぐらいであることからみて，移動可能な標識粒子の技術的思想は，刊行物１の発明者の念頭には全くなかったか，むしろ意識的に排除されていたと主張する。確かに刊行物１（乙１）には，固相ゾーンの調製手段として，ラテックス粒子に生物学的親和性を有する結合パートナーを表面に結合した状態で担持させて，ペーパーマトリックスに固定することが記載されているが，担体として使用できることが直ちに標識として使用できないことを意味するものではないから，この記載をもって，刊行物１において移動可能な標識粒子の技術的思想を意識的に排除されているものということはできない。そして，刊行物１記載の発明において，標識として刊行物４（乙４）に記載された粒状標識を選択することに阻害事由がないことは，後記ウのとおりである。
(ｴ)
さらに，控訴人は，刊行物４（乙４）の分散金属粒子標識を使用したサンドイッチ技術は，本件発明１のように家庭内でも容易簡便かつ短時間に検定結果を得ることを解決課題としてなく，分散金属粒子標識は本件発明１とは異なる目的で使用されているから，その点からも本件発明１の課題の解決には示唆を与えることはないと主張する。
しかし，刊行物１（甲１）記載の多孔質キャリアの検出区域に粒状の直接標識による可視的結合が形成された場合の利点，すなわち，酵素標識や放射性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「その後使用者が何をしなくても分析結果を観察できる」（本件明細書１〔甲２〕の段落【０００３】）という本件発明１の目的が達成できることは，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に理解できる事項にすぎないから，刊行物１記載の特異結合アッセイにおいて，粒状の直接標識を標識として標識付き試薬の検出区域における可視的結合を行ってみようとすることは，当業者が容易に想到し得ることである。そうすると，刊行物４の分散金属粒子標識を使用したサンドイッチ技術が家庭内でも容易簡便かつ短時間に検定結果を得ることを解決課題としていないとしても，そのことは刊行物１記載の発明において刊行物４に記載された粒状標識を選択することの想到容易性を何ら左右するものということはできない。
イ
分散金属粒子標識の刊行物１への適用阻害要因に関する判断の誤りの主張につき
控訴人は，刊行物４（乙４）における金属コロイドゾルは懸濁液の形態で，既に液体試料と接触している固相に直接適用するにすぎないもので，本件発明１のように，当初は乾燥状態で多孔質キャリヤ内に保持させておき，液体試料の適用に伴って湿潤したキャリヤ中を移動させて検出区域の固相と可視的結合をさせるというものではないから，刊行物１（甲１）に適用する動機づけが欠如すると主張する。
しかし，刊行物１記載の多孔質キャリアの検出区域に，酵素標識や放射性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「その後使用者が何をしなくても分析結果を観察できる」（本件明細書１〔甲２〕の段落【０００３】）という本件発明１の目的が達成できることは当業者が容易に理解できる事項にすぎず，刊行物１記載の特異結合アッセイにおいて，粒状の直接標識を標識として標識付き試薬の検出区域における可視的結合を行ってみようとすることが当業者が容易に想到し得ることは，上記ア(ｴ)のとおりであるから，刊行物１記載の発明において刊行物４に記載された粒状標識を適用することには動機づけがあるというべきである。ウ
刊行物４の刊行物１への適用阻害要因の主張につき
(ｱ)
控訴人は，刊行物１（乙１）のように試薬の添加等の作業を必要とすることなく，より簡便容易な検定技法の提供を目的とする本件発明１の発明者にしてみれば，刊行物１の標識として刊行物４の分散金属粒子を適用することを阻害すべき事由があると主張する。
しかし，刊行物１記載の発明において，粒状の直接標識を標識として刊行物４の分散金属粒子を適用した場合に，より簡便容易な検定技法を提供するという本件発明１の目的が達成し得なくなる理由は全くないから，控訴人の主張は採用することができない。
(ｲ)
また，控訴人は，刊行物４（乙４）記載のサンドイッチ技術は，検体を含む液体試料と標識付反応成分とを同時に凹部に注入したとすると，均質液相中での凝集反応が起こり凝集塊が生じて，サンドイッチ結合を妨げることが当然予測され，液体試料と粒状標識付反応成分は均質の液相中に混在させてはならないということを強く教示するものであるから，刊行物１の酵素標識に代えて，刊行物４の分散金属粒子標識を適用することは阻害されると主張する。
(ｳ)
石川榮治・河合忠・宮井潔編「酵素免疫測定法（第２版）」株式会社医学書院１９８２年〔昭和５７年〕１２月１５日発行〔第２版第１刷〕１０頁～２１頁（乙１７。以下「乙１７刊行物」という。）には，「１．抗原抗体反応の機序
沈降反応の起こり方については，BORDETの２相説にしたがって，２段階に分けて考えられている。すなわち，第１段階では抗原分子と抗体グロブリンが特異的に結合し，第２段階では免疫コンプレックスが集まって不溶性の沈降物を形成する。
ａ．第１段階－抗原と抗体の結合
ハプテンと抗体との結合について述べたことがほとんどすべて適用することができる。この結合反応は特異的で，極めて速やかに起こり，混合してから２～３分間でほぼ完結すると考えられる。
……
抗原と抗体の結合にはいろいろの因子が影響するが，特に最適のｐＨがあり，ｐＨ３．０以下，９．０以上では抗原抗体結合が起こらない。そのほか塩類濃度も影響するが，第１段階に関する限り温度は大きな影響を及ぼさない。ただし，６０℃以上の高温では抗体分子の一部が抗原から解離することがある。
ｂ．第２段落－不溶性沈降物の形成
この反応はゆるやかに起こり，時に完結するのに数日を要する。二相説では物理化学的環境によって非特異的に起こると考えたが，第１段階と同様に血清学的特異性も関与していることは確かである。
ｃ．抗原と抗体の結合状態－格子説
抗原決定群と抗体結合群の結合についてはいろいろな非共有結合が働いていることは前述した。いずれにしても，これらがどのように結合しているかが次に問題となる。これを説明するのに古くから用いられているのが格子説lattice
theoryである。すなわち，抗原分子と抗体
分子の量的関係の違いによって図２に示すようないろいろな構造を持った“格子”が形成され，この性状によって沈降物を生じたり，可溶性結合物を生じたりすると考えるのである。
ｄ．抗原抗体反応に影響を及ぼす非特異的因子
前述のように，抗原と抗体の結合は極めて速やかに起こり，ほとんど物理化学的影響を受けないが，第２段階の沈降物形成ではさまざまな非特異的因子によって影響を受けやすい。……
①抗原と抗体の濃度：後述するように，反応の場からはずれた抗原濃度および抗体濃度の組み合わせでは沈降反応が認められない。沈降反応の認められる限界，すなわち鋭敏度は抗原の種類によっても異なるが，抗体濃度としておおよそ２～１０μｇ抗体Ｎ／ｍｌ程度である。したがって，明らかな沈降反応を認めるためには抗体濃度がある一定以上でなければならない。
②抗原の加え方：抗体力価の一定した抗血清に抗原を加える場合，最適比に相当する抗原量を一度に加えた時，最も多量の沈降物が形成される。通常，少量ずつの抗原を順次加えていく場合は沈降物が少なくなる。……
③温度：第１段落には４～３７℃程度の温度範囲ではほとんど影響がない。しかし，比較的反応速度の遅い沈降反応の第２段階では温度の上昇とともに速やかになる。……
④補体：Ｃ
が抗原抗体化合物に結合し，これがsteric
hindranceによ
１ｑ
り沈降物形成を妨げる。……
⑤塩類：膠質溶液の安定性はいろいろな塩類，また同一の塩類でも濃度によって異なることが知られている。……
⑥ｐＨ：タンパク分子はそれぞれの等電点で最も沈殿しやすいが，同様に抗原抗体結合物の等電点は抗体グロブリンのそれに近づき，通常ｐＨ７前後で最も沈殿しやすい。
⑦脂質：抗血清から脂質をとり除くと沈降反応に影響を及ぼすことがある。……」（１１頁第１段落～１２頁最終段落），
「ある特定のhybridoma cell line は融合した単一の脾細胞に特異的な抗体のみを産生しうることである。すなわち，モノクローン抗体で，それぞれのクローンに属する抗体産生細胞はたった１種類の抗体のみを産生する。……ごく限られた特異性に基づくため，沈降反応や凝集反応にはむしろ非能率的である。」（２０頁第３段落～最終段落），との記載がある。
上記記載によれば，多価可溶性抗原と抗体との間に生じる凝集反応，及び更に凝集化が進んで不溶性沈降物を形成する反応は，第２段階と呼ばれ，抗原と抗体が結合する第１段階の反応が極めて速やかに起こるのに比較して，ゆるやかに起きるものであり，抗原と抗体の濃度，抗原の加え方，温度，ｐＨ等の様々な非特異的因子によって影響を受けること，また，凝集反応が生じても，抗原分子と抗体分子の量的関係によっていろいろな構造を持った格子が形成され，この性状によって沈降物を生じたり，可溶性結合物を生じたりし，必ずしも吸収性部材の孔を通過できないような大きな凝集塊を形成するわけではないこと，モノクローン抗体が，沈降反応や凝集反応には非能率的であることが認められ，また，乙１７刊行物が酵素免疫測定法に関する一般的な教科書であることにかんがみると，これらの事項は本件発明１の優先日（１９８７年〔昭和６２年〕４月２７日）当時，当業者の技術常識であったと認められる。
(ｴ)
また，Ｔ．Ｃ．Ｊ．グリブナウほか著「粒子標識化免疫学的検定」１９８６年（昭和６１年）発行「ジャーナル
オブ
クロマトグラフィ」
誌（甲１３）の「これらのいわゆる試験管テストは，非常に一般的なものである。……しかしながら，それらのテストは，沈殿パターンを妨害し得る振動に敏感である」（訳文４頁下第２段落），「このような短い時間での目に見える凝集の形成は，測定される物質が比較的高い濃度にあることが今なお要求される」（同５頁最終段落）との記載によれば，粒状物に抗体を結合した場合についても凝集反応が非特異的因子の影響を受けやすいことが推測できる。
(ｵ)
そして，本件発明１に使用する抗体及び刊行物１（乙１）記載の発明に使用する抗体に特に限定はないからモノクローン抗体を含むものであるところ，上記検討したところからすれば，抗原と抗体の結合により生じる凝集反応の進行には様々な要因が関与しており，粒状標識を用いても必ずしも大きな凝集塊を形成するわけではないというのが，本件発明１の優先日当時における当業者の技術常識であり，特にモノクローン抗体を用いれば凝集性を小さくすることが予期できたものと認められる。したがって，刊行物１（乙１）記載の発明において標識として刊行物４（乙４）に記載されたような粒状標識を選択したとしても，必ずしも大きな凝集塊を形成して多孔質キャリア内部を移動し得なくなるわけではないから，控訴人の上記阻害要因の主張は採用することができない。エ
本件発明１の作用効果の主張につき
控訴人は，「刊行物１に記載された分析デバイスに金属コロイドゾルのような粒状の直接標識を組み合わせた本件発明１の効果は，検出区域に集積した標識を可視的に検出するに当たり，試薬の添加等の作業を不要とした点にある……このような効果は，刊行物１に記載された分析デバイスに金属コロイドゾル等の直接標識を用いることから当然予測される効果にすぎない。したがって，本件発明１に顕著な効果があるとはいえない」（３１頁第３段落及び第４段落）とした原判決が誤りであると主張する。しかし，刊行物１記載の多孔質キャリアの検出区域に，酵素標識や放射性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「その後使用者が何をしなくても分析結果を観察できる」（本件明細書１〔甲２〕の段落【０００３】）という本件発明１の目的が達成できることは当業者が容易に理解できる事項にすぎないことは，上記ア(ｴ)のとおりであるから，「検出区域に集積した標識を可視的に検出するに当たり，試薬の添加等の作業を不要とした」本件発明１の効果は，当業者が当然予想する効果にすぎず，本件発明１の作用効果についての原判決の上記認定判断に誤りはない。
(2) 本件発明２の進歩性について
ア
本件発明２と刊行物１との相違点②（粒状の直接標識）についての判断の誤りの主張につき
(ｱ)
控訴人は，刊行物１（乙１）の標識に代えて金属粒子標識を適用することが予測困難であることは，本件発明１に関して述べたところと同様であると主張する。
しかし，控訴人が本件発明１に関して主張するところがいずれも採用できないことは，上記(1)に述べたとおりである。
(ｲ)
また，控訴人は，刊行物１（乙１）において，酵素標識の代わりに金属コロイドを使用することにより凝集反応が生じれば，サンドイッチ結合が果たされなくなるから，刊行物９の５は，金属コロイドを刊行物１に適用することの動機づけにはならないばかりか，むしろ上記適用の阻害要因となるべき刊行物というべきであると主張する。
しかし，粒状標識を用いても必ずしも大きな凝集塊を形成するわけではないというのが，本件発明１の優先日当時，すなわち本件発明２の優先日（１９８７年〔昭和６２年〕４月２７日）当時における当業者の技術常識であったことは上記(1)ウのとおりであるから，刊行物１において酵素標識の代わりに金属コロイドを使用することにより必ず凝集反応が生じると当業者が認識していたと認めることはできず，控訴人の本件発明２についての阻害要因の主張も採用することができない。
イ
特許法１６７条違反の主張につき
控訴人は，本件発明２については，無効審判が請求されたが（無効２００２－３５５５１号），審判請求不成立の前審決（甲１０添付の乙２）がなされて平成１５年７月２日に確定した（甲４）が，前審決は本件刊行物１を主引用例とし本件発明２との相違点につき刊行物４を引用した上，容易想到性を否定したものであるから，本件特許権２に対しては，何人も刊行物１及び刊行物４に基づいて無効審判を請求することはできないものである（特許法１６７条）と主張する。
しかし，前審決は，同審決にいう甲第２～７号証（甲２は特開昭６１－１４５４５９号公報〔本訴の刊行物１・乙１〕，甲３は特開昭６１－１４２４６３号公報〔本訴の刊行物９の３・乙９の３〕，甲４は特開昭５３－４７８９４号公報〔本訴の刊行物３・乙３〕，甲５は特開昭５５－１５１００号公報〔本訴の刊行物４・乙４〕，甲６は国際出願公開ＷＯ８６／０３８３９号パンフレット〔本訴では提出がない。対応する我が国の出願文献は特表昭６２－５０１６４５号公報。乙１３の６〕，甲７は中垣正幸外著「コロイド化学の基礎」〔本訴では提出がない〕）によっては無効とすることができないというものであるところ，原判決は，本件発明２について，刊行物１，刊行物９の３，刊行物９の５により容易想到としたものであって，そのうち刊行物９の５（特開昭６０－５３８４７号公報）は前審判においては審理判断されていない刊行物である。
したがって，本件訴訟において被告である被控訴人が本件発明２につき進歩性欠如の無効事由があるとして引用する証拠は，前審判と同一の証拠ということはできず，控訴人の上記主張は前提において誤りであり，採用することができない。
結論
以上検討したところによれば，当審における控訴人の主張はいずれも理由がない。
よって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の被控訴人に対する請求を棄却した原判決は相当であり，控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
中野哲弘
裁判官
岡本岳
裁判官
上田卓哉
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/34465/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。