判決言渡
平成１９年１０月１８日
平成１８年（行ケ）第１０４７７号
審決取消請求事件
口頭弁論終結日
平成１９年１０月１１日
判決原告
アグリジェネティクス
インコーポ
レイテッド
（A g r i g e n e t i c s , I n c ．）訴訟代理人弁護士
城山康文同岩瀬吉和同山本健策
訴訟代理人弁理士
山本秀策同馰谷剛志同長谷部真久被告特許庁長官肥塚雅博指定代理人阪野誠司同鵜飼健同唐木以知良同内山進主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１
請求
特許庁が不服２００３－３４０８号事件について平成１８年６月１３日にした審決を取り消す。
第２
事案の概要
本件は，後記訴外会社が「デサチュラーゼを使用しての植物油の改変」とする発明について特許出願をしたところ，その権利の譲受人である原告に特許庁が拒絶査定をしたので，原告においてこれを不服とする審判請求をしたが，同庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。争点は，本願発明の進歩性の有無と審判手続の違法性の有無である。第３
当事者の主張
請求の原因
(1)
特許庁における手続の経緯
ア
米国法人であるザ
ルブリゾル
コーポレイション（The
Lubrizol
Corporation。以下「訴外会社」という。）は，平成５年３月１２日，名称を「デサチュラーゼを使用しての植物油の改変」とする発明について，パリ条約に基づく優先権（優先日
１９９２年［平成４年］３月１３日
米国）を主張して，特許出願をした（以下「本願」という。請求項１～３７。特願平５－５２５５９号。甲２の１。公開特許公報は，特開平６－１４６６７号［甲１］）が，その後本願に係る特許を受ける権利を原告に譲渡し，平成９年５月２２日付けで特許庁長官にその旨の届出がなされた（甲１５，１６）。
イ
ところが，上記出願に対し特許庁から平成１４年２月７日付けで拒絶理由通知（甲２の２）が発せられたので，原告は，平成１４年８月９日付けで明細書の記載を補正（旧請求項２，４，９～１３，１８～２３，２５～２９，３１，３４を削除し，項番号を順次繰り上げ。「本件補正」という。甲２の３）をしたが，平成１４年１１月２８日拒絶査定を受けた（甲２の５）。
そこで原告は，平成１５年３月３日付けで不服の審判請求を行い，特許庁は，同請求を不服２００３－３４０８号事件として審理した上，平成１８年６月１３日，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決を行い，その謄本は平成１８年６月２３日原告に送達された。
(2)
発明の内容
本件補正後の特許請求の範囲は，前記のとおり請求項１～１７から成るが，その請求項１は次のとおりである（以下「本願発明１」という。）。
「【請求項１】酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子および植物種子中で該酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるための手段を含む，双子葉植物の植物種子であって，該発現させるための手段が，該植物種子中で該酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるために有効な種子特異的プロモーターを含み，該酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子の発現は，該植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加を生じる，植物種子。」
(3)
審決の内容
ア
審決の内容は，別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は，本願発明１は，下記引用例１，２，４に記載された発明に基づいて容易に発明することができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
記
・米国特許第５０５７４１９号公報（登録日１９９１年［平成３年］１０月１５日。以下「引用例１」といい，そこに記載された発明を「引用発明１」という。甲３）
・国際公開第９２３５６４号公報（公開日１９９２年［平成４年］３月５日。以下「引用例２」という。甲４の１。なお，公表特許公報は特表平６－５００２３４号［甲４の２］）
・James Polashockほか３名「EXPRESSION OF THE YEAST DELTA NINE FATTYACID DESATURASE IN T0BACCO (Nicotiana tabacum)」と題する論文FATIY ACID METABOISM（4570）（１９９１年［平成３年］発表。以下「引用例４」といい，そこに記載された発明を「引用発明４」という。甲５）
イ
なお，審決は，本願発明１と引用発明１の一致点及び相違点を次のとおり認定している。
〈一致点〉
「酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子および生物中で該酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるための手段を含む，生物であって，該発現させるための手段が，該生物中で該酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させるために有効なプロモーターを含む，生物。」である点〈相違点〉
本願発明１では，上記酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させる生物が，「双子葉植物の植物種子」であって，その発現のための手段が，「種子特異的プロモーター」であり，結果として，「植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」が生じているのに対し，引用発明１では，上記酵母デルタ－９デサチュラーゼ遺伝子を発現させる生物が，「酵母」であって，その発現のための手段が，「酵母で機能するプロモーター」であり，「それに含まれる油中のパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加」については特定がされていないこと。(4)
審決の取消事由
しかしながら，審決の認定判断には，次のとおり誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。
ア
取消事由１（本件優先日前における当業者の認識についての認定の誤り）
審決は，「…引用例４をみた当業者であれば，種子における脂肪酸の組成が，葉と同じような現象が起こり得ないとする確たる事実，例えば，種子においては，酵母デルタ－９デサチュラーゼの基質となる物質，例えば，パルミトイルCoAがまったく存在しない等の事実がない限り，葉における挙動が，種子においても同様にみられるだろうと期待することはごく自然であると考えられる」と認定している（７頁１行～６行）。しかし，以下に述べるとおり，本件優先日（１９９２年［平成４年］３月１３日）前，当業者は，「葉における挙動が，種子においても同様にみられるだろう」との期待を持ち得なかったものであり，この認定は誤りである。
(ア)
引用例４に記載されているパルミトオレイン酸が本願発明１の種子で生成されるパルミトオレイン酸と同様の挙動を示すとは考えられないこと
ａ
本願発明１の「該植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸」は，そのほとんど（約９５％）がトリグリセリドに取り込まれた形で存在する脂肪酸である（本願の公開特許公報［甲１］【０００３】）。本願の公開特許公報［甲１］１３頁の「表１」及び１３頁～１４頁の「表２」に記載されている脂肪酸の増加は，トリグリセリドに取り込まれた形での脂肪酸の増加を示している。
ｂ
これに対し，葉における脂肪酸は，そのほとんどがリン脂質及び糖脂質に取り込まれた形で存在しており，トリグリセリドに取り込まれた脂肪酸は存在したとしてもごくわずかであるというのが本件優先日前の当業者の認識であった。
例えば，甲８（Paul Boltonほか２名「The Lipid Composition of aBarley Mutant Lacking Chlorophyll b」Biochem.J.[1978]Vol.174）の６９頁「Table３（表３）」には，オオムギの葉における脂肪酸の組成が記載されているが，それによると，
①
糖脂質の一種であるジアシルガラクトシルグリセロールとして４０．０±３．１％
②
糖脂質の一種であるとしてジアシルガラビオシルグリセロールとして２３．７±０．７％
③
酸性脂質の一種であるジアシルスルホキノボシルグリセロールとして３．７±０．７％
④
リン脂質の一種であるホスファチジルコリンとして１２．５±
１．１％
⑤
リン脂質の一種であるホスファチジルエタノールアミンとして
３．７±０．１％
⑥
リン脂質の一種であるホスファチジルグリセロールとして８．１±０．６％
⑦
ホルファチジン酸及びカルジオリピンとして３．６±０．１％
⑧
その他１．１±０．２％
であるのに対し，トリグリセリド（及びエステル化していない脂肪酸）として存在する脂肪酸は３．６±０．９％であることが示されている。
また，甲９（Raymond
P.
Poincelot「Lipid
and
Fatty
Acid
Composition of Chloroplast Envelope Membranes from Species withDiffering Net Photosynthesis」Plant Physiol.[1976]Vol.58）の５９６頁「Table１（表１）」には，ホウレンソウ，ヒマワリ並びにトウモロコシ（未分化のもの及び葉肉）の葉緑体の包膜における脂肪酸の組成が記載されているが，それによると，
①
糖脂質の一種であるモノガラクトシルジグリセリドとして，それぞれ２７．１％，３１．０％，３４．０％及び４６．３％
②
糖脂質の一種であるジガラクトシルジグリセリドとして，それぞれ３３．１％，２５．５％，２４．０％及び１８．２％
③
糖脂質の一種であるトリガラクトシルジグリセリドとして，それぞれ１．４％，０．３％，０．３％及び０．２％
④
スルホリピドとして，それぞれ０．１％，０．７％，０．４％及び２．９％
⑤
セレブロシドとして，それぞれ０．４％，０．１％，痕跡量及び１．９％
⑥
ステリルグリコシドとして，それぞれ０．９％，１．６％，０．３％及び３．８％
⑦
アシル化ステリルグリコシドとして，それぞれ１．８％，１．０％，０．３％及び４．６％
⑧
ステロールとして，それぞれ１．９％，０．９％，痕跡量及び
０．８％
⑨
ステリルエステルとして，それぞれ１．８％，１．８％，０．９％及び１．５％
⑩
リン脂質の一種であるホスファチジルコリンとして，それぞれ２５．１％，２８．９％，２９．９％及び６．７％
⑪
リン脂質の一種であるホスファチジルグリセロールとして，それぞれ６．２％，５．３％，４．０％及び２．２％
⑫
リン脂質の一種であるホスファチジルエタノールアミンとして，それぞれ１．４％，１．８％，１．４％及び１．１％
⑬
リン脂質の一種であるホスファチジルイノシトールとして，それぞれ０．６％，０．６％，０．７％及び１．４％
⑭
リン脂質の一種であるジホスファチジルグリセロールとして，それぞれ痕跡量，０％，０％及び０．８％
⑮
クロロフィル（葉緑素）として，それぞれ痕跡量，痕跡量，１．０％及び０．７％
であり，トリグリセリドに取り込まれた形で存在する脂肪酸は０％又は未確認量（おそらく，痕跡量）で存在するとなっている。葉緑体の包膜は，葉の中で最も脂肪の産生が盛んな場所であり，種子のような油の貯蔵機能がない葉においては，最も脂肪が蓄積している場所であると考えられる。
したがって，引用例４を見た本件優先日前の当業者は，引用例４に記載された葉におけるパルミトオレイン酸の増加は，リン脂質及び糖脂質，すなわちトリグリセリド以外の物質に取り込まれた脂肪酸として存在しているパルミトオレイン酸の増加を意味するものと理解したものである。
ｃ
そして，本件優先日前において，トリグリセリドの生合成経路は種子にのみ存在し，葉にはトリグリセリドは存在せず，その生合成経路も存在しないのに対し，葉において多量に存在するリン脂質は，種子ではごくわずかしか存在せず，同じく葉において多量に存在する糖脂質は種子では存在しないものと認識されていた。すなわち，甲１０（今堀和友，山川民夫監修「生化学辞典（第２版）」株式会社東京化学同人［１９９０年１１月２２日発行］）の９３１頁には，トリグリセリドは「植物は種子，果肉あるいは根幹など，それぞれ独特の部分に蓄積する」との記載があるが，葉は挙げられていない。また，甲１１（Sten
Stymne，Allan
Keith
Stobart「Triacylglycerol
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/35279/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。