平成１９年１２月２７日判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官
平成１８年(ワ)第５２７２号
損害賠償請求事件（以下「第１事件」という。）
平成１８年(ワ)第８４６０号
損害賠償請求事件（以下「第２事件」という。）
口頭弁論終結日
平成１９年９月１３日
判決
横浜市神奈川区＜以下略＞
第１，第２事件原告
株式会社ガトーよこはま
同訴訟代理人弁護士
會田恒司
大阪市北区＜以下略＞
第１事件被告
株式会社千趣会
同訴訟代理人弁護士
飯島歩同生沼寿彦同花井淳
神奈川県秦野市＜以下略＞
第２事件被告
株式会社日動計画
神奈川県秦野市＜以下略＞
第２事件被告
Ａ
上記２名訴訟代理人弁護士
吉原省三同小松勉同三輪拓也
同訴訟復代理人弁護士
上田敏成主文
第１，第２事件原告の第１事件主位的請求及び第２事件主位的請求をいずれも棄却する。
第１事件被告株式会社千趣会は，第１，第２事件原告に対し，第２事件被告株式会社日動計画と連帯して３４万５１００円及びこれに対する平成１８年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事件被告株式会社日動計画は，第１，第２事件原告に対し，第２事件被告Ａと連帯して３９万５９００円及びこれに対する平成１６年３月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員（うち３４万５１００円及びこれに対する平成１８年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員については第１事件被告株式会社千趣会と連帯して）を支払え。
第２事件被告Ａは，第１，第２事件原告に対し，第２事件被告株式会社日動計画と連帯して３９万５９００円及びこれに対する平成１６年３月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第１，第２事件原告のその余の第１事件予備的請求及びその余の第２事件予備的請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は，第１，第２事件原告に生じた費用の３５分の１２と第１事件被告株式会社千趣会に生じた費用との合計の３００分の２９９を第１，第２事件原告の，３００分の１を第１事件被告株式会社千趣会の各負担とし，第１，第２事件原告に生じた費用の３５分の２３と第２事件被告株式会社日動計画及び第２事件被告Ａに生じた費用との合計の５５０分の５４９を第１，第２事件原告の，５５０分の１を第２事件被告株式会社日動計画及び第２事件被告Ａの各負担とする。
この判決は，第２ないし第４項及び第６項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１
請求
第１事件
第１事件被告株式会社千趣会（以下「被告千趣会」という。）は，第１，第２事件原告（以下「原告」という。）に対し，金１億２０００万円及びこれに対する平成１８年３月１７日（訴状送達の日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事件
第２事件被告株式会社日動計画（以下「被告日動計画」という。）及び第２事件被告Ａ（以下，被告日動計画と被告Ａとを併せて「被告日動計画ら」といい，被告日動計画らと被告千趣会とを併せて「被告ら」という。）は，原告に対し，連帯して，金２億２７５８万４０２０円及びこれに対する平成１６年３月１０日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２
事案の概要等
第１事件は，原告が，主位的に，被告千趣会が販売する被告日動計画の製造に係るチーズケーキに付していた標章，あるいは，被告千趣会のカタログ等の広告に使用していた標章等が，原告が独占的通常使用権を有する別紙商標権目録記載の商標（以下，「本件商標」といい，この商標に係る商標権を「本件商標権」という。）を侵害するものであり，さらに，被告日動計画が上記標章を本件商標と類似しない標章に変更した際の広告方法等に照らし，被告千趣会が被告日動計画と共同して行った上記変更後の販売又は広告行為は，本件商標に生じたグッドウィルを不正に利用する行為であって，原告の上記独占的通常使用権を侵害するものであるなどと主張して，被告千趣会に対し，前者について上記独占的通常使用権に基づき，後者について民法７１９条及び７０９条に基づき，それぞれ損害の賠償を求め，原告に上記独占的通常使用権が認められない場合に備え予備的に，被告千趣会の上記各行為は，本件商標権を有するＢに対する商標権侵害行為及び不法行為に当たるものであり，原告は，Ｂから被告千趣会に対する各損害賠償請求権の譲渡を受けたなどと主張して，上記譲受債権に基づき，その支払を求める事案である。
第２事件は，原告が，主位的に，被告日動計画が製造，販売するチーズケーキに付していた標章，あるいは，上記チーズケーキについて被告千趣会のカタログ等の広告に使用していた標章等が，原告が独占的通常使用権を有する本件商標を侵害するものであり，さらに，被告日動計画が上記標章を本件商標と類似しない標章に変更した際の広告方法等に照らし，被告日動計画が被告千趣会と共同して行った上記変更後の販売又は広告行為は，本件商標に生じたグッドウィルを不正に利用する行為であって，原告の上記独占的通常使用権を侵害するものであるなどと主張して，被告日動計画に対し，前者について上記独占的通常使用権に基づき，後者について民法７１９条及び７０９条に基づき，また，被告日動計画の代表取締役であった被告Ａに対し，民法７１９条及び７０９条，あるいは，平成１７年法律第８７号による改正前の商法（以下「旧商法」という。）２６６条の３に基づき，損害賠償の連帯支払を求め，原告に上記独占的通常使用権が認められない場合に備え予備的に，被告日動計画らの上記各行為は，本件商標権を有するＢに対する商標権侵害行為及び不法行為に当たるものであり，原告は，Ｂから被告日動計画らに対する各損害賠償請求権の譲渡を受けたなどと主張して，上記譲受債権に基づき，その支払を求める事案である。なお，第１事件における附帯請求は，不法行為の後の日である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求であり，第２事件における附帯請求は，不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求である。当事者間に争いのない事実等（認定事実については末尾に証拠を掲記する。）
(1)
当事者等
ア
原告は，平成４年１１月２０日に設立された，食料品の販売等を目的とする株式会社である。原告は，平成１４年１２月１６日に神奈川フルーツ株式会社から株式会社ガトーしらはまに商号を変更し，さらに，平成１５年３月２４日に現在の商号に変更した。また，原告は，平成１４年１２月１６日，会社の目的を，従前の「１．食料品の販売，
２．前号に附帯す
る一切の業務」から，「１．食料品の販売，
２．洋菓子の製造，販売，
３．前各号に附帯する一切の業務」に変更した。
Ｂは原告の代表取締役である。
イ
被告日動計画は，昭和６０年８月２２日に設立された，建物及びその附属設備の維持管理業並びに洋菓子の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
被告Ａは，平成１６年１月７日まで，被告日動計画の代表取締役であった。
ウ
被告千趣会は，書籍等の製造出版及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)
ガトーしらはまの倒産
Ｃは，平成元年１２月，有限会社白浜を設立してその代表取締役に就任した。
有限会社白浜は，平成１１年４月，株式会社に組織変更をし，商号を株式会社ガトーしらはまに変更した（以下，この会社を「旧会社」という。）。Ｃは，この組織変更がされた後も，引き続き同社の代表取締役の地位にあった。
旧会社は，平成１２年５月３１日時点で，約６３７９万円の欠損金を計上するに至り，その後，平成１５年５月９日に横浜地方裁判所小田原支部に，破産申立てをし，同年７月１１日，同支部から破産宣告決定を受けた。(3)
商標権の譲渡
旧会社は，平成１２年２月４日，特許庁に対し，本件商標について登録出願をし，平成１３年２月２３日，本件商標は登録された。
旧会社は，平成１４年１２月２７日，Ｂに対し本件商標権を譲渡し，平成１５年１月１６日，その旨の移転登録がされた（甲１，２）。
(4)
本件商標と別紙被告標章目録記載１の標章との類似性
本件商標と別紙被告標章目録記載１の標章（以下，別紙被告標章目録記載の各標章を，それぞれに付された番号に従って「被告標章１」などといい，被告標章１ないし１３をまとめて「各被告標章」という。）とは，前者の白色部分が後者においては金色となり，円部分及び文字部分等が縁取りされている点が異なるものの，両者は類似する。
争点
(1)
原告の本件商標の独占的通常使用権の有無
(2)
各被告標章と本件商標とが類似するか否か
ア
被告標章２及び９ないし１２と本件商標とが類似するか否か
イ
被告標章３と本件商標とが類似するか否か
ウ
被告標章４と本件商標とが類似するか否か
エ
被告標章５及び７と本件商標とが類似するか否か
オ
被告標章１３と本件商標とが類似するか否か
カ
被告標章６と本件商標とが類似するか否か
キ
被告標章８と本件商標とが類似するか否か
(3)
被告らによる各被告標章の使用の有無及び時期
ア
被告標章１の使用の有無及び時期
イ
被告標章２の使用の有無及び時期
ウ
被告標章３の使用の有無及び時期
エ
被告標章４の使用の有無及び時期
オ
被告標章５の使用の有無及び時期
カ
被告標章６の使用の有無及び時期
キ
被告標章７の使用の有無及び時期
ク
被告標章８の使用の有無及び時期
ケ
被告標章９ないし１２の使用の有無及び時期
コ
被告標章１３の使用の有無及び時期
(4)
被告らの各被告標章の使用についての過失の有無
(5)
被告日動計画が各被告標章の使用を止めた後の不法行為の成否
(6)
原告の商号続用者としての責任の有無
(7)
原告による権利濫用の有無
(8)
被告Ａの責任の有無
(9)
損害の有無及び額
第３
争点に関する当事者の主張
争点(1)（原告の本件商標の独占的通常使用権の有無）について〔原告の主張〕
Ｂは，遅くとも平成１５年１月１６日までに，原告に対し，本件商標につき独占的通常使用許諾をした（甲４）。
次に述べるとおり，神奈川県秦野市内の「レストランガトーしらはま」及び同県厚木市内の「シェヒロコ」並びに宮崎県日南市のＣ個人によるチーズケーキの販売の事実は，原告の独占的通常使用権と矛盾するものではない。秦野市内の「レストランガトーしらはま」においては，Ｃの弟であるＤが，原告から供給を受けた材料を使用し，当時原告の工場長であったＣのレシピに従ってチーズケーキを製造，販売しており，いわば原告の手足となってチーズケーキの製造，販売に係る営業を行っているといえるし，パウンドケーキについては原告の商品をそのまま消費者に販売しているものである。厚木市内の「シェヒロコ」に対しては，原告は，本件商標の使用を許諾していないものの，「シェヒロコ」による販売数量が少なく，任意に「シラハマチーズケーキ」の標章の使用を止めたので，法的措置を講じなかったにすぎない。「シェヒロコ」は，現在においては，本件商標とは類似しない「ヒロコチーズケーキ」の標章を使用してチーズケーキを販売している。
Ｃは現在も原告の従業員であり，平成１８年以降，日南市内において原告の手足としてチーズケーキを製造，販売している。Ｃは，原告の商品との混同を防止すべく，「ガトーしらはま」や「しらはまチーズケーキ」の標章を使用していない。
〔被告千趣会の主張〕
否認する。Ｂは，Ｃ（「レストランガトーしらはま」における使用を含む）や株式会社シェ・ヒロコに対して本件商標の使用を許諾しており，仮に原告が本件商標の通常使用権を有しているとしても独占的なものではなく，非独占的なものである。
〔被告日動計画らの主張〕
否認ないし争う。
争点(2)ア（被告標章２及び９ないし１２と本件商標とが類似するか否か）について
〔原告の主張〕
(1)
本件商標は，黒色の四角形の囲みの中の上段及び下段にアルファベットで「ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ」の文字列が，上段は上下逆さまに，下段は上下正しい方向で，１組表示されており，下部には「Ｇâｔｅａｕ」の文字列が下段の「ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ」の文字列の上部に表示されている外観を有する。このように，本件商標の下半分においては，「Ｇâｔｅａｕ」の文字列が下段の「ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ」の文字列と２段にわたって表示され，１組の表示となっている。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/35553/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。