平成２０年１月３１日判決言渡
平成１８年（行ケ）第１０３４６号
審決取消請求事件
平成１９年１２月１２日
口頭弁論終結
判決原告
ダイセル化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士
吉澤敬夫同牧野知彦
訴訟代理人弁理士
新井力同岡崎信太郎同新井全同飯塚聖子被告
特許庁長官
肥塚
雅博
指定代理人
福井美穂同井出隆一同唐木以知良同大場義則主文
特許庁が訂正２００５－３９１９３号事件について平成１８年６月１９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
主文と同じ
第２
当事者間に争いのない事実
特許庁等における手続の経緯
原告は，平成９年９月３０日に特許出願された特願平９－２８２６６４号の一部を分割して，発明の名称を「放射線感光材料用樹脂の製造方法」として平成１３年１０月１５日に特許出願し，平成１５年４月１８日に特許権の設定登録がされた（特許第３４２１３２８号。以下「本件特許」という。請求項の数は５である。）。
本件特許に対し，請求項１ないし５に係る特許について特許異議の申立て（異議２００３－７３４１４号）がされ，特許庁は，平成１７年６月１４日付けで請求項１ないし５に係る特許を取り消す特許異議決定をした。原告は，決定に対して，同年７月２６日付けで特許取消決定取消請求訴訟を提起した（当庁平成１７年（行ケ）第１０５８６号）。
原告は，本件特許につき，平成１７年１０月２１日付けで訂正審判の請求（訂正２００５－３９１９３号事件）をし，これに対して，特許庁は，平成１８年６月１９日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月２９日に原告に送達された。
２ 明細書における特許請求の範囲
設定登録時の明細書（甲９）及び訂正審判請求書に係る訂正明細書（甲５。以下「本件訂正明細書」という。）の各特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
( 1) 設定登録時の特許請求の範囲
【請求項１】加熱された溶媒中に，極性基含有脂環式官能基を有するモノマー（Ｃ）及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー（Ｄ）及び重合開始剤又は重合触媒を添加し，共重合させることを特徴とする極性基含有脂環式官能基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を１分子中にそれぞれ少なくとも１つ以上有する放射線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。
【請求項２】モノマー（Ｃ）の極性基が，ケトン，アルコール，エーテル，エステル，カルボン酸，酸無水化合物，又はこれらの構造の一部の原子が硫黄，窒素，若しくはハロゲンで置換された構造の基であることを特徴とする請求項１に記載の放射線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。【請求項３】モノマー（Ｃ）の脂環式官能基が，ノルボニル基，シクロヘキシル基，トリシクロデカニル基又はアダマンチル基であることを特徴とする請求項１に記載の放射線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。【請求項４】モノマー（Ｃ）の極性基が，ケトン，アルコール，エーテル，エステル，カルボン酸，酸無水化合物，又はこれらの構造の一部の原子が硫黄，窒素，若しくはハロゲンで置換された構造の基であり，モノマー（Ｃ）の脂環式官能基が，ノルボニル基，シクロヘキシル基，トリシクロデカニル基又はアダマンチル基であることを特徴とする請求項１に記載の放射線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。
【請求項５】樹脂（Ａ）がアクリル樹脂であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の放射線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。( 2) 本件訂正明細書における特許請求の範囲
訂正前の請求項２ないし４については削除し，訂正前の請求項５を繰り上げて訂正後の請求項２とした。以下，これらの発明を請求項の番号に対応して「本件訂正発明１」，「本件訂正発明２」という。
【請求項１】加熱された溶媒中に，極性基含有脂環式官能基を有するモノマー（Ｃ）であるヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー（Ｄ）及びラジカル重合開始剤を添加し，共重合させることを特徴とするヒドロキシアダマンチル基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を１分子中にそれぞれ少なくとも１つ以上有する半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。
【請求項２】樹脂（Ａ）がアクリル樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法。審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件訂正発明１及び２は，いずれも本件特許の親出願（特願平９－２８２６６４号）の出願前に頒布された刊行物である特開平７－２５２３２４号公報（本訴における甲１の１，審判における甲１。以下「刊行物１」という。）及び特開平６－３８２６号公報（本訴における甲１の２，審判における甲２。以下「刊行物２」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の要件を充足しないから，特許出願の際に独立して特許を受けることができるものではなく，同法１２６条５項の規定に適合しない，というものである。審決の認定した刊行物１記載の事項（以下「刊行物１方法」という。）並びに本件訂正発明１と刊行物１方法との一致点及び相違点は，次のとおりである（本件訂正発明２と刊行物１方法との一致点及び相違点も同様である。）。( 1) 刊行物１方法（審決書８頁２６行～３３行）
「ＡｒＦエキシマレーザ等の遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられる共重合体（２）を製造する方法であって，単量体（１）において，Ｒ１が水素原子でＲ２がアダマンタンジイル基の（メタ）アクリレートと，共重合単量体としての（２－テトラヒドロピラニル）（メタ）アクリレートとを，テトラヒドロフラン溶剤中，ラジカル開始剤を加えて５０～７０℃で共重合反応させる方法」
なお，審決は，審決書において格別の定義をすることなく，刊行物１とは異なる「共重合体（２）」，「単量体（１）」との語を使用する。しかし，審決及び刊行物１の各記載に照らすならば，それぞれ，「一般式（２）で示されるビニル基含有重合体のうちの（単独重合体でなく）共重合体」及び「一般式（１）で示されるビニル基含有単量体」を指すものと理解することが明らかである。
( 2) 一致点（審決書８頁３５行～９頁２行）
「極性基含有脂環式官能基を有するモノマー（Ｃ）であるヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー（Ｄ）及びラジカル重合開始剤を添加し，共重合させることを特徴とするヒドロキシアダマンチル基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を１分子中にそれぞれ少なくとも１つ以上有する半導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂（Ａ）の製造方法」である点。
( 3) 相違点（審決書９頁３行～５行）
訂正発明１における，モノマー（Ｃ），モノマー（Ｄ）及び重合開始剤又は重合触媒を「加熱された溶媒中に添加して」共重合させる点が刊行物１には記載されていない点。
第３ 原告主張の取消事由
次のとおり，本件訂正発明１の進歩性を否定した審決の認定判断は誤りである。また，本件訂正発明２は，本件訂正発明１を引用する内容であり，刊行物１方法との対比においては本件訂正発明１と同一の相違点を有するから，本件訂正発明についての審決の判断も誤りである。
取消事由１（刊行物１方法の認定等の誤り）
審決は，上記刊行物１方法を刊行物１に記載された事項として認定している。しかし，①刊行物１方法が刊行物１に記載されているということはできないこと，②刊行物１の請求項２の一般式（２）は，レジスト材料として使用できない組成物を，抽象的にその特許請求の範囲として記載している点で適切でないこと，③刊行物１の開示する技術思想全体が化学反応の理論に反していることから，審決が，本件訂正発明１の進歩性の判断の前提として，刊行物１方法と対比した点には誤りがある。
( 1) 刊行物１の請求項２の一般式（２）（ないしは，一般式（２）で示されるビニル基含有重合体において，ａ＋ｂ＝１，ｂ＝ｄ＝０の場合など）は，抽象的に膨大な数の組成物を包含するが，一般式（２）では，各種置換基は記載されていても，それらの置換基のどの組合せがレジスト材料として利用できるのか，具体的組成物を全く特定していないから，この一般式から刊行物１に記載された事項として認定することはできない（上記一般式から本件訂正発明１の具体的なレジスト材料としての組成物を導くことはできない。）。なお，被告が挙げる実施例１８，２２も，本件訂正発明１の範囲外である。
( 2) 刊行物１は，( 3)で述べるとおり，アルカリ可溶性についての材料の特性を誤解しているものであって，正しい化学の知識に基づいて上記一般式（２）を理解すると，かえってレジスト材料として使用できない組成物をクレームしているものといえる。実施例１８，２２についても，水酸基を有する有橋環式炭化水素基を持つユニットがアルカリ可溶となるという誤解に基づいた構成であるため，アルカリ可溶となることはなく，レジスト材料としては使用できない。
( 3) 刊行物１は，「Ｒ１が水素原子である一般式（１）の単量体」及び「Ｒ１がターシャルブトキシカルボニル基である一般式（１）の単量体」が，「アルカリ可溶基」及び「酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基」を有するとする化学上の誤解に基づき，有橋環式炭化水素基をもつ単量体の組合せによっても，露光前後で溶解度差を発現できる重合体を得られるとする一貫した記載がされている。そして，一般式（２）も，一般式（１）を基本とする発明にほかならず，一般式（２）に相当する実施例もすべて一般式（１）の単量体がアルカリ可溶であるという誤解に基づいている。
すなわち，刊行物１の発明は，一般式（１）の単量体でＲ１が水素であるもの，つまり一般式（２）で表される共重合体のａ成分でＲ１が水素原子であるもの（これを仮にＢ成分と呼ぶ。）は，アルカリ現像液に溶解することを基礎として構成されており，またこのＢ成分を保護基で保護したもの（一般式（２）のａ成分でＲ１がターシャルブトキシカルボニル基等の保護基であるユニット，仮にＡ成分と呼ぶ。）も，保護基がある間はアルカリには不溶であるが，露光により保護基がはずれてＢ成分となり，アルカリに溶解すると考えるものであって，刊行物１はすべてこの誤った技術思想に基づいて構成された発明が記載されている。
上記Ｂ成分がアルカリ可溶であるという技術思想は，化学の原則に反し，重大な瑕疵があるから，刊行物１に記載されている技術は発明に該当しない。また，刊行物１の実施例もすべて一般式（１）の単量体（Ｒ１が水素原子であるもの）がアルカリ可溶であることを前提としているが，これも化学反応の理論に反している。このような誤った技術思想を開示した刊行物１を基礎にして，本件訂正発明１の組成物を導き出せると断定することは，誤りである。
取消事由２（相違点に係る容易想到性の判断の誤り）
( 1) 本件訂正発明１におけるモノマー（Ｃ）が「ヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート」である場合について，これがどのような製造方法によって適切なレジスト材料が得られるかについて，刊行物１と刊行物２による一般的な知識のみから判断することはできない。すなわち，レジスト材料の膜厚の均一性を得るという観点から，どのような製造方法が適するかは，選択するモノマーごとに異なり，本件訂正発明１におけるモノマー（Ｃ）が「ヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート」である場合について，添加重合法が適するという知見は，それぞれの組み合わせについて研究しかつ実験してみないとわからない。
審決は，本件訂正発明１におけるモノマーの組合せと，それによってもたらされる効果の差異を参酌することなく，本件訂正発明１の進歩性を否定したものであって，誤りである。
審決は，刊行物１と刊行物２とは同一の技術分野のごく近接した技術で( )
あるとするが，誤りである。
刊行物２に記載のレジスト材料は，リソグラフィの技術を応用したものではあっても，その内容は明らかに液晶ディスプレー（ＬＣＤ）に用いるカラーフィルタ向けの技術であり，本件訂正発明１の対象とする半導体集積回路用のものではない。
レジスト材料の膜厚の均一性を得るという点からは，どのような製造方法が適するかは，選択する材料であるモノマーごとに異なり，本件訂正発明１（
）
「
（
）
」
におけるモノマー
Ｃ
が
ヒドロキシアダマンチル
メタ
アクリレート
である場合について，添加重合法が適するという知見は，それぞれの組合せについて研究しかつ実験してみないとわからない。
仮に，刊行物２により添加重合法が公知であったとしても，刊行物２のモノマーの組合せの反応では，レジスト膜厚の均一性について添加重合法と一括重合法で差異が生じないか，少なくとも特定の傾向が見出せないこと，及び，刊行物２は半導体集積回路を製造する分野とは異なるカラーフィルタの製造分野に関するものであることに照らすならば，刊行物２の方法を刊行物１に適用することについて阻害事由があるというべきである。
本件訂正発明１におけるモノマー
Ｃ
が
ヒドロキシアダマンチル
メ
( )
（
）
「
（
タ）アクリレート」と添加重合法を組み合わせた本件訂正発明１の方法によって，半導体集積回路技術に適する超微細加工を可能とする均一なレジスト膜が得られる。本件訂正発明１における「膜厚の均一性」との効果は，進歩性の判断において参酌すべき格別な効果であるにもかかわらず，このような作用効果を参酌しなかった審決の判断には誤りがある。
第４
被告の反論
取消事由１（刊行物１方法の認定等の誤り）に対して
，
，
，
( )
審決の認定の具体的裏付けとなる部分は
刊行物１の実施例１８
２２及び２４である。
実施例１８では「メチレン基が２つ結合したトリシクロデカン－４，８－ジイル基」であって「アダマンタンジイル基」ではないが，刊行物１では等価物として同等に扱っている（段落【００２０
【００２１）から，刊行
】，
】
物１の実施例１８により，刊行物１には「Ｒがアダマンタンジイル基」の場合についての裏付けも実質的に記載されている。
( )
刊行物１に信憑性を疑う余地はなく，実施例２２も審決の認定の裏付けになる。
原告は，刊行物１は誤った思想に基づいた構成された発明のみが記載されていると主張する。
しかし，刊行物１の特許請求の範囲には，化学構造上，本件訂正発明１と一致するものが記載されているのであるから，刊行物１記載の発明が誤りということはできない。
原告は，刊行物１における，Ａ成分が露光により保護基がはずれてＢ成分となり，アルカリに溶解するとの記載は技術思想として誤りであると主張する。しかし，仮に同主張を前提としても，刊行物１にはａ成分とｃ成分のみの場合があり得るから，本件訂正発明１と一致するものが記載されているということができる。
原告は，刊行物１の実施例がその目的を達成しないものであることを証明するための実験結果（甲１の１２，１３，甲３）を提出するが，同実験結果には，分子量やコポリマーの量が示されず，光酸発生剤や溶媒，露光条件が明らかではないから，正確な追試実験ということはできない。
取消事由２（相違点に係る容易想到性の判断の誤り）に対して
( 1) 原告は，レジスト材料の膜厚の均一性を得るという観点から，どのような製造方法が適するかは，選択するモノマーごとに異なり，本件訂正発明１におけるモノマー（Ｃ）が「ヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート」である場合について，添加重合法が適するという知見は，それぞれの組み合わせについて研究しかつ実験してみないとわからない旨を主張する。しかし，刊行物２に記載された発明も本願発明と同一の技術分野のもので，しかも（メタ）アクリレート重合性モノマーという本件訂正発明１におけるモノマー（Ｃ）である「ヒドロキシアダマンチル（メタ）アクリレート」を含むものであるから，刊行物１の記載の発明に刊行物２記載の添加重合法を適用することに困難性はない。
( 2) 原告は，刊行物２記載のレジスト材料は，本件訂正発明１の対象とする半導体集積回路用のものではないと主張する。
しかし，刊行物２には，「【産業上の利用分野】本発明は印刷板，集積回路用フォトレジストおよびカラーフィルター用フォトレジスト材料などに有用なポジ型レジスト組成物に関し，」（段落【０００１】）と，【産業上の利用分野】として「集積回路用フォトレジスト」と記載され，また，「【従来の技術】近年の集積回路技術の発達に伴い，高解像度のフォトリソグラフィーパターンを形成することが可能なポジ型レジストに対する関心が高まっている。」（段落【０００２】）と記載され，「集積回路技術」を念頭においたものであることは明らかである。
( 3) 原告は，本件訂正発明１が，格別顕著な効果を奏すると主張する。しかし，本件訂正明細書には，「膜厚の均一性」は何ら記載されていないし，また，刊行物１の発明も，「均一な塗布膜」（「膜厚の均一性」と同義）を形成し得るものであるから，「膜厚の均一性」という効果について刊行物１と異なるとする原告の主張は，失当である。
第５ 当裁判所の判断
当裁判所は，審決が，刊行物１に刊行物１方法が記載されていると認定した点には誤りがあると判断する。その理由は，以下のとおりである。刊行物１の記載
刊行物１（甲１の１）には，以下の記載がある。
( 1) 請求項１及び２の各記載
ア 「【請求項１】一般式（Ｉ）で示されるビニル基含有単量体。【化１】
（上式において，Ｒ１は水素原子，ターシャル－ブトキシカルボニル基，テトラヒドロピラン－２－イル基，テトラヒドロフラン－２－イル基，４－メトキシテトラヒドロピラニル基，１－エトキシエチル基，１－ブトキシエチル基，あるいは１－プロポキシエチル基，Ｒ２は有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基，Ｒ３は水素原子あるいはメチル基を表す）」（特許請求の範囲の請求項１）
イ 「【請求項２】一般式（２）で示されるビニル基含有重合体。【化２】
（上式において，Ｒ１およびＲ６は水素原子，ターシャル－ブトキシカルボニル基，テトラヒドロピラン－２－イル基，テトラヒドロフラン－２－イル基，４－メトキシテトラヒドロピラニル基，１－エトキシエチル基，１－ブトキシエチル基，あるいは１－プロポキシメチル基，Ｒ２およびＲ４は有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基，Ｒ３，Ｒ５，Ｒ７およびＲ８は水素原子あるいはメチル基，ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１，ａとｂは同時に０であることはなく，ａは０ないし０．９，ｂは０ないし０．９，ｃは０ないし０．７，ｄは０ないし０．５，ｎは１０～５００の整数を表す）（特許請求の範囲の請求項２）
( 2) 刊行物１の発明の詳細な説明の記載欄には，「一般式（２）で示されるビニル基含有重合体」の化学構造及び「一般式（１）で示されるビニル基含有単量体」を重合させて上記重合体を製造することに関して，次の各記載がある。
ア 「本発明は，新規なビニル基含有単量体およびそれらの重合体に関わり，特に波長か２２０nm以下の紫外線を露光光とする感光性樹脂組成物に好適に用いられる樹脂に関するものである」（段落【０００１】）
イ 「本発明は，一般式（Ｉ）で表される新規なビニル基含有単量体，【化３】
（上式において，Ｒ１は水素原子，ターシャル－ブトキシカルボニル基，テトラヒドロピラン－２－イル基，テトラヒドロフラン－２－イル基，４－メトキシテトラヒドロピラニル基，１－メトキシエチル基，１－エトキシエチル基，１－ブトキシエチル基，イソプロポキシエチル基，ｎ－プロポキシメチル基あるいはターシャル－プロポキシメチル基など，Ｒ２は有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基，Ｒ３は水素原子あるいはメチル基を表す）及び，それらから誘導される一般式（２）で表される新規な重合体，
【化４】
（上式において，Ｒ１およびＲ６は水素原子，ターシャル－ブトキシカルボニル基，テトラヒドロピラン－２－イル基，テトラヒドロフラン－２－イル基，４－メトキシテトラヒドロピラニル基，１－メトキシエチル基，１－エトキシエチル基，１－ブトキシエチル基，イソプロポキシエチル基，ｎ－プロポキシエチル基，あるいはターシャル－プロポキシエチル基など，Ｒ２およびＲ４は有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基，Ｒ３，Ｒ５，Ｒ７およびＲ８は水素原子あるいはメチル基，ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１，ａとｂは同時に０であることはなく，ａは０ないし０．９，ｂは０ないし０．９，ｃは０ないし０．７，ｄは０ないし０．５，ｎは１０～５００の整数を表す）である。
Ｒ２およびＲ４は有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基であり，より好ましくは有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の脂肪族炭化水素残基である。また，一般式（２）においてＲ２とＲ４，およびＲ３，Ｒ５，Ｒ７とＲ８は同一であっても良いし，異なっていても構わない。より具体的には，Ｒ３，Ｒ５，Ｒ７とＲ８（判決注：「Ｒ３，Ｒ５，Ｒ７とＲ８」は「Ｒ２とＲ４」の誤記と認める。）は例えばトリシクロ２．６
［５．２．１．０］デカン－４，８－ジメチレン，ノルボルナン－２，２．６
６－ジメチレン基，トリシクロ［５．２．１．０］デカンジイル基，アダマンタンジイル基，ノルボルナン－２，３－ジイル基，ノルボルネン－２，２－ジメチレン基，ノルボルナン－２，３－ジメチレン基，ノルボルナン－２，５－ジメチレン基，ビシクロ［２．２．２］オクテン－２，３－ジメチレン基，などである。
【表１】
（判決注，「ノルボルナンジメチル基」とあるのは，「ノルボルナンジメチレン基」の誤記と認める。）（段落【００１５】～【００２１】）
ウ 「また一般式（１）で表される単量体の単独重合により相当する単独重合体（一般式（２）のａ＝１の高分子化合物）を得ることが出来る。」（段落【００２６】）
エ 「一般式（２）で表される共重合体はＲ１がターシャル－ブトキシカルボニル基である一般式（１）の単量体とＲ１が水素原子である一般式（１）で表される単量体の仕込み割合及びその他の重合条件を選定することにより任意のａ値を有する共重合体を得ることが出来る。」（段落【００２７】）
オ 【作用】「本発明の新規な単量体を重合することにより得られる新規な重合体を利用することにより，新規な水酸基含有単量体及び重合体を提供できる。・・・」（段落【００４４】）
( 3) 刊行物１には，実施例１～２４が示されている。
ア 一般式（１）の単量体の製造例として実施例１，２，３，６，９，１５，１６，２０，２１が，一般式（２）の重合体の製造例として実施例４，５，７，８，１０，１３，１７，１８，２２が，レジスト材料の製造及び試験例として実施例１１，１２，１４，１９，２３，２４が，それぞれ記載されている（段落【００４５】～【０１０７】）。
イ 上記のうち，一般式（２）の重合体であって共重合体の製造例は，実施例５，１３，１８，２２である。各実施例の概要は，以下のとおりである。
(ア) 実施例５は「部分ターシャル－ブトキシカルボニル（ＢＯＣ）化ポリマーの合成」とするものである。ＯＨ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基（判決注：表１の１番目。以下も同じ。）を有する繰返し単位と，ＯＣＯＯＣ（ＣＨ３）３基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位からなる共重合体の合成例であって，一般式（２）においてＲ２及びＲ４がトリシクロデカンジメチレン基，ａ＋ｂ＝１，ｃ＝ｄ＝０。ＯＨ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位のみからなる単独重合体のＯＨ基の一部をＯＣＯＯＣ（ＣＨ３）３基に変換して製造するものである。
(イ) 実施例１３は「（２－テトラヒドロピラニル）オキシメチルトリシクロデカンメタノールメタクリレートとトリシクロデカンジメタノールモノメタクリレートの共重合体の合成」とするものである。ＯＨ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と，（２－テトラヒドロピラニル）オキシ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位からなる共重合体の合成例であって，一般式（２）においてＲ２及びＲ４がトリシクロデカンジメチレン基，ａ＋ｂ＝１，ｃ＝ｄ＝０。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造するものである。
(ウ) 実施例１８は「（２－テトラヒドロピラニル）メタクリレートとトリシクロデカンジメタノールモノメタクリレートとの共重合体の合成」とするものである。ＯＨ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と，（２－テトラヒドロピラニル）メタクリレートからの繰返し単位からなる共重合体の合成例であって，一般式（２）においてＲ２及びＲ４がトリシクロデカンジメチレン基，ａ＋ｂ＝０．６５，ｃ＝０．３５，ｄ＝０。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造するものである。
(エ) 実施例２２は「（１－（エトキシ）エチル）オキシメチルトリシクロデカンメタノールメタクリレートと（２－テトラヒドロピラニル）メタクリレートとトリシクロデカンジメタノールモノメタクリレート，およびメタクリル酸の４元共重合体の合成」とするものである。ＯＨ基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と，２－エトキシエチル基が結合したトリシクロデカンジメチレン基を有する繰返し単位と，２－テトラヒドロピラニル）メタクリレートからの繰返し単位と，メタクリル酸からの繰返し単位からなる共重合体の合成例であって，一般式（２）においてＲ２及びＲ４がトリシクロデカンジメチレン基，ａ＝０．３８，ｂ＝０．３３，ｃ＝０．１２，ｄ＝０．１７。共重合体のそれぞれの繰返し単位に対応する単量体を共重合させて製造するものである。
( 4) 刊行物１には，「一般式（２）で示されるビニル基含有重合体」の重合条件が「テトラヒドロフラン溶剤中，ラジカル開始剤を加えて５０～７０℃」であることに関して，次の各記載がある。
ア 「一般式（１）で表される単量体の重合反応は，例えばテトラヒドロフラン溶剤中，不活性ガス（アルゴン，窒素など）雰囲気下，適当なラジカル開始剤（例えばアゾビスイソブチロニトリル，単量体／開始剤の仕込みモル比＝１０～２００）を加えて５０～７０℃で０．５～１０時間加熱攪拌することにより実施される。」（段落【００２８】）
イ 実施例１～２４のうち，一般式（２）の重合体の製造例は，実施例４，５，７，８，１０，１３，１７，１８，２２であるが，これらの重合反応には，上記の条件が採用されている。
( 5) 刊行物１には，「一般式（２）で示されるビニル基含有重合体」がＡｒＦエキシマレーザー等の遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられることに関して，次の各記載がある。
ア 「【請求項３】少なくとも請求項２に記載の樹脂と，露光により酸を発生する光酸発生剤を含有する・・・感光性樹脂組成物。」（特許請求の範囲の請求項３）
イ 発明の詳細な説明欄には，「本発明は・・・特に波長が２２０ｎｍ以下の遠紫外線を露光光とする感光性樹脂組成物に好適に用いられる樹脂に関するものである。」との記載（段落【０００１】），「一般式（２）で表される重合体の薄膜（膜厚＝１．０μｍ）のＡｒＦエキシマレーザ光（１９３ｎｍ）の透過率は６５～７５％と高く，実用的であることを確認した。」（段落【００３０】）との記載，「本発明の・・・新規な・・・重合体の利用により２２０ｎｍ以下の光の透明性が高く，ドライエッチング耐性が高く，且つ露光前後の溶解度差を発揮しうる官能基を有し，基板密着性の向上した新しいレジスト用樹脂材料が提供され，これらと感光剤（光酸発生剤）からなる感光性組成物により，２２０ｎｍ以下の短波長光露光により発生したプロトン酸を触媒とした水酸基保護基の分解によりレジストの溶解性の著しい変化が誘起される。その結果，微細パターンが形成可能となる。」との記載（段落【００４４】）がある。
ウ また，発明の詳細な説明欄には，「本発明の‥‥‥新規な重合体を含有成分とする感光性樹脂組成物は，２２０ｎｍ以下の遠紫外領域に対し高い透明性を有し，かつ遠紫外線の露光光に対し高い感度，解像度を示し，２２０ｎｍ以下の遠紫外線とくにＡｒＦエキシマレーザを露光光とするフォトレジストに最適なものである。さらに，本発明の感光性樹脂組成物を用いることで，半導体素子製造に必要な微細パターン形成が可能である。」との記載もある（段落【０１０８】）。
エ 実施例１～２４のうち，レジスト材料の製造及び試験例は実施例１１，１２，１４，１９，２３，２４であり，それぞれに実施例５，１３，１８，２２の樹脂が用いられている（段落【００７０】，【００７１】，【００７５】，【００９１】，【０１０６】，【０１０７】）。
その概要は，次のとおりである。
(ア) 実施例１１は，実施例５の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として，「シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート」を，樹脂０．９５０ｇに対して０．０５０ｇ使用している。１９３．４ｎｍにおける透過率は，７１％である。
(イ) 実施例１２は，実施例１１のレジストのパターン解像実験例である。露光光として，ＡｒＦエキシマレーザー光を使用している。露光エネルギー約３５ｍＪ／ｃｍで，解像性は，０．２５μｍラインアンドスペースである。
(ウ) 実施例１４は，実施例１３の樹脂を用いたレジスト材料の調製例及びパターン解像実験例である。光酸発生剤は，実施例１１と同様であり（透過率は記載なし。），パターン解像実験は，実施例１２と同様である。露光エネルギーは，約１５ｍＪ／ｃｍであり，解像性は，０．２５μｍラインアンドスペースである。
(エ) 実施例１９は，実施例１８の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として，「シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート」を，樹脂０．９９５ｇに対して０．００５ｇ使用している。１９３．４ｎｍにおける透過率は，６８％である。
(オ) 実施例２３は，実施例２２の樹脂を用いたレジスト材料の調製例である。光酸発生剤として，「シクロヘキシルメチル（２－オキソシクロヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート」を，樹脂０．９９５ｇに対して０．００５ｇ使用している。１９３．４ｎｍにおける透過率は，６５％である。
(カ) 実施例２４は，実施例１９及び２３のレジストの試験例である。実施例１９のレジストは，露光エネルギー約４３ｍＪ／ｃｍで，解像性は，０．２５μｍラインアンドスペースである。実施例２３のレジストは，露光エネルギー約３０ｍＪ／ｃｍであり，解像性は，０．３μｍラインアンドスペースである。
判断
上記１の認定に基づいて判断する。
( 1) 刊行物１には，以下のような各発明が記載されていると認められる。まず，以下のような条件のいずれかを満たす感光性樹脂組成物に用いられる樹脂及びその製造方法に係る各発明が記載されている。すなわち，①刊行物１の請求項２に記載された一般式（２）（定義した置換基によるものを指す。）で示されるビニル基含有重合体であるもの，②刊行物１の段落【００１８】～【００１９】に記載された一般式（２）（定義した置換基によるものを指す。）で示されるビニル基含有重合体であるもの，③上記①又は②において式中Ｒ２及びＲ４で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残基」が「有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の脂肪族炭化水素残基」であるもの，④上記①又は②において式中Ｒ２及びＲ４で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭化水素残２．６
基」が「トリシクロ［５．２．１．０］デカン－４，８－ジメチレン，２．６
ノルボルナン－２，６－ジメチレン基，トリシクロ［５．２．１．０］デカンジイル基，アダマンタンジイル基，ノルボルナン－２，３－ジイル基，ノルボルネン－２，２－ジメチレン基，ノルボルナン－２，３－ジメチレン基，ノルボルナン－２，５－ジメチレン基，ビシクロ［２．２．２］オクテン－２，３－ジメチレン基」から選ばれるもの，⑤上記①又は②において式中Ｒ２及びＲ４で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２２．６
の炭化水素残基」が表１に記載の「トリシクロ［５．２．１．０］デカ２．６
ンジメチレン基」，「トリシクロ［５．２．１．０］デカンジイル基」，「ノルボルナンジイル基」，「ノルボルナンジメチル基（判決注，「ノルボルナンジメチレン基」の誤記と認める。）」，「アダマンタンジイル基」から選ばれるもの，⑥実施例４，５，７，８，１０，１３，１７，１８又は２２に記載された樹脂に係るものに係る発明が記載されている。
また，刊行物１には，ａ当該樹脂の用途が，「ＡｒＦエキシマレーザ等の遠紫外線で露光させる半導体素子用感光性樹脂組成物に用いられる」である発明，及び，ｂ当該樹脂のための単量体の重合方法が，「テトラヒドロフラン溶剤中，ラジカル開始剤を加えて５０～７０℃で共重合反応させる」である発明が記載されているといって差し支えない。
( 2) しかし，刊行物１には，審決が認定したような，当該樹脂が「単量体（１）において，Ｒ１が水素原子でＲ２がアダマンタンジイル基の（メタ）アクリレートと，共重合単量体としての（２－テトラヒドロピラニル）（メタ）アクリレート」を共重合させて得られる共重合体に係る感光性樹脂組成物に用いられる樹脂及びその製造方法の発明が記載されていると認めることはできない。
すなわち，刊行物１に，特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体に係る発明が記載されているというためには，一般式（２）で示される重合体において，Ｒ２及びＲ４が「アダマンタンジイル基」であるとともに，添え字ａが付された繰返し単位であってＲ１が水素原子でないものが存在せず，添え字ａが付された繰返し単位であってＲ１が水素原子であるもの及び添え字ｂが付された繰返し単位の少なくとも一方が存在し，添え字ｃが付された繰返し単位が存在しかつＲ６がテトラヒドロピラン－２－イル基であり，添え字ｄが付された繰返し単位が存在しないこと等の条件により特定した，具体的な共重合体が記載されていることを要するというべきである。ところが，刊行物１には，①審決が認定した特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体は具体的に示されていないし，実施例に記載されたものは化学構造が異なること，②刊行物１の請求項２又は段落【００１８】～【００１９】に記載された一般式（２）（定義した置換基によるものを指す。）で示されるビニル基含有重合体は，無数の高分子化合物を包含する上位概念であり，審決が認定した特定の単量体を共重合させて得られる特定の共重合体は，その１つにすぎないこと，③仮に，上記①の一般式（２）の重合体について，置換基その他について，より好ましいとされ，又はより具体化された態様に限られるとしても，刊行物１における開示内容は，式中Ｒ２及びＲ４で示される「有橋環式炭化水素基を有する炭素数７ないし１２の炭２．６
化水素残基」を，表１に記載の「トリシクロ［５．２．１．０］デカン２．６
ジメチレン基」，「トリシクロ［５．２．１．０］デカンジイル基」，「ノルボルナンジイル基」，「ノルボルナンジメチル基（「ノルボルナンジメチレン基」の誤記）」又は「アダマンタンジイル基」から選択できるという程度の限定がされたにすぎず，具体的な開示がされたとはいえないことから，刊行物１には，そのような特定された共重合体の記載はないと解すべきである。したがって，刊行物１方法に係る審決の引用発明の認定には誤りがあり，これに基づいてした審決の一致点，相違点の認定にも誤りがある。( 3) これに対し，被告は，刊行物１の実施例１８は「メチレン基が２つ結合したトリシクロデカン－４，８－ジイル基」であって「アダマンタンジイル基」ではないが，刊行物１では等価物として扱われている（段落【００２０】，【００２１】）から，刊行物１の実施例１８により，刊行物１には「Ｒ２がアダマンタンジイル基」の場合について，実質的な裏付けが記載されていると主張する。
しかし，化学構造が異なる化学物質は，物としては別の化学物質なのであるから，「メチレン基が２つ結合したトリシクロデカン－４，８－ジイル基」（以下「トリシクロデカンジメチレン基」という。）」を有する化学物質が記載されているときに，これとは異なる「アダマンタンジイル基」を有する化学物質が記載されていると認定するのは妥当ではない。このことは，「トリシクロデカンジメチレン基」と「アダマンタンジイル基」が等価物といえるかどうかによって左右されるものではない。のみならず，刊行物１には，「トリシクロデカンジメチレン基」と「アダマンタンジイル基」が，単に列挙されているだけで，等価物である旨の説明もないし，実施例に９例記載されている重合体の合成例のうち，「トリシクロデカンジイル基」が７例に，「ノルボルナンジイル基」が２例に採用されているが，「アダマンタンジイル基」は１例も採用されていないこと，前述のとおり，化学物質では一般に化学構造が異なれば物性が異なることが技術常識であることからすれば，被告の「メチレン基が２つ結合したトリシクロデカン－４，８－ジイル基」と「アダマンタンジイル基」が「等価物」のものとして，実質的に記載されていると評価されるべきであるとの主張は，採用できない。
結論
刊行物１方法が記載されているとした審決の認
以上によれば，刊行物１に
この誤りは，本件訂正発明１及び２が刊行物１及び刊行
定には誤りがあり，
物２に基づいて容易に発明をすることができたとした審決の結論の誤りを来すものというべきであるから，原告主張のその余の取消事由につき判断するまでもなく，審決は違法なものとして，取消しを免れない。
よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
三村量一
裁判官
上田洋幸
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/35667/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。