判決言渡平成２０年６月４日
平成１９年（行ケ）第１０３７３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２０年５月２８日
判決
原告富士高分子工業株式会社
訴訟代理人弁護士山上和則
訴訟代理人弁理士池内寛幸
同若月節子
被告松下電工株式会社
訴訟代理人弁護士井窪保彦
同北原潤一
訴訟代理人弁理士加藤志麻子
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２００７－８０００４３号事件について平成１９年９月２７日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 本件は，被告が有し発明の名称を「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」とする後記特許第３２９０１２７号の請求項１～５（以下，請求項毎に順に「本件特許発明１」等という。）について，原告が無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。
２ 争点は，原告主張に係る以下の無効理由１ないし３が認められるか，である。
無効理由１：本件特許発明１～３はその出願前になされた下記引用発明１と，本件特許発明１～３及び５は下記引用発明２と，本件特許発明１～５は下記引用発明３と，それぞれ同一であるから，新規性の要件を欠く（平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号違反）
〈判決注〉上記改正前の特許法２９条１項３号は，次のとおりである。「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」
無効理由２：本件特許発明１～５は，その出願前になされた下記引用発明２～７に基づき容易に発明することができたから，進歩性の要件を欠く（特許法２９条２項違反）
無効理由３：本件特許発明１及び５は，「発明の詳細な説明」に記載したものではないので平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条６項１号に適合せず，又は上記「発明の詳細な説明」には当業者がそれを実施できる程度に明確かつ十分な記載がなされていないので，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項に適合しない。
〈判決注〉上記改正前の特許法３６条４項～６項は，次のとおりである。４項：「前項第３号の発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」
５項：（略）
６項：「第３項第４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」
１号：「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」
２号～４号：（略）
記
・引用発明１：特開昭６２－１８４０５８号公報（甲１，発明の名称「熱伝導性ポリオルガノシロキサンエラストマー組成物」，出願人ダ
ウ コーニングコーポレーション，公開日昭和６２年８月１
２日）
・引用発明２：特開平８－３２５４５７号公報（甲２，発明の名称「熱伝導性シリコーンゴム組成物」，出願人東レ・ダウコーニング・シ
リコーン株式会社，公開日平成８年１２月１０日）
・引用発明３：特開平９－１１１１２４号公報（甲３，発明の名称「熱伝導性シリコーンゴムおよびその組成物」，出願人東レ・ダウコー
ニング・シリコーン株式会社，公開日平成９年４月２８日）
・引用発明４：特表平９－５０９６８６号公報（甲４，発明の名称「シラン処理された顔料をポリマー中に配合するときの改善された加工性
およびレーシング抵抗性」，出願人イー・アイ・デュポン・
ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー，公開日平成９年９月３
０日）
・引用発明５：特開平５－２５９３１４号公報（甲５，発明の名称「半導体用封止樹脂組成物」，出願人松下電子工業株式会社，公開日平
成５年１０月８日）
・引用発明６：チッソ株式会社パンフレット「SILICON CHEMICALS」（甲６，１９９６年［平成８年］６月ころ刊行）
・引用発明７：Degussa AG「SCHRIFTENREIHE PIGMENTE Grundlagen vonAEROSIL<Ｒ> Nummer11」p.1-20，１９９３年（平成５年）６月，第５版（甲７）
第３ 当事者の主張
１ 請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
被告は，平成１０年１月２７日，名称を「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」とする発明について特許出願（特願平１０－１４５６５号）をし，平成１４年３月２２日，特許第３２９０１２７号として設定登録を受けた（請求項の数５，以下「本件特許」という。特許公報は甲１１）。
これに対して，Ａ及びＢから特許異議の申立てがされたので，特許庁はこれを異議２００２－７２８７４号事件として審理し，被告はその手続において平成１５年６月２日付けで訂正請求（甲１７，以下「本件訂正」という。）をし平成１６年２月９日付けで同請求の補正をした（甲１８）ところ，特許庁は，平成１６年２月２３日，「訂正を認める。特許第３２９０１２７号の請求項１ないし５に係る特許を維持する。」との決定をした（甲１２。以下，本件訂正後の特許明細書を「本件特許訂正明細書」という。）。そこで，原告が，平成１９年３月２日に至り，本件特許の請求項１～５に係る特許について無効審判請求をしたので，特許庁は，これを無効２００７－８０００４３号事件として審理した上，平成１９年９月２７日，「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決をし，その謄本は平成１９年１０月１０日原告に送達された。
(2) 発明の内容
本件訂正後の請求項１～５は，次のとおりである（前記のとおり，各請求項の発明について「本件特許発明１」等といい，総称するときは「本件特許発明」という。）。
「【請求項１】シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【化１】
ＹＳｉＸ（Ａ）３
Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基
Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」
【請求項２】上記熱伝導性無機フィラーとして金属酸化物，金属窒化物，及び金属単体から選択されたものを用いることを特徴とする請求項１に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【請求項３】熱伝導性無機フィラーとしてアルミナを用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項４】熱伝導性無機フィラーとしてシリカを用いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物。【請求項５】請求項１乃至４のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形して成ることを特徴とする放熱シート。」
(3) 審決の内容
審決の内容は，別添審決写しのとおりであり，その理由の要点は，前記無効理由１ないし３はこれを認めることができない，というものである。
(4) 審決の取消事由
しかしながら，審決は，以下のとおり，本件特許発明の新規性，進歩性及び明細書の記載不備についての判断を誤ったものであるから，違法として取り消されるべきである。
ア 取消事由１（引用発明１との対比による新規性判断の誤り）
(ア) 審決は，本件特許発明１と引用発明１は，以下の（あ）及び（い）の点で相違すると判断している（２５頁１７行以下）｡
「（あ）熱伝導性無機フィラーの表面処理のために，本件特許発明１では，『一般式ＹＳｉＸ〔Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基，Ｙ＝炭素3数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基〕で示される』シランカップリング剤を使用するのに対して，引用発明１では，『一般式ＲＳ''
q
ｉ（ＯＲ）のシラン〔式中，ＲおよびＲは１～約２０個の炭素原''' '''
4-q ''
子を含む同一または異なる炭化水素基を表し，且つｑは１または２である。〕』であるシランカップリング剤を使用する点。
（い）熱伝導性無機フィラーの配合割合について，本件特許発明１では，『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』と規定するのに対し，引用発明１では，シリコーンゴムの出発原料である『「液体ポリジオルガノシロキサン」「１００重量部」』に対して，『５０～９０重量％の酸化亜鉛および１０～５０重量％の酸化マグネシウムを含む２００～４００重量部の熱伝導性充填剤微粒子』を配合すると規定する点。」
しかし，そもそも，内容を検討する前から，相違する点があるとの判断手法は，それ自体誤りである｡
(イ) 相違点（あ）について
ａ 審決は，引用発明１のＲ，Ｒについて，「１～約２０」と２０'' '''
の前に「約」がついているから，「可能性のある数字を漠然と示したにすぎない」と判断している（２６頁２行～３行）｡
しかし，「約２０」は「２０近辺」を示しており，「１～約２０」は，本件特許発明１の炭素数「６～１８」が含まれていることは明瞭である。
したがって，審決が，「１～約２０」を根拠に，引用発明１には，本件特許発明１の炭素数「６～１８」の開示がないと判断したことは誤りである。
ｂ 審決は，甲１の「好ましくはＲおよびＲは低級アルキル基であ'' '''
り，最も好ましくはメチルであり，…」（８頁左下欄１３行～１４行）を捉えて，本件特許発明１の炭素数「６～１８」は開示がないと判断している（２６頁４行～２７行）。
しかし，審決は，甲１の「好ましくは」，「最も好ましくは」という文言及びＲ，Ｒについての「１～約２０」という記載を無視し'' '''
ている。
このような理由により，審決が，引用発明１には，本件特許発明１の炭素数「６～１８」の開示がないと結論付けたことは誤りである。
ｃ 審決は，新規性（特許法２９条１項３号）の判断時期を誤っている。新規性の判断時期は，本件特許の「出願時」である。
本件特許出願前には，甲２～甲７に示すように，本件特許発明１の構成要件である「ＹＳｉＸＸ＝メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝３炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」からなるシランカップリング剤は，周知自明であった。
ｄ したがって，審決が，（あ）を実質的相違点としたことは誤りである。
(ウ) 相違点（い）について
ａ 審決は，「…相違点（い）について検討するまでもなく，本件特許発明１は甲第１号証に記載された発明ではない。」（２６頁３４行～３６行）と判断している。
しかし，検討を省略して，（い）を相違点と認定した審決は，明らかに誤りである。
ｂ そして，検討したとしても，次のとおり，本件特許発明１と引用発明１は一致している。
α甲１の請求項１（１液配合）において，ポリジオルガノシロキサンを１００重量部に対して，酸化亜鉛７０重量％と酸化マグネシウム３０重量％の比率で混ぜた熱伝導性フィラーを２００重量部～４００重量部とすると，以下の①，②で計算するように，熱伝導性フィラーは２８．６９～４４．５９ｖｏｌ％となる。
［計算］
① ポリジオルガノシロキサン１００重量部に対して，熱伝導性フィラー２００重量部の場合
・ポリジオルガノシロキサンの体積の算出
ポリジオルガノシロキサンの比重は０．９７であるから，
１００÷０．９７＝１０３（ａ）
・熱伝導性フィラーの体積の算出
熱伝導性フィラー２００重量部は，酸化亜鉛７０重量％と酸化
マグネシウム３０重量％の比率であり，酸化亜鉛の比重は５．
６，酸化マグネシウムの比重は３．６５であるから，
１４０÷５．６＝２５（ｂ）（酸化亜鉛の体積）
６０÷３．６５＝１６．４４（ｃ）（酸化マグネシウムの体
積）
・（ａ），（ｂ）及び（ｃ）の合計
（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１４４．４４（ｄ）
・ポリジオルガノシロキサンのｖｏｌ％
［（ａ）／（ｄ）］×１００＝７１．３１ｖｏｌ％
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/36417/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。