判決言渡
平成２０年９月１７日
平成１９年（行ケ）第１０４２３号
審決取消請求事件
口頭弁論終結日
平成２０年９月８日
判決原告
野村化学
株式会社
訴訟代理人弁理士
池田治幸同池田光治郎被告特許庁長官鈴木隆史
指定代理人
秋田將行同秋月美紀子同中田とし子同内山進主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
特許庁が不服２００５－２４３４７号事件について平成１９年１１月１３日にした審決を取り消す。
第２
事案の概要
本件は，原告が名称を「逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法およびその固定相を備えた逆相液体クロマトグラフ装置」とする発明につき特許出願（本願）をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，その途中で特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたものの，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。
争点は，本願に係る発明が特開昭６２－８１４００号公報（発明の名称「核酸の分離方法」，出願人東洋曹達工業株式会社，公開日昭和６２年４月１４日（以下「引用例１」といい，この発明を「引用例発明」という。甲１）との関係において進歩性を有するか（特許法２９条２項），である。第３
当事者の主張
請求原因
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は，平成１０年１２月２４日，名称を「逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法およびその固定相を備えた逆相液体クロマトグラフ装置」とする発明につき特許出願（請求項の数２，特願平１０－３６７０４３号，甲３。公開公報は特開２０００－１９３６４８号〔甲１５〕）をしたが，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は同請求を不服２００５－２４３４７号事件として審理し，その中で原告は平成１８年１月１１日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正（請求項の数２。以下「本件補正」という。甲４）をしたが，特許庁は，平成１９年１１月１３日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年１１月２７日原告に送達された。
(2) 発明の内容
ア
本件補正前
本件補正前の特許請求の範囲は，上記のとおり請求項１及び２から成るが，そのうち請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）の内容は，以下のとおりである。
「【請求項１】炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，水を主成分とする移動相に用いることを特徴とする逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法。」
イ
本件補正後
本件補正後の特許請求の範囲も，上記のとおり請求項１及び２から成るが，そのうち請求項１に係る発明（下線部が補正による変更部分。以下「本願補正発明」という。）の内容は，以下のとおりである。
「【請求項１】炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いることを特徴とする逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法｡｣
(3) 審決の内容
ア
審決の内容は，別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は，①本願補正発明は，引用例発明及び下記甲２に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから独立して特許を受けることができず，本件補正は却下される，②本願発明は，引用例発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
記
甲２：特開平４－３４３５８号公報（発明の名称「水溶性有機物の分離方法」，出願人ダイソー株式会社，公開日平成４年２月５
日〔以下「引用例２」という。〕）
イ
なお，審決は，上記判断をするに当たり，引用例発明の内容を以下のとおり認定したうえ，本願補正発明と引用例発明との一致点及び相違点を次のとおりとした。
＜引用例発明の内容＞
｢トリアコンチルジメチルクロロシラン，トリアコンチルジメチルメトキシシラン，トリアコンチルジメチルエトキシシラン，トリアコンチルトリクロロシラン，トリアコンチルトリメトキシシラン，トリアコンチルトリエトキシシラン，などのハロゲン基またはアルコキシ基を１～３個有するアルキルシラン化合物を，０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルの０－２５％直線勾配（リニヤ－グラジエント）溶出法に用いる逆相クロマトグラフィーによる核酸の分離方法｡｣＜一致点＞
いずれも，
｢炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，水を含む溶液を移動相に用いる逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法｡｣である点。
＜相違点＞
移動相として，本願補正発明では「一定割合の水を主成分」としたものを用いているのに対して，引用例発明では「０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配」としたものを用いている点。
(4) 審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下に述べるとおり誤りがあるので，審決は違法として取り消されるべきである。
ア
取消事由１（本件補正却下の誤り）
審決は，本願補正発明と引用例発明との相違点についての判断を誤り（取消事由１－１），本願補正発明の顕著な作用効果を看過（取消事由１－２）して，本件補正を誤って却下したものである。
(ｱ) 取消事由１－１（相違点についての判断の誤り）
ａ
周知技術の認定の誤り
審決は，「アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは，引用例２に記載されているように周知技術であ」る（５頁２３行～２５行）と認定したが，誤りである。
(a)
引用例２（甲２）には，「（課題を解決するための手段）
本発
明者らは，上記の点に鑑み，逆相系充填剤の中オクタデシル修飾シリカ担体を用いて水溶性有機物を水移動相により高い分離度で効率よく分離する方法を得る目的で鋭意検討した。その結果オクタデシル修飾率を制御することにより上記目的を充分達成し得ることを見出し本発明を完成するに至った」（１頁右欄１３行～２０行）と記載されている。そして，オクタデシル修飾率を制御することにより高い分離度で効率よく分離できることの根拠として，「水移動相により水溶性有機物を分離する場合固定相表面のオクタデシル基は移動相である水と反発し，直鎖が収縮し，細孔を埋める結果となり，担体表面の細孔は小さくなり，従って有効表面積は小さくなる。その結果修飾率が高すぎる場合保持能が低下し，分離度が低くなると考えられる」（２頁右下欄４行～１０行）と記載されている。このような課題を解決するため，引用例２では，オクタデシル基を固定相に用いる場合のオクタデシル修飾率を１．０～２．０マイクロモル／ｍとしたものである（２頁右下欄１９行～３頁左上欄１
行）。
ところで，引用例２における固定相であるオクタデシル基は炭素数１８のアルキル基であるが，一方，本願補正発明において固定相の主成分とされているのは炭素数２４以上のアルキル基である。炭素数２４以上のアルキル基のほうが炭素数１８のアルキル基であるオクタデシル基よりも疎水性が高いことから，炭素数２４以上のアルキル基を固定相に用いる場合には，オクタデシル基を固定相に用いる場合に比べてより一層の困難が生じる。
そして，このような困難ゆえに，本願時の技術常識では，炭素数２４以上のアルキル基を固定相に用い，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは不可能であると考えられていた。
したがって，引用例２の記載から，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることが本願前に周知の技術であると認定することはできず，引用例２に記載されている技術は，あくまで「オクタデシル修飾率が１．０～２．０マイクロモル／ｍである」固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて水１００％の一定濃度のものを移動相に用いるというものにすぎない。
(b)
また被告は，下記乙１～乙４（枝番を含む）を根拠として，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることが本願前に周知の技術であると主張する。
・乙１：GERT E. BERENDSEN et al“ROLE OF THE CHAIN LENGTH OFCHEMICALLY BONDED PHASES AND THE RETENTION MECHANISMIN REVERSED-PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHY”Journal ofChromatography 196, １９８０年（昭和５５年）発行，２１頁～３７頁
・乙２：KARL KARCH et al “PREPARATION AND PROPERTIES OFREVERSED PHASES”Journal of Chromatography 122, １９７６年〔昭和５１年〕発行，３頁～１６頁
・乙３の１：高井信治ほか「分析対象によるカラム充塡剤の選び方」応用高速液体クロマトグラフィー（化学の領域増
刊１０９号）５頁～２２頁，昭和５１年３月３１日発
行，株式会社南江堂
・乙３の２：沼野藤夫ほか「医学・臨床への応用(4)－生体における各種薬剤，ホルモンの追跡と分析－」応用高速液体
クロマトグラフィー（化学の領域増刊１０９号）２３
１頁～２４０頁，昭和５１年３月３１日発行，株式会社
南江堂
・乙４：Wenzhi Hu et al“Temperature Effects on Retention inReversed-phase Liquid Chromatography of Nucleosidesand Their Bases Using Water as the Mobile Phase”Analytical Communications Vol.34 311頁～314頁，１９９７年（平成９年）１０月発行
しかし，乙１の図３（Fig.3）は，乙１の論文の実験過程における条件検討を表す資料にすぎないものであって，水１００％の移動相が１つの条件として示される一方，メタノールと水との混合溶媒を移動相とする条件も示され（図７〔Fig.7〕），結論としては移動相に有機溶媒を加えることの重要性が記載されている。このように実験を行う際にあらゆる条件を検討するのは実験者として当然のことであり，乙１の図３に記載された内容が周知技術であるとはいえない。
また，乙２～乙４には，炭素数１８のアルキル基であるオクタデシル基を固定相として水１００％の移動相を適用した例が記載されているが，これらの文献においては，炭素数２４以上のアルキル基について一切言及されておらず，むしろ，本願時において炭素数２４以上のアルキル基を固定相として水１００％の移動相を適用することが不可能と考えられていたことの根拠となりうるものである。なお，乙３の２に記載されている「パーマフェイズＯＤＳカラ
ム」は，Ｚｉｐａｘ（ガラス球の表面にシリカの薄膜を付したもの）にオクタデシルシリコーンを付したもの（甲７〔J.J.カークランド編「高速液体クロマトグラフィー」３７４頁～３７５頁，昭和５０年１０月１日発行，株式会社講談社〕）であって，充填剤表面積が多孔性シリカ（数百ｍ／ｇ）よりもはるかに小さい１ｍ／ｇ未満のもので特性を異にするから，シリカ担体に固定された炭素数１８のアルキル基を固定相に用いた例としては不適切である。
ｂ
容易想到性の判断の誤り
審決は，本願補正発明と引用例発明との相違点について，「試料や固定相の特性に応じて移動相を選択，変更することは液体クロマトグラフィーの分野において通常行われていることであるから，引用例発明の移動相として，『０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配』のものを用いることに替えて，水１００％の一定濃度のもの，すなわち，『一定割合の水を主成分』とするものを採用することは当業者が容易に想到する事項である」（５頁２５行～３１行）としたが，誤りである。
(a)
前記ａで述べたように，本願時の技術常識では，炭素数２４以上のアルキル基を固定相に用い，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは不可能であると考えられていたものであり，引用例２には，引用例発明の移動相として「０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配」に換えて水１００％の一定濃度のものを採用することを妨げる記載がされているというべきである。
(b)
また，引用例発明のように移動相として「０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配」のものを用いることは，いわゆるグラジェント溶出法によるものであるのに対し，本願補正発明のように「一定割合の水を主成分」とする，すなわち一定濃度のものを用いることは，いわゆるアイソクラティック溶出法によるものである。
前者（グラジェント溶出法）を後者（アイソクラティック溶出
法）に変更することについて，審決は「試料や固定相の特性に応じて移動相を選択，変更することは液体クロマトグラフィーの分野において通常行われていることである」（５頁２５行～２７行）とするが，グラジェント溶出法とアイソクラティック溶出法とはその手法及び目的が大きく異なるものであり，通常行われる移動相の選択・変更であるとはいえない。
また，引用例１（甲１）の第１図（クロマトグラム）を参照すると，溶出量が０ｍｌ～１０ｍｌの範囲，すなわちアセトニトリルの濃度が０％～１０％，水（酢酸アンモニウム水溶液）の濃度が１００％～９０％の範囲においてはピークは発生していない。すなわち，引用例発明におけるグラジェント溶出法は，実質的には溶出量１０ｍｌ（アセトニトリルの濃度が１０％，水の濃度が９０％）以降にその意味があるのであって，引用例１の記載は，炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相に対して水１００％あるいは一定割合の水を主成分とする移動相を用いることの示唆とはなりえないものである。
(c)
これに対し被告は，下記乙５～乙７を根拠として，炭素数３０の固定相を用いる逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水の割合が大きい移動相によりアイソクラティック溶出法を用いることは周知であると主張する。
・乙５：長江徳和ほか「逆相液体クロマトグラフィーにおける長鎖アルキル基結合充塡剤の特性」クロマトグラフィー１
４巻２号１９Ｒ頁～２４Ｒ頁，平成５年５月３１日発行
・乙６：Wilhelm
Potter
et
al“ Non-porous
silica
for
ultrafast
reversed-phase
high-performance
liquid
chromatographic separation of aldehyde and ketone2,4-dinitrophenylhydrazones” Journalof
Chromatography A 786, １９９７年（平成９年）発行，４７頁～５５頁
・乙７：Hiroko Itoh, Norikazu Nagae et al“Reversed-PhaseLiquid Chromatographic Separation of Proteins on AC30 Alkyl Bonded Nonporous Silica Gel Column”クロマトグラフィー１４巻６号８９Ｒ頁～９８Ｒ頁，平成５年
１２月２４日発行
しかし，本願補正発明における「一定割合の水を主成分とする移動相」とは「水１００％としたものを含む水９７％程度以上の一定濃度の溶液とする移動相」を意味するものと解することができる（審決５頁２１行～２２行も同旨）のに対して，乙５では「アセトニトリル／水（１５：８５）のアイソクラティック溶出法」，乙６では「水７０％のアイソクラティック溶出法」，乙７では「水５８％のアイソクラティック溶出法」がそれぞれ開示されているのであって，いずれも水の濃度において本願補正発明の移動相とは大きく異なるものである。
すなわち，甲９（Ryan
D.
Morrison
and
John
W.
Dolan“
Reversed-Phase LC in 100% Water” LC･GC ASIA PACIFIC，Vol. 4，No.1，２００１年〔平成１３年〕２月発行，An
Advanstar
Publication）においては，「通常の（有機溶媒が５％よりも大きい）条件においては，固定相は，シリカの表面に取り付けられたＣ１８鎖とみなされ，図３ａに示すスケッチに似て，ブラシのような形態に延ばされている」が，「移動相の有機溶媒の含有量が低くなり過ぎる場合には，固定相は自分自身の上に崩れ落ち，図３ｂに図示したようなぼさぼさのもうせんに似て，低エネルギーの形態となる傾向がある」（１９頁）という記載がある。この記載は，例えば炭素数１８のアルキル基を用いた固定相に対し，水が９５％を超える移動相を用いるといわゆる寝込み現象を生じ，クロマトグラムの使用が困難になることを表わしている。このように，移動相において水９５％を超えるかどうかは，寝込み現象の発生の有無に大きく関与するものである。
また，甲１０（Robert G Wolcott and John W. Dolan “Lessons inColumn Washing” LC･GC Vol. 17,No.4, １９９９年〔平成１１年〕４月発行，An Advanstar Publication）では，例えばＣ１８鎖の結合相を充填剤に用いたカラムの洗浄にあたり，「カラムを水で洗浄すると，結合層は，崩壊する（図１ｃ）。その後移動相を通液することによって洗浄のための溶媒が取り除かれても，固定相は，崩壊した形態のままであり（図１ｄ），保持及び分離度に変化を与える結果となる（図２ａ及び２ｂ）」と記載されており，また「カラムを洗い流すことおよび平衡のためのガイドライン」として「水１００％を避ける」という記載がある。このように，炭素数１８であっても，水１００％を通液することにより固定相であるアルキル基が寝込み現象を生ずるとされていたものである。
(d)
また，そもそも本願補正発明は一定割合の水を主成分とする移動相を用いた場合でも経時変化による保持時間の減少が生じない逆相液体クロマトグラフィーを提供することを課題としたものであるところ，本願補正明細書に記載された従来技術においても，通液開始後３０時間が経過する前であれば，この段階ではまだ保持時間が低下していないのであるから，アルキル基を主成分とする固定相に水を主成分とする一定濃度の移動相を適用することも可能である。したがって，アルキル基を主成分とする固定相に水を主成分とする一定濃度の移動相を適用した場合に経時変化による保持時間の減少が生じるかどうかが重要であるところ，上記乙１～７においては１回の分析に要する時間（約４分～４５分）しか記載されておらず，実験の継続時間については全く言及されていないのであるから，上記乙１～７をもって本願補正発明の容易想到性を肯定する根拠とはなし得ない。
(ｲ) 取消事由１－２（顕著な作用効果の看過）
審決は，「本願補正発明の効果も，引用例１，及び，上記周知技術から当業者が予測できる範囲のものである」（５頁下３行～下２行）としたが，誤りである。
ａ
本願補正明細書（甲４）によれば，本願補正発明には，「炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いることから，経時変化による保持時間の減少が起きない」（段落【０００９】）という格別の効果が生じている。本願補正明細書が引用する本願明細書（甲３）の図６は，炭素数２４以上のアルキル基（具体的にはトリアコンチル基）を主成分とする固定相に対し，一定割合の水（具体的には水１００％）を主成分とする移動相を用いて水溶性化合物の分離を行なった場合の，通液開始からの時間経過に対する相対保持係数の変化を表したものである。この図によれば，通液開始後約１００時間後であっても，一定の相対保持係数の値を維持していることが明らかである。
一方，上記明細書の図１には，固定相をオクタデシル基（炭素数１８のアルキル基）とした場合において水溶性化合物の分離を行なった場合の，通液開始より３時間後，２０時間後，３５時間後におけるクロマトグラムをそれぞれ示したものであって，通液開始からの時間に伴って，シトシン，ウラシル，シチジン，ウリジン，チミンの各保持時間が徐々に短くなっていることを示している。このように各物質の保持時間が短くなると，クロマトグラムにおけるピークが近似し，分離が困難になってしまう。
このように，本願補正発明では，固定相をオクタデシル基とした従来技術に比べて保持時間が保たれる時間が格段に長いものであり，顕著な作用効果を有するものである。
ｂ
１００時間に及ぶ連続通液による逆相液体クロマトグラフィーの運用が可能となることによりもたらされる実益は，次のようなものである。
すなわち，逆相液体クロマトグラフィーの保持時間が短くなった場合，カラムの交換あるいは移動相を洗い流す再生処理が必要となるところ，高速液体クロマトグラフィーにおけるカラムは移動相を高圧で通液することに耐えられるように設置されているため，その交換作業は煩雑であり，また，再生処理を行なう間はクロマトグラフィーを使用することができない不便が生じる。
本願補正発明における１００時間に及ぶ連続通液による逆相液体クロマトグラフィーの運用が可能となるという効果は，かかる問題を解決しうる格別のものである。
ｃ
これに対し被告は，乙９（Wako Analytical Circle No.9, 平成１０年６月発行，和光純薬工業株式会社）を根拠として，本願補正発明の効果は格別顕著なものとはいえないと主張する。
しかし，乙９に記載されたクロマトグラフィーはその分析に要する時間が２０分程度のものであり，「水１００％移動相でも保持時間が変化しません」と記載されているのみであって，本願補正発明の効果である１００時間に及ぶような連続通液を可能にする旨の記載は全くない。したがって，乙９に基づいて本願補正発明の効果を当業者が予測できたとはいえない。
ｄ
また被告は，乙４（Wenzhi
Hu
et
al“Temperature
Effects
on
Retention in Reversed-phase Liquid Chromatography of Nucleosidesand Their Bases Using Water as the Mobile Phase”）において２か月間（少なくとも１０００時間以上）にわたり良好な安定性及び再現性を示した例が記載されていると主張する。
しかし，乙４に記載されているのは，「逆相液体クロマトグラフィーシステムの安定性と再現性を試すために，３０℃，４０℃，５０℃，６０℃，６５℃及び第３図の温度制御手法を用いて，２か月にわたり３０回，ヌクレオチドとその塩基混合物の分析を行った」というものであり，２か月間連続して通液が行われたと記載されているものではない。
そして，乙４の論文の著者である古月文志によれば，乙４の上記記載は移動相を連続的に通液しつつ２か月間に３０回の測定を行ったのではなく，測定毎に移動相の通液を再開することにより２か月間に３０回測定を行ったことを意味するものである（甲１１）。
ｅ
また被告は，結合密度が低い炭素数１８のアルキル基を固定相に用いた場合には「すべり現象」は生じないと主張する。
しかし，本願補正明細書が引用する本願明細書（甲３）には「発明が解決しようとする課題」として「水１００％を移動相とした場合，炭素数８～１８のアルキル基を固定相としてそのまま用いることはできなかった」（段落【０００３】，下線は原告による。），「また，上記ＯＤＳの担体に対する結合密度を下げ，代わりにトリメチルシリル基を結合させることにより，ＯＤＳの持つ保持が大きいという特性を備え，且つトリメチルシリル基の持つ水を主成分とする溶液を移動相として用いることができるという特性を備えた固定相も開発された。その固定相を用いることにより，保持時間の経時的な減少は軽減はされたが，なお不十分であり，…長いアルキル基のみを固定相に用いた場合に比べ，固定相の疎水性が低いため，保持が小さく分離が不十分であったり，立体選択性が低下するという問題が生じた」（段落【０００５】）と記載されている。このように，本願補正発明の課題は，アルキル基の担体に対する結合密度を低くするという解決手法の存在があっても依然として課題とされていたものである。
なお，本願後に発表された論文である甲１４（榎並敏行・長江徳和「水１００％移動相を用いたＨＰＬＣ逆相固定相の保持挙動(2)」CHROMATOGRAPHY
vol.22,
no.1，３３頁～３９頁，平成１３年２月発
行）によれば，相対保持時間と充填剤の細孔径とは一定の関係を有し，細孔径が１０．４ｎｍである固定相については相対保持時間が９０％を上回り，水移動相でも使用することができるとされる一方，細孔径が７．２ｎｍ及び６．２ｎｍである固定相については相対保持時間が９０％を下回り，水移動相では使用することができないとされている。したがって，アルキル基の担体に対する結合密度を制御することによって水移動相を使用することが可能となるものではない。ｆ
なお，本願補正発明の発明者である長江徳和は，本願補正発明を含む，炭素数３０のアルキル基を主成分とする固定相に対し水１００％又は一定割合の水を主成分とする移動相を用いた分析に関する一連の研究を行い，多数の研究論文を発表するなどしてその成果が認められた結果，「Ｃ３０カラムの開発と応用を行い液体クロマトグラフィーの発展に貢献」したとして，平成１３年２月１日，社団法人日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会より，ニューセンチュリー特別表彰「液体クロマトグラフィー技術賞」を受賞した（甲５）。この受賞にかかる一連の研究の１つは乙１０の論文（長江徳和ほか「逆相クロマトグラフィーにおける水移動相を用いた極性化合物の分離」Chromatography Vol.19 No.4 380頁～381頁，平成１０年１１月１０日発行，クロマトグラフィー科学会）であり，本願補正発明はこの論文に記載された内容を含み，新規性喪失の例外（特許法３０条）の適用を申請して出願されたものである。
イ
取消事由２（本願発明の進歩性についての判断の誤り）
審決は，「本願発明は，引用例１に記載された発明，及び，上記周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」（６頁下４行～下２行）としたが，誤りである。
すなわち，本願発明を本願補正発明と比較すると，本願補正発明では「一定割合の水を主成分とする移動相」とされる発明特定事項が，本願発明では「水を主成分とする移動相」とされる点において相違するのみであり，審決は本願補正発明におけるのと同様の理由により本願発明の進歩性を否定するものであるところ，本願補正発明についての判断が誤りであることは前記アで述べたとおりであり，本願発明についての判断も同様の理由により誤りである。
請求原因に対する認否
請求原因(1)～(3)の各事実は認めるが，同(4)は争う。被告の反論
審決の判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。
(1) 取消事由１－１に対し
原告は，相違点についての審決の判断に誤りがあると主張するが，以下のとおり審決の判断は正当である。
ア
周知技術の認定について
原告は，引用例２に記載された技術について審決の認定は誤りであると主張する。
(ｱ)
しかし，引用例２記載の技術は，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いる一例を示すものである。
このことは，本願補正明細書の引用する本願明細書（甲３）に「【従来の技術】水溶性化合物を分離するために，分離対象試料を溶解する溶媒である移動相に水を主成分として用い，カラムに充填される担体に担持された液体または固体である固定相に無極性化合物を用いる逆相液体クロマトグラフィーおよびそれらの移動相と固定相とを備えた逆相液体クロマトグラフ装置が知られている」（段落【０００２】），「因みに，炭素数８～１８のアルキル基を主成分とした固定相を備え，水を主成分とする移動相に用いることができるようにされたカラムも開発されている」（段落【００１４】）と記載されていることとも符合する。(ｲ) そして，このほかにも，乙１（GERT E. BERENDSEN et al“ROLE OF THECHAIN
LENGTH
OF
CHEMICALLY
BONDED
PHASES
AND
THE
RETENTION
MECHANISM IN REVERSED-PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHY”）には，炭素数１～２２のアルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，純水を移動相として用いる例（第３図〔Fig.3〕参照）が示され，乙２（KARL
KARCH
et
al
“ PREPARATION
AND
PROPERTIES OF REVERSED PHASES”）には，炭素数１，４，１０，１８のアルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水を移動相として用いる例（図３，４，８〔Fig.3,4,8〕参照）が示されている。
(ｳ)
また，オクタデシル基を固定相に用いた逆相液体クロマトグラフィーについても，乙３の１（高井信治ほか「分析対象によるカラム充塡剤の選び方」）及び乙３の２（沼野藤夫ほか「医学・臨床への応用(4)－生体における各種薬剤）には，ＯＤＳ（オクタデシル基）を固定相に用いて，移動相を水とする例が示され，乙４（Wenzhi
Hu
et
al“
Temperature
Effects
on
Retention
in
Reversed-phase
Liquid
Chromatography of Nucleosides and Their Bases Using Water as theMobile
Phase”）には，ＯＤＳ充填カラムを用いて，移動相を純水とする例が示されている。
このほか，乙１１（島津ＧＬＣセンター「総合カタログ」１８４頁，平成９年３月２７日発行），乙１２（島津ＧＬＣセンター「ＧＣ/ＬＣ総合カタログ」２７頁～２８頁，平成７年７月発行，信和化工株式会社），乙１３（株式会社ワイエムシィ「ＨＰＬＣ総合カタログ」１４頁～１５頁，１４１頁，平成９年９月前発行）にも，ＯＤＳ固定相に水を移動相として用いた例が示されている。
(ｴ)
以上のように，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは，本願前における周知技術であった。
イ
容易想到性の判断について
(ｱ)
原告は，引用例２には，引用例発明の移動相として「０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配」のものに換えて水１００％の一定濃度のものを採用することを妨げる記載があると主張する。
しかし，審決が引用例２について認定したのは「アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水１００％の一定濃度のものを移動相に用いること」が本願前に周知の技術であるという点であり，引用例２から直ちに相違点に係る構成を容易に想到しうるとはしていないから，原告の主張は審決を正解しないものである。
そして，前記アで述べたように，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは周知技術であるとした審決の判断に誤りはなく，本願時において炭素数２４以上のアルキル基を固定相に用いた場合に水１００％の一定濃度のものを移動相に用いることは不可能であると考えられていたという原告の主張は失当である。
(ｲ)
また原告は，引用例発明におけるグラジェント溶出法に換えてアイソクラティック溶出法を採用することは，通常行われる移動相の選択・変更とはいえないと主張する。
しかし，乙５（長江徳和ほか「逆相液体クロマトグラフィーにおける長鎖アルキル基結合充塡剤の特性」）には，Ｃ３０充填剤において，移動相としてアセトニトリル／水を５０：５０，１５：８５の割合でアイソクラティック溶出法を用いた例や，アセトニトリルでグラジェント溶出した例が示され，乙６（Wilhelm Potter et al“Non-porous silicafor
ultrafast
reversed-phase
high-performance
liquid
chromatographic
separation
of
aldehyde
and
ketone
2,4-dinitrophenylhydrazones”）には，Ｃ３０のアルキル基カラムを用い，グラジェント溶出法，アイソクラティック溶出法により溶離を行っている例が示され（４９頁左欄のMethod1，同頁右欄のMethod3参照），乙７（Hiroko
Itoh,
Norikazu
Nagae
et
al“Reversed-Phase
Liquid Chromatographic Separation of Proteins on A C30 Alkyl BondedNonporous Silica Gel Column”）には，Ｃ３０のカラムを用いて４２％アセトニトリル水溶液のアイソクラティック溶出法で溶出する例（図２参照），Ｃ３０のカラムを用いてグラジェント溶出法で溶出する例（図１，図３，図５参照）が示されている。
このように，Ｃ３０固定相を用いる逆相液体クロマトグラフィーにおいて，アイソクラティック溶出法を用いるかグラジェント溶出法を用いるかは，試料及び固定相の特性を考慮して適宜決定しうるものである。このことは，乙８（石井大道ほか「高速液体クロマトグラフ法」平成４年９月１０日初版３刷発行，共立出版株式会社），乙９（WakoAnalytical Circle No.9）の記載からも明らかである。(ｳ)
以上のとおり，逆相液体クロマトグラフィーにおいて，アイソクラティック溶出法を用いるかグラジェント溶出法を用いるかは，試料及び固定相の特性を考慮して適宜決定しうるものであるところ，引用例１（甲１）には「本発明において，液体クロマトグラフィーの条件としては通常の逆相クロマトグラフィーにおける公知の諸条件が適用できる。」（３頁左上欄７行～９行）と記載されており，また，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて水１００％の一定濃度のもの（アイソクラティック溶出法）を移動相に用いることは本願前に周知の技術であるから，相違点に係る構成は当業者が容易に想到しうるものである。
(2) 取消事由１－２に対し
原告は，審決は本願補正発明の顕著な作用効果を看過した誤りがあると主張するが，審決の判断は正当である。
ア
原告は，本願補正発明によれば１００時間に及ぶ連続通液による逆相液体クロマトグラフィーの運用が可能となるという顕著な作用効果が得られると主張する。
しかし，アルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いた場合に保持時間が１００時間程度保たれる効果は，乙１１（島津ＧＬＣセンター「総合カタログ」）にも記載されており，従来技術に比べて格別な効果であるとはいえない。
また，乙９（Wako Analytical Circle No.9）９頁の「フッ素コーティングＨＰＬＣカラム
Fluofix
ver.II」には，水１００％の移動相でも保持
時間が変化しないＨＰＬＣ(High performance liquid chromatography，高速液体クロマトグラフィー)カラムについて記載されている。
また，乙４（Wenzhi Hu et al“Temperature Effects on Retention inReversed-phase Liquid Chromatography of Nucleosides and Their BasesUsing Water as the Mobile Phase”）には，ＯＤＳ固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーであっても，移動相として純水を用いて２か月間（少なくとも１０００時間以上）にわたり良好な安定性及び再現性を示すことが報告されている。
イ
またそもそも，本願明細書（補正後のもの）に記載された「発明が解決しようとする課題」及び「発明の効果」の記載は正確ではない。すなわち，本願明細書には，「発明が解決しようとする課題」として，「…図１に示されるように，時間が経過すると，保持時間が全体的に短くなり，分離が不完全になってしまう。従って，水１００％を移動相とした場合，炭素数８～１８のアルキル基を固定相としてそのまま用いることはできなかった。この現象が起きる理由は，水１００％移動相を通液すると，図２に示すように，次第に炭素鎖（リガンド）が寝込んだ状態になり，固定相と溶質との相互作用が減少する，いわゆる『すべり現象』が起きるためであると考えられている」（段落【０００３】）と記載され，「第１発明の効果」として「…炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いることから，経時変化による保持時間の減少が起きない」（甲４，段落【０００９】）と記載されている。
しかし，乙１０（長江徳和ほか「逆相クロマトグラフィーにおける水移動相を用いた極性化合物の分離」）からも明らかなように，炭素数１８のアルキル基を固定相に用いた場合に「すべり現象」が起きるのは，結合密度が高い場合（例えば，３．２μmol/m ）に限られ，結合密度が低い場合（例えば，１．６μmol/m ）には「すべり現象」は生じないものであり，本願時においても，結合密度が低い炭素数１８のアルキル基の固定相を水を主成分とする移動相に用いることは，引用例２に記載されているとおり公知であった。
また，甲１４（榎並敏行・長江徳和「水１００％移動相を用いたＨＰＬＣ逆相固定相の保持挙動(2)」）によれば，相対保持時間は細孔径の大きさによっても影響を受け，炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相であっても，細孔径の大きさによっては水移動相を使用できない場合がある（この点については，原告も前記(4)ア(ｲ)ｅで認めている。）。したがって，本願補正発明の効果とされているものは，引用例２に記載された公知の効果と同様の効果であるにすぎず，炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を一定の割合の水を主成分とする移動相に用いる本願補正発明により「従来技術に比べて保持時間が保たれる時間が格段に長い」という効果が得られるという原告の主張は失当である。
(3) 取消事由２に対し
本願発明は「水を主成分とする移動相」とする点においてのみ本願補正発明と異なり，審決は本願補正発明におけるのと同様の理由により本願発明の進歩性を否定するものであるところ，本願補正発明についての判断が正当であることは前記(1)(2)で述べたとおりであり，本願発明についての判断も同様の理由により正当である。
第４
当裁判所の判断
請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。
取消事由１－１（本件補正却下に関する相違点についての判断の誤り）について
(1)
原告は，周知技術の認定の誤りを主張するので，まずこの点について検討する。
ア
引用例２（甲２），乙１～乙３の１，乙４，乙１１～１３の各文献には，以下の事項が記載されている。
(ｱ)
引用例２（甲２）には，以下のとおり，オクタデシル修飾シリカ担体を充填剤（固定相）として用いた場合において，オクタデシル修飾率を制御することにより，水溶性有機物を水移動相を用いて分離できることが記載されている。
ａ
特許請求の範囲
「(1) 水溶性有機物をオクタデシル修飾シリカ担体を充填したカラムを用いて水移動相により分離する方法であって，オクタデシル修飾率が１．０～２．０マイクロモル／ｍであることを特徴とする水溶性有機物の分離方法。」（１頁左欄５行～９行）
ｂ
従来の技術と発明が解決しようとする課題
「医薬品，食品等の分野で種々の用途に供されているオリゴ糖やアルコール類を分離精製する方法として，…逆相系充填剤を用いて水－有機溶媒移動相により分離する方法等が実施されている。しかしながら…逆相系充塡剤を用いる方法は，…市販充填剤の大部分は水移動相を用いるとやはり分離度が低いので，…水－有機溶媒移動相を用いて分離度を高くしなければならないという問題があった。」（１頁左欄１７行～右欄１２行）
ｃ
課題を解決するための手段
・「本発明者らは，上記の点に鑑み，逆相系充填剤の中オクタデシル修飾シリカ担体を用いて水溶性有機物を水移動相により高い分離度で効率よく分離する方法を得る目的で鋭意検討した。その結果オクタデシル修飾率を制御することにより上記目的を充分達成し得ることを見出し本発明を完成するに至った。」（１頁右欄１３行～２０行）
・「市販のオクタデシル修飾シリカ担体は疎水性化合物の分離を目的として調整されたものが多く，親水性化合物の分離には適していないものが多い。すなわち，芳香族化合物等の疎水性有機物を分離するために５０～９０％メタノール又はアセトニトリル水溶液等を移動相として修飾率の高いオクタデシル修飾シリカ担体を用いるのが一般的であった。親水性物質例えばｉ－プロピルアルコール，アセトン或いはアミノ酸等をこれに通液しても素通りに近い状態で保持されることがなく，分離不可能であった。…発明者らは，修飾率に着目して水を移動相として分離し得る条件を検討した。」（２頁右上欄１５行～左下欄９行）
・「一般に水溶性有機物のオクタデシル修飾シリカ担体による分離機能はその移動相と固定相であるオクタデシル基との間における水溶性有機物の分配係数によるとされている。すなわち移動相が水又は水－有機溶媒の場合は水溶性有機物の水に対する溶解度及びオクタデシル基のような非極性基に対する溶解度の差により分離される。」（２頁左下欄１０行～１６行）・「水移動相により水溶性有機物を分離する場合固定相表面のオクタデシル基は移動相である水と反発し，直鎖が収縮し，細孔を埋める結果となり，担体表面の細孔は小さくなり，従って有効表面積は小さくなる。その結果修飾率が高すぎる場合保持能が低下し，分離度が低くなると考えられる。」（２頁右下欄４行～１０行）
・「本発明において用いるオクタデシル修飾シリカ担体の修飾率は１．０～２．０マイクロモル／ｍ
である。修飾率をこの範囲内に調整したオクタ
デシル修飾シリカ担体は，担体表面の保持機能及び有効表面積の両面から最大の分離度を示すものである。」（２頁右下欄下２行～３頁左上欄３行）
ｄ
発明の効果
「(1) 本発明の方法により，…水移動相により水溶性有機物を分離することができ，目的成分の分画採取により一回の処理操作で効率よく，極めて高純度の単離品を得ることが可能となる。
(2) 本発明の方法は，移動相が水であって，水－有機溶媒相等による分離や二次処理を必要としないので，濃縮等の後処理が容易であること，良好な作業環境が維持できること従って優れた経済性を有すること等産業上有用な発明であるということができる。」（５頁１行～１４行）
(ｲ)a
乙１（GERT E. BERENDSEN et al“ROLE OF THE CHAIN LENGTH OFCHEMICALLY
BONDED
PHASES
AND
THE
RETENTION
MECHANISM
IN
〔逆相液体クロマトグラフィ
REVERSED-PHASE LIQUID CHROMATOGRAPHY”には，以下のとお
ーにおける化学結合相の炭素長の役割と保持機構〕）
り，結合相の炭素長が保持に与える影響を調べるために，メタノール１００％から水１００％の範囲で炭素数１～２２のアルキルシリル基結合充填剤の保持時間を調べたことが記載されている（以下，訳文による）。
・「概要
メタノールと水を成分とする移動相を用い，ｎ－アルキルジメチルシリル基結合相の炭素長（炭素数１～２２）が保持に与える影響を調べた。」（２１頁８行～１１行）
・「結合相の炭素長が保持に与える影響
メタノールと水を成分とする移動相を用い，純粋メタノール（Φ＝１）から純水（Φ＝０）の範囲でＲＰ－１からＲＰ－２２の７種の異なる炭素長のアルキルシリル基結合充填剤の保持時間を調べた（Φ＝メタノールの体積割合）。」（２３頁１６～２０行）
ｂ
また，乙１の図３（Fig.3）には，ｎ－ＣＨＯＨ，ｎ－ＣＨＯＨ，アセトン，ｎ－ＣＨＯＨの４種の水溶性有機物について，水１００％を移動相とした場合に，キャパシティーファクター(capacityfactor)が結合相の炭素長（炭素数１，３，６，１０，１４，１８，２２）によってどのように変化するかを示したグラフが記載されており，いずれの水溶性有機物も，炭素数６～２２の範囲内においてほぼ一定のキャパシティーファクターを示していることから，これらの水溶性化合物の分離に関しては，炭素数６～２２の範囲内においてほぼ同様の分離性が期待できることが示されている。
(ｳ) 乙２（KARL KARCH et al “PREPARATION AND PROPERTIES OF REVERSEDPHASES”
には，以下のとおり，炭素数１，
〔逆相固定相の調製と性質〕）
４，１０，１８（炭素数１８に係る炭素含有率は２２％）のアルキル基を固定相，水を移動相として試料の分析を行った例が記載されている（以下，訳文による）。
・「概要
Ｃ－Ｃ
のアルキル基グループを用いた単量体逆相固定相の調製を記
す。」（３頁４行～６行）
「第１図
…固定相：シリカＳI－１００;
メチル-（Ｃ），ブチル-（Ｃ
），デシル-（Ｃ
）及びオクタデシル-（Ｃ
）シランとの反応を受けた
…。Ｃ
: 立毛Ｃ
，２２％の結合した炭素…」（８頁）
・「第３図
ｎ－アルコールの保持力への立毛の長さの影響。試料：Ｃ－Ｃ
n-アルコール，溶媒：水，他の条件は第１図と同様。」（９頁）・「第４図
立毛の長さとフェノール試料の保持時間との関係。試料：フェノール，レゾルシノール，ピロガロール。溶媒：水，…」（１０頁）(ｴ)
乙３の１（高井信治ほか「分析対象によるカラム充塡剤の選び方」）には，以下のとおり，カラム充填剤を選択する際の参考として，分子量２０００以下の水溶性物質を分離するためにシリカ－ＯＤＳ（オクタデシル基）を充填剤（固定相）として用いる場合には水を移動相として用いることが示されている。
・「４．カラム充填剤を選定する順序
まず初めに考えなければならないことは，試料の性質についてよく知ることである。あらかじめそれぞれの化学構造が知られていれば，それから分子量，官能基の性質，溶媒との関係などについての情報を得て，これに基づいて最も適したカラム充填剤の選択を行なう。…そして表１から適当な充填剤と溶媒を選べばよい。」（６頁右欄１２行～２１行）
・「表１．
分子量２０００以下
水に可溶
…
分離方法
逆相
充填剤
シリカ－ＯＤＳ
移動相
水
適用例
界面活性剤，高級アルコール，水溶性ビタミン，医薬品」
（６頁～７頁）
(ｵ) 乙４（Wenzhi Hu
et
al“Temperature Effects on
Retention in
Reversed-phase Liquid Chromatography of Nucleosides and Their Bases〔移動相として水を用いたヌクレオシド
Using Water as the Mobile Phase”に
及びその塩基の逆相液体クロマトグラフィーにおける保持への温度効果〕）は，以下のとおり記載されており，オクタデシルシランを固定相，純水を移動相として用いる場合に，温度条件の設定が保持時間，分離能率，分離能力に変化を与えることが示されている（以下，訳文による）。・「昇温によって，移動相として純水を用い，固定相として従来のオクタデシルシラン（ＯＤＳ)を用いた逆相液体クロマトグラフィー（ＲＰ－ＬＣ)で多くの疎水性有機成分を迅速に分離した。」（３１１頁左欄１行～５行）・「今日，疎水性有機成分のＲＰ－ＬＣにおいて，移動相として純水を用いることが可能な様々なタイプの逆相液体クロマトグラフィーが開発されている。」（３１１頁左欄３８行～４１行）
・「シリカを基材とした炭素数１８の固定相（ＯＤＳ）は，ＲＰ－ＬＣにおいてもっとも広く用いられる材料であり，ＯＤＳを用いた場合に得られる分離能率は，別のタイプの固定相…で同一の分析対象を分離する場合に比べて，大抵すぐれている。これは，ＯＤＳ固定相の非常に高い疎水性と大きな表面積のためである。」「この大きな疎水性領域は，良好な分離を実現する上で重要であるが，同時に，水が移動相として用いられてこなかった主な理由でもある。ＯＤＳ固定相の疎水性及び形態は温度に極度に依存しており，温度の変化が保持時間，分離能率，分離能力に反映する。換言すれば，温度の変化がＲＰ－ＬＣの性能に変化を与えることになる。」（３１１頁右欄１４行～２８行）
(ｶ)
乙１１（島津ＧＬＣセンター「総合カタログ」）には，以下のとおり，野村化学株式会社（原告）が発売したカラム（DevelosilＯＤＳ－
ＵＧ等）のアルカリ性移動相に対する耐久性を示す実験結果の１つとして，メタノール含量０％（水１００％）の移動相を用いた例が示されている。
・「野村化学
Develosil
シリーズ」
・「一般分析カラム
ＯＤＳシリーズ
■Develosil ＯＤＳ－ＵＧ, Develosil ＯＤＳ－ＨＧ●ＯＤＳ－ＵＧ（最も汎用性の高いモノメリックＯＤＳ)
細孔径１３０Åの金属不純物の影響の少ないシリカ基材を用い，モノメリックＯＤＳ試薬であるオクタデシルジメチルシランを化学結合後，エンドキャッピングとしてのトリメチルシリル化を２回施した炭素含有量１８％の汎用ＯＤＳです。」
・「アルカリ性移動相に対する耐久性
…
カラムDevelosil ＯＤＳ－ＵＧ
メタノール含量（％）
移動相通液時間（ｈ）
pH9
＞５００
pH10
pH11
カラムDevelosilＯＤＳ－ＨＧ
…
メタノール含量（％）
移動相通液時間（ｈ）
pH9
pH10
…
＊２０ｍMリン酸ナトリウムを用い各ｐＨに調整し，カラム温度３０℃，1ml/minで通液し，理論段数が８０％まで低下する通液時間を求めました。」
(ｷ)
乙１２（島津ＧＬＣセンター「ＧＣ/ＬＣ総合カタログ」）には，以Ｃ
ＵＬＴＲＯ
下のとおり，オクタデシル基（
）を固定相としたカラム（
）の使用例として，水（
）を移動相として植物性脂肪
Ｎ
Ｓ－Ｃ
ＨＯ
を分析した例が記載されている。
・「ＵＬＴＲＯＮ汎用カラムシリーズ
…
…
ＵＬＴＲＯＮ
Ｓ－Ｃ１８
細孔径（Å）
」
・「■応用データ
植物性脂肪の分析
…
…
カラム：ＵＬＴＲＯＮ
Ｓ－Ｃ１８
移動相：ＨＯ
…
」
(ｸ)
乙１３（株式会社ワイエムシィ「ＨＰＬＣ総合カタログ」）には，以下のとおり，オクタデシル基を固定相としたカラム（ＹＭＣ－ＰａｃｋＯＤＳ－ＡＱ。炭素含有率は約１５％）の使用例として，水を移動相としてマルトオリゴ糖を分析した例が示されている。
・「分析用カラムＯＤＳ
ＹＭＣ－Ｐａｃｋ
ＯＤＳ－ＡＱ
親水性化合物の分離に適したＯＤＳ
ＹＭＣ－Ｐａｃｋ
ＯＤＳ－ＡＱは，細孔径が１２０Åのシリカゲル基材
にｎ－オクタデシル基を化学結合し，エンドキャッピング処理した充填剤を高圧充填した逆相カラムです。炭素含有率は約１５％です。」（１４頁）・「●マルトオリゴ糖
…
…
Ｃｏｌｕｍｎ
：ＹＭＣ－Ｐａｃｋ
ＯＤＳ－ＡＱ
Ｅｌｕｅｎｔ：
ｗａｔｅｒ
…
」（１４１頁）
イ
以上によれば，本願前において，少なくとも炭素数１～１８のアルキル基を固定相に用いた逆相液体クロマトグラフィーにおいて，水１００％の移動相を用いることは周知であったということができる。
ウ
もっとも，原告が提出する甲９（Ryan D. Morrison and John W. Dolan“Reversed-Phase LC in 100% Water”）には，炭素数１８のアルキル基を固定相に用いる場合について「…崩壊が生ずる移動相の有機溶媒の濃度は，カラムの充填剤，移動相の溶媒，温度，そして他の変動によって変化する。しかしおよそ２～３％の有機溶媒が，相の崩壊を防ぐための操作の一般的な下限である」（１９頁中欄１０行～３２行，訳文下３行～下１行）と記載され，甲１０（Robert G Wolcott and John W. Dolan “Lessons inColumn
Washing”）には「カラムを水で洗浄すると，結合層は，崩壊する」（３１８頁右欄２４行～３０行。訳文による）と記載されている。しかし，これらの文献は，炭素数１８のアルキル基を固定相に用いる場合の一般論を記載したものであって，オクタデシル修飾率等の諸条件の設定により水１００％の移動相を用いることができるかという点まで言及したものではない。そして，本願前において炭素数１８のアルキル基を固定相として水１００％の移動相を用いた例が少なからず存在することは，前記アにおいて認定したとおりであり，上記甲９及び甲１０の記載によって上記周知技術の認定が左右されるものではない。
エ
また原告は，引用例２等に記載されているのは，炭素数１８のアルキル基を固定相に用いる場合にはオクタデシル修飾率を制御した固定相に水１００％の移動相を用いるというものであるから，オクタデシル修飾率を問わない一般化した周知技術として捉えるべきではない旨主張する。しかし，引用例２に記載されているオクタデシル修飾率や，上記乙２，乙１３に記載されている炭素含有率は，炭素数１８のアルキル基を固定相，水を移動相として逆相液体クロマトグラフィーを使用する場合に設定される条件の１つにすぎず，このほかにもさまざまな条件（例えば，温度条件や，細孔径の大きさなど）が設定されるものであり，上記の使用例をみても必ずしもオクタデシル修飾率が常に制御されているということもできないから，原告の前記主張は採用することができない。
(2)
次に，引用例発明に上記周知技術を適用することにより本願補正発明の構成を想到することが当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）にとって容易であるかについて検討する。
ア
本願補正発明は「一定割合の水を主成分とする移動相」を用いるものであるところ，「水を主成分とする」とは「水１００％としたものを含む水９７％程度以上のもの」を意味する（審決５頁１８行～２０行）ことは，当事者間に争いがない。
イ(ｱ) そして前記(1)アにおいて認定したとおり，引用例２には，オクタデシル修飾シリカ担体を充填剤（固定相）として水溶性有機物を分離するには水を移動相とするのが適していること，また水を移動相とした場合には後処理が容易であるなどの利点があることが記載されている。また，乙３の１（高井信治ほか「分析対象によるカラム充塡剤の選び方」）にも，シリカ－ＯＤＳ（オクタデシル基）を充填剤（固定相）に用いて分子量２０００以下の水溶性物質を分離する場合に，移動相として水を用いることが記載されている。
このように，本願前において，アルキル基を主成分とする固定相を用いた逆相液体クロマトグラフィーを使用して，特に水溶性物質を分離するために，水を移動相として用いることは有用であると認識されていたものである。
(ｲ)
他方，乙５（長江徳和ほか「逆相液体クロマトグラフィーにおける長鎖アルキル基結合充塡剤の特性」）には，「アルキル鎖長と試料の保持あるいは分離係数等の関係は今までに数多くの報告がされており，アルキル鎖長が長くなるほど保持および分離係数は増加すると多くの研究者により示されて」おり，「最近，Ａｔａｍｎａら…は炭素数３０の長鎖アルキル基の分離におよぼす影響を報告し，炭素数１８と３０のＣ１８およびＣ３０充填剤を比較した結果，…トルエンとベンゼンの分離度は両充填剤間の差は認められないが，プロピルベンゼンとブチルベンゼンの分離度はＣ３０の方が高くなり，Ｃ３０のようなアルキル鎖の長い充填剤はＣ１８に比べより大きな分子に対して分離度が増加することを示した」（１９Ｒ頁６行～７行，１２行～１６行）と記載されている。また，乙７（Hiroko Itoh, Norikazu Nagae et al“Reversed-PhaseLiquid Chromatographic Separation of Proteins on A C30 Alkyl Bonded〔Ｃ３０結合非ポーラスシリカゲルカラム上
Nonporous Silica Gel Column”
）には，炭素数３０のアルキル基
での逆相液体クロマトグラフィー分離〕
を固定相，４２％含水アセトニトリル等を移動相として，アルキルベンゼンを分離した例が記載されている。
このように，炭素数２４以上のアルキル基を固定相として用いることは本願前に周知であり，引用例発明と本願補正発明の一致点としても認定されているところである（審決５頁７行～８行。なお，一致点の認定は当事者間に争いがない。）。
ウ
以上に照らせば，水溶性物質の分離に適している等の利点を有する水移動相を，炭素数１８のアルキル基を固定相とする場合に用いるにとどまらず，炭素数２４以上のアルキル基を固定相とする場合にも用いようとすることは，当業者であれば容易に試みることであり，本願補正発明における「一定割合の水を主成分とする移動相」すなわち水１００％としたものを含む水９７％程度以上の一定割合のものを移動相として用いることは，当業者が容易に想到しうるものである。
エ
これに対し原告は，引用例２に「…水移動相により水溶性有機物を分離する場合固定相表面のオクタデシル基は移動相である水と反発し，直鎖が収縮し，細孔を埋める結果となり，担体表面の細孔は小さくなり，従って有効表面積は小さくなる。その結果…保持能が低下し，分離度が低くなると考えられる」（２頁右下欄４行～９行）と記載されているように，炭素数１８のアルキル基であるオクタデシル基ですら水を移動相とする場合の問題点が指摘されているのであるから，オクタデシル基よりも疎水性の高い炭素数２４以上のアルキル基を固定相として水１００％の移動相を用いることはおよそ不可能であると本願時の技術常識では考えられていたと主張する。
しかし，本願時（平成１０年１２月２４日）において炭素数２４以上のアルキル基を固定相として水を主成分とする移動相を用いることがおよそ不可能であると認識されていたことを裏付ける証拠はない。
むしろ，炭素数１８のオクタデシル基を固定相とする場合について，オクタデシル修飾率，温度条件，細孔径の大きさ等の条件を設定することにより，その疎水性にもかかわらず水１００％の移動相を用いることが周知の技術となっていたことに照らせば，炭素数２４以上のアルキル基についても，これらの条件を適宜設定することにより水を主成分とする移動相を用いることは当業者が容易に想到しうるものということができる。オ
また原告は，引用例発明（甲１）における「０．１Ｍ酢酸アンモニウム水溶液からアセトニトリルを０－２５％直線勾配」とした移動相に換えて「一定割合の水を主成分」とした移動相を採用することは，グラジェント溶出法をアイソクラティック溶出法に変更するものであって，通常行われる移動相の選択・変更とはいえないと主張する。
しかし，移動相としていかなる溶媒を用いるかは，試料の種類や分析目的に応じて適宜選択されるものであり，単位溶媒や混合溶媒の一定割合のもの（アイソクラティック溶出法）を用いる場合もあれば，２つ以上の溶媒をそれぞれ別の溶媒槽に入れて勾配溶離（グラジェント溶出法）を行う場合もある（乙８〔石井大道ほか著・日本分析化学会編「高速液体クロマトグラフ法」平成４年９月１０日初版３刷発行，共立出版株式会社〕参照）のであるから，グラジェント溶出法に換えてアイソクラティック溶出法を採用すること自体は，通常行われる移動相の選択・変更にすぎない。この点に関し原告は，引用例１や乙５～７等の文献に記載されているグラジェント溶出法は，実質的に意味を有する水の濃度が本願補正発明における水の濃度（９７％以上）と大きく異なり，本願補正発明の構成を採用することの示唆とはなり得ないと主張する。
しかし，引用例発明に上記(1)で認定した周知技術を適用して炭素数２４以上のアルキル基を用いた固定相に水を主成分とする移動相を用いることが容易想到であること，その場合に引用例発明におけるグラジェント溶出法に換えて一定濃度のもの（アイソクラティック溶出法）を採用することが通常行われる移動相の選択・変更にすぎないことは上記において検討したとおりであり，引用例１や乙５～７等の文献におけるグラジェント溶出法の具体的内容が本願補正発明の構成を示唆するものであるかが問われているものではないから，原告の前記主張は採用することができない。カ
さらに原告は，本願補正発明は一定割合の水を主成分とする移動相を用いた場合でも経時変化による保持時間の減少が生じない逆相液体クロマトグラフィーを提供することを課題としたものであるところ，乙１～７等の文献においては実験の継続時間について全く言及されておらず，本願補正発明の容易想到性を肯定する根拠となし得ないと主張する。
しかし，本願補正発明は「炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いることを特徴とする逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法。」（請求項１）であり，経時変化による保持時間の減少が生じないことは本願補正発明の構成とされているものではなく，また本願補正発明の構成から当然に導かれるものでもないから，原告の前記主張は採用することができない。
(3) そうすると，原告主張の取消事由１－１は理由がないことになる。取消事由１－２（本件補正却下に関する顕著な作用効果の看過）について(1)
原告は，本願補正発明には，経時変化による保持時間の減少が生じないという格別の効果があると主張し，具体的には約１００時間の連続通液が可能であることを主張する。
しかし，前記２(1)アにおいて認定したとおり，乙１１（島津ＧＬＣセンター「総合カタログ」）には，炭素数１８のアルキル基を固定相に用いたカラム（Develosil
ＯＤＳ－ＵＧ。炭素含有量１８％）のアルカリ性移動相に
対する耐久性を示す実験において，２０ｍＭリン酸ナトリウム水溶液（メタノール含量０％）を各ｐＨに調整し，理論段数が８０％まで低下する通液時間を求めたところ，ｐＨ９においては５００時間以上，ｐＨ１０においては２４０時間との結果が得られたことが記載されている（なお，本願補正明細書の引用する本願明細書〔甲３〕には本願補正発明の実施例として「移動相のｐＨを固定するため，或いは残存シラノール基の影響を抑えるための種々の塩（たとえばリン酸ナトリウム…）が添加されてもよい」〔段落【００３３】〕と記載されており，乙１１の上記実験における移動相は本願補正発明の実施例と同様のものである。）。
したがって，本願補正発明における約１００時間の連続通液を可能とする効果は，本願前の従来技術においても既に達成されていたものであり，格別の効果であるということはできない。
(2)
これに対し原告は，本願補正発明は水１００％の移動相でもアルキル基を固定相として「そのまま」用いることができるようにしたものであり，従来技術に関しては，例えば炭素数１８のアルキル基の結合密度を低くするなどの方法により保持時間の経時的な減少が軽減されるとしても，なお技術的課題が存在することが上記明細書において指摘されていた（甲３，段落【０００３】【０００５】）と主張する。
しかし，本願補正発明は「炭素数２４以上のアルキル基を主成分とする固定相を，一定割合の水を主成分とする移動相に用いることを特徴とする逆相液体クロマトグラフィー固定相の使用方法。」（請求項１）であって，アルキル基の結合密度その他の条件設定については全く限定されていないのであるから，本願補正発明はアルキル基の結合密度を低くしたものもその態様として含むものであり，アルキル基の結合密度を制御することなく保持時間の経時的な減少を生じさせないことが本願補正発明の効果であるということはできない。
(3)
また原告は，本願後に発表された論文である甲１４（榎並敏行・長江徳和「水１００％移動相を用いたＨＰＬＣ逆相固定相の保持挙動(2)」）により，相対的保持時間と充填剤（固定相）の細孔径とは一定の関係を有することが判明したものであり，アルキル基の結合密度を制御することによって保持時間の経時的な減少が生じないとの効果が得られるものではないと主張する。
しかし，上記甲１４には「逆相固定相はメチル基からオクチル基，オクタデシル基と疎水性の高い結合相を有していることを特徴としている。これら固定相の疎水性表面上には，水のような極性の高い溶媒は表面張力などの物性が関与し，反発しあい接触面積が小さくなるように作用する。したがって，固定相内に極性基を含み固定相そのものの疎水性が低くなったもの，またはアルキル基の結合密度を下げ固定相の疎水性を下げたものはこの反発作用が低下し，水になじみやすくなったと考えられる。また，充填剤の細孔径も逆相固定相表面上と水とのなじみやすさ，または逆の反発作用に関与し，細孔径が大きいほど水とのなどみやすさが増大する。さらに固定相の種類により水とのなじみやすさは変化し，１０ｎｍ前後の細孔径の場合，Ｃ８が最も水となじみにくく，ＯＤＳ，Ｃ３０とアルキル鎖長が長くなるほど水となじみやすくなる」（３８頁左欄下１行～右欄１３行）と記載されており，アルキル基の結合密度を含め，さまざまな条件設定が固定相の疎水性の高さに影響していることが認められる（なお，炭素数３０のアルキル基を固定相に用いた場合でも，細孔径の大きさによっては水移動相を用いることができない場合があることは，原告の自認するところである。）。
そして，このようなアルキル基の結合密度その他の諸条件の設定によって経時的な保持時間の減少を生じさせないことは，既に従来技術として行われてきたものであるから，本願補正発明の効果とされているものは従来技術の効果として得られてきたものと異なるものではない。
(4) そうすると，原告主張の取消事由１－２も理由がないことになる。取消事由２（本願発明の進歩性についての判断の誤り）について本願発明は，本願補正発明における「一定割合の水を主成分とする移動相」を「水を主成分とする移動相」とするものであり，原告の主張する取消事由２も本願補正発明における進歩性の判断と同様の誤りを主張するものであるところ，本願補正発明について原告の主張するような誤りがあるといえないことは前記２，３において検討したとおりである。
したがって，本願発明に関して原告が主張する取消事由２も理由がない。結語
以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
中野哲弘
裁判官
今井弘晃
裁判官
清水知恵子
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/36818/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。