平成２０年（行ケ）第１０１７６号審決取消請求事件
平成２１年１月２９日判決言渡，平成２０年１２月２４日口頭弁論終結
判決
原告Ｘ
被告特許庁長官
指定代理人有家秀郎，津田俊明，岩崎伸二，森山啓
主文
特許庁が不服２００３－１４７８４号事件について平成２０年３月２８日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
主文と同旨
第２ 事案の概要
本件は，原告が特許出願をして拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，請求が成り立たないとの審決がされたので，同審決の取消しを求める事案である。
１ 特許庁における手続の経緯（争いのない事実）
原告は，発明の名称を「ゲーム情報供給装置」とする発明について，平成１３年７月１１日に特許出願（以下「本件出願」という。）をしたが，平成１５年６月１３日付けで拒絶査定を受けたので，同年７月３１日，同拒絶査定に対する不服審判を請求した。
特許庁は，上記不服審判請求を不服２００３－１４７８４号事件として審理し，平成２０年３月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年４月１５日，その謄本を原告に送達した。
２ 発明の要旨
審決は，平成１９年５月１１日付け手続補正（以下「本件補正」という。甲５）後の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）を対象としたものであるところ，その要旨は次のとおりである（なお，請求項の数は７個である。）。
「【請求項１】
コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって，
クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段と，
ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と，前記端末装置から前記広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と，
前記回答情報を受信すると，電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し，
前記ゲーム的メリットは，エサ，アイテム，ポイント，キャラクター，サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。」
３ 審決の理由の要旨
審決は，本願発明は，国際公開第９９／６０５０１号パンフレット（１９９９）（乙１。以下，「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
審決が上記結論に至った理由は，以下のとおりである。なお，審決の引用部分において，本判決の略語に合わせるなどして訂正した部分がある。また，本訴の書証番号を付記した。
(1) 引用発明の内容
引用例には，次の発明が記載されていると認められる。
「インターネット１００９を介してユーザクライアント装置１０１１からの接続があると広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４からスポンサー企業の広告情報を読み出してユーザクライアント装置１０１１に送信して表示させ，ユーザクライアント装置１０１１からの応答をインターネット１００９を介して受信し，応答を受信すると，電子チップがインターネット１００９を介してユーザクライアント装置１０１１に送信して供給され，電子チップは電子データであって，ゲーム操作に消費できるコンピュータを用いた電子チップ発行管理センター１００１。」
(2) 本願発明と引用発明との対比
ア 引用発明の実質的具備事項
引用発明は，以下の点を実質的に具備しているということができる。
(ア) 実質的具備事項１
引用例の記載事項２の「・・・ユーザによるゲーム操作に対し，電子チップ発行条件に基づき電子チップが発行され，そのゲーム操作に対する応答として，そのゲーム操作に対応付けられている広告が表示されるように構成することができる。」なる記載，同記載事項３の「・・・ユーザは，・・・ネットワークゲームを行うことができ，・・・」なる記載，同記載事項６の「次に，一般ユーザは，・・・ユーザクライアント装置１０１１から，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３が提供する各種ゲームホームページ，クイズホームページ，又はアンケートホームページ・・・にアクセスする。・・・」なる記載，および同記載事項７の「・・・一般ユーザは，ブラウザ画面上に表示されたアミューズメントフォームを使って，ゲーム，クイズを楽しんだり，アンケートに答えたりした後，そのフォーム上に表示されているサブミットボタンをマウスでクリックする。この結果，ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答等を含むフォームデータが，ユーザクライアント装置１０１１から，インターネット１００９，ルータ装置１００８，及びＬＡＮ１００７を介して，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３に送られる。電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３は，上記フォームデータから企業ＩＤと，ゲーム種別と，ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答と，ユーザＩＤとを取り出する。」なる記載並びに図１０に基づけば，一般ユーザは，電子チップ管理センター１００１の電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３からユーザクライアント装置１０１１に提供されたクイズのブラウザ画面においてクイズに関する操作を行うと，その操作に対する応答として広告を表示した上で，クイズの回答をインターネット１００９を介して電子チップ管理センター１００１の電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３に送るものであって，そのクイズは特定の広告企業に関連するものであるから，広告情報はクイズ形式の広告情報と言い換えできる。また，電子チップ管理センター１００１は，そのクイズ形式の広告情報を記憶していること，および，その情報を記憶する手段を有していることは自明な事項であり，さらに，電子チップ管理センター１００１は，ユーザクライアント装置１０１１にクイズ情報，言い換えるとクイズ形式のゲーム情報を供給しており，電子チップ管理センター１００１をゲーム情報供給装置と言い換えできることも明らかであるから，引用発明は，クイズ形式の広告情報を記憶している記憶手段を実質的に有しているということができる。
(イ) 実質的具備事項２
同記載事項４の「或いは本発明では，ユーザは，自宅のパソコンからインターネットに接続してゲーム，クイズ，アンケートなどに回答し，それに基づいて電子チップを取得できると共に，ユーザのパソコンに必ずそのゲーム等のスポンサー企業の広告を表示させることができる。即ちユーザは，電子チップをもらえることを期待してゲーム，クイズ，又はアンケート等に積極的に応答し，これに伴って広告企業の広告ホームページが必ずユーザのブラウザ画面に表示されるため，大きな販売促進効果を生み出すことが可能となる。」なる記載に基づけば，ユーザのブラウザ画面に広告が表示されていることから，電子チップ管理センター１００１は，ユーザのパソコンに広告情報を送信し表示させていることは明らかであり，かつ，そのような送信表示手段を備えていることは自明な事項である。
また，「自宅のパソコン」は「端末装置」と言い換えできると共に，上記実質的具備事項１の記載に基づけば，引用発明の電子チップ管理センター１００１は，クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段を備えていること，および電子チップ発行管理センタ１００１はゲーム情報供給装置と言い換えできる。
そうすると，引用発明の電子チップ発行管理センタ１００１であるゲーム情報供給装置は，記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して端末装置に送信し表示させる表示手段を実質的に備えているということができる。
(ウ) 実質的具備事項３
同記載事項７の「・・・一般ユーザは，ブラウザ画面上に表示されたアミューズメントフォームを使って，ゲーム，クイズを楽しんだり，アンケートに答えたりした後，そのフォーム上に表示されているサブミットボタンをマウスでクリックする。この結果，ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答等を含むフォームデータが，ユーザクライアント装置１０１１から，インターネット１００９，ルータ装置１００８，及びＬＡＮ１００７を介して，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３に送られる。・・・」なる記載および同記載事項８の「続いて，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３は，上記ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答（正解／不正解，又は得点）と上記交換レートとから，チップ発行数を算出する。」なる記載に基づけば，ユーザクライアント装置１０１１は，クイズに対する回答をインターネット１００９を介して電子チップ発行管理センタ１００１に送信しているのであり，引用発明の「インターネット１００９」は本願発明の「ネットワーク」に相当しているのでおり〔判決注：「あり」の誤記と認める。〕，かつ，上記実質的具備事項２において示したようにクイズ形式の広告情報をクライアント端末装置１０１１に送信した後に，クライアント端末置からクイズに関する回答を受信するのであるから，引用発明の電子チップ発行管理センタ１００１は，広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段を実質的に備えているということができる。
(エ) 実質的具備事項４
同記載事項１０の「上記広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４から送信されたホームページには，一般ユーザが前記アミューズメントホームページを使って行ったゲーム，クイズ，又はアンケート等に対する回答が掲載されており，一般ユーザはその回答を確認することができる。これと同時に，上記広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４から送信されたホームページには，上記広告企業の広告が掲載されている。従って，一般ユーザは，前記ゲーム，クイズ，又はアンケート等に応答することにより，必ず広告企業の広告ホームページを見ることになり，その代わりとして電子チップをもらうことができる。一般ユーザは，電子チップをもらえることを期待してゲーム，クイズ，又はアンケート等に積極的に応答し，これに伴って広告企業の広告ホームページが必ず上記一般ユーザのブラウザ画面に表示されるため，大きな販売促進効果を生み出すことが可能となる。」なる記載に基づけば，電子チップ発行管理センタ１００１は，クイズの回答を受信すると，電子チップをインターネットを介してユーザクライアント装置１０１１に送信しており，また，そのような送信機能を発現し得る手段を有することは自明であり，さらに，引用発明の「電子チップ発行管理センタ１００１」「インターネット１００９」「ユーザクライアント装置１０１１」は，それぞれ本願発明の「ゲーム情報供給装置」「ネットワーク」「端末装置」に相当しているから，引用発明の電子チップ発行管理センタ１００１は，回答情報を受信すると，電子チップをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段を実質的に備えているということができる。
(オ) 実質的具備事項５
引用例の記載事項１の「本発明は，電子チップを流通させるための電子チップ流通技術を前提とする。まず，ユーザによる所定の発行操作に対して，設定されている電子チップ発行条件に基づき電子チップが発行される。具体的には例えば，ユーザによるゲーム操作又は商品購入操作に対して，電子チップを発行する。この場合，電子チップ発行条件は例えば，ゲーム操作の得点と電子チップの単位との交換レートと，その電子チップの有効期限とを含む。次に，ユーザによる例えば商品の注文操作又はゲーム操作等の所定の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき電子チップの消費が受け付けられる。この電子チップ消費条件は例えば，電子チップの単位と貨幣の単位との換算レートと，その電子チップの有効期限とを含む。また，ユーザに，そのユーザが保有する電子チップに関する情報（チップ残高，有効期限，交換レート等）が電子チップ情報として供給される。」なる記載に基づけば，ユーザによるクイズに関する操作に対して電子チップを発行し，次に，ユーザによるクイズに関する操作等の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき電子チップの消費が受け付けられるのであり，また，電子チップはユーザに対する電子的な一種のメリットと言えるのであるから，引用発明の「電子チップは電子データであって，ゲーム操作に消費できる」は，「電子データであるメリットはゲームに利用できる」と言い換えすることができ，この点で本願発明の「ゲーム的メリット」と共通する。
イ 一致点及び相違点
以上の実質的具備事項１～５を考慮すると，引用発明と本願発明は，
「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって，クイズ形式の広告情報を記憶する手段と，ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して端末装置に送信して表示させる表示手段と，端末装置からの広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と，回答情報を受信すると，電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段とを有し，電子データであるメリットはゲームに利用できるゲーム情報供給装置。」
の点で一致すると共に，以下の点で相違していると認められる。
＜相違点＞
電子データであるメリットが，本願発明においては，エサ，アイテム，ポイント，キャラクター，サウンド又はストーリーを含むゲーム的メリットであり，ゲーム内で利用できるものであるのに対して，引用発明では，ゲームに利用できるものの，具体的内容が不明であり，ゲーム内で利用できるものであるか否か不明な点。
(3) 相違点についての判断
特開平１０－２５４９６８号公報（本訴乙２）には，端末装置の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，ゲームに勝ったり，特定のビルや広告をクリックすると，ポイントがもらえ，そのポイントはバーチャルマネーとして，ネットビレッジ中の生活において使用できること，国際公開第０１／０４６７９４号パンフレット（２００１）（本訴乙３の１。国際公開日２００１．６．２８，特表２００３－５１８２８５号公報（本訴乙３の２）参照）には，端末の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，広告にアクセスすると鎧，武器，衣類，犬，杖等のエンハンスメントを入手できること，およびそのエンハンスメントは，ネットワーク内の戦闘ゲームにおける戦いに使うことができること，および特開２０００－３７５５９号公報（本訴乙４）には，端末装置の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，ゲームデータ配信装置にアクセスすると，ゲームに関連するキャラクタアイコン，サウンド，ゲームのストリー〔判決注：「ストーリー」の誤記と認める。〕，ゲーム裏技情報等がもらえ，その情報等は端末装置において次のゲームのデータとして使用できること等が記載されているように，端末装置の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，ゲームに勝ったり，商品を買ったり，ゲームデータ配信装置又は広告にアクセスすると，ポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データを入手でき，入手して蓄積されたポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データは，インターネット等のネットワーク方式を介して，ゲーム内で使用することは周知な技術にすぎない（以下，「周知技術」という。）。
そうすると，引用発明のゲーム操作に利用できる電子データであるメリットとしての電子チップに，上記周知技術を適用して，電子チップを，ゲーム内で使用できる，エサ，アイテム，キャラクター，サウンド又はストーリーをも含むゲーム的メリットとすること，すなわち上記相違点に係る構成となすことは，ゲーム技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易になし得る程度のことということができる。
第３ 審決取消事由の要点
審決は，引用発明の認定及び本願発明と引用発明との対比を誤った結果，本願発明と引用発明との一致点を誤認して相違点を看過し，また，相違点についての判断を誤ったものであり，これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なものとして取り消されるべきである。
１ 取消事由１（引用発明の認定誤りによる相違点の看過）
(1) 引用発明の実質的具備事項の認定誤り
ア 実質的具備事項１についての認定誤り
審決は，引用発明の実質的具備事項１として，引用例における「広告情報はクイズ形式の広告情報と言い換え」ることができるとした上で，引用発明が「クイズ形式の広告情報を記憶している記憶手段を実質的に有している」と認定したが，誤りである。
本願発明の「クイズ形式の広告情報」とは，「クイズの問題及び回答」のステップと広告が一体となった形式の広告情報である。
これに対し，引用例においては，「上記広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４から送信されたホームページには，一般ユーザが前記アミューズメントホームページを使って行ったゲーム，クイズ，又はアンケート等に対する回答が掲載されており，一般ユーザはその回答を確認することができる。これと同時に，上記広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４から送信されたホームページには，上記広告企業の広告が掲載されている。」と記載されているとおり，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３上で実行されるクイズと連動して，広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４から送信されるホームページがユーザの端末に表示され，そこに電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３上で実施されたクイズの回答のみが掲載され，これと同時に広告企業の広告が掲載されるのであって，「クイズの問題及び回答」と「広告」とは別個の概念であり，広告情報がクイズ形式になっているのではない。
以上のとおり，引用例の広告情報は，本願発明のクイズ形式の広告情報とは異なるから，審決が，引用発明はクイズ形式の広告情報を記憶している記憶手段を実質的に有していると認定したことは誤りである。
イ 実質的具備事項４についての認定誤り
審決は，引用発明の実質的具備事項４として，引用発明の電子チップ発行管理センタ１００１は，クイズの回答を受信すると，「電子チップをインターネットを介してユーザクライアント装置１０１１に送信しており，また，そのような送信機能を発現し得る手段を有することは自明」であるとした上で，引用発明を「電子チップ発行管理センタ１００１は，回答情報を受信すると，電子チップをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段を実質的に備えている」と認定したが，誤りである。
本願発明は，電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介してユーザの端末装置に送信する送信手段を有しているのに対し，引用発明においては，電子チップの管理を全てサーバ上で行っており，電子チップをインターネットを介してユーザクライアント装置１０１１に送信などしていない。その理由は，引用発明の電子チップが本質的に「電子マネー（お金）」であって，本願発明のゲーム的メリットと異なり，財貨としての価値が明確であるから，安易にユーザの端末に送信すると，データ改ざん等の問題が生じやすいからである。
したがって，引用発明が電子チップをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段を備えているとした審決の認定は誤りである。
ウ 実質的具備事項５についての認定誤り
審決は，引用発明の実質的具備事項５として，引用例の「電子チップは電子データであって，ゲーム操作に消費できる」は，「電子データであるメリットはゲームに利用できる」と言い換えることができ，この点で引用発明の電子チップは本願発明の「ゲーム的メリット」と共通すると認定したが，誤りである。
本願発明のゲーム的メリットは，「ゲーム上」（仮想世界）で使用するものである。これに対し，引用発明においては，ゲームセンターでコイン式のゲーム機にコインを入れてゲームを遊ぶのと同じく，「ゲーム下」（現実世界）でゲームを始めるための「ゲーム操作」に電子チップを消費するのであり，電子チップを「ゲーム上」（仮想世界）で使用（消費）することはできない。引用例には，「ユーザによる・・・商品の注文操作又はゲーム操作等の所定の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき電子チップの消費が受け付けられる」との記載があるが，これは，電子商取引に電子チップを使えるという文脈の次に，ゲームを遊ぶのにも電子チップを使えるという趣旨の例えとして記載されているのであり，引用例の「ゲーム操作等の所定の消費操作」とは，上記の意味である。
したがって，引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メリットと共通するとした審決の認定は誤りである。
(2) 相違点の看過
ア 審決は，本願発明と引用発明とは，「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって，クイズ形式の広告情報を記憶する手段と，ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して端末装置に送信して表示させる表示手段と，端末装置からの広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と，回答情報を受信すると，電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段とを有し，電子データであるメリットはゲームに利用できるゲーム情報供給装置。」の点で一致し，「電子データであるメリットが，本願発明においては，エサ，アイテム，ポイント，キャラクター，サウンド又はストーリーを含むゲーム的メリットであり，ゲーム内で利用できるものであるのに対して，引用例に記載された発明では，ゲームに利用できるものの，具体的内容が不明であり，ゲーム内で利用できるものであるか否か不明な点。」で相違すると認定した。
イ しかしながら，上記(1)のとおり，引用発明の広告情報は，本願発明の「クイズ形式の広告情報」とは異なること，引用発明は，電子チップをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段を備えていないこと，引用発明の電子チップは本願発明の「ゲーム的メリット」と異なることから，審決が，本願発明と引用発明との一致点として，①「クイズ形式の広告情報を記憶する手段と，・・・クイズ形式の広告情報を読み出して端末装置に送信して表示させる表示手段と」を有するとしたこと，②「電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段」を有するとしたこと，③「電子データであるメリットはゲームに利用できる」としたことはいずれも誤りである。
したがって，上記①ないし③の点は，いずれも本願発明と引用発明との相違点として認定すべきであるところ，上記のとおり，審決はこれらの相違点を看過したものである。
２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）
審決は，特開平１０－２５４９６８号公報（乙２。以下「周知例乙２」という。），国際公開第０１／０４６７９４号パンフレット（２００１）（乙３の１。その翻訳として，特表２００３－５１８２８５号公報（乙３の２）。以下「周知例乙３」という。），特開２０００－３７５５９号公報（乙４。以下「周知例乙４」という。）等から「端末装置の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，ゲームに勝ったり，商品を買ったり，ゲームデータ配信装置又は広告にアクセスすると，ポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データを入手でき，入手して蓄積されたポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データは，インターネット等のネットワーク方式を介して，ゲーム内で使用することは周知な技術にすぎない」とした上で，「引用発明のゲーム操作に利用できる電子データであるメリットとしての電子チップに，上記周知技術を適用して，電子チップを，ゲーム内で使用できる，エサ，アイテム，キャラクター，サウンド又はストーリーをも含むゲーム的メリットとすること」，すなわち相違点に係る構成とすることは，ゲーム技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易になし得た程度のことであると判断したが，以下のとおり，審決のこの判断は誤りである。
(1) 審決は，引用発明の電子チップが，本願発明のゲーム的メリットと共通する「ゲーム操作に利用できる電子データであるメリット」であることを前提としているが，前記１(1)ウのとおり，引用発明の電子チップは，本願発明のゲーム的メリットとは異なるから，審決の相違点についての判断は，前提に誤りがある。
(2) 審決は，「端末装置の操作者が，インターネット等のネットワークを介して，ゲームに勝ったり，商品を買ったり，ゲームデータ配信装置又は広告にアクセスすると，ポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データを入手でき，入手して蓄積されたポイント，エンハンスメントまたはゲーム関連データは，インターネット等のネットワーク方式を介して，ゲーム内で使用すること」が周知技術であるとするが，周知例乙２ないし４には，上記周知技術の技術内容の全体をそのまま実現する形態は記載されておらず，上記周知技術は，個別の発明を恣意的に組み合わせた新規な技術である。
したがって，審決の周知技術の認定は誤りである。
(3) 引用発明の電子チップは財物としての価値のある「お金」であるのに対し，本願発明のゲーム的メリットはゲーム上（仮想世界）でのみ使用可能な電子データであり，両者の概念は全く異なる。そして，本願発明の属するゲーム技術分野の当業者であれば，両者の概念を切り分けて理解しており，引用例のような「お金」を扱うシステムを，本願発明のゲーム的メリットのような電子データに係る構成とすることは，困難である。しかるに，審決（審判合議体）は，両者を混同して理解しており，当業者として「ゲーム技術分野における通常の知識」を有する者とはいえないから，審決の相違点についての判断は，当業者としての判断ではない。
第４ 被告の反論の要点
１ 取消事由１（引用発明の認定誤りによる相違点の看過）に対し
(1) 引用発明の実質的具備事項について
ア 実質的具備事項１について
引用例では，確かに「クイズ」と「広告企業の広告ホームページ」は別れているが，引用例の「クイズ」は，「特定の広告企業に関連する・・・クイズ」であり，ユーザが「応答し，これに伴って広告企業の広告ホームページが必ず上記一般ユーザのブラウザ画面に表示される」というものであるから，「クイズ」はこれと必須的に結びつけられた「広告ホームページ」と合わせて広告のための情報ということができ，「クイズ」部分自体もそのような広告情報の一部ということができる。このように，引用例の「クイズ」は，「特定の広告企業に関連する」ものであると同時に，必ず企業の「広告ホームページ」を呼び出すものであり，しかもその正しい解答が当該広告ホームページに掲載されているのであるから，本願発明における「クイズ形式の広告情報」に相当するものといえる。
したがって，審決の実質的具備事項１の認定に誤りはない。
イ 実質的具備事項４について
引用発明においては，ユーザには電子チップ情報（チップ残高，有効期限，交換レート等）が供給され，サーバー側で電子チップの発行履歴と消費履歴を管理している。そして，電子チップ情報をクライアント装置に送信して供給することにより，消費あるいはゲームの進行に従った電子チップ数の演算及び表示をクライアント装置に実施させ，ひいてはユーザが電子チップを消費し，あるいはゲームの進行に従って電子チップ数を変化させることを可能としているから，電子チップ情報の供給は，実質的には，クライアント装置に対して利用可能な形態で電子チップを送信して供給するものであるということができる。
したがって，審決の実質的具備事項４の認定に誤りはない。
ウ 実質的具備事項５について
引用例の「ユーザによる・・・商品の注文操作又はゲーム操作等の所定の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき電子チップの消費が受け付けられる」との記載は，電子チップが「ゲーム操作」で消費されることを明確に示しており，引用発明の電子チップが「ゲームに利用できる」といえることは明らかである。また，引用例の「電子チップを元手として・・・仮想カジノ・・・を行わせ」との記載を考慮すると，カジノにおいては，元手とする電子チップをゲームで消費もすれば，獲得もするし，獲得した電子チップをさらなるゲームに使用することもできるから，引用発明の電子チップは，消費という面のみならず，消費と獲得という両面を通じて「ゲームに利用」できることは明らかである。
したがって，審決の実質的具備事項５の認定に誤りはない。
(2) 相違点の認定について
上記(1)のとおり，審決の実質的具備事項の認定には誤りはないから，そのような技術的開示を含む引用例から引用発明を認定したことによって一致点の認定誤りは生じておらず，相違点の看過もない。
２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）に対し
(1) 原告は，引用発明の電子チップは，本願発明のゲーム的メリットとは異なるから，これが共通することを前提とした審決の相違点についての判断は誤りであると主張するが，前記１(1)ウのとおり，引用発明の電子チップはゲームに利用することができるから，本願発明のゲーム的メリットに相当するものであり，審決がこれを前提としたことに誤りはない。
したがって，原告の主張は失当である。
(2) 原告は，周知例乙２ないし４には，審決の認定した周知技術の技術内容の全体をそのまま実現する形態が記載されていないと主張するが，複数の同様あるいは類似する選択肢を含む技術事項については，選択肢の全てを直接明記する単独の文献が存在しない限り，周知技術と認定されないというものではなく，原告の主張は失当である。
(3) 原告は，引用発明の電子チップと本願発明のゲーム的メリットとは全く異なる概念であり，ゲーム技術分野の当業者が，引用例のような「お金」を扱うシステムを，本願発明のゲーム的メリットのような電子データに係る構成とすることは，困難であると主張する。
しかしながら，引用発明の電子チップは，オンラインショッピングという限定的な場面で割引に使えるという限度では，「電子マネー」と言い得る機能を有するが，だからといって貨幣との等価交換が常に保証されなければならないものではないし，広告を見て得ることができる電子データとして電子チップが有する利点の中に，ゲームへの利用可能性が既に開示されているのであるから，当業者において，引用発明の電子チップについて，周知例乙２ないし４等に記載されているような周知技術を適用することが困難であるとはいえない。
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（引用発明の認定誤りによる相違点の看過）について
原告は，引用発明の認定誤りとして，実質的具備事項１，４及び５の認定の誤りを主張しているところ，判断の便宜上，実質的具備事項４について，まず判断する。
(1) 実質的具備事項４について
ア 本願発明について
(ア) 本願発明の請求項の記載を再掲すると，次のとおりである。
「コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって，
クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段と，
ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると，前記記憶手段からクイズ形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と，前記端末装置から前記広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信する受信手段と，
前記回答情報を受信すると，電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介して前記端末装置に送信する送信手段とを有し，
前記ゲーム的メリットは，エサ，アイテム，ポイント，キャラクター，サウンド又はストーリーを含むゲーム情報供給装置。」
(イ) 本件補正後の明細書及び図面には，以下の記載がある（甲２，５）。
(ａ) 段落【００２５】
「【発明の実施の形態】図３６は，本発明の実施形態によるネットワークの構成を示す。ネットワーク（例えばインターネット）１０２には，サーバ１０１及び複数の端末１０３が接続される。サーバ１０１は，例えば汎用コンピュータ又はパーソナルコンピュータである。端末１０３は，例えば携帯電話，携帯端末又はパーソナルコンピュータである。」
(ｂ) 図３６
(ｃ) 段落【００２６】
「端末１０３は，端末ゲーム１２１を有する。端末ゲーム１２１は，例えばアイコン育成ゲームである。ゲームプレイヤーは，自己が作成又は選択したアイコンを電子ペットとして育成する。プレイヤーが１日３回エサを与えないと電子ペットが死んでしまう。そこで，プレイヤーは，ネットワーク１０２を介して，サーバ１０１のゲームバナー１１３にアクセスする。
(ｄ) 段落【００２７】
「図３７（Ａ）は，ゲームバナー１１３の処理を示す。ステップＳ２０１で，プレイヤーがクイズ形式の広告情報にアクセスする。具体的には，ブラウザを用いて，所定のバナー広告が掲載されているホームページにアクセスする。そのバナー広告は，クイズ形式になっており，ステップＳ２０２にてプレイヤーはそのクイズに回答する。クイズは，広告情報になっており，プレイヤーに回答させることにより，広告情報を深く認識し，広告効果が倍増する。クイズに正解すると，ステップ２０３にて，ゲーム的メリットを取得する。具体的には，図３６にて，プレイヤーの端末１０３は，サーバ１０１からゲーム的メリット１１６としてのエサを，ネットワーク１０２を介してダウンロードすることができる。プレイヤーは，そのエサを電子ペットに与えることにより，アイコンの電子ペットを育成することができる。・・・」
(ウ) 以上の記載によれば，本願発明は，プレイヤーがネットワークに接続する端末装置からネットワークを介してゲーム情報供給装置を構成するサーバにアクセスし，所定の操作をすると「電子データであるゲーム的メリット」を取得することができるというものであり，当該「電子データであるゲーム的メリット」は，ゲーム情報供給装置（例えば，サーバ）からネットワーク（例えば，インターネット）を介して端末装置に送信されるものであることが認められる。
イ 引用例について
引用例は，「電子チップ流通方法，電子チップ流通サーバ装置，及び電子チップ流通システム」との名称の発明に係る国際公開パンフレットであり，これには，以下の記載がある（乙１）。
(ア) 請求の範囲請求項１
「電子チップを流通させるための電子チップ流通方法であって，ユーザによる所定の発行操作に対して，設定されている電子チップ発行条件に基づき電子チップを発行し，ユーザによる所定の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき前記電子チップの消費を受け付け，前記ユーザに，そのユーザが保有する電子チップに関する情報を，電子チップ情報として供給し，前記電子チップの発行履歴及び前記電子チップの消費履歴を管理し，該電子チップの発行履歴及び消費履歴に基づき，前記電子チップ発行条件及び前記電子チップ消費条件を算出する，過程を含むことを特徴とする電子チップ流通方法。」
(イ) 発明の開示
(ａ) 「本発明は，電子チップを流通させるための電子チップ流通技術を前提とする。
まず，ユーザによる所定の発行操作に対して，設定されている電子チップ発行条件に基づき電子チップが発行される。」（２頁１０～１３行）
(ｂ) 「ユーザに，そのユーザが保有する電子チップに関する情報（チップ残高，有効期限，交換レート等）が，電子チップ情報として供給される。
更に，電子チップの発行履歴及び電子チップの消費履歴が管理される。」（２頁２１～２３行）
(ｃ) 「或いは本発明では，ユーザは，自宅のパソコンからインターネットに接続してゲーム，クイズ，アンケートなどに回答し，それに基づいて電子チップを取得できると共に，ユーザのパソコンに必ずそのゲーム等のスポンサー企業の広告を表示させることができる。」（４頁５～８行）
(ウ) 第１の実施の形態
(ａ) 「同モジュール１０２は，ゲームサーバ装置１０９から通知された得点に，上述の交換レートを乗算することによって，チップ発行数を算出する。
そして，同モジュール１０２は，算出したチップ発行数を電子チップ履歴管理モジュール１０５が管理するデータベースに登録する。図３は，そのデータベースのデータ構成図である。このデータベースのテーブルのユーザＩＤ及び有効期限毎の各組合せに対応するレコードには，その有効期限に対応する電子チップのそのユーザＩＤに対応するユーザへのチップ発行数，チップ消費数，チップ残高，及びチップの期限切れ数が登録されている。」（７頁２３～８頁５行）
(ｂ) 「電子チップ情報供給モジュール１０４は，電子チップ履歴管理モジュール１０５が管理するデータベース（図３）内の全レコード内容を，一定期間毎にゲームサーバ装置１０９に送信している。」（８頁１５～１７行）
(ｃ) 「ゲームサーバ装置１０９は，ユーザＩＤ及びゲーム種別毎に，ゲームクライアント装置１０８に送信するＨＴＭＬ（ハイパーテキストマークアップ言語）のゲームフォームデータに，電子チップ発行モジュール１０２及び電子チップ情報供給モジュール１０４から通知されている交換レート，有効期限，及びチップ残高等の各種情報を，例えば，ＮｅｔｓｃａｐｅＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが開発したＪａｖａＳｃｒｉｐｔ言語を使って埋め込む。・・・
ユーザは，ゲームクライアント装置１０８を使い，例えば図４に示されるようなゲームフォーム画面を使ってゲームを行う。このフォーム画面には，ゲーム画面の他に，”今回の得点”，”現在の交換レート”，”今回の取得チップ数”，”有効期限”，”現在の総チップ数”等が表示される。”現在の交換レート”と”有効期限”の各フィールドには，ゲームサーバ装置１０９から送信された交換レートと有効期限が表示される。ゲームの進行に従って”今回の得点”が更新されると，ゲームサーバ装置１０９から送信された交換レートを使って，”今回の取得チップ数”のフィールド値が自動的に計算され表示される。また，ゲームサーバ装置１０９から送信されたチップ残高から”今回の取得チップ数”のフィールド値が減算されることにより，”現在の総チップ数”が自動的に計算される。これらの自動計算及び表示は，例えば，ＨＴＭＬゲームフォームデータに埋め込まれたＪａｖａＳｃｒｉｐｔ言語による計算コードを，ゲームクライアント装置１０８が実行する動作として実現される。
以上のようにして，ユーザは，ネットワークゲームを行いながら，電子チップの今回の取得数や有効期限，現在の交換レート，及び現在自分が保有する総チップ数等を確認することができる。」（８頁１９～９頁２０行）
(ｄ) 「図５は，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置１１０に表示されるＷｅｂ－ＰＯＳフォーム画面例を示す図である。ユーザは，タッチパネル等を用いて，図５の３分割されたフレーム画面のうちの上段の第１フレームに表示されているカテゴリーリスト中の所望の商品カテゴリーと，その選択した商品カテゴリーに属する中断〔判決注：「中段」の誤記と認める。〕の第２フレームに表示されているＰＬＵ（プライスルックアップ）リスト中の所望の商品名を選択し，キーボードを用いて，第２フレームに表示されている数量入力フィールドに数量を入力するだけで，ＰＯＳ管理のための明細フォームを第３フレーム上に自動的に取得することができる。この場合に，明細行の金額の合計が自動計算されて”商品額：”として表示されるほか，電子チップの有効期限”期限：”，チップ残高”残高：”，交換レート”レート：”等が表示される。ユーザは，各有効期限の電子チップ毎に今回使用したいチップ数を”使用：”フィールドに入力することで，その数に交換レートが乗算されることにより，割引金額”換算：”を表示させることができる。この結果，”商品額：”のフィールド値から各有効期限毎の”換算：”のフィールド値を減算して得られる値が，”小計：”として得られ，更に”税額：”が自動計算され，最終的に”注文金額：”が算出される。
以上の一連の自動計算及び表示は，例えば，Ｗｅｂ－ＰＯＳフォームデータに埋め込まれたＪａｖａＳｃｒｉｐｔ言語による計算コードを，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置１１０が実行する動作として実現される。」（１０頁２４～１１頁１９行）
(ｅ) 「以上のようにして，Ｗｅｂ－ＰＯＳクライアント装置１１０に図５に示されるようなＷｅｂ－ＰＯＳフォーム画面を表示させることができ，ユーザは，自分が保有する電子チップを自由に使うことができる。」（１２頁１６～１８行）
(エ) 第２の実施の形態
(ａ) 「図１に示される第１の実施の形態では，１つの電子チップ流通サーバ装置１０１が電子チップの流通の全体を制御しているが，第２の実施の形態では，電子チップ管理センター１００１内のＬＡＮ１００７に接続される電子チップ発行管理サーバ装置１００２，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３，広告企業ＷＷＷサーバ装置１００４，電子チップ履歴管理サーバ装置１００５，及び電子チップ消費サーバ装置１００６が相互に連携することにより，電子チップの流通の全体を制御する。」（１６頁２２～１７頁３行）
(ｂ) 「一般ユーザ〔判決注：ユーザクライアント装置１０１１の操作者〕は，ブラウザ画面上に表示されたアミューズメントフォームを使って，ゲーム，クイズを楽しんだり，アンケートに答えたりした後，そのフォーム上に表示されているサブミットボタンをマウスでクリックする。この結果，ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答等を含むフォームデータが，ユーザクライアント装置１０１１から，インターネット１００９，ルータ装置１００８，及びＬＡＮ１００７を介して，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３に送られる。」（１９頁１９～２５行）
(ｃ) 「続いて，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３は，上記ゲーム，クイズ，又はアンケートに対する回答（正解／不正解，又は得点）と上記交換レートとから，チップ発行数を算出する。
そして，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３は，算出したチップ発行数を，上記企業ＩＤ及びゲーム種別と共に，電子チップ発行管理サーバ装置１００２に送信する。電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３〔判決注：「電子チップ発行管理サーバ装置１００２」の誤記と認める。〕は，上記企業ＩＤ及びゲーム種別をキーとして，図１１に示される電子チップ発行条件データベース上の該当するレコードを検索して，検索されたレコードのチップ発行数フィールドに登録されているチップ発行数に上記電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３から受信したチップ発行数を累算し，その累算結果によって上記チップ発行数フィールドの内容を置き換える。」（２０頁１５～２５行）
(ｄ) 「電子チップ履歴管理サーバ装置１００５は，図１に示される第１の実施の形態における電子チップ履歴管理モジュール１０５の機能を含み，一般的なユーザ情報（氏名，住所等）のデータベースと共に，同モジュール１０５が管理する図３に示されるデータベースと同様のデータベースを管理する。同サーバ装置１００５は，上記電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３から受信したユーザＩＤ及び有効期限をキーとして，上記データベース上の該当するレコードを検索し，検索されたレコードのチップ発行数フィールドに登録されているチップ発行数に上記電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３から受信したチップ発行数を累算し，その累算結果によって上記チップ発行数フィールドの内容を置き換える。なお，電子チップ発行ゲームサーバ装置１００３は，電子チップ履歴管理サーバ装置１００５が管理する上記データベースに直接アクセスして，上記チップ発行数を更新するように構成されてもよい。
以上のようにして，一般ユーザは，特定の広告企業に関連するゲーム，クイズ，又はアンケートに応答することにより，電子チップをもらうことができる。」（２１頁７～２２行）
(ｅ) 「また，電子チップ消費サーバ装置１００６は，電子チップ履歴管理サーバ装置１００５が管理するデータベース（図３）内の全レコード内容を，一定期間毎に取得する。この取得も，例えば電子メールで行われる。
そして，電子チップ消費サーバ装置１００６は，ユーザクライアント装置１０１１に送信するＨＴＭＬによるＷｅｂ－ＰＯＳフォームデータに，同装置１０１１から予め入力されているユーザＩＤに対応する電子チップの有効期限，チップ残高，及び交換レート等の情報を，ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ言語等を使って埋め込む。
この結果，一般ユーザは，インターネット１００９に接続されるユーザクライアント装置１０１１から，電子チップ消費サーバ装置１００６が提供する，第１の実施の形態において説明したようなＷｅｂ－ＰＯＳフォーム画面（図５参照）を表示させることができ，自分が保有する電子チップを自由に使用できる。」（２３頁１９～２４頁６行）
(オ) 以上の記載によれば，引用発明について，次の(ａ)ないし(ｄ)が認められる。
(ａ) 引用発明は，ユーザが所定の操作をすると，電子チップ流通サーバ装置１０１又は電子チップ管理センター１００１が，設定されている電子チップ発行条件に基づいて電子チップを発行するというものであり，所定の操作としては，ユーザが自宅のパソコンからインターネットに接続してゲーム，クイズ，アンケートなどに回答することなどがある。
(ｂ) ユーザに発行した電子チップについては，電子チップ流通サーバ装置を構成する電子チップ履歴モジュール１０５又は電子チップ履歴管理サーバ装置１００５が，ユーザＩＤ及び有効期限毎に，これに対応するチップ発行数，チップ消費数，チップ残高，チップ期限切れ数等をデータベースに登録して管理している。
(ｃ) 第１の実施形態においては，電子チップ情報供給モジュール１０４が，上記データベースの内容を一定期間毎にゲームサーバ装置１０９に送信する。そして，ゲームサーバ装置１０９は，ユーザのゲームクライアント装置１０８に，ユーザの保有するチップ残高等の電子チップに関する各種情報を送信する。ユーザは，ゲームクライアント装置１０８を使ってゲームを行いながら，現在自分が保有する総チップ数等の電子チップに関する情報を確認することができる。
また，ユーザがＷｅｂ－ＰＯＳクライアント装置１１０を使用して商品を購入する際に，同装置のＷｅｂ－ＰＯＳフォーム画面にユーザが保有する電子チップに関する情報が表示され，ユーザは，自分が保有する電子チップを自由に使うことができる。
(ｄ) 第２の実施形態においては，電子チップ消費サーバ装置１００６が，上記(ｂ)のデータベースの内容を一定期間毎に取得し，ユーザクライアント装置１０１１にユーザの保有するチップ残高等の電子チップに関する各種情報を送信する。ユーザは，ユーザクライアント装置１０１１を使用して上記(ｃ)のＷｅｂ－ＰＯＳフォーム画面を表示させ，自分が保有する電子チップを自由に使うことができる。
(カ) 以上によれば，引用発明において電子チップが発行された場合には，前記(ア)の請求項１に「前記ユーザに，そのユーザが保有する電子チップに関する情報を，電子チップ情報として供給し」と記載されているように，ユーザの端末装置に対して送信されるのは，チップ残高，有効期限，交換レート等の電子チップに関する情報であって，電子データである電子チップそれ自体はユーザの端末装置に送信されることはないものと認められ，引用例にはこれに反する記載はもちろん，電子チップそれ自体が送信されることを示唆する記載は存在しない。
ウ 小活
(ア) 審決は，引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メリットと共通する（実質的具備事項５）とした上で，引用発明と本願発明とが「電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段」を有する点で一致すると認定している。しかしながら，上記ア及びイに認定説示したところによれば，本願発明は，ゲーム的メリットをネットワークを介して端末装置に送信するものであるのに対し，引用発明は，電子チップを端末装置に送信するものではないから，引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メリットと共通するかについても争いのあるところであるが，仮にこれが認められるとしても，引用発明が「電子データであるメリットをネットワークを介して端末装置に送信する送信手段」を有するとした審決の認定は誤りというべきである。
(イ)
この点について，被告は，引用発明においては，電子チップ情報をクライ
アント装置に送信して供給することにより，消費あるいはゲームの進行に従った電子チップ数の演算及び表示をクライアント装置に実施させ，ひいてはユーザが電子チップを消費し，あるいはゲームの進行に従って電子チップ数を変化させることを可能としているから，電子チップ情報の供給は，実質的には，クライアント装置に対して利用可能な形態で電子チップを送信して供給するものであるということができると主張する。
しかしながら，引用発明において，ユーザがクライアント装置を使用してその保有する電子チップに関する情報を確認できたり，電子チップを使用できたりしたとしても，そのような機能を実現するための具体的構成は複数存在するのであって，引用発明と本願発明とでは同じ機能を実現するための具体的な構成が異なるのであるから，単に実現される機能が同一であるという理由から，両者の具体的な構成を同一視することはできないというべきである。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
(ウ)
以上のとおり，審決は，引用発明を誤認したため，本願発明と引用発明と
の一致点についての認定を誤り，その結果，相違点を看過したものであるから，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
よって，その他の相違点の看過の有無を検討するまでもなく，取消事由１は理由がある。
以上の次第で，取消事由１は理由があるから，他の取消事由について判断す
るまでもなく審決は違法であり，本件請求は理由がある。
第６
結論
よって，本件請求を認容することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
榎戸道也
裁判官
浅井憲
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/37247/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。