平成２１年３月３１日判決言渡
平成２０年（行ケ）第１００６５号
審決取消請求事件
口頭弁論終結日
平成２１年３月１２日
判決原告
テイコクメディックス株式会社
訴訟代理人弁護士
小南明也被告株式会社クレハ
訴訟代理人弁護士
山内貴博同田中昌利同東崎賢治同古川裕実
訴訟代理人弁理士
森田憲一同山口健次郎同脇村善一主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
特許庁が無効２００７－８００１０８号事件について平成２０年１月２３日にした審決を取り消す。
第２
事案の概要
本件は，被告が有し発明の名称を「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」とする特許第３８３５６９８号の請求項１～７（本件特許）について原告が特許無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。争点は，①本件特許について平成１８年６月１６日付けでなされた手続補正（本件補正，いわゆる「除くクレーム」を内容とするもの）が特許法１７条の２第３項に違反するか，②本件特許に係る明細書に実施可能要件又はサポート要件違反があるか（特許法３６条４項，６項），③本件特許発明が下記引用例との関係で進歩性（特許法２９条２項）を有するか，である。
記
・特開平１１－２９２７７０号公報（発明の名称「マトリックス形成亢進抑制剤」，出願人呉羽化学工業株式会社，公開日平成１１年１０月２６日，甲１。以下「甲１公報」といい，そこに記載された発明を「甲１発明」という。）
・特公昭６１－１３６６号公報（発明の名称「球型活性炭の製造方法」，出願人住友ベークライト株式会社，公開日昭和５８年１２月１２日，公告日昭和６１年１月１６日，甲２。以下「甲２公報」といい，そこに記載された発明を「甲２発明」という。）
・北川浩ほか「フェノール－ホルムアルデヒド樹脂の水蒸気賦活」（工業化学雑誌７３巻１０号２１００～２１０４頁，１９７０年〔昭和４５年〕，甲３。以下「甲３文献」といい，そこに記載された発明を「甲３発明」という。）・北川浩「フェノール樹脂を原料とする活性炭の製造」（日本化学会誌，１９７２年〔昭和４７年〕，Ｎｏ．６，１１４４～１１５０頁，甲４。以下「甲４文献」といい，そこに記載された発明を「甲４発明」という。）・特開２００２－３０８７８５号公報（発明の名称「経口投与用吸着剤」，出願人呉羽化学工業株式会社，公開日平成１４年１０月２３日，甲５。以下「甲５公報」といい，そこに記載された発明を「甲５発明」という。）・特開平７－１６５４０７号公報（発明の名称「イオン交換体から作られた活性炭小球体」，出願人Ａほか，公開日平成７年６月２７日，甲７。以下「甲７公報」といい，そこに記載された発明を「甲７発明」という。）・福元豊ほか「フェノール樹脂廃材を原料とした活性炭の製造」（炭素１９９９〔Ｎｏ．１８８〕１３８～１４２頁，平成１１年６月５日作成，甲８。以下「甲８文献」といい，そこに記載された発明を「甲８発明」という。）・笠岡成光ほか「フェノール樹脂繊維を原料とする繊維状活性炭の製造と分子ふるい特性」（日本化学会誌，１９８７年〔昭和６２年〕，Ｎｏ．６，９９０～１０００頁，甲９。以下「甲９文献」といい，そこに記載された発明を「甲９発明」という。）
第３ 当事者の主張
請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
ア 被告は，平成１４年（２００３年）１１月１日の優先権（日本国）を主張して，平成１５年（２００４年）１０月３１日，名称を「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」とする発明につき国際出願（ＰＣＴ／ＪＰ２００３／１４０１２，日本国における出願番号は特願２００４－５４８１０７号）をし，平成１８年８月４日に特許第３８３５６９８号として設定登録を受けた（請求項の数７，以下「本件特許」という。特許公報は甲２２）。
なお被告は，上記登録がなされるまでに複数回の手続補正を行い，特許登録がなされるに至った最終回のそれは，特許請求の範囲の変更等を内容とする平成１８年６月１６日付けの手続補正（請求項の数７，甲２４の１１，以下「本件補正」という。）である。
イ これに対し，原告が本件特許の請求項１ないし７について特許無効審判請求を行ったので，特許庁は同請求を無効２００７－８００１０８号事件として審理し，平成２０年１月２３日，本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし，その謄本は平成２０年２月１日原告に送達された。
(2) 発明の内容
本件特許の請求項１ないし７（以下，順に「本件特許発明１」～「本件特許発明７」という。）は次のとおりである（下線部分は「除く記載」に係る部分）。
・【請求項１】
フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが，但し，式（１）：Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５）（１）
〔式中，Ｉ１５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉ２４は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く，ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。
・【請求項２】
全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上の球状活性炭からなる請求項１に記載の経口投与用吸着剤。
・【請求項３】
非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上のフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造される球状活性炭からなる，請求項１又は２に記載の経口投与用吸着剤。
・【請求項４】
フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，全酸性基が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり，全塩基性基が０．４０～１．１０ｍｅｑ／ｇであり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である表面改質球状活性炭からなるが，但し，式（１）：
Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５）（１）
〔式中，Ｉ１５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉ２４は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である表面改質球状活性炭を除く，
ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。
・【請求項５】
非酸化性ガス雰囲気中８００℃での熱処理による炭素化収率が４０重量％以上のフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造される表面改質球状活性炭からなる，請求項４に記載の経口投与用吸着剤。・【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする，腎疾患治療又は予防剤。
・【請求項７】
請求項１～５のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする，肝疾患治療又は予防剤。
(3) 審決の内容
ア 審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その理由の要点は，①「除く記載」を追加する本件補正は新規事項の追加に当たらない（特許法１７条の２第３項），②本件特許明細書に特許法３６条４項１号（いわゆる実施可能要件）違反，３６条６項１号（いわゆるサポート要件）違反，３６条６項２号（いわゆる明確性要件）違反は認められない，③本件特許発明１～７は，甲１～甲９発明に基づいて容易に想到し得たものと認めることはできない（詳細は審決記載のとおり），というものである。
イ なお審決が認定した甲１発明の内容，同発明と本件特許発明１との一致点及び相違点は，次のとおりである。
〈甲１発明の内容〉
「直径が０．０５～２ｍｍであり，比表面積（メタノール吸着法による）が５００～２０００㎡／ｇであり，細孔半径１００～７５０００オングストローム（細孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１ｍＬ／ｇである経口投与用の吸着能に優れた球形活性炭又は酸化及び還元処理を施した球形活性炭を有効成分とする，肝疾患又は腎疾患の治療若しくは予防に用いる剤。」
〈一致点〉
いずれも
「直径が０．０５～１ｍｍであり，比表面積が特定されたもので，そして特定範囲の細孔直径の細孔容積を特定した球状活性炭からなる経口投与用吸着剤。」
である点。
〈相違点（Ａ）〉
球状活性炭を製造するための原料に関し，本件特許発明１では，「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とし」と特定しているのに対し，甲１発明では，そのように特定していない点。
〈相違点（Ｂ）〉
比表面積の特定に関し，本件特許発明１では，「ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり」と特定しているのに対し，甲１発明では，「比表面積（メタノール吸着法による）が５００～２０００㎡／ｇであり」と特定している点。
〈相違点（Ｃ）〉
特定範囲の細孔直径の細孔容積を特定した点に関し，本件特許発明１では，「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満」と特定しているのに対し，甲１発明では，「細孔半径１００～７５０００オングストローム（細孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１ｍＬ／ｇである」と特定している点。
〈相違点（Ｄ）〉
本件特許発明１が，
「但し，式（１）：
Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５）（１）
〔式中，Ｉ１５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉ２４は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕
で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く，」と特定しているのに対し，甲１発明ではそのように特定されていない点。
(4) 審決の取消事由
しかしながら，審決には以下のとおりの誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。なお，以下の原告の主張は本件特許発明１を中心とするものであるが，本件特許発明１～７のすべてに妥当するものである。
ア 取消事由１（新規事項の追加に当たらないとした判断の誤り）(ｱ) 取消事由１－１（いわゆる「除くクレーム」による補正自体が許されないこと）
ａ 本件特許発明１は，「但し，式（１）：Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５）（１）〔式中，Ｉ１５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉ２４は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折強度である〕で求められる回折強度比(Ｒ値)が１．４以上である球状活性炭を除く，ことを特徴とする，」との要件（以下「本件除く要件」という。）を規定する，いわゆる「除くクレーム」の形となっている。これは，本件特許出願に関する拒絶査定不服審判において，本件特許と同日（平成１５年１０月３１日）にされた別件特許の出願（特願２００４－５４８１０６号）に係る発明（発明の名称「経口投与用吸着剤」，出願人・特許権者呉羽化学工業株式会社，特許第３６７２２００号，特許公報は甲６。以下「甲６発明」という。）と同一である旨の平成１８年３月１３日付け拒絶理由通知（甲２４の６）を回避するため，平成１８年５月１５日付け補正（甲２４の８）により追加され，特許請求の範囲の全文補正である平成１８年６月１６日付け補正（甲２４の１１，本件補正）においても維持された事項である。
そして，上記拒絶査定不服審判に係る審決は，特許庁の審査基準（甲２７）が，「除くクレーム」という形式の補正，すなわち，「請求項に係る発明が，先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該重なりのみを除く補正。」（５頁９行～１１行）を特許法１７条の２第３項の例外として許容していることから，本件補正を許容したものである。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/37505/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。