平成２１年９月１１日判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官
平成２０年(ワ)第２５３５４号
特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日
平成２１年７月１５日
判決
横浜市
＜以下略＞
原告株式会社インフア
同訴訟代理人弁護士
村西大作
同訴訟復代理人弁護士
小林幸夫同坂田洋一
同訴訟代理人弁理士
江森健二
同訴訟復代理人弁理士
本山敢
名古屋市
＜以下略＞
被告株式会社デビカ
同訴訟代理人弁護士
山本卓也同大河内將貴同内山史隆
同訴訟代理人弁理士
浅野勝美主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
被告は，別紙被告製品目録記載の各製品を販売してはならない。
被告は，その本店，事務所及び倉庫に存在する別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。
被告は，原告に対し，７７２８万円及びこれに対する平成２０年９月１９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
１ 本件は，軽量粘土である別紙被告製品目録記載の製品(以下，まとめて「被告製品」という。)を販売している被告に対し，原告が，被告製品は原告の有する後記「軽量粘土およびその製造方法」の特許権(以下，この特許権を「本件特許権」といい，本件特許権に係る特許を「本件特許」，本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１記載の発明を「本件特許発明１」，同請求項２記載の発明を「本件特許発明２」といい，本件特許発明１及び２を併せて「本件特許発明」という。）を侵害すると主張して，①被告製品の販売の差止め(特許法１００条１項)及び廃棄(同条２項)を求めるとともに，②同特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法７０９条，特許法１０２条３項)に基づいて，損害賠償金７７２８万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２０年９月１９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
被告は，被告製品が本件特許発明の構成要件を充足することを争い，抗弁として，①特許法１０４条の３の権利行使の制限（新規性欠如，進歩性欠如），②先使用権（本件特許出願前の被告製品１の実施）を主張する。
また，原告は，本件特許に係る無効審判請求事件（無効２００８－８００１９８）において，本件特許発明２を訂正する旨の訂正請求をした（以下，この訂正請求に係る発明を「本件訂正発明２」という。）。
２ 前提となる事実
( 1) 当事者
ア 原告は，文房具，事務用品の開発，製造，販売等を目的とする株式会社である。(争いのない事実)
イ 被告は文房具の製造，企画，販売，輸出入等を目的とする株式会社である。(争いのない事実)
( ) 本件特許権等
原告は，次の特許の特許権者である。
ア
登録番号
特許第３５９７４９０号
イ
発明の名称
軽量粘土およびその製造方法
ウ出願日
平成１３年５月３１日
エ登録日
平成１６年９月１７日
オ
特許請求の範囲
【請求項１】
有機中空微小球を含有する軽量粘土において，当該有機中空微小球の平均粒径を３０～１５０μｍの範囲内の値とするとともに，添加量を，全体量に対して，０１～３重量％未満の範囲内の値とし，かつ，前記軽量粘土が，水.
をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とすることを特徴とする軽量粘土。
【請求項２】
前記有機中空微小球が白色であることを特徴とする請求項１に記載の軽量粘土。
(以下，本件特許発明に係る明細書及び図面を「本件明細書」といい，その特許公報(甲２)を別紙として添付する。)
(争いのない事実)
( ) 構成要件の分説
ア
本件特許発明１
本件特許発明１の構成要件を分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件１Ａ」のようにいう。)。
【１Ａ】有機中空微小球を含有する軽量粘土において，
【１Ｂ】当該有機中空微小球の
【１Ｂ１】平均粒径を３０～１５０μｍの範囲内の値とするとともに，【１Ｂ２】添加量を，全体量に対して，０.１～３重量％未満の範囲内の値とし，
【１Ｃ】かつ，前記軽量粘土が，水をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とすること【１Ｄ】を特徴とする軽量粘土。
(争いのない事実)
イ 本件特許発明２
本件特許発明２の構成要件を分説すると，次のとおりである。
【２Ａ】有機中空微小球を含有する軽量粘土において，
【２Ｂ】当該有機中空微小球の
【２Ｂ１】平均粒径を３０～１５０μｍの範囲内の値とするとともに，【２Ｂ２】添加量を，全体量に対して，０.１～３重量％未満の範囲内の値とし，
【２Ｃ】かつ，前記軽量粘土が，水をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とし，【２Ｃ’】前記有機中空微小球が白色であること
【２Ｄ】を特徴とする軽量粘土。
(争いのない事実)
( 4) 被告の行為
被告は，被告製品(以下，別紙被告製品目録記載の番号１～６のものを合わせて「被告製品１」，番号７～１６のものを合わせて「被告製品２」，番号１のものを「被告製品３」という。)を紫香楽教材粘土株式会社（以下「紫香楽教材粘土」という。）から仕入れ，業として販売している。(争いのない事実，弁論の全趣旨)
( 5) 構成要件の充足
ア 本件特許発明１
(ｱ) 被告製品１
被告製品１は，構成要件１Ａの「有機中空微小球」の点を除き，本件特許発明１の構成要件を充足する。(争いのない事実)
(ｲ) 被告製品２
被告製品２は，構成要件１Ａの「有機中空微小球」の点及び構成要件１Ｂ２の「０.１～３重量％未満」の点を除き，本件特許発明１の構成要件を充足する。(争いのない事実)
(ｳ) 被告製品３
被告製品３は，構成要件１Ａの「有機中空微小球」の点及び構成要件１Ｃ「
」
，
。
の
６５～８５重量％
の点を除き
本件特許発明１の構成要件を充足する
(争いのない事実)
イ
本件特許発明２
(ｱ) 被告製品１
被告製品１は，構成要件２Ａの「有機中空微小球」の点を除き，本件特許発明２の構成要件を充足する。(争いのない事実)
(ｲ) 被告製品２
被告製品２は，構成要件２Ａの「有機中空微小球」の点並びに構成要件２Ｂ２の「０.１～３重量％未満」の点を除き，本件特許発明２の構成要件を充足する。(争いのない事実)
(ｳ) 被告製品３
被告製品３は，構成要件２Ａの「有機中空微小球」の点及び構成要件２Ｃ「
」
，
。
の
６５～８５重量％
の点を除き
本件特許発明２の構成要件を充足する
(争いのない事実)
( ) 特許無効の主張に関する事実
ア
公然実施発明
(ｱ) 株式会社大和は，遅くとも，本件特許出願前の平成１２年１月に，紫香楽教材粘土から軽量粘土である「ふわふわかる～ん」を仕入れ，これを日本国内で販売した。(乙３，４。以下，この商品に係る発明を「本件公然実施発明」，この商品を「本件公然実施発明品」という。)
(ｲ) 平成１２年６月２日，被告が設立され，被告は，株式会社大和から，軽量粘土の販売を含む文房具，事務用品等の製造販売及びその関連事業を承継し，同年７月ころから，引き続き，本件公然実施発明品の販売を継続した。(乙３，４，弁論の全趣旨)
イ 刊行物記載発明
(ｱ) 乙１刊行物の記載
本件特許出願前に頒布された刊行物である特公平６－７０７３４号公報(乙１。以下「乙１刊行物」という。)には，次の記載がある(なお，乙１刊行物に係る特許の出願人は，紫香楽教材粘土及び日本フィライト株式会社である。)。
①「【特許請求の範囲】
【請求項１】粒子中に気体を内包する軽量微小素材を主素材とし，これに合成粘結剤と，馴合液材と，添加物とを加えて構成される軽量粘土において，上記軽量微小素材が粒径１～２００ミクロンの微小中空球であり，その外殻が単一の空間を内包し，該外殻がアクリロニトリルないし塩化ビニリデンを少なくとも一成分とする共重合樹脂から形成されることを特徴とする軽量粘土。」
②「〔第３欄２９～３２行目〕本発明はこれらの課題にかんがみ，馴合ママ
液材の必要料が少量でありながらも塑結がよく，また滑らかできめが細かく鮮明な色付けが可能であるとともに，廃棄処理も容易な軽量粘土を提供することを目的とする。」
③「〔第４欄２２～２６行〕本発明において使用される軽量微小素材は光を乱反射する性質があるので，白色度の高い繊維粉と混合することにより，白色度９２度(ＫＥＴＴ光電白度計で測定)の極めて白色度の高い粘土が得られる。従って添加物として色素を加えた場合，鮮明な色付けが可能である。」
④「〔第４欄３３～４１行〕以下，本発明の軽量粘土の実施例を説明する。本発明の軽量粘土中に含まれる軽量微小素材粒子は，外殻は塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂，酢酸ビニル－アクリロニトリル共重合樹脂，メチルメタクリレート－アクリロニトリル共重合樹脂アクリロニトリル等を成分とし，気体を内包している。
そしてこの軽量微小素材粒子の粒径は１～２００ミクロン，嵩比重は０.０１～０.０５に形成され，極めて軽量の微小中空球である。」⑤「〔第４欄４２行目～第５欄１行目〕本発明の軽量粘土においては，軽量微小素材粉末を３～２０部(重量部)，添加物としての繊維粉を１０～３部，合成粘結剤であるカルボキシメチルセルロースを１０～２０部，それぞれ粉末にして混合撹拌し，均一な粉末混合物とする。一方，馴合液材として水５０～６０部にポリオールエーテル粉を３～８部添加し，撹拌分散させた水溶液を作り，前記粉末混合物に添加して混練する。ところで，軽量微小素材粉末の添加量が３部未満では，所定の目的重量に達することができず，２０部を越えても軽量化は達成できるが，粘土としての性質が損なわれる。」
⑥「〔第５欄１３～１５行目〕馴合液材である水の添加量は５０部未満では粘土が硬すぎて造形作業がしにくく，６０部を越えると軟化して造形性が乏しく，さらなる軽量化を達成できない。」
⑦「〔第５欄１６～２１行目〕以上のことから本発明の実施例では軽量微小素材粉末１２部，パルプ繊維粉１８部，カルボキシメチルセルロース粉１２部の粉末を撹拌混合し，均一な粉末混合物を製成し，別にポリオールエーテル粉５部を常温水５３部に分散し，水溶液を調節して上記粉末混合物に添加し混練して製造する。」
⑧「〔第６欄１４～１９行目〕以上詳述したように，本発明軽量粘土によれば，水等の馴合液材の必要量が少量でありながらも塑結がよく，また滑らかできめが細かく鮮明な色付けが可能であるとともに，廃棄処理も容易な軽量粘土が提供される。軽量化の度合いが顕著であるため，運搬時の負担は大幅に軽減される。」
(ｲ) 乙１発明の内容
以上から，乙１刊行物には，少なくとも次の構成を有する発明(以下「乙１発明」という。)が開示されている。
「軽量微小素材粒子が，外殻は塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂，酢酸ビニル－アクリロニトリル共重合樹脂，メチルメタクリレート－アクリロニトリル共重合樹脂アクリロニトリル等を成分とし，気体を内包しており，粒径は１～２００ミクロン，嵩比重は０.０１～０.０５に形成され，極めて軽量の微小中空球であって，軽量微小素材粉末を３～２０部(重量部)，繊維粉を１０～３部，カルボキシメチルセルロースを１０～２０部，水を５０～６０部，ポリオールエーテル粉を３～８部添加した１００部の軽量粘土。」（乙１刊行物において，「重量部」の用語は，「重量％」（重量百分率）の意味で用いられているものと認められる。）
(ｳ) 乙１発明と本件特許発明との対比
ａ 本件特許発明１との一致点
乙１発明は，構成要件１Ｂ２「（判決注：有機中空微小球の）添加量を，全体量に対して，０.１～３重量％未満の範囲内の値とし，」のうち「０.１～３重量％」の点及び構成要件１Ｃ「かつ，前記軽量粘土が，水をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とすること」のうち「６５～８５重量％」の点を除く構成を備えている点で，本件特許発明１と一致する。(争いのない事実)
ｂ 本件特許発明２との一致点
乙１発明は，構成要件２Ｂ２「（判決注：有機中空微小球の）添加量を，全体量に対して，０.１～３重量％未満の範囲内の値とし，」のうち「０.１～３重量％」の点，構成要件２Ｃ「かつ，前記軽量粘土が，水をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とし，」のうち「６５～８５重量％」の点及び構成要件２Ｃ’を除く構成を備えている点で，本件特許発明２と一致する。(争いのない事実)
( 7) 訂正請求
ア 原告は，本件特許に係る無効審判請求事件（無効２００８－８００１９８）において，平成２０年１２月５日，本件特許発明２を次のとおりに訂正(訂正部分は『』で示す。)する旨を求める訂正請求をした。(甲２０)【２Ａ】有機中空微小球を含有する軽量粘土において，
【２Ｂ】当該有機中空微小球の
【２Ｂ１】平均粒径を３０～１５０μｍの範囲内の値とするとともに，【２Ｂ２】添加量を，全体量に対して，０.１～３重量％未満の範囲内の値とし，
【２Ｃ】かつ，前記軽量粘土が，水をさらに含有するとともに，当該水の添加量を，全体量に対して，６５～８５重量％の範囲内の値とし，【２Ｃ”】前記有機中空微小球が白色『であって，前記有機中空微小球の反射率計で測定される視感明度(Ｌ値)を７０～９９の範囲内の値とする』こと
【２Ｄ】を特徴とする軽量粘土。
イ 被告製品１～３は，いずれも，構成要件２Ｃ”を充足する。(争いのない事実)
争点
(構成要件の充足)
( 1) 「有機中空微小球」の充足
( 2) 有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」の充足( 3) 水の添加量「６５～８５重量％」の充足
(新規性欠如)
( 4) 本件公然実施発明における各構成要件の開示
(進歩性欠如)
( 5) 有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」の開示又は容易想到性
(6) 水の添加量「６５～８５重量％」の容易想到性
( 7) 「有機中空微小球が白色」の開示又は容易想到性
(先使用権)
( 8) 本件特許出願前の被告製品１の実施
(損害)
( 9) 損害の額(特許法１０２条３項)
４ 争点に関する当事者の主張
（構成要件の充足）について
( 1) 争点( 1)(「有機中空微小球」の充足)につき
ア 原告
(ｱ) 本件特許発明の「有機中空微小球」は，有機中空微小球それ自体が使用されていればよいのであり，製品のレベルとしてどのようなものが使用されるかとは関係がない。本件明細書中にも，本件特許発明の「有機中空微小球」が後記イの被告主張にあるようなＤＥタイプの製品に由来するのものに限定される旨の記載や示唆は存しない。特許請求の範囲に記載された所定平均粒径の有機中空微小球を，所定量の水と共に，所定量含有すれば本件特許発明の技術的範囲に含まれる。
(ｲ) 後記イの乙２６試験の結果は，極めて感覚的かつ恣意的な官能判断であり，本件特許発明の「有機中空微小球」がＤＥタイプの製品に由来するものに限定されることの根拠とはならない。
(ｳ) 市場には，ＤＥタイプの製品を製造，販売している製造メーカーが現に数社存在し，また，非水系材料を母体として有機中空微小球を配合した粘土を製造するには，ＤＥタイプの製品を使用するしかない。現に，被告自身もそのような軽量油粘土を取り扱っている(甲２３の「ふわふわ油粘土」参照)。被告がＷＥタイプの製品のみを使用しているとはいえない。
イ 被告
(ｱ) 有機中空微小球には，熱膨張を加えていない未膨張のもの（Ｕ）と熱膨張を加えた膨張済みのもの（Ｅ）が存在し，また，その双方について，それぞれ，湿性のウェットタイプ(ＷＵ，ＷＥ)と，乾性のドライタイプ(ＤＵ，ＤＥ)とが存在し，これらのいずれかを使用することが本件特許出願当時の技術水準又は公知技術であった。そして，これらの固形成分含有割合をみると，ドライタイプ(ＤＵ，ＤＥ)については，９９％超であり，ウェットタイプ(ＷＵ，ＷＥ)については，６０～８０％(ＷＵ)又は１５％以下(ＷＥ)となっている。
本件特許発明における「有機中空微小球」は，膨張品における「膨張問題」の解決を目的としていることからみて(本件明細書【０００４】【０００６】【００１８】【００２２】)，未膨張品(ＤＵ，ＷＵ)を意味しておらず，膨張品（ＤＥ，ＷＥ）のいずれかである。さらに，被告が紫香楽教材粘土に依頼して，本件特許発明の実施例１(本件明細書【００４７】)に示す各成分の配合割合に従って，ＤＥタイプの製品(「エクスパンセル５５１ＤＥ」)とＷＥタイプの製品(「エクスパンセル５５１ＷＥ」)を使用して粘土を製造する比較製造試験(乙２６。以下「乙２６試験」という。)をしたところ，ＷＥタイプの製品を配合して製造された粘土は，べちゃべちゃでほとんど液体状のものとなり，軽量粘土とは到底いえない状態のものにしかならなかったが，ＤＥタイプの製品を配合して製造された粘土は，通常の製造過程を経て，包装機による包装に耐えられる程度の軽量粘土となった。上記試験結果からすると，本件特許発明の「有機中空微小球」は，ＤＥタイプの製品であるといえる。実際にも，原告は密封系の設備を使用して本件特許発明の実施品である軽量粘土を製造していることを自認しているが，これは，原告が，製造過程で激しい飛散が生じるＤＥタイプの製品を使用しているからにほかならないと考えられる。
一方，被告は，被告製品１～３を，ＷＥタイプの製品を使用して製造している。
したがって，被告製品は，本件特許発明にいう「有機中空微小球」を使用しているとはいえない。
(ｲ) 乙２６試験は，本件特許出願当時において既に存在した当業者間における技術水準を前提に実施された試験であり，官能判断ではない。軽量粘土製造に当たって，配合の際に激しい飛散が生じ，安定した製造に著しい支障を来すＤＥタイプの製品を使用しないことは，当業者間における技術常識である。(ｳ) ＤＥタイプの製品が市場に存在するとしても，軽量「紙」粘土製造に当たっては，ＷＥタイプを使用することが当業者間の常識であり，ＤＥタイプの製品を使用することは著しく困難ないし不可能である。なお，被告が軽量「油」粘土で使用しているのは，ＤＵタイプである。
( 2) 争点( 2)(有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」の充足)につき
ア 原告
(ｱ) 原告による被告製品２の分析試験(甲７。以下「甲７試験」という。)によれば，被告製品２に使用されている有機中空微小球の添加量は，全体量に対して２.８重量％である。
(ｲ) 後記イの乙２試験報告書は，有機中空微小球の分離手段，分離手順，分離温度，分離時間等の分離条件を何ら開示しておらず，また，１回限りの測定値を基にしていてばらつき要因を全く考慮していない。これに対して，甲７試験報告書は，有機中空微小球の分離条件につき，十分かつ具体的にきめ細かく記載しており，また，測定値についても，多数回の測定値の平均値を算出してばらつき要因を考慮している。
(ｳ) 乙２試験報告書においては，有機中空微小球のポリマー定性分析(赤外分光分析法)において，有機中空微小球の構成成分となり得ないセルロース系成分が検知されているが，これは，極めて少量の室温水しか使用しなかったために有機中空微小球の分離操作が不十分であり，そのためセルロース系成分である繊維が残留していると考えるのが妥当である。そうすると，乙２試験は，有機中空微小球の分離操作が不十分であった可能性が高い。(ｴ) 甲７試験の予備実験においては，所定量のタルクを使用し，有機中空微小球の添加量を２.７重量部としているが，いずれも本件特許発明の技術的範囲内の実施態様である。また，ＤＥタイプの製品を使用したからといって添加量を正確に測定できないなどということもない。
イ 被告
(ｱ) 財団法人化学物質評価研究機構による被告製品２の分析試験(乙２。以下「乙２試験」という。）によれば，被告製品２に使用されている有機中空微小球の添加量は，全体量に対して３.６重量％である。
(ｲ) 財団法人化学物質評価研究機構による乙２試験報告書の補足説明である報告書（乙２２）には，乙２試験における有機中空微小球の分離手段及び分離手順，分離温度，分離時間等の諸条件を開示しているほか，同報告書によれば，乙２試験では，１試料につき同時に２回測定を行い，その平均値をとったことが分かる。
(ｳ) 乙２試験は，化学製品一般において採用される試験条件の下，適正かつ十分な分離操作を経た上で添加量の測定が行われているのであり，セルロース系成分が検知されていたからといって，有機中空微小球の分離操作が不十分であったということはない。
(ｴ) 甲７試験の予備実験において測定試料として作成された軽量粘土は，本件特許発明に記載されていない成分であるタルクが２０３重量部配合されて.
いる。また，上記予備試験では，混練の過程で激しい飛散が生じてしまうことが不可避なＤＥタイプの有機中空微小球(「エクスパンセル５５１ＤＥ」)，
。
を２７重量部配合したとあるが
これを正確に配合できたかは疑問である
.
したがって，予備試験は信用に値しないものであり，本試験も信用できないものである。
( ) 争点( )(水の添加量「６５～８５重量％」の充足)につきア
原告
(ｱ) 神奈川県産業技術センターによる被告製品３の分析試験(甲８。以下「甲８試験」という。)によれば，被告製品３に使用されている水の添加量は，全体量に対して６５.３重量％である。
(ｲ) 後記イの乙１７試験報告書は，加熱減量法による水の含有量の測定条件について，加熱条件として「１０５℃，６日間」と記載しているものの，他の測定条件については開示がない。これに対して，甲８試験報告書は，軽量粘土の加熱条件のみならず，軽量粘土の試料量，形態(厚さ，形状)，乾燥後の放冷条件についても正確に記載している。
(ｳ) 乙１７試験は，軽量粘土の加熱条件を，１０５℃，６日間としているが，この条件は，ポリマー成分の熱分解や，低分子量物の揮発等のおそれを生じさせる過剰な条件であって，誤差要因が大きくなる。
後記イの被告主張にある「化学製品の減量及び残分試験方法(ＪＩＳＫ
００６７)」は，所定温度での２時間の加熱乾燥を実施した後，放冷して秤量し，その後は，恒量になるまで，１時間の加熱乾燥と放冷後の秤量を繰り返すというものであり，熱分解し易い配合成分や低分子量の配合成分を含む軽量粘土において，６日間にわたるような異常な乾燥加熱を継続することを想定しているものではない。
(ｴ) 甲８試験における５０℃，２４時間という加熱条件は，分析の専門公的機関である神奈川県産業技術センターが設定したものであり，何ら恣意的なものではなく，また，実際，水の添加量を安定的に測定できる条件でもある。
イ 被告
(ｱ) 財団法人化学物質評価研究機構による被告製品３の分析試験(乙１７。以下「乙１７試験」という。）によれば，被告製品３に使用されている水の添加量は，全体量に対して６２.８重量％である。
(ｲ) 乙１７試験報告書の補足説明である報告書（乙２２）には，軽量粘土の試料量，形態，乾燥後の放冷条件等の測定条件が記載されている。
(ｳ) 軽量粘土を試験対象とする定型的な成分分析試験の方法は存在せず，化学製品一般についての成分分析試験の方法を採用するのが通常であるところ，乙１７試験は，公的な試験所であり，第三者的な立場である財団法人化学物質評価研究機構が日本工業規格の「化学製品の減量及び残分試験方法(ＪＩＳＫ００６７)」に従って試験を行ったものであり，妥当なものである。(ｴ) 甲８試験の５０℃という加熱条件の設定は，何ら根拠のない恣意的なものである。
（新規性欠如）について
( 4) 争点( 4)(本件公然実施発明における各構成要件の開示)につき
ア 被告
(ｱ) 本件公然実施発明品は，有機中空微小球を含有する軽量粘土であるから，本件公然実施発明と本件特許発明とは，構成要件１Ａ及び１Ｄ並びに２Ａ及び２Ｄの点で一致する。
(ｲ) 本件公然実施発明品の有機中空微小球の平均粒径は，４０～１２０μｍであるから，本件公然実施発明と本件特許発明とは，構成要件１Ｂ及び１Ｂ１並びに２Ｂ及び２Ｂ１の点で一致する。
(ｳ) 本件公然実施発明品の有機中空微小球の添加量は，１.４重量％であるから，本件公然実施発明と本件特許発明とは，構成要件１Ｂ及び１Ｂ２並びに２Ｂ及び２Ｂ２の点で一致する。
(ｴ) 本件公然実施発明品の水分量は，７５.６重量％であるから，本件公然実施発明と本件特許発明とは，構成要件１Ｃ及び２Ｃの点で一致する。(ｵ) 本件公然実施発明品は白色であるから，本件公然実施発明と本件特許発明とは，構成要件２Ｃ’の点で一致する。
(ｶ) 紫香楽教材粘土は，商品名ごとに成分内容，配合割合等を定めているのであるから，その商品名が同一であれば成分内容及び配合率も同一である。したがって，本件公然実施発明品と乙２で分析された被告製品１とは同一構成の製品である。
イ 原告
実際に分析された被告製品１と本件公然実施発明品とは，名称こそ「ふわふわかる～ん」として共通するものの，単なる納品書や売上伝票の記載をもって本件公然実施発明品の構成が明らかになるものではなく，両者が同一の構成を有することについて何らの証明がない。
（進歩性欠如について）
( 5) 争点( 5)(有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」の開示又は容易想到性)につき
ア 被告
(ｱ) 有機中空微小球の添加量について，乙１発明の「３～２０部(重量部)」との構成と本件特許発明の「０.１～３重量％未満」との構成とは，「３」の点で一致している。
すなわち，乙１発明は，紫香楽教材粘土において，当時最軽量であった５００ｇの製品と同一の体積にして製品重量２００ｇの軽量粘土を製造するという販売政策上の目的を達成すべく，当該目的重量を達成するための軽量微小素材の配合割合と各原料の全体比の調整の結果として，３～２０重量部という数値を導き出したにすぎず，その数値自体は，乙１発明の「軽量化」という目的と直接的な関係があるものではない。
したがって，本件特許発明における「３重量％未満」と乙１発明における「３重量部」とは，有意差のない相違があるにすぎず，実質的意義において一致している。
(ｲ) 仮に乙１発明の「３～２０部（重量部）」と本件特許発明の有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」とが一致しないとしても，上記(ｱ)のような事情からすると，「３重量％未満」とすることは，当業者において容易に想到できるところである。
(ｳ) 粘土製造業者においては，軽量粘土を製造するに際して配合する軽量微小素材として，ＷＥタイプの製品を使用することが技術水準である。そして，軽量微小素材である「ＥＸＰＡＮＣＥＬＷＥ」及び「ＥＸＰＡＮＣＥＬＤＥ」は，いずれも粉末状の形状を有している。そうすると，乙１発明の「軽量微小素材粉末」とは，ＷＥタイプの製品を指しているものと解される。そこで，３重量部を基準とし，その前後０.２部添加量を増減させて，乙１発明の配合割合に従って粘土を製造した試験（乙３４。以下「乙３４試験」という。）を行ったところよれば，両者の体積，硬度，色，手触りの諸点において，同等の数値，結果を示す形成品が得られた。
イ 原告
(ｱ) 本件特許発明は，その数値範囲を「０.１～３重量％未満」として，乙１発明の「３重量％」を排除しているのであるから，両者の構成は，数学的に一致しないことが明らかである。
製品重量５００ｇの粘土を製品重量２００ｇの製品重量に変えるという販売政策上の目的と軽量微小素材粉末の添加量との間には，通常何ら関係がない。「軽量微小素材粉末」が軽量化材である以上，その添加量と「軽量化」との間には直接的かつ密接な関係がある。
(ｲ) 本件特許発明は数値限定発明であり，有機中空微小球の添加量を「０.１～３重量％未満」とする構成を採ることにより，所定の平均粒径とあいまって，一定の造形性や軽量性等が得られる一方，膨張問題を解消した優れた保管性が得られるという課題解決を得たものであり，有機中空微小球の添加量は極めて重大な技術的意義を有しており(本件明細書【０００６】【０００７】【００１０】【００１４】【００１８】【００２２】【００２３】【００５４】【００６２】図１，図２参照) ，「３重量％未満」という数値限定は，軽量粘土の膨張性や軽量性に対して，臨界的意義を有している。
一方，乙１刊行物には，有機中空微小球の添加量について，「〔２頁右欄下から２～１行目〕軽量微小素材粉末の添加量が３部未満では，所定の目的重量に達することができず，」と記載されており，乙１発明が「３重量％未満」を積極的に排除していることは明らかである。したがって，有機中空微小球の添加量を「０.１～３重量％未満」とすることは，当業者に容易に想到できることではない。
(ｳ) 乙３４試験で使用された軽量微小素材は，ＷＥタイプの製品であり，相当量の水(８５重量％)を含むが，乙１発明の「軽量微小素材」に水が含まれる旨の記載は乙１刊行物にはなく，むしろ，単に「軽量微小素材粉末」と記載しているから，水を含まない「軽量微小素材」であるＤＥタイプの製品を使用していると考えるのが自然である。したがって，乙３４試験は，乙１発明の軽量粘土に基づく試験であったとは考えられない。したがって，この試験に基づいて，「３重量％未満」と「３重量部」との間に有意差がないということはできない。
(6) 争点(6)（水の添加量「６５～８５重量％」の容易想到性）につき
ア 被告
(ｱ) 乙１発明の「水５０～６０部」を，特定条件の場合に最も適合するように本件特許発明の水の添加量「６５～８５重量％」に調整することは，単なる最適条件化であり，当業者にとって容易である。
(ｲ) 乙１発明の「軽量微小素材」としては，粘土製造に当たって当業者が当然の前提とするＷＥタイプの製品が使用されていたと考えられる。そこで，乙１発明の数値範囲に含まれる実験例として，軽量微小素材１２部，カルボキシメチルセルロース１２部，広葉樹パルプ(平均繊維長１ mm)１８部，ポリオールエーテル粉５部，常温水５３部を添加した１００部の軽量粘土を製造した(以下，この軽量粘土を「実験例１」という。)。乙１発明出願当時(昭和６３年１１月ころ)に使用されていたＷＥタイプの軽量微小素材は，「エクスパンセル５５１ＷＥ」であり，これは，１００ｇ中固形分が１５ｇ，水分が８５ｇ含まれていたから，実験例１の水分量は，６３．２０％となる(５３部＋１２部×８５％)。さらに，実験例１の製造条件の下，軽量微小素材だけを平成１２年ころから市販され現在に至っている，１００ｇ中固形分が１０ｇ，水分が９０ｇ含まれている「エクスパンセル０５３ＷＥアドバンセル」を使用した１００部の軽量粘土を製造すると(以下，この軽量粘土を「実験例２」という。)，実験例２の水分量は，６３.８０％となる(５３部＋１２部×９０％)。また，実験例２で使用した軽量微小素材を８.９部とし，そのほかは，カルボキシメチルセルロース１０.３部，広葉樹パルプ(平均繊維長１ mm)１１.９部，ポリオールエーテル粉３.７部，常温水６５.２部を添加した１００部の軽量粘土を製造すると(以下，この軽量粘土を「実験例３」という。)，実験例３の水分量は，７３.２１％となる(６５.２部＋８.９部×９０％)。
このように，粘土製造に当たって水分量は適宜調整可能であるとともに，軽量微小素材の含有する水分を加えて換算してみると，本件特許発明の水分量との差はごくわずかなものにすぎなくなるか，あるいは本件特許発明の数値範囲に含まれることになる。したがって，水の添加量は，当事者が適宜に最適比率で調合される，単なる設計事項にすぎない。
イ
原告
(ｱ) 本件特許発明は，水の添加量を「６５～８５重量％」とする構成を採ることにより，一定の造形性等が得られる一方，有機中空微小球の添加量等もからんで，所定の発色性が得られ，さらに，膨張問題を解消して優れた保管性が得られるという課題解決を得たものであり，水の添加量は，有機中空微小球の添加量等と並んで極めて重大な技術的意義を有している(本件明細書０【
０３３【００５８【００６２】)。一方，乙１刊行物には，水の添加量に】
】
ついて「３頁左欄１４～１５行目〕６０部を超えると軟化して造形性が乏〔
しく
さらなる軽量化を達成できない
と記載されており
乙１発明が
，
。」
，
「
０重量％を超えた値」を積極的に排除していることは明らかである。したがって，水の添加量を「６５～８５重量％」とすることは，当業者に容易に想到できるものではない。
(ｲ) 実験例１～３において使用された｢軽量微小素材」の固形分の数値の根拠は見られないし，また，乙１刊行物にもこれら数値は記載されていない。乙１発明の「軽量微小素材」に水が含まれる旨の記載は乙１刊行物にはなく，むしろ「軽量微小素材粉末」と記載しているから，水を含まない「軽量微小素材」であるＤＥタイプの製品を使用していると考えるのが自然である。そうすると，実験例１及び２が乙１発明の軽量粘土に基づく試験であったとは考えられない。実験例３に至っては，そもそも添加した水の量が乙１発明の数値範囲を超えている。
したがって，実験例１～３に基づき，水の添加量が単なる設計事項であるということはできない。
( ) 争点( )（有機中空微小球が白色」の開示又は容易想到性）につき「
ア
被告
(ｱ) 乙１刊行物には，前提となる事実(6)イ(ｱ)③のとおり「第４欄２２～，〔
２６行目〕本発明において使用される軽量微小素材は光を乱反射する性質があるので，白色度の高い繊維粉と混合することにより，白色度９２度(ＫＥＴＴ光電白度計で測定)の極めて白色度の高い粘土が得られる。従って添加物として色素を加えた場合，鮮明な色付けが可能である。」との記載がある。物体がすべての波長の可視光線を１００％乱反射するとき，その物体は「白色」なのであるから，乙１刊行物の上記「本発明において使用される軽量微小素材は光を乱反射する性質がある」との記載からみれば，乙１発明の軽量微小素材が「白色」であることは開示されているか，又は「白色」とすることは容易に想到できる。
(ｲ) また，乙１刊行物の上記記載の趣旨は，元来白色であるところの軽量微小素材を，「白色度の高い繊維粉と混合すること」で，より一層高い白色度の粘土となるということであり，「白色度の高い」は，「繊維粉」にかかるものの，全体の文意としては，繊維粉単体の白色度の効果を記載したものではないと解される。したがって，上記記載の「添加物として色素を加えた場合，鮮明な色付けが可能」になるという効果の記載も，繊維粉単体の効果を意味するものではなく，白色度の高い軽量微小素材を使用したことの効果を意味するものといえる。
したがって，乙１刊行物の上記記載が，有機中空微小球の白色度と全く関係ないとか，有機中空微小球の色効果について言及していないとする解釈は誤りである。
(ｳ) 上記(ｱ)の「(ＫＥＴＴ光電白度計で測定)」との記載で言及されている株式会社ケット科学研究所製の白度計(「玄米・精米白度計C－３００」)は，日本工業規格(ＪＩＳ)Ｚ８７２２に記載された「色の測定方法－反射及び透過物体色」に準じた測定方法を採用する機器である。そして，日本工業規格(ＪＩＳ)にある他の白色度測定方法の一つである「繊維製品の白色度測定方法」(Ｌ１９１６)において規定される「測色計」も「ＪＩＳＺ８７２２に規定する分光測色方法・・・によるものとし」と規定されている。そうすると，白色度の測定方法は，結局のところ，日本工業規格(ＪＩＳ)Ｚ８７２２に記載された「色の測定方法－反射及び透過物体色」でよいのであり，「有機中空微小球」の白色度にも適用可能な測定方法である。
イ 原告
(ｱ) 本件特許発明２においては，軽量粘土それ自体ではなく，有機中空微小球の白色性を規定したものであるところ，上記ア(ｱ)の記載（乙１刊行物第４欄２２～２６行目）は，繊維粉の色を述べたものであって，有機中空微小球の白色度とは全く関係がない。
(ｲ) 乙１刊行物は，白色性に富んだ有機中空微小球を使用することにより，発色性に更に優れた軽量粘土を得ることができるという本件特許発明における有機中空微小球の色効果(本件明細書【００１９】【００６０】【００６１】)について，何ら言及するものではなく，単に，白色度の高い繊維粉を混合する効果を記載しているにすぎない。
(ｳ) 乙１刊行物に記載された白色度は，ＫＥＴＴ光電白度計によるものであって，通常，穀類の精米の程度の指標となるものであり，有機中空微小球の白色度と関連付けることはできない。
（先使用権）について
( 8) 争点( 8)（本件特許出願前の被告製品１の実施）につき
ア 被告
(ｱ) 本件公然実施発明品と被告製品１とは，その構成が同一である。(ｲ) 前提となる事実(6)ア(ｲ)のとおりであるから，被告には先使用権がある。(ｳ) 被告に先使用権がないとしても，紫香楽教材粘土は，本件特許出願前から本件公然実施発明品の製造，販売を継続しているから，被告による被告製品１の販売行為は，紫香楽教材粘土の先使用権に基づくものである。
イ 原告
本件公然実施発明品と被告製品１とが同一の構成であるとの証明はない。（損害）について
(9) 争点(9)（損害の額(特許法１０２条３項)）につき
ア
原告
(ｱ) 販売数量
被告は，本件特許の登録日(平成１６年９月１７日)より後である平成１７年６月以降平成２０年８月３１日までの間に各被告製品を次の数量販売した。
ａ
被告製品１
(a) 平成１７年６月２１日～平成１７年８月３１日
３５万個
(b) 平成１７年９月１日～平成１８年８月３１日
７０万個
(c) 平成１８年９月１日～平成１９年８月３１日
７０万個
(d) 平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日
３５万個
計２１０万個
ｂ
被告製品２
(a) 平成１７年９月１日～平成１８年８月３１日
１５万個
(b) 平成１８年９月１日～平成１９年８月３１日
２０万個
(c) 平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日
１０万個
計４５万個
ｃ
被告製品３
(a) 平成１７年６月２１日～平成１７年８月３１日
３万５千個
(b) 平成１７年９月１日～平成１８年８月３１日
７万個
(c) 平成１８年９月１日～平成１９年８月３１日
７万個
(d) 平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日
３万５千個
計２１万個
(ｲ) 単価
被告製品１～３の１個当たりの単価は，３５０円を下らない。
(ｳ) 相当実施料
原告が本件特許発明の実施に対し受けるべき実施料は，売上高の８％が相当である。
(ｴ) 算定
したがって，原告は，次の額の金銭を自己が受けた損害の額として，その賠償を請求することができる。
(２１０万個＋４５万個＋２１万個)×３５０円×８％＝７７２８万円
イ 被告
否認する。
第３ 当裁判所の判断
１ 本件事案にかんがみ，特許法１０４条の３の権利行使の制限（進歩性欠如）の抗弁（争点(5)～(7)）から検討することとする。
前記第２前提となる事実(6)イ(刊行物記載発明)(ｲ)に認定したとおり，乙１発明は，「軽量微小素材粒子が，外殻は塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂，酢酸ビニル－アクリロニトリル共重合樹脂，メチルメタクリレート－アクリロニトリル共重合樹脂アクリロニトリル等を成分とし，気体を内包しており，粒径は１～２００ミクロン，嵩比重は０.０１～０.０５に形成され，極めて軽量の微小中空球であって，軽量微小素材粉末を３～２０部(重量部)，繊維粉を１０～３部，カルボキシメチルセルロースを１０～２０部，水を５０～６０部，ポリオールエーテル粉を３～８部添加した１００部の軽量粘土。」というものである。
そして，①乙１発明と本件特許発明１とを対比すると，乙１発明は，少なくとも，構成要件１Ｂ２のうち「０.１～３重量％」の点及び構成要件１Ｃのうち水の添加量「６５～８５重量％」の点を除く構成を備えている点で，本件特許発明１と一致し，②乙１発明と本件特許発明２とを対比すると，乙１発明は，少なくとも，構成要件２Ｂ２のうち「０.１～３重量％」の点，構成要件２Ｃのうち水の添加量「６５～８５重量％」の点及び構成要件２Ｃ’（有機中空微小球が白色であること）を除く構成を備えている点で，本件特許発明２と一致することも，上記( 6)イ(ｳ)に認定したとおりである。
そこで，乙１発明と本件特許発明の上記相違点に係る構成の開示又は容易想到性について，以下，順に検討することとする。
２ 争点( 5)(有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」の開示又は容易想到性)について
( 1) 本件特許発明は，軽量粘土全体量に対する有機中空微小球の添加量と水の添加量を各別に数値（重量％）をもって特定しているのであるから，「有機中空微小球の・・・添加量を，全体量に対して，０.１重量％～３重量％未満」とする構成の，有機中空微小球の重量％は，有機中空微小球それ自体のもの，すなわち，水を含まないものを意味することは，特許請求の範囲の記載から明らかというべきである。
( 2) 乙１発明の「軽量微小素材粉末」「３～２０部(重量部)」につき
ア 他方，乙１刊行物には，「微小素材」との用語が様々な文脈で使用されているので，その意義が問題となる。
ところで，乙１刊行物には，次の記載がある。
①「【特許請求の範囲】【請求項１】粒子中に気体を内包する軽量微小素材を主素材とし，・・・上記軽量微小素材が粒径１～２００ミクロンの微小中空球であり，」
②「〔２頁左欄３４～３７行目〕粒子中に気体を内包する軽量微小素材をママ
主素材とし，・・・上記軽量微小素材がが粒径１～２００ミクロンの微小中空球であり，」
③「〔２頁左欄４３～４５行目〕上述の構成により，上記軽量微小素材粒子の表面に水等の馴合液材が浸透付着することがなくなり，微小素材粒子は含水性ないし含液性に乏しいものとなる。」
④「〔２頁左欄４９行目～右欄３行目〕微小素材粒子の内部は気体が内包される単一空間，即ち『がらんどう』であるため，内部が液体充填ない
マ マ
し内部まで緻密な固体である場合と比較して，本発明に係る微量微小素材は著しく軽量なものとなっている。」
⑤「〔２頁右欄４～６行目〕また外殻を形成するアクリロニトリルないし塩化ビニリデンは適度の弾性を有するため，粘土製造中に微小素材粒子の破砕も生じにくい。」
⑥「〔２頁右欄１３～１９行目〕本発明において使用される軽量微小素材１２部，当産業上の利用分野において一般的に配合される添加物としてのパルプ繊維粉１８部，カルボキシメチルセルロース粉を典型例とする合成粘結剤１２部，添加物として加えられるポリオールエーテル粉５部とした場合，馴合液材である常温水の重量比は５３部に留まる。」⑦「〔２頁右欄２２～２８行目〕本発明において使用される軽量微小素材は光を乱反射する性質がある・・・さらに上記軽量微小素材粒子は気体を内包し，その結果粘土の内部には多くの気体が分散されている」⑧「〔２頁右欄３３～４１行目〕以下，本発明の軽量粘土の実施例を説明する。本発明の軽量粘土中に含まれる軽量微小素材粒子は，外殻は塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂，酢酸ビニル－アクリロニトリル共重合樹脂，メチルメタクリレート－アクリロニトリル共重合樹脂アクリロニトリル等を成分とし，気体を内包している。
そしてこの軽量微小素材粒子の粒径は１～２００ミクロン，嵩比重は０.０１～０.０５に形成され，極めて軽量の微小中空球である。」
⑨「〔２頁右欄４２行目～３頁左欄１行目〕本発明の軽量粘土においては，軽量微小素材粉末を３～２０部（重量部），添加物としての繊維粉を１０～３部，合成粘結剤であるカルボキシメチルセルロースを１０～２０部，それぞれ粉末にして混合撹拌し，均一な粉末混合物とする。一方，馴合液材として水５０～６０部にポリオールエーテル粉を３～８部添加し，撹拌分散させた水溶液を作り，前記粉末混合物に添加して混練する。ところで，軽量微小素材粉末の添加量が３部未満では，所定の目的重量に達することができず，２０部を越えても軽量化は達成できるが，粘土としての性質が損なわれる。」
⑩「〔３頁左欄１６～２１行目〕以上のことから本発明の実施例では軽量微小素材粉末１２部，パルプ繊維粉１８部，カルボキシメチルセルロース粉１２部の粉末を撹拌混合し，均一な粉末混合物を製成し，別にポリオールエーテル粉５部を常温水５３部に分散し，水溶液を調節して上記粉末混合物に添加し混練して製造する。」
⑪「〔３頁左欄２２行目～右欄１行目〕そして軽量微小素材粉末は，各粒子が特有の弾性力を有するため，これが軽量粘土製造中に破壊されることはほとんどない。」
⑫「【図面の簡単な説明】第１図は本発明軽量粘土構成部材である軽量微小素材の断面図である。」
（【第１図】として，２重円状のものが３つ掲載されている。）
上記記載のとおり，乙１刊行物では，「微小素材」との用語が使用されているが，それは「微小中空球」を意味していると解され，また，用語の使用が一貫しているとはいい難い部分もないではないものの，微小素材の個々の粒子に着目するときには「粒子」を付し，製造に使用する微小素材全体の粉末状の外観に着目するときには「粉末」を付しているものと解することができる。
そして，乙１発明の「軽量微小素材の粒子」は，上記⑧のとおり「塩化ビニリデン－アクリロニトリル共重合樹脂，酢酸ビニル－アクリロニトリル共重合樹脂，メチルメタクリレート－アクリロニトリル共重合樹脂，アクリロニトリル等を成分とし，気体を内包しており・・・極めて軽量の微小中空球」であるから，本件特許発明の「有機中空微小球」に相当するものである。
イ そこで，本件特許発明の「有機中空微小球」に相当する乙１刊行物の「軽量微小素材の粒子」について更に検討する。
一般に，軽量粘土に使用される有機中空微小球は，熱可塑性の外殻を持った球体であって，内部に少量の炭化水素を内包し，平均粒径は１０～２０ミクロン前後であり，真比重は１０００～１３００ｋｇｍ３程度であるが，加/熱すると，膨張して体積が劇的に増加した中空球状粒子となり，真比重が２０～７０ｋｇ/ｍ程度となることが認められる（甲１９，乙２４，２５）。乙１刊行物には，「〔２頁右欄３９～４１行目〕この軽量微小素材粒子の粒径は１～２００ミクロン，嵩比重は０.０１～０.０５に形成され，極めて軽量の微小中空球である。」との記載があり，また，乙１発明に係る公開特許公報である特開平２－１２３３９０号公報（乙４１）にも，「〔２頁右欄９～１８行目〕本発明に使用する熱膨張性粒子は，・・・である。本用途の場合は上記の粒子を加熱処理して膨張させた微小中空体を使用する。」とあるから，乙１発明の「軽量微小素材の粒子」は，加熱膨張後の微小中空球粒子をいうことは明らかである。
ウ ところで，微小中空球粒子が膨張済みであり，軽量粘土の製造に使用される微小中空球の製品には，①水分を含まない雰囲気で加熱させて膨張させ，ほぼ固形分のみのものであるＤＥタイプの製品と，②スチーム加熱することにより膨張させ，固形分のほか水分を７０～９０重量％含むＷＥタイプの製品があるところ，本件特許出願当時から両方のタイプの製品が市販されていたこと，ＤＥタイプの製品は飛散しやすく取扱いにくいこと，そのため，軽量粘土の製造業者が軽量粘土(紙粘土)を製造する際には，作業性の観点から，通常，上記②の含水のもの（ＷＥタイプ）を用いることが認められる(甲２２の【００３６】，乙３６～３９，弁論の全趣旨）。
したがって，上記の点を考慮すると，乙１刊行物に接した当業者は，乙１発明の「軽量微小素材粉末」としては，既存の膨張済み微小中空球製品のうち水分を７０～９０重量％含む含水のもの（ＷＥタイプ）を使用するのが適当と理解するというべきである。
エ そして，乙１発明において添加する「軽量微小素材粉末」として上記含水のもの（ＷＥタイプ）を使用すると，有機中空微小球それ自体の重量％は，次のとおり，「０.３重量％～６重量％」となる。
３(重量部)×(１００重量％－９０重量％)＝０.３(重量部)２０(重量部)×(１００重量％－７０重量％)＝６(重量部)
( 3) 容易想到性
ところで，乙１発明の「軽量微小素材粉末」として適当な含水のもの（ＷＥタイプ）の添加量「３～２０部(重量部)」すなわち有機中空微小球それ自体の重量％「０.３重量％～６重量％」を，本件特許発明の有機中空微小球の添加量「０.１～３重量％未満」と変更することについての格別の技術的意義は，本件明細書からは見いだせない。
そうすると，本件特許発明において有機中空微小球の添加量を「０.１～３重量％未満」としたことは，乙１発明の「軽量微小素材粉末」として適当な含水のものの添加量の数値範囲を好適なものに変更したにすぎないというべきであり，当業者が適宜行う範囲内のことというほかない。
よって，有機中空微小球の添加量を「０.１～３重量％未満」としたことは，当業者が容易に想到することができたというべきである。
( 4) 原告の主張につき
原告は，乙１刊行物には，「〔２頁右欄４９～５０行目〕軽量微小素材粉末の添加量が３部未満では，所定の目的重量に達することができず，」と記載されているから，乙１発明の構成を本件特許発明の構成とするには阻害要因がある旨を主張する。
しかしながら，上記( 1)～( 3)のとおり，本件特許発明の「３重量％未満」という上限値は乙１発明の「軽量微小素材粉末」として適当な含水のもの（ＷＥタイプ）を使用した場合における軽量微小素材粒子の添加量の数値範囲に含まれているのであるから，有機中空微小球の添加量を本件特許発明の数値範囲である３重量％未満にすることに何らの阻害要因があるということはできず，原告の上記主張は，採用することができない。
３ 争点( 6)(水の添加量「６５～８５重量％」の容易想到性)について( 1) 上記２にて認定説示のとおり，乙１発明の「軽量微小素材粉末」として，水分を７０～９０重量％含む含水のもの（ＷＥタイプ）が適当であるのは，当業者に明らかであり，その場合，乙１発明の「水５０～６０部」とは，次のとおり，水を「５２.１～７８重量％」添加することとなる。
５０(重量部)＋３(重量部)×７０/１００重量％＝５２.１(重量部)６０(重量部)＋２０（重量部）×９０/１００重量％＝７８(重量部)一方，乙１発明の「軽量微小素材粉末」として適当な含水のもの（ＷＥタイプ）を使用した場合の水の添加量「５２.１～７８重量％」を，本件特許発明の「６５～８５重量％」と変更することについての格別の技術的意義は，本件明細書からは見い出せない。
そうすると，本件特許発明において水の添加量を「６５～８５重量％」としたことは，乙１発明の「軽量微小素材粉末」として適当な含水のものの添加量の数値範囲を好適なものに変更したにすぎず，当業者が適宜行う範囲内のことというほかない。
よって，水の添加量を「６５～８５重量％」としたことは，当業者が容易に想到することができたというべきである。
( 2) 原告は，乙１刊行物には，「〔３頁左欄１４～１５行目〕６０部を超えると軟化して造形性が乏しく，さらなる軽量化を達成できない。」と記載されているから，乙１発明の構成を本件特許発明の構成とするには阻害要因がある旨を主張する。
しかしながら，上記( 1)のとおり，本件特許発明の「６５重量％」という下限値は乙１発明の「軽量微小素材粉末」として含水のもの（ＷＥタイプ）を使用した場合における水の含有量の数値範囲に含まれているのであるから，水の添加量を本件特許発明の数値範囲である６５重量％以上にすることに阻害要因があるということはできず，原告の上記主張は，採用することができない。
４ 争点( 7)(「有機中空微小球が白色」の開示又は容易想到性)について乙１刊行物の「白色度」は繊維粉の色に関する記載であり，軽量微小素材に関する記載ではないから，乙１発明が本件特許発明２の構成要件２Ｃ’（有機中空微小球が白色であること）を有していると認めることはできない。しかしながら，乙１刊行物には，前記第２前提となる事実( 6)イ(ｱ)③のとおり，「〔第４欄２２～２６行目〕本発明において使用される軽量微小素材は光を乱反射する性質があるので，白色度の高い繊維粉と混合することにより，白色度９２度(ＫＥＴＴ光電白度計で測定)の極めて白色度の高い粘土が得られる。従って添加物として色素を加えた場合，鮮明な色付けが可能である。」との記載がある。そして，光を乱反射する性質を有するものが白色に見えることは当業者にとって自明であり，また，粘土の白色度を高めて鮮明な色付けを可能とするために，繊維粉のみならず軽量微小素材にも白色度の高いものを使用することは，当業者が容易に着想することであるから，乙１刊行物は，「軽量微小素材」を「白色」とすることを示唆しているというべきである。したがって，「軽量微小素材」の粒子，すなわち有機中空微小球を「白色」としたことは，当業者が容易に想到することができたというべきであり，これに反する原告の主張は，いずれも採用することができない。
５ 本件訂正発明２について
前記第２前提となる事実( 7)アのとおり，原告は，「白色」を「反射率計で測定される視感明度(Ｌ値)を７０～９９の範囲内の値」と訂正する旨の訂正請求をしている。
しかしながら，有機中空微小球の「白色」を，表し方としてごく一般的なＬ値で表し，その値を任意に７０～９９の範囲内に設定したとしても，それは当業者が任意に行う設計事項にすぎず，特段の技術的意義を見いだすことはできない。
したがって，訂正後の構成要件２Ｃ”も，当業者が容易に想到できたものというべきであり，その余の構成要件が乙１発明のそれと一致又は容易想到であることは上記２，３において認定判断したとおりであるから，本件訂正発明２も当業者が乙１発明から容易に想到できたものというべきであり，無効というほかない。
まとめ
以上のとおりであるから，本件特許発明１，２及び本件訂正発明２は，いずれも，乙１発明から当業者が容易に発明をすることができたものであり，進歩性を欠く発明である。
したがって
原告は
被告に対し
本件特許権を行使することができない(特
，
，
，
許法１０４条の３)。
結論
よって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないから，棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
中村恭
裁判官
鈴木和典
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/37996/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。