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平成２１年１０月１３日判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官
平成２１年（ネ）第１００３１号
商標権侵害差止等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成２０年（ワ）第２１０１８号
口頭弁論終結日
平成２１年９月１５日
判決控訴人
アガタ
ディフュージォン
同訴訟代理人弁護士
佐藤雅巳古木睦美被控訴人
ア・スマート株式会社
同訴訟代理人弁護士
池田博毅橋本尚子橋本訓幸主文
原判決を次のとおり変更する。
(1)
被控訴人は，別紙被控訴人商品目録記載の商品の
広告及び価格表を内容とする情報に別紙被控訴人標
章目録記載１ないし３の標章を付して，被控訴人の
ウェブサイト（www.agathanaomi.com）で提供してはならない。
(2)
被控訴人は，控訴人に対し，２２４８円及びこれ
に対する平成２０年８月２８日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
(3)
控訴人のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，１審，２審を通じ，これを３分し，そ
の１を控訴人の負担とし，その余を被控訴人の負担
とする。
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この判決は，主文第１項の(1)及び(2)に限り，仮に
執行することができる。
控訴人について，この判決に対する上告及び上告受
理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１
控訴の趣旨
原判決を取り消す。
主文第１項の(1)と同旨
被控訴人は，控訴人に対し，１０００万円及びこれに対する平成２０年８月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
仮執行宣言
第２
事案の概要
本件は，被控訴人が，インターネット上の被控訴人のウェブサイト（www.agathanaomi.com）（以下「被控訴人ウェブサイト」という。）で別紙被控訴人商品目録記載の商品（以下「被控訴人商品」という。）の広告及び価格表を内容とする情報に別紙被控訴人標章目録記載１ないし３の標章（以下，同目録記載の各標章を，番号に従い，「被控訴人標章１」，「被控訴人標章２」，「被控訴人標章３」といい，併せて「被控訴人各標章」という。）を付して提供する行為が，別紙商標目録に係る控訴人の登録商標（以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）と類似する商標の使用（商標法３７条１号，２条３項８号）に当たり，控訴人の商標権を侵害する旨主張して，被控訴人に対し，商標法３６条１項に基づく上記行為の差止め及び不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。原判決は，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁（以下「つつみのおひなっこや判決」という。）を引用した上，被控訴人各標章は，いずれも本件商標に類似する商標に当た-
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るものとは認められないから，被控訴人による被控訴人各標章の使用は，本件商標権の侵害に当たらない旨判示して，控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで，控訴人がこれを不服として控訴した。
争いのない事実及び争点は，原判決の事実及び理由第２の２，３（原判決２頁１３行～３頁４行）のとおりであるから，これを引用する。ただし，原判決３頁２行目「被告による被告標章１ないし３の使用の有無及び期間」を「被控訴人各標章の使用の態様」と改める。
第３
当事者の主張
原判決の引用
当事者の主張は，以下のとおり訂正し，後記２のとおり補充するほか，原判決の事実及び理由第３（原判決３頁５行～９頁１９行）のとおりであるから，これを引用する。
(1)
原判決３頁６行目「被告による被告標章１ないし３の使用の有無及び期間」を「被控訴人各標章の使用の態様」と改める。
(2)
原判決３頁８行目「設立当初（設立日平成１５年１１月７日）」を「平成１８年１０月１０日」と改める。
(3)
原判決８頁２５行目ないし２６行目「設立当初（設立日平成１５年１１月７日）」を「平成１８年１０月１０日」と改める。
(4)
原判決９頁４行目「平成１５年１１月７日から平成２０年７月３０日（本件訴えの提起の日）まで」を「平成１８年１０月１０日から平成２０年８月２８日まで」と改める。
争点２についての補充主張
〔控訴人の主張〕
(1)
結合商標の類否の判断基準及びあてはめの誤り
ア
原判決は，つつみのおひなっこや判決の採用した結合商標の類否判断の基準に依拠したものであるが，被控訴人各標章が「つつみのおひなっこや」商標と異な-
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り「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」との２語から成るという構成上の相違を無視し，「つつみのおひなっこや」商標においては，各文字の大きさ及び書体が同一であるのに対し，被控訴人各標章においては「Ａ」と「Ｎ」とが大文字でありその他の文字は小文字であり，各文字の大きさが同一ではないという構成上の相違を無視したものである。
上記判決は，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」の２語からなり，両者の間には余白があり，かつ，「Ａｇａｔｈａ」の「Ａ」と「Ｎａｏｍｉ」の「Ｎ」とが大文字であり，他の文字が小文字である被控訴人各商標に妥当するものではない。イ
最高裁昭和３７年（オ）第９５３号昭和３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁の判示するとおり，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していなければ，１個の商標から２つ以上の称呼，観念が生ずる。
最高裁昭和３４年（オ）第８５６号昭和３６年６月２３日第二小法廷判決・民集１５巻６号１６８９頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号平成５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，東京高裁平成１５年９月３０日判決等の従前の裁判例に照らせば，被控訴人各標章は，いずれも，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標であり，外観及び称呼においては，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」とが二分して認識され得るものである。よって，被控訴人各標章において，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」とはそれぞれ要部であり，「Ａｇａｔｈａ」及び「Ｎａｏｍｉ」のそれぞれに対応した外観，称呼及び観念が生ずるのである。
ウ
結合商標においては，構成要素のいずれかが対比する商標と外観，称呼，観念のいずれかにおいて類似するときは，両商標が用いられた商品の出所について誤認混同のおそれがある商標であり，両商標は類似する。
商標権侵害事件における商標の類否判断に際しても，外観，称呼，観念のいずれ-
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かが類似するときは，出所の混同のおそれがあり，両商標は類似するとするのが基本である。
エ
被控訴人各標章がその構成部分全体のみが商品の出所識別標識としての機能を有することにはならない。被控訴人各標章において，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」とは，２語からなり，明らかに可分であり，それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められるものではない。「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」として長期間アクセサリーに使用され
取引者需要者の間で周知であって，「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」と一体としての
み把握するのが自然であるという事情は一切存しない。
(2)
本件商標の周知性
ア
控訴人は，昭和４９年（１９７４年）パリの６区に発足したアクセサリー・宝飾品を製造販売するフランス法人であり，その製造販売にかかるアクセサリー・宝飾品は日本にも控訴人の子会社アガタジャポン株式会社（以下「アガタジャポン」という。）を通じて輸入され，３０の日本全国の主要都市の有名デパート，専門店の１階売場等，最も需要者の目につく売場で販売されている。控訴人は，世界各地に約２８０店舗を有している。日本国内の店舗は，内観，外観ともパリにある店舗と同じデザインが施されており，年６回発売される新作コレクションや斬新なディスプレーが目を引くショーウィンドウの展開も全世界同時に行っている。イ
控訴人及び控訴人の製造販売にかかるアクセサリー，宝飾品は，需要者である婦人向けの影響力のあるファッション雑誌等で広く告知，広告されている。ウ
アガタジャポン及び控訴人のウェブサイトには，控訴人の製造販売に係るアクセサリー，宝飾品のカタログが掲げられ，上記３０の店舗にはカタログが備え付けられ，顧客に配付されている。
エ
グーグルで「ＡＧＡＴＨＡ
アクセサリー」を日本語のページのみで検索す
ると，約５万９９００件ヒットするほどであり，「アガタ
ＡＧＡＴＨＡ」の見出
しが出てくる。
-
-
オ
本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」の下で日本で販売される控訴人製造に係るアクセサリー・宝飾品の販売高は，平成１８年から平成２０年の卸値でも１３億円ないし１４億円であり，小売値に換算すると，２２億円ないし２４億円である。カ
このように，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」は，アクセサリー，宝飾品のメーカーである控訴人の略称として我が国において需要者の間に周知であり，控訴人がその製造販売に係るアクセサリー，宝飾品に使用する商標として我が国において需要者の間に周知である。
(3)
被控訴人各標章と本件商標の類似性
ア
前記(1)のとおり，被控訴人各標章において「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」とはそれぞれ要部である。
よって，本件商標との類否判断においては，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」とのうちのいずれかが，本件商標と外観，称呼，観念のいずれかにおいて類似すれば，出所において混同するおそれがあると認められることになる。そして，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」と本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」とを対比すれば，被控訴人各標章は，「ＡＧＡＴＨＡ」の「ｇａｔｈａ」を小文字にしたにすぎないから，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」は，本件商標と外観において類似する。そして，「ＡＧＡＴＨＡ」はしばしば「Ａｇａｔｈａ」と表記されるから，外観類似に伴い，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」からは，「控訴人」又は「控訴人の製造販売に係るアクセサリー，宝飾品」の観念が生じ得るから，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」は，本件商標と観念においても類似する。したがって，また，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」からは「アガタ」の称呼が生じ得るから，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」は，本件商標と称呼においても類似する。よって，被控訴人各標章は，本件商標に類似する。
イ
仮に，結合商標の類否判断の基準として，つつみのおひなっこや判決において示された基準を用いるとしても，本件商標は，控訴人がその製造販売するアクセサリー，宝飾品に使用する商標として我が国において需要者の間に周知である。そ-
-
して，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」は本件商標に類似し，需要者に対してアクセサリー，宝飾品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。他方，被控訴人各標章中の「Ｎａｏｍｉ」は，日本人の女性の「ナオミ」という音の普通にある名前をローマ字表記したものと認識されるものであり，識別力において格別強い印象を有するものではない。
よって，被控訴人各標章において，「Ａｇａｔｈａ」は要部である。そして，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」と本件商標とは類似する。
ウ
そうすると，被控訴人各標章は本件商標と出所について誤認混同を生ずるおそれがある，類似の商標である。
エ
なお，被控訴人は，代表者の娘のインドネシア名を商標として採択したと主張するが，全く信用出来ない。アパレルやアクセサリー，宝飾品においては，ブランド名はデザイナーの名前を採用するものであり，被控訴人の代表者の名前の欧文字表記でなく，わざわざ代表者の娘のインドネシア名を採用したりしない。また，仮に「アガサ・クリスティ」（Ａｇａｔｈａ
Ｃｈｒｉｓｔｉｅ）という
外国人作家が著名であるとすれば，「アガサ」（Ａｇａｔｈａ）は，姓ではなく，名前として知られていることになる。したがって，被控訴人各標章は，「Ａｇａｔｈａ」（アガサ）という外国人の名前と「Ｎａｏｍｉ」（ナオミ）という日本人の名前を２つ並べたものと認識され，「アガサナオミ」という氏名の観念を生じない。単に名前を２つ並べた商標が，観念の面で，全体としてのみ把握すべきことになるものではない。
〔被控訴人の主張〕
(1)
結合商標の類否の判断基準及びあてはめについて
ア
つつみのおひなっこや判決は，登録要件に関するものではあるが，従前から結合商標の類否判断における分離観察の可否については，商標法３７条１号の類否判断においても，同判決が示した分離観察可否基準と同様の基準を用いてきたのであり，かかる基準を本件に用いることは，何ら誤りでない。
-
-
控訴人の引用する上記判例の箇所は，あくまでも，具体的事案に即した判断を示したものにすぎない。したがって，上記判断をあたかも判例により定立された規範であるかのように扱っている控訴人の主張は誤りである。
さらに，控訴人の主張によると，分離観察可否基準は，同一の大きさ，書体の文字を，間隔なく並べた結合商標の類否判断のみにしか用いることができないということにもなりかねず，上記判例の射程距離を極めて狭く解することになる点でも妥当でない。
イ
控訴人の引用する最高裁昭和３８年１２月５日判決は，「各構成部分がそれを分離独立して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標」については，２個以上の呼称，観念を生じることがあり得ると述べているだけであり，２個以上の称呼，観念が常に生じると述べているわけではない。したがって，控訴人の主張は判例の解釈を誤ったものである。ウ
控訴人の引用するその余の判決は，結合商標の類否判断における分離観察の可否について従前から用いられていた判断基準に照らして，商標を各構成要素に分離独立して判断すべきとする事由が認められる事案について判断したものであり，上記判断基準に照らしても，構成部分全体をもって対比をするのが相当とされた本件とは事案が異なる。したがって，これらの判決において，商標の各構成要素を分離独立して類否を判断していることをもって，被控訴人標章「ＡｇａｔｈａＮａ
ｏｍｉ」の，各構成要素を分離独立して判断を行うべき根拠とすることはできない。エ
被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」も，「Ａｇａｔｈａ」と
「Ｎａｏｍｉ」という２つの構成要素から成る結合標章であるので，つつみのおひなっこや判決の判断基準が妥当する。
そして，被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」には，そのどちらか一
方の構成要素が，取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか，他方の構成要素からは出所識別機能としての称呼，観念が生じないとかいう事情は認められないのであるから，その構成部分の一部を抽出-
-
し，この部分だけを他人の標章と比較して標章の類否を判断することは許されない。したがって，被控訴人各標章「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」は，一体的に把握す
べきである。
(2)
本件商標の周知性について
ア
原審の全証拠に控訴審で新たに提出された証拠を加えても，本件商標が控訴人の略称として我が国の需要者に周知であり，被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ」の文字部分のみから取引者，需要者に対し本件商標の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまでは認めることはできない。
イ
また，控訴人が提出した証拠は，Arial Black様の書体で大文字の欧文字を横書きにした本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」が用いられておらず，別の書体の「ＡＧＡＴＨＡ」に「ＰＡＲＩＳ」という表記を加えた，本件商標とは別の標章が用いられ，控訴人の日本語表記も「アガタパリ」とされているものがある。これらの証拠をいくら重ねてみたところで，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」が控訴人の略称として周知であるということにはなり得ない。
ウ
したがって，本件商標が控訴人の略称として周知であるということはできないから，被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ」の文字部分は，出所識別機能として強く支配的な印象を与えるなどということはできない。
よって，この点に関する控訴人の主張も理由のないものである。
(3)
被控訴人各標章と本件商標との類似性について
ア
対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきである。イ
被控訴人各標章「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」と本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」
とは，その外観，観念，称呼のいずれも類似していない。
-
-
加えて，控訴人の商品の主要な販売ルートが百貨店であるのに対して，被控訴人商品の主要な販売ルートはインターネットを通じた通信販売である上，被控訴人商品が掲載されているウェブサイトは被控訴人の主要商品であるアクセサリーパーツを販売しているウェブサイトとリンクしているという取引の実情を考慮してみても，商品の出所につき誤認混同を生じるおそれは認められない。
したがって，被控訴人各標章と本件商標は類似していない。
なお，被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」とは，本件商標「ＡＧＡ
ＴＨＡ」と前半の欧文字の６つの綴りが共通しているが，かかる一事をもって，被控訴人各標章と本件商標が似ているということができないことは，明らかである。ウ
被控訴人各標章の「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」を，「Ａｇａｔｈａ」と
「Ｎａｏｍｉ」に分離して本件商標との類否を判断すべきではない。よって，これを一体的に把握した上で本件商標とは類似していないと結論付けた原判決には，何ら判断の誤りはない。
エ
アパレルやアクセサリー，宝飾品において，デザイナーの個性を強く打ち出したデザイナーズブランドがデザイナーの名前をブランド名としているからといって，ブランド名はデザイナーの名前を採用するのが普通であるということはできない。アクセサリーのブランドに，娘の名前を用いている例があることからすれば，ブランド名に娘の名前を用いることは，何ら珍しいことではない。
被控訴人が，代表者の娘の名前を標章に用いたのは，被控訴人の紹介するアクセサリーが，活力にあふれ，被控訴人の代表者にインスピレーションを与え続ける被控訴人の代表者の娘のように，活き活きとしたインスピレーションを日本のデザイナーに与える続ける存在になって欲しいという願いを込めたからであって，控訴人及び本件商標の周知性に只乗りする意図で敢えてそのようにしたものではない。そもそも，被控訴人は，日本ではまだ余り一般的でない，大粒の良質な天然石や金をふんだんにつかったジュエリーを日本に紹介して定着させることを目指しているのであって，控訴人とは目指すところが異なる。かかる被控訴人にとって，控訴-
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人の名前を利用することは，何もメリットのないことである。
オ
諸外国においては「ヨハネ・パウロ二世」のように，氏名の名に相当する語句を２つ並べて人名に用いる例も，しばしば見られる。国際化が進んだ現在，我が国においても様々な国籍を背景にした多様な人名があり得るから，原判決が被控訴人各標章から「アガサナオミ」という人名の観念が生じると認定したことは，不自然なことではない。
第４
当裁判所の判断
被控訴人の行為
(1)
証拠（甲４，８）及び弁論の全趣旨を総合すると，被控訴人は，平成１８年１０月１０日から平成２０年８月２７日までの間，被控訴人ウェブサイト（www.agathanaomi.com）において，インターネットによる被控訴人商品の通信販売を行い，その際，被控訴人商品の広告や被控訴人商品の材質，サイズ及び価格に関する情報に，被控訴人各標章を付していたことが認められる。
(2)
被控訴人は，被控訴人ウェブサイトで，被控訴人標章Ａ，Ｂ（別紙被控訴人標章目録記載Ａ，Ｂ参照）を使用したことはあるが，被控訴人標章１，２を使用したことはない旨主張する。しかし，被控訴人の主張は，以下のとおり採用することができない。
すなわち，被控訴人標章１は文字から成る標章であるところ，被控訴人主張の被控訴人標章Ａは被控訴人標章１と同一の文字と緑色の地模様から構成されている。しかし，証拠（甲８）に照らすと，被控訴人標章Ａにおける緑色の地模様部分は，文字部分の記載のない領域にも大きく広がっており，単なる背景模様であって文字部分と一体であるとはいえないから，被控訴人標章Ａは，被控訴人標章１と同一の標章といって差し支えない。
次に，被控訴人標章２は，白抜き文字から成る標章であるところ，被控訴人主張の被控訴人標章Ｂは被控訴人標章２と同一の白抜き文字から構成され，その背景色に格別の意味があるものとはいえないから，被控訴人標章Ｂは，被控訴人標章２と-
-
同一の標章といって差し支えない。
商標の類否
(1)
判断基準
商標法３７条１号は，「指定商品…についての登録商標に類似する商標の使用…」を商標権の侵害とみなす旨規定するところ，商標の類否は，同一又は類似の商品に使用された商標が外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであるが，商標の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準というにすぎない。したがって，上記３点において綿密な観察によれば個別的には類似しない商標であっても，具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があるし，他方，上記３点のうち類似する点があるとしても，他の点において著しく相違するか，取引の実情によって出所を混同するおそれが認められないものについては，類似しないというべきものである（最高裁平成３年（オ）第１８０５号平成４年９月２２日第三小法廷判決・裁判集民事１６５号４０７頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号平成９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
しかるところ，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるものである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号昭和３-
-
８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号平成５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
(2)
認定事実
証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
ア
控訴人の登録商標の周知性
(ア)
控訴人は，パリに本店を置くフランス法人であり，昭和４９年（１９７４年）に創業した。控訴人は，アクセサリー・宝飾品の製造販売を業とし，我が国においても，子会社であるアガタジャポンを通じて，アクセサリー・宝飾品を販売している（甲１，３５，３６，弁論の全趣旨）。
(イ)
控訴人のホームページには，スコッチテリアのブランド・シンボルと，本件商標と同様の書体で「ＡＧＡＴＨＡ」と大きく書かれた文字の下に小さい文字で「ＰＡＲＩＳ」と二段書した標章が使用されている（甲１，３２）。
そして，控訴人は，「アガタは，１９７４年にパリの６区で誕生しました。可愛いスコッチテリアのブランド・シンボルとして用い，そのデザインはパリの洗練されたモード感と美しい色合い，品質感の高さ，リーズナブルな価格設定，ラインナップの豊富さが魅力です。」などと紹介され，ブレスレット，ベルト，ブローチ，カフス，イヤリング／ピアス，ヘアアクセサリー，ネックレス，リング等のアクセサリーや宝飾品を販売している（甲３５）。
(ウ)
控訴人は，日本国内においても，平成元年６月９日にＡＧＡＴＨＡ大阪ショールームを設立して以来，平成３年３月に東京都中央区のプランタン銀座本館１階及び名古屋市の松坂屋本店南館１階，同年９月に東京都新宿区の小田急百貨店新宿店２階，平成４年６月に東京都豊島区の東武百貨店池袋店２階，平成７年２月に横浜市の横浜ランドマークプラザ３階，同年４月に神戸市の大丸神戸店１階，同年１０月に大阪市の阪急百貨店うめだ本店１階，平成８年９月に静岡市の松坂屋静岡-
-
店本館１階，平成９年９月に広島市のそごう広島店本館１階，同年１０月に福岡市の三越福岡店１階，平成１０年９月に横浜市のそごう横浜店１階，東京都渋谷区の渋谷東急東横東館２階及び浜松市の遠鉄百貨店１階，平成１２年１０月に仙台市の藤崎本館１階店，平成１３年５月に東京都新宿区の伊勢丹新宿店本館１階，同年９月に大阪府豊中市の千里阪急１階，同年１０月に京都市の大丸京都店１階，平成１７年２月に熊本市の熊本鶴屋１階及び札幌市の大丸札幌店１階，同年３月に那覇市の沖縄三越１階，同年８月に大阪市の大丸心斎橋店１階，平成１８年２月にさいたま市の伊勢丹浦和店１階，同年３月に金沢市の香林坊大和１階，同年９月に宝塚市の宝塚阪急１階に出店するなど，平成１８年１０月以前に，全国主要都市の２５のデパート等に店舗を出店し，その後も，大丸東京店３階，松坂屋銀座店本館１階，三井アウトレットパーク幕張店，ジェイアール京都伊勢丹店，阪急西宮ガーデンズに出店した。なお，控訴人は，世界各地にも約２８０店舗を有している（甲１，３２，３３，３９，弁論の全趣旨）。
(エ)
控訴人及び控訴人の製造販売にかかるアクセサリー，宝飾品は，平成１８年１０月以前にも，その後も現在に至るまで，「ＣＬＡＳＳＹ」，「Ｏｇｇｉ」，「Ｇａｉｎｅｒ」，「ＦＩＧＡＲＯ
Ｊａｐｏｎ」，「ＶＩＮＧＴＡＩＮＥ」，
「ＶＥＲＹ」，「ＨＥＲＳ」，「ＧＲＡＣＥ」等の多数のファッション雑誌に掲載され，又は広告されてきた（甲９～２３，４０～８０）。これらの雑誌においては，本件商標と同様の書体で「ＡＧＡＴＨＡ」を大きく表示した下に小さく細い書体で「ＰＡＲＩＳ」と表記されたり（甲９，１３，１５～１９，２１，４１ないし４５，５４），「Ａｇａｔｈａ」の下に「アガタ」と表記されたり（甲１４），「アガタパリ」とカタカナ表記されたり（甲９，１４，１６～３１，４０，４６，４７，４９～７７，７９，８０），「ＡＧＡＴＨＡ
ＰＡＲＩＳ」及び「アガタ
パリ」
が併記されたり（甲３１，４８，７８）している。
そして，我が国における控訴人製造に係る本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」の付されたアクセサリー・宝飾品の販売高は，アガタジャポンの取引先への卸値ベースで，平-
-
成１８年から平成２０年のいずれも，年間１３億円ないし１４億円である（甲８７，８８）。
イ
本件商標
本件商標権は，昭和５４年，株式会社ミヤコ袋物店が指定商品を第２１類「装身具，ボタン類，かばん類，袋物，宝玉およびその模造品，造花，化粧用具」として出願し，昭和５７年に設定登録を受けたものを，平成５年６月２８日，控訴人が，指定商品「身飾品，頭飾品，ボタン類，宝玉およびその模造品」について分割譲渡を受け，さらに，平成１６年９月２２日，指定商品を「金属製のバックル（第６類），カフスボタン，宝玉及びその模造品，身飾品（「カフスボタン」を除く。）（第１４類），頭飾品，ボタン類，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章（第２６類）」と書換登録したものである（甲２，３）。
ウ
被控訴人の被控訴人各標章の使用の態様
(ア)
被控訴人は，平成１５年に設立され，アクセサリーパーツの輸入販売やアクセサリーの通信販売等を業とする株式会社である（弁論の全趣旨）。(イ)
被控訴人は，遅くとも平成１８年１０月１０日，インターネット上の被控訴人ウェブサイトを通じた通信販売の方法によるアクセサリーの販売を開始し，同日から平成２０年８月２７日までの間，被控訴人ウェブサイトで，上記アクセサリーの広告を内容とする情報に，被控訴人各標章を付して提供していた（甲４，８，乙７，８，弁論の全趣旨）。
(ウ)
被控訴人は，アクセサリーパーツの販売には，「ｉ
」の標示を用
♥Smart
い，ジュエリーやアクセサリーの販売には，被控訴人ウェブサイトにおける被控訴人標章１及び２を用いていた（甲４，８，乙６～８）。
(エ)
被控訴人ウェブサイトにおいては，上部の各ツールバーに被控訴人標章１が，左側に被控訴人標章２が標示され，会社概要の欄に被控訴人標章３が使用され-
-
ている。なお，被控訴人各標章は，いずれも，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」の冒頭は大文字であり，２つの語の間には空白がある（甲４，８）。
(オ)
被控訴人代表者Ａとインドネシア人の夫の間の娘「Ｂ」のインドネシア名は，「Ｃ」であり，被控訴人は，その名前にちなんで被控訴人各標章を考えたものである（乙１１，弁論の全趣旨）。
(3)
本件商標と被控訴人各標章との類否
ア
前記(2)アで認定した，控訴人の我が国での出店状況，雑誌への広告，売上高等の事実を総合すると，遅くとも被控訴人が被控訴人各標章を使用開始する平成１８年１０月以前に，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」は，アクセサリーブランドとしての控訴人の略称として，また，控訴人が製造販売するアクセサリーや宝飾品に使用する商標として，我が国において，取引者及び需要者の間で，周知性を獲得し，その後も現在に至るまで周知性を維持し続けているということができる。イ
被控訴人標章１の各冒頭の文字は，装飾されているが，被控訴人ウェブサイトの名称が「www.agathanaomi.com」である上，同一の画面に被控訴人標章２が表示されることから，その文字が「Ａ」「Ｎ」であると理解することが可能である。そして，被控訴人各標章は，その外観上，２個の英単語から成るものであって，「Ａｇａｔｈａ」の語と「Ｎａｏｍｉ」の語とを組み合わせた結合商標である。このように，被控訴人各標章は，「Ａｇａｔｈａ」と「Ｎａｏｍｉ」の２つの語から構成され，それぞれの冒頭は大文字であり，２つの語の間には空白があることにもかんがみると，被控訴人各標章の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとまでいうことはできない。そして，上記アのとおり，アクセサリーの分野において「ＡＧＡＴＨＡ」が周知性を有し，取引者，需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと，被控訴人各標章からは，「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」
という一連の称呼・観念が生じるとしても，それだけでなく，「Ａｇａｔｈａ」という称呼・観念も生じ得るものと解するのが相当である。
-
-
この点について，被控訴人は，被控訴人各標章「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」は，
一体的に把握すべきであり，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の標章と比較して標章の類否を判断することは許されないなどと主張する。しかしながら，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合には，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されることは，前記判示のとおりであるところ，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」がアクセサリーの分野において周知性を有することに照らすと，被控訴人各標章がアクセサリーの広告を内容とする情報に使用されるときは，被控訴人各標章の一部である「Ａｇａｔｈａ」という称呼・観念も生じ得るといわざるを得ず，被控訴人の上記主張は，失当である。
ウ
このように，被控訴人各標章からは，「Ａｇａｔｈａ
Ｎａｏｍｉ」のみな
らず，「Ａｇａｔｈａ」という，少なくとも２つの称呼，観念が生じるということができる。そして，後者の「Ａｇａｔｈａ」は，「Ａ」以外の５文字が小文字であるものの，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」と同一のアルファベットから成るものである。そこで，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」と本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」とを対比すると，まず，「Ａｇａｔｈａ」からは，「アガタ」又は「アガサ」の称呼が生じ，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」の称呼である「アガタ」と同一又は類似である。また，「Ａｇａｔｈａ」からは，アクセサリーの分野で周知性を有する控訴人又は控訴人の製造販売に係るアクセサリー，宝飾品の観念が生じ得るから，本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」と観念においても同一である。被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」の文字は一部が小文字であったり大文字に装飾が施されており，必ずしも本件商標と外観において類似するとはいえないものの，「Ａｇａｔｈａ」がアクセサリーや宝飾品に使用されるときは，称呼及び観念が同一又は類似であることに照らすと，デパートにおける販売とインターネットを通じた通信販売という販売方法の相違を考慮してもなお，被控訴人各標章中の「Ａｇａｔｈａ」は，周知の「ＡＧＡＴ-
-
ＨＡ」との出所を誤認混同するおそれがあるといわざるを得ず，両者は，全体として類似といわざるを得ない。
エ
そして，１個の商標から２個以上の呼称，観念を生じる場合には，その１つの称呼，観念が登録商標と類似するときは，それぞれの商標は類似すると解すべきである（前掲最高裁昭和３８年１２月５日第一小法廷判決参照）。よって，被控訴人各標章から生じる称呼，観念の１つである「Ａｇａｔｈａ」と本件商標「ＡＧＡＴＨＡ」とが類似する以上，被控訴人各標章と本件商標は，類似するものといわざるを得ない。
(4)
被控訴人の行為の商標権侵害の成否
前記１認定のとおり，被控訴人は，平成１８年１０月１０日から平成２０年８月２７日までの間，被控訴人ウェブサイト（www.agathanaomi.com）において，インターネットによる被控訴人商品の通信販売を行い，その際，被控訴人商品の広告や被控訴人商品の材質，サイズ及び価格に関する情報に，本件商標と類似する被控訴人各標章を付していたものである。被控訴人の上記行為は，商標法２条３項８号に当たり，同法３７条１号により，本件商標権の侵害とみなされる。
なお，被控訴人は，被控訴人代表者の娘のインドネシア名を商標として採択したと主張するが，仮にそうであったとしても，商標法２６条１項１号が規定する場合には当たらないから，商標権侵害の判断を左右するに足りない。
(5)
小括
以上のとおり，被控訴人の上記行為は，本件商標権を侵害するから，控訴人は，商標法３６条に基づき，被控訴人の行為の差止めを請求することができる。損害
(1)
売上高
ア
控訴人は，平成１８年１０月１０日から平成２０年８月２７日までの間における被控訴人商品の売上高は２億円を下らないと主張するのに対し，被控訴人は，４万４９７２円にすぎないと主張し，これにそう被控訴人代理人作成の報告書（乙-
-
１５）を提出する。
上記証拠（乙１５）は，被控訴人ウェブサイトを含む複数のウェブサイト上での電子商取引により上げた売上げを管理するために作成している電子データをプリントアウトした２１８頁のうち，被控訴人ウェブサイト上の取引を含む１２頁を添付したものである。
イ
そして，証拠（乙１６ないし２４（枝番を含む））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。
(ア)
被控訴人は，被控訴人ウェブサイトのみならず，http://www.ilovesmart.com等のウェブサイトを通じてアクセサリーパーツの販売を行っているところ，被控訴人ウェブサイト以外の利用の方が圧倒的に多い。また，ウェブサイト以外からの売上げもある。
(イ)
被控訴人の損益計算書（乙２０，２１）上の商品の売上げの合計は，平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までが１億０３９２万００３７円であり，同年１１月１日から平成２０年１０月３１日までが１億１１０８万５４７３円である。
(ウ)
ウェブサイト上の個々の取引に関するデータ（乙２２の２・３）の売上げの合計は，平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までが１億０２５２万６２２０円であり，同年１１月１日から平成２０年１０月３１日までは１億０８４９万７２７１円である。
(エ)
乙１５に添付された資料に記載されたデータは，乙２２の１ないし４のデータに含まれている。
(オ)
対象となる期間全部の納品書は，極めて大部になるところ，その一部の期間（平成１８年１０月１０日から同月２５日まで）の納品書番号１９８０４８から１９８６１０までの納品書が提出され（乙２３），当該期間の納品書の番号や金額と，乙２２の１ないし４のデータは一致している。
ウ
上記認定の事実に，被控訴人の売上げに関する主張が原審における主張以来，-
-
一貫しており，提出された証拠の体裁も含め，総合的に評価すると，上記報告書（乙１５）に記載された売上高である４万４９７２円という金額を信用するに足りるというべきである。なお，上記イ(イ)と(ウ)の金額は，約２００万円前後相違するが，上記イ(ア)のとおり，ウェブサイト以外の売上げがあったことや売上げ全体の額に比してその差額が小さいことからすると，上記判断を左右するものではない。他方，上記売上高を上回る売上げがあったことを認めるに足りる証拠はない。(2)
使用料相当額
弁論の全趣旨によれば，本件商標の使用料相当額は，被控訴人商品の売上高の５％を下らないことが認められる。
したがって，被控訴人の本件商標権の侵害により，控訴人が受けた損害額は，商標法３８条３項により，上記売上高の５％に相当する２２４８円を下らない。（計算式）
44972×0.05＝2248
(3)
小括
以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，２２４８円及びこれに対する不法行為の後である平成２０年８月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
結論
以上の次第であるから，控訴人の本訴請求を全部棄却した原判決を変更し，差止請求及び２２４８円の限度で損害賠償請求を認容することとする。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
滝澤孝臣
裁判官
高部眞規子
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裁判官
杜下弘記
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-
（別紙）
被控訴人商品目録
ブレスレット
ネックレス
ピアス
チェーン
ゴールド
チェーン
シルバー９２５
ペンダント
ゴールド
ペンダント
シルバー
アロマ・ジェム
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（別紙）
被控訴人標章目録
（白抜き）
Agatha Naomi
Ａ
Ｂ
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（別紙）
商標目録
商標登録
第１５４５３２６号の２
出願日
昭和５４年１０月３１日
（商品の区分
第２１類）
（指定商品
身飾品，頭飾品，ボタン類，宝玉およびその模造品）
登録日
昭和５７年１０月２７日
登録商標
更新登録日
平成４年１２月２４日，平成１４年１０月２９日
書換登録日
平成１６年９月２２日
商品の区分
第６類，第１４類，第２６類
指定商品
金属製のバックル（第６類）
カフスボタン，宝玉及びその模造品，身飾品（「カフスボタ
ン」を除く。）（第１４類）
頭飾品，ボタン類，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），
衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，
衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを
除く。），ワッペン，腕章（第２６類）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/38070/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。