平成２２年１月２６日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２０年（行ケ）第１００９１号審決取消請求事件（商標）
口頭弁論終結日平成２１年１１月４日
判決
原告シーディーエムエクスチェンジ
インク
被告ガボラトリー・インク
同訴訟代理人弁護士中川康生
同山川博光
同訴訟復代理人弁護士川添大資
同黒川慶彦
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付
加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２００７－８９０００２号事件について平成１９年１１月５日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯
原告は，別紙商標目録記載(1) の構成で，指定商品を同「指定商品」欄記載のとおりとする登録第４８７７０６９号商標（平成１７年２月２４日出願，同年７月１日設定登録。以下「本件商標」という｡）の商標権者である（甲１）。被告は，平成１９年１月１５日，原告を被請求人として，本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求し，特許庁は，同請求を無効２００７－８９０００２号事件として審理した上，同年１１月５日に「登録第４８７７０６９号の登録を無効とする。」との審決をし，同月１４日，その謄本を原告に送達した。
２ 本件審判手続における被告（請求人）の主張の概要
(1) 商標法４条１項１０号について
Ａ（平成１１年（１９９９年）１月１６日死亡。以下「Ａ」という。）は，米国のジュエリーデザイナーであり，昭和６３年（１９８８年）ころより，米国カリフォルニア州の工房で「ガボール（ＧＡＢＯＲ）」及び「ガボラトリー（ＧＡＢＯＲＡＴＯＲＹ）」という名称（以下「ガボールブランド」という。）でシルバーアクセサリー製品（以下「ガボール製品」という。）を製造して販売し，平成６年（１９９４年）には被告（請求人）を設立し，同会社名でガボール製品を製造・販売している。Ａは，当初より，ガボール製品のすべてに，彼のデザインへの自信と誇りの証として別紙商標目録記載(3) の商標と同一の構成を有する独特の書体のアルファベットの「Ｇ」に王冠を冠した図形（以下「王冠付きＧマーク」といい，その構成のうち，独特の書体のＧの図形を「Ｇマーク」という。）を刻印しており，それは現在に至るまで変わっていない。この王冠付きＧマークの刻印はまさに品質保証の印である。Ａのデザインによるハンドメイドのシルバーアクセサリーは，その独創性に魅せられたハリウッド男性スターたちに愛用されたこともあって，高級男性シルバージュエリーとして一躍有名になり，彼のファーストネームの「Ａ」という名称とともに，王冠付きＧマークあるいはその要部をなすＧマークは，現在に至るまで常にシルバーアクセサリーの中心的ブランドであって，そのことは数々の雑誌等の記事からも明らかである。
これらの事実により，「ガボール」の名称とともにＡのイニシャルである「Ｇ」をデザイン化したＧマークは，王冠付きＧマークとして，あるいはＧマークとして単独で，Ａが作るシルバーアクセサリーの標章として需要者，取引者において広く認識されており，Ａあるいは被告と関係のない第三者である原告（被請求人）がこのＧマークを指定商品に使用すれば，需要者，取引者はその第三者の商品がＡすなわち被告の商品であると誤認混同することは必至である。
現に，原告（被請求人）は，ネット上に本件商標のＧマークを掲げて，原告の関連会社であって原告の代表者が代表を務めるガボール・インク・ユーエスエー（以下「ＵＳＡ社」という。）と勝手に名乗り，ガボール製品のコピー製品のカタログを掲載し，その関係店舗を通して，その製品を販売している。
以上のとおり，原告（被請求人）は他人の周知著名商標と同一又は類似の商標を明らかに不正の目的をもって使用するために本件商標を出願したものであり，これは商標法４条１項１０号に違反して登録されたものである。
(2) 商標法４条１項１１号について
被告（請求人）が引用する登録第４２４５４３２号商標（以下「引用商標１」という。）は，別紙商標目録記載(2) のとおりの構成からなり，同〔指定商品〕欄記載の商品を指定商品として，平成９年８月４日に登録出願，平成１１年３月５日に設定登録されたものであり，同じく，登録第４５８２０５３号商標（以下「引用商標２」といい，引用商標１と併せて「引用商標」という。）は，別紙商標目録記載(3)のとおりの構成からなり，同〔指定商品〕欄記載の商品を指定商品として，平成１３年８月８日に登録出願，平成１４年７月５日に設定登録されたものである。被告の引用商標におけるＧマークは，被告の創設者であり，同社製のシルバーアクセサリーのデザイナーであるＡが，自分のイニシャルである「Ｇ」を自分自身でデザインしたオリジナルである。また，引用商標２は，王冠をかぶったＧマークを表しており，Ｇマークがいわば顔であり，もっとも顕著性のある主要部分となっている。当該Ｇマークは，Ａの特別な思い入れを込めてデザインされたもので，決して誰もが容易に創作できるものではない。このＧマークは独創性のあるデザインとして特別顕著性を有するとともに，Ａのデザインしたシルバーアクセサリーを識別する機能を有し，引用商標２の要部をなすことが明らかである。しかるに，本件商標は，被告（請求人）が長年使用し，かつ本件商標の出願前に既に被告名義で登録されている引用商標の一部であるＧマークを全くそのままの形で盗用して出願したものである。したがって，この商品識別性を有するＧマークを共通にする両商標が同一あるいは類似の商品に使用されれば一般的出所の混同を生ずることは明らかである。
したがって，本件商標は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものである。
３ 審決の理由
審決は，次のとおり，本件商標は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであるから，同法４６条１項１号によりその登録を無効にすべきであると判断した（なお，以下において引用した審決中の当事者及び関係者名，商標等の略号並びに文献等の表記は，本判決の表記に統一した。）。
「本件商標の出願時の相当以前から，Ａはアクセサリーデザイナーのカリスマ的存在であり，Ａに係るシルバーアクセサリーは米国をはじめ我が国においても多大の人気を博していたと認められる。そして，引用商標２は，Ａ亡き後においても，上記アクセサリー等に使用され，本件商標の登録時はもとよりその出願時において既に，我が国のシルバーアクセサリーをはじめとする身飾品の取引者や需要者の間で，Ａに由来する身飾品（シルバーアクセサリー）の商標として，広く認識されるに至っていたものと認められる。」
「本件商標と引用商標２とは，外観において，その構成全体としては相違するとしても，その共通するＧ図形において相似た印象をもって看取されることもあるというべきものであり，Ｇ図形の外観によって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合勘案すれば，時と所を異にする取引の実際において，シルバーアクセサリー等の身飾品を含む引用商標２の指定商品と同一又は類似の商品に，本件商標を使用するときには，引用商標２を使用した同商品との間において，商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが優にあると判断するのが相当である。そして，本件商標の指定商品は，引用商標２の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって，本件商標は，引用商標２に類似する商標であり，引用商標２の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから，‥‥商標法４条１項１１号に該当するものである」
。
第３
原告主張の取消事由
本件商標と引用商標２の類似性の有無について
(1)
審決は，本件商標を構成する図形は，引用商標２を構成する王冠付きＧマークのうち，Ｇマークの部分とその構成において同一のものと認められ，本件商標と引用商標２とは，外観において，その構成全体としては相違するとしても，その共通するＧマークにおいて相似た印象をもって看取されることもあることから，引用商標２の指定商品と同一又は類似の商品に本件商標を使用するときには，商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるとし，本件商標は，引用商標２に類似すると判断した。
しかしながら，以下に述べるとおり，このような判断は，商標の類否判断を誤ったものであって，本件商標と引用商標２は非類似の商標である。
(2)
審決は，需要者が引用商標２のうちＧマークに強い印象をとどめることを前提とし，Ｇマークを要部として類否判断を行ったものと思われる。
しかし，引用商標２のうち，Ｇマークはアルファベット「Ｇ」１文字を図案化したものと思われるが，これは極めて簡単で，ありふれた標章ということができ，識別力は弱い。
他方，王冠マークは，それ自体特徴的なデザインを有し，また，王冠という一般的に親しまれた図形をモチーフとしていることから，需要者の注意を引くものであり，強い識別力を有する。しかも，王冠マークは，引用商標２のうち半分以上の割合を占め，Ｇマークと同等以上の割合を占めるものである。
したがって，引用商標２のうち，より強い識別力を有する要部となるのは，Ｇマークではなく王冠マークである。
(3)
また，仮に王冠マークのみが要部とはいえないとしても，王冠マークとＧマークは，両者とも等しく黒色で外観上まとまりよく配置され，王冠をかぶった人間の顔とも解されるものである。したがって，少なくとも，引用商標２は，需要者に対し，全体として一つのまとまった印象を与えるものであって，あえて分離して考察する理由は存在しない。実際に，王冠マークとＧマークは一体として「アトリエマーク」と称されていることからも，引用商標２は，不可分一体であると需要者間で認識されていることがうかがえる。また，前記のとおり，王冠マークが識別性を有すること，また，その構成上王冠マークがＧマークと同等ないしこれに比して大きな割合を占めることからすれば，審決のように王冠マークを無視してＧマークを引用商標２の要部と解することは非現実的な判断というべきである。以上のとおり，少なくとも引用商標２の王冠マークとＧマークは不可分一体のものとして観察すべきであり，Ｇマークのみを類否判断の対象とすべきではない。
(4) 以上を前提に，本件商標と引用商標２の類否を判断する。
商標の類否判断は，商標の「外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察」し，「対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に，商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべき」（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）である。
ア 王冠マークのみを要部と解した場合
(ｱ) 王冠マークのみを要部と解した場合，本件商標には王冠マークが存在しないのであるから，これと本件商標が外観上類似しないことは明らかである。(ｲ) また，王冠マークからは，「王冠」との観念が生ずるが，本件商標からは，審決も認めるとおり，何らの観念も生じない。
(ｳ) 本件商標及び引用商標２からは，何らの称呼も生じない。
イ 引用商標２の王冠マークとＧマークが不可分一体と解した場合
(ｱ) 引用商標２の王冠マークとＧマークを不可分一体のものとして観察する場合であっても，引用商標２が王冠マークとＧマークの二つの図形から構成されているのに対し，本件商標は，引用商標２の半分以上を占める王冠マークがないのであるから，外観上，需要者に与える印象は大きく異なる。したがって，本件商標と引用商標２は，全体として外観上非類似の商標である。実際，審決も，「本件商標と引用商標２とは，外観において，その構成全体としては相違する」として，両者の非類似性を認めている。
(ｲ) 仮に引用商標２の王冠マークとＧマークを不可分一体のものとして観察する場合であっても，その上部にある王冠マークは，王冠を図形化したものであることが容易に理解し得ることから，同様に「王冠」との観念が生じる。
これに対し，本件商標には，何らの観念も生じない。
したがって，本件商標と引用商標２の観念は大きく相違する。
ウ 引用商標２は，Ａの生前から，実際に取引されている商品（甲５の１ないし５，甲６の１ないし５）において，Ａに由来する身飾品の商標として使用されていた。例えば，被告に係る製品の写真である甲５の１ないし５の商品，各雑誌である甲６の１ないし５に掲載されている商品には，すべてＧマークと王冠マークとの組合せである引用商標２が付されている。
なお，甲８の２（ＵＳＡ社のウェブサイト）に掲載された財布には，Ｇマークのみが付されているが，これは，後記２(1) のとおり，平成１０年１２月１０日に，Ａが使用していたガボールブランド及びその名下に製造されるガボール製品のマスターピース（原型），鋳型，職人等（以下「ガボールブランドに係る事業」という。）及びそれに伴う諸権利を承継したガボラトリー・インターナショナル・インク（以下「インターナショナル社」という。）から更に当該事業を承継した原告が商品に付したものである。
したがって，ガボール製品に係る取引の実情とは，引用商標２が周知であるというにすぎず，上記のとおり王冠マークとＧマークが外観上少なくとも同等の割合を有していることが明らかであるから，引用商標２が周知であるからといって，突如「Ｇマーク」のみが要部となるものではない。
エ さらに，商標の類否判断に当たっては，各商標を時と所とを異にして観察した場合を標準とすべきであるところ（東京高裁昭和２７年（行ナ）第３３号同２９年１２月１５日判決等参照。），両商標を時と所とを異にして観察した場合，王冠マークの有無により両者は需要者に全く異なる印象を与える。
例えば，甲８の２（３頁）に掲載された財布のボタン部分に付された本件商標は，ボタンの丸い形状と相まって，全体的に円形状の図形との印象を与える。他方，甲６の４に掲載された財布（右下）のボタン部分に付された引用商標２は，甲８の２の本件商標と同様に丸いボタン部分に付されているにもかかわらず，商標全体の半分以上を占める王冠マークが需要者に強い印象を与えるのであり，両商標は，外観上も観念上も，需要者に全く異なる印象を与える。
オ 以上のとおり，本件商標と引用商標２とは，外観及び観念において明らかに相違するものである。
したがって，外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すれば，本件商標が引用商標２と商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのないものであることは明らかであり，両商標は，非類似の商標である。
よって，審決はその類否判断を誤ったものとして，取り消されるべきである。
２ 引用商標２の無効について
(1) 仮に，本件商標が引用商標２と類似するとしても，次のとおり，引用商標２は，商標法４条１項１０号又は１５号に該当し無効であるので，当該商標と類似することを理由として同項１１号に基づき本件商標を無効とすることはできない。以下，詳述する。
(2) インターナショナル社への事業譲渡
ア ガボールブランドの誕生
米国のジュエリーデザイナーであるＡは，昭和６３年ころから，ガボール製品の製造・販売を始め，平成６年には被告を設立し，以後，同社は，ガボールブランドの名の下，ガボール製品を製造・販売していた。
ガボール製品は，当初，米国国内でのみ販売され，男性用高級シルバーアクセサリーとして人気を博したが，平成８年ころからは，日本国内においても，当時の被告の販売代理店であった有限会社ワキサカ（以下「ワキサカ」という。）を通じて販売されるようになり，ガボールブランドは，シルバーアクセサリーの有名ブランドとして需要者の間で広く認識されるようになっていった。
イ 遺言書の作成
(ｱ) ところが，Ａは，従前より慢性のアルコール中毒症状にあり，また，これに起因する極めて治療困難な肝臓疾患である肝硬変を数年に渡って患っている状況にあり，医師からは，このまま飲酒を続ければ近い将来に死に至るという警告を受けていた。
しかしながら，Ａは，かかる状態となるに至っても飲酒を止めることはなく，むしろその度合いを深めていたため，病状はさらに悪化の一途を辿っていた。そして，これに伴って，Ａは，ガボールブランドに係る事業の経営やシルバーアクセサリーの創作・デザインに対する意欲ないし気力を次第に喪失している状況にあった。なお，Ａが，長年のアルコール中毒に起因する肝硬変を患い，これが原因となって死亡したという事実は，Ａの死亡時に作成された，米国カリフォルニア州ロサンゼルス・パサデナ市厚生課作成にかかる死亡確認書（甲２７）において，同人の死亡原因として，「アルコール中毒による肝硬変」と記載され，その病歴について，「数年来」と記載されていることからも明らかである。
肝硬変とは，不可逆性の肝臓疾患の末期状態をいうのであり，その５年生存率は約５０％とされる極めて治療が困難であり，かつ死亡可能性の高い疾患である。この点，肝硬変の治癒のためには断酒が必須であり，かかる症状のまま飲酒を継続することは，ほとんど自殺行為であるとさえいえる（甲２８）。(ｲ) このような状況において，Ａは，同人が最も信頼していたアクセサリー職人であり，また友人でもあるＢ（以下「Ｂ」という。）に対して，自分が死亡した場合には，同人がＢとともに発展させてきたガボールブランドを引き継ぎ，その事業を継続して欲しいという希望を持つようになっていた。
その一方，Ａの妻であったＣ（以下「Ｃ」という。）は，当時，Ａと同様にアルコール中毒の状態にあり，また，元来，ガボールブランドに係る事業ないし被告の業務には全く関与しておらず，会社経営又はアクセサリー製造に関しても，何らの知識及び経験も有していなかった。したがって，少なくとも当時の状況において，Ｃには，ガボールブランドを継承してその事業を継続する能力はなかったのであり，Ａの死後，ガボールブランドに係る事業を継承して事業を遂行できる人物は，事実上，Ｂのみであった。
(ｳ) そこで，Ａは，近い将来に仮に自分が死去した場合には，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利をＢに引き継がせたいと考え，平成１０年（１９９８年）１２月初旬，そのような意思を具体的に外部に表明するため，遺言書（甲２２）を作成し，これをガボール製品のオリジナルの金型とともに，Ｂに託した（甲２６）。
ウ 事業譲渡契約書の作成
(ｱ) Ｂと同様，Ａと数年来の友人であったＤ（以下「Ｄ」という。）は，上記遺言の内容を具体化し，Ａ死去の際に，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の承継を円滑に行い，将来的に第三者に対する対抗力を確保しておくため，Ａと合意の上，遺言書（甲２２）の交付から間もない時期である平成１０年（１９９８年）１２月１０日に，事業譲渡契約（甲２３。以下「本件事業譲渡契約」という。）を締結した。
(ｲ) なお，本件事業譲渡契約の当事者が，Ｂではなくインターナショナル社となっているのは，以下の事情による。すなわち，当時，Ｄは，本業である建設業の傍ら，モータサイクルの製造を通じて知り合ったＡ及びＢと親交を深めており，時折，被告におけるガボール製品の日本への輸出に係る相手方との交渉や，その事務処理を行うなどしていた。一方，職人であるＢは，会社経営それ自体については積極的な興味関心を有していなかった。このような経緯から，遺言書（甲２２）により表明されたガボールブランドに係る事業の具体的な権利関係の処理については，Ｄに託され，本件事業譲渡契約がＡとＤとの間で締結されることとなったのである。なお，事業譲渡契約書（甲２３）の当事者はＤではなくインターナショナル社となっているが，これは，当時，Ｄが使用していたいわば屋号である。
(ｳ) これにより，Ａは，インターナショナル社に対し，商標権，金型をはじめとする被告及びＡが有するガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利のすべてを譲渡し，同日，インターナショナル社から被告に対し，譲渡代金２０万ドルが支払われた（甲２４）。
(ｴ) なお，事業譲渡契約書（甲２３）は，Ｄ自身が２通作成したものであり，Ｂ宅において，Ａとの間で相互に署名の上，各自がその１通を保有した。(ｵ) 対価である２０万ドルについては，Ｄがそのすべてを支出し，Ａに対して現金で交付し，これに対し，Ａが領収書（甲２４）に署名した上でＤに交付した。現金授受による取引は，米国のシルバーアクセサリー業界においては商慣習といえるものであり，本件事業譲渡契約の対価の現金授受も，その慣習に従ったものである。また，２０万ドルという対価は，基本的には当時のガボール製品のオリジナル金型の個数（１００個以上）を根拠として算出したものである。同時に，Ａは，仲間を大切にする人間で，親しい友人に対して感謝の念を表すために，贈り物をする習慣があったことから，Ｄは，事業譲渡自体が，遺言書（甲２２）に基づくＡからの贈与であるという認識も有していた。したがって，その対価は，当時のガボール製品のオリジナル金型の個数のみならず，このような点をも併せ考慮した上で決定されたものであった。
さらに，被告が，Ａ及びＥ（以下「Ｅ」という。）により平成６年（１９９４年）に設立された際に出資された金額が１５万ドルであったこと（甲２９）からすれば，上記２０万ドルの対価は，極めて妥当であったということができる。
エ 事業譲渡の有効性の裏付事実
本件事業譲渡契約の有効性は，以下の事実からも裏付けられる。
(ｱ) 本件事業譲渡契約の締結から約１か月後の平成１１年（１９９９年）１月１６日，Ａは，アルコール中毒に起因する肝硬変により亡くなった。そして，同人の死に伴い，Ｂら職人は被告を退職し，その結果，同社は平成１５年（２００３年）に営業を再開するまで，その営業を完全に停止した。このように，被告がＡの死後営業を停止していたことは，「“シルバーの鬼才”Ａの死から早４年が経った。そして，『夫の死を冷静に受け止められるようになった』という彼女は，長く締まって（原文ママ）いた工房を明け，本格的に『ガボラトリー』を再稼動させたのである｣（甲４）との記載からも明らかである。そして，Ａの死とともに被告がその営業を停止したのは，本件事業譲渡契約によりインターナショナル社がガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を取得した反面，被告がそれを喪失したからに他ならない。したがって，被告の営業停止の事実は，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利が，真にインターナショナル社に承継されたことを裏付けるものである。
(ｲ) また，Ｂないしインターナショナル社が，Ａから，ガボール製品の製造のための生命線といえるオリジナル金型を承継し，所有していた事実も，本件事業譲渡契約に基づくガボールブランドの事業承継の事実を裏付けるものである。すなわち，平成１６年（２００４年）８月の被告とインターナショナル社との米国における極秘和解契約（甲１４）において，被告自身がインターナショナル社に対して，オリジナルの金型の引渡しを求めていること等から，インターナショナル社がガボール製品の製造に使用し，現在は，原告の所有下にある金型（甲２６）が，オリジナルの金型であることは明らかである。実際に，Ａの死亡後まもなくして，インターナショナル社は，本件事業譲渡契約に基づき，Ｂの自宅敷地内の工房において，オリジナルの金型を利用してガボール製品の製造を行うようになった。また，このようにインターナショナル社においてガボール製品の製造に従事している従業員は皆，Ａの工房で働いていた被告のスタッフであった。一方，被告は，完全にその活動を停止し，ガボール製品の製造・販売を行っていなかった。このため，インターナショナル社は，当時の被告の日本販売代理店であったワキサカらからも，ガボール製品の購入の引き合いを受けていた。
(ｳ)
しかも，仮に事業譲渡が実際にはされていないというのであれば，被告は，オリジナルの金型をＢないしインターナショナル社が持ち去った時点で当該金型を取り返すのが通常の対応というべきところ，被告は，事業譲渡後５年半以上が経過した上記極秘和解契約の締結時にその引渡しを求めるまで，何らの措置も採ってこなかった。かえって，インターナショナル社は，後述するＥの脅迫があるまでは，オリジナルの金型を利用して平穏無事にガボール製品の製造，日本への輸出を継続してきたのである。
(ｴ)
以上の事情にかんがみれば，本件事業譲渡契約が適正に締結され，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利が被告よりインターナショナル社に承継されたことの裏付けは十分である。
オ
事業譲渡契約書等の成立の真正について
，
（
），
（
）
（
）
原告は
遺言書
甲２２
事業譲渡契約書
甲２３
及び領収書
甲２４
の原本を保有しておらず，証拠として提出できるのはその写しのみである。しかし，以下のとおり，原本の不提出が，上記書類の成立の真正を否定する根拠にならないことは明らかである。
(ｱ) 原本喪失の経緯
ａ本件において，原本が提示できない理由は，以下のとおり，被告の株主であったＥが，事業譲渡契約書（甲２３）等の原本を保持していたＤに対し，マフィアないしギャング組織との関わりを背景にして，執拗に脅迫や嫌がらせを続けた上，すべての原本を同人から奪い取ったためである。
ｂ すなわち，Ｄは，遺言書（甲２２）や事業譲渡契約書（甲２３）等の作成後，これらガボールブランドの事業に係るインターナショナル社の権利を証する書面の原本を一括して保管していた。
Ａの死後，インターナショナル社は平成１３年（２００１年）５月２９日に法人化し，さらに，同年５月ないし７月の間に，米国における商標の出願を行うとともに，ガボール製品の製造及び日本に対する輸出等を行っていた。これに対し，被告及びＣは，平成１４年（２００２年）ころまで，インターナショナル社によるガボール製品の製造，輸出等につき，何ら異議を述べることもなかった。
ｃ ところが，平成１４年（２００２年）になって，ＢやＤに対し，Ｅから，直接又は電話や電子メールを通じて，権利関係書類及びオリジナルの金型を同人に引き渡すとともに，インターナショナル社の事業を中止しなければ，背後にあるマフィアないしギャング組織が，ＢやＤの生命を奪うことになる旨の執拗な脅迫が開始されるようになった。このような脅迫は，時に銃を用いて行われるほどの悪質なものであった。さらに，平成１５年（２００３年）７月２９日には，被告からインターナショナル社に対する訴訟が提起され（甲３２），また，ＥによるＤらに対する脅迫や嫌がらせも，継続して行われていた。なお，このころ，Ｅは，オリジナルの金型を強奪するため，インターナショナル社の製造工場に押し入ろうとしたため，ロサンゼルス郡特別機動隊により包囲されるという事件を発生させている（甲３３）。
ｄ このような状況において，Ｄは，当初こそ脅しに屈することなく事業を継続していたが，Ｅによる度重なる脅迫によって生命の危険を感じるとともに，さらに訴訟追行に伴う費用の負担も大きかったため，平成１６年（２００４年）に至って，ついに，Ｅに対して，権利関係書類の原本を引き渡した上，上記訴訟において，全く真意に基づかない極秘和解契約（甲１４）を締結することとしたのである。なお，オリジナルの金型については，後述するとおり，一連の契約（甲１８の１・２，甲３４ないし３６）により，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利がインターナショナル社から原告に譲渡された段階で，インターナショナル社から原告に引き渡されており，Ｄの手許には残っていなかった（甲２６）。
ｅ 本件における遺言書（甲２２），事業譲渡契約書（甲２３）及び領収書（甲２４）の原本の提出が不可能となったのは，以上の理由に基づくものであるから，これをもって遺言書（甲２２），事業譲渡契約書（甲２３）及び領収書（甲２４）の成立の真正を否定する根拠とすることはできない。
(ｲ) 署名の同一性
ａ また，上記各書類に記されたＡの署名が，真実Ａによりされたことは，他の文書にされた署名との比較による署名鑑定の専門家（認定文書鑑定人）の鑑定結果からも明らかである。すなわち，平成２０年（２００８年）１２月１日，認定文書鑑定人は，遺言書（甲２２），事業譲渡契約書（甲２３），領収書（甲２４），平成６年（１９９４年）４月８日付の被告定款（甲３０），平成９年（１９９７年）８月９日付でＡ及びワキサカとの間で締結された「日本国における版権と商標に関する契約」（甲３１）並びに一般のホームページに記載されたＡの署名を多数の観点から比較対照した上で，これらの書面に記載された署名が十分な類似性を有し，同一人物によって作成された可能性が高いとの結論に達した（甲４５）。
ｂ なお，ここで比較の対象となった文書のうち，被告の定款（甲３０）及び「日本国における版権と商標に関する契約」（甲３１）は，本件審判請求を含む一連の紛争が開始されるはるか以前の，Ａ存命中に作成されたものである。まず，被告の定款（甲３０）は，米国州務長官の検印のあるものであり，これが真正に作成されたものであることに疑いの余地はない。
また，「日本国における版権と商標に関する契約」（甲３１）についても，平成９年（１９９７年）に，Ａ自身と，当時の日本の輸入代理店であったワキサカとの間で締結されたものである。当時，ワキサカが被告の製品を日本に輸入していた事実に争いはなく，また，契約書それ自体の内容においても，原告と利害関係を有するものではないから，当該契約書（甲３１）は真にＡにより作成されたものであり，その署名もＡ自身のものといえる。
したがって，上記の書類はいずれもＡ自身の真正な署名が記載された書面として，十分な信用性を有するものである。
ｃ 以上のとおり，上記各書類の署名はすべて同一人物により作成されたものであり，遺言書（甲２２）並びに事業譲渡契約書（甲２３）及び領収書（甲２４）は，真にＡ自身により作成されたものというべきである。
カ 小括
以上に照らせば，本件事業譲渡契約により，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利が，Ａからインターナショナル社に承継されたことは明らかである。
(3) 原告への事業譲渡
ア 原告は，平成１５（２００３年）年８月２４日，インターナショナル社との間で，有効期限を１０年間として，インターナショナル社が原告に対し，インターナショナル社が保有する商標の使用権を含む，日本やアジア向けのガボール製品の独占的製造・販売権を与えること，万一，インターナショナル社が廃業する場合には，同社の有するガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を原告に譲渡すること，対価として７万ドルを支払うことなどを内容とする契約を締結し（甲１８の１・２，甲３４），さらに，同年９月３日及び同月５日には，インターナショナル社の有するガボールブランドに関する全権利を原告に譲渡する旨の契約を締結した（甲３５，３６）。
以上の結果，原告は，インターナショナル社から，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を承継した。
イ このように，原告がインターナショナル社との間で数次にわたって契約を繰り返し，結局，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を取得したのは，前記のとおり，その当時，ＤもＥより脅迫を受けていたことから，Ｄの行動に信頼することができない点があり，原告のガボールブランドに関する権利を確実なものにしておきたかったという事情による。
ウ したがって，原告は，インターナショナル社より，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利のすべてを有効に譲り受けたものである。
(4) 周知性の承継
ア 以上により，王冠付きＧマークを含むガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利が，Ａ及び被告からインターナショナル社に，さらにインターナショナル社から原告にそれぞれ承継されたことは明らかである。
イ そして，商標が，特定の営業者の事業に係る商品を表示するものである以上，当該事業が第三者に譲渡された場合には，当該商標が，当該事業の承継人の事業に係る商品を表示するものとなることは当然である。
したがって，王冠付きＧマークは，それが出願された平成１３年８月８日当時，ガボールブランドに係る事業承継人であったインターナショナル社の営業に係る商品を表示するものとして周知又は著名であったというべきである。
(5) 結論
以上のとおりであるから，引用商標２は，商標法４条１項１０号又は１５号に該当し，同法４６条１項１号によって無効である。したがって，引用商標２と類似することを理由として本件商標を無効とした審決は取り消されるべきである。
第４ 被告の反論
１ 本件商標と引用商標２の類似性の有無について
(1) 引用商標２は王冠マークとＧマークから，また本件商標は引用商標２と同一のＧマークから，それぞれ構成されている。
ところで，商標法４条１項１１号の類否判断については，「商標の類否は，対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具体的な取引状況に基づいて判断する」のが相当である（前掲最高裁昭和４３年２月２７日判決）。
そして，引用商標２は，本件商標の登録時はもとより，その出願時において，既に，具体的取引において我が国のシルバーアクセサリーを始めとする身飾品の取引者や需要者の間で，ガボール製品の商標として，広く認識されるに至っていたことは，審決も認定しており，また，原告も認めているところである。
引用商標２は，上記の周知性を前提として，「その構成において，王冠を図案化したと思しき図形部分とＧ図形部分とは，その態様からみて不離に融合したとまではいえず，視覚上分離して看取し得るものであり，甲６の４においても，例えば「クラウンと『Ｇ』マーク」と紹介されているように，需要者が，そのうちの，Ａのイニシャル「Ｇ」に由来し，独特の構成態様を有するＧ図形に強く印象を留め，記憶し，取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当というべきである」といえる。
このように，引用商標２において，Ｇマーク部分が，ガボールの商品であることを示す商品の出所機能を有し，引用商標２の要部を構成することは明らかである。したがって，要部を共有する本件商標と引用商標２を類似するとし，商標法４条１項１１号に基づき，本件商標登録を無効とした審決には誤りはないというべきである。
(2) なお，引用商標２に基づき，本件商標を付した原告製品の輸入販売の差止めを求めて被告ほか１名が株式会社トムスジャパンに対して提訴した商標権侵害差止等請求事件（以下「別件侵害訴訟」という。）において，東京地裁は，平成２０年６月１８日，本件商標につき，引用商標２に類似し，引用商標２の指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから，本件商標の商標登録は無効とされるべきであると認定判断し，被告（別件侵害訴訟における原告）勝訴の判決（以下「東京地裁判決」という。）を言い渡した（乙１）。
２ 引用商標２の無効について
(1) 原告は，本件商標が引用商標２と類似するとしても，引用商標２は，本件商標の出願時には，他人であるインターナショナル社の営業に係る商品を表示する商標として周知になっており，商標法４条１項１０号又は１５号に該当し無効であるので，引用商標２と類似することを理由に，商標法４条１項１１号に基づき本件商標を無効にすることはできないと主張する。そして，その根拠として，Ａが，引用商標２を含むＡの事業を遺言によりＢに（甲２２），また，営業譲渡によりインターナショナル社に（甲２３，２４）譲渡したことを挙げ，このような事業承継の結果，引用商標２は，本件商標の出願時には，被告の営業ではなく，インターナショナル社の営業に係る商品を表示する周知商標であったと主張する。
しかしながら，遺言書写し（甲２２），譲渡契約書写し（甲２３）及び領収書写し（甲２４）は，いずれも原本が提出されておらず，真正に成立したことの証明はなく，このような書証に基づく原告の事業承継の主張は成り立たない。
(2) なお，東京地裁判決は，遺言書写し（甲２２），譲渡契約書写し（甲２３）及び領収書写し（甲２４）は真正に成立した文書と認めることができないとした上で，平成１１年１月以前に引用商標２等が被告の商標として周知性を獲得し，その周知性は現在まで継続して維持されており，引用商標２等がインターナショナル社又は原告の商標として周知性を獲得したことは認定できないとし，当該訴訟の被告による引用商標２の無効（商標法４条１項１０号）の主張は理由がないとしている。
(3) 米国におけるガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の帰属被告とインターナショナル社ほかとの２度に及ぶ訴訟により，米国においては，引用商標２を含むガボールブランドに係る事業及びそれに伴う商標，デザイン（意匠）は，すべて被告に帰属する旨の和解契約が締結され（甲１４），又は判決がされている（乙３）。
３ 以上のとおり，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の承継を理由とする原告の引用商標２の無効主張（商標法４条１項１０号及び１５号）は理由がない。
第５ 当裁判所の判断
１ 本件訴訟に至るまでの紛争の経緯等
証拠（甲１ないし９，１４，１５，１７ないし２１，２９，３１，３２，４２ないし４４，乙１，３，６，７ないし１９〔枝番のあるものは枝番も含む。〕）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる（なお，各文末尾には，その認定の根拠となった主要な証拠を掲記した。）。
(1) 当事者及び関係者等
ア Ａは，シルバーアクセサリー等のジュエリーデザイナーであり，昭和６３年（１９８８年）ころから，米国カリフォルニア州所在の工房において，自らがデザインしたスカル，スネーク，パンサー，ライオン，ブルドック及び十字架などをあしらった極めて独創的な立体形状を有するリング，ブレスレット等のシルバーアクセサリー（ガボール製品）を製造し，これを販売していた。なお，ガボール製品の一部には，引用商標２と同一の構成を有する王冠付きＧマークがアトリエマークとして刻印されていた（甲４，５の１ないし５，甲６の１ないし５）。
Ａは，平成１１年（１９９９年）１月１６日，病気により，４５歳の若さで死亡した。
イ 被告は，シルバーアクセサリーの製造・販売等を業とする米国カリフォルニア州法人であり，平成６年（１９９４年）に，ＡとＥによって設立された。Ａは，被告設立に当たり，自己の有するガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利をすべて，被告に譲渡した。
ウ 被告代表者であるＣは，Ａの妻であり，相続人である。現在，Ｃは被告の株式の５１パーセントを保有している。
エ 原告は，Ｆ（日本名はＦ。以下「Ｆ」という。）により，米国カリフォルニア州法人として設立された会社であり，シルバーアクセサリー等を製造・販売している。
オ Ｆは，原告の外に，米国ネバダ州法人であるＵＳＡ社をも経営し，シルバーアクセサリーを製造・販売する際において，しばしばＵＳＡ社の名称を使用していた。
カ Ｂは，Ａの生前，被告において，Ａとともにガボール製品の製造に従事していた者であり，平成１２年（２０００年）５月，被告を退社した（乙１９）。
キ Ｄは，米国カリフォルニア州在住の建築エンジニアであり，米国カリフォルニア州法人であるアドヴァンスト・コントラクション・マネージメントインク（以下「アドヴァンスト社」という。）の代表者である。
ク ＢとＤは，平成１３年（２００１年）５月２９日，米国ネバダ州法人であるインターナショナル社を設立し，シルバーアクセサリーを輸出・販売していた。なお，同社は，平成１７年（２００５年）６月１日をもって解散した。
(2) 被告によるガボール製品の輸出及び販売
ア 被告は，平成８年（１９９６年）ころから，ガボール製品を日本に輸出し，ワキサカなどを通して，日本国内において販売していた（甲３１）。
イ ガボール製品は，前記(1) アのとおり，極めて独創的な立体形状を有するシルバーアクセサリーであったこと，米国においてはハリウッド男性スターたちに愛用されたこともあって男性用高級シルバーアクセサリーとして人気を博し，日本においても，シルバーアクセサリーを特集した雑誌に数多く取り上げられ，「〈ガボール〉ほど，ヒステリックにコピーされるジュエリーもないだろう」，「ガボール高貴な無骨シルバー」，「ガボールのシルバーを付けていると，それだけでアメリカでは一目も二目も置かれる。なぜなら，いくらカネがあってもコネクションが無ければガボールの作品は買えないからだ。」，「ＧＡＢＯＲガボール『スカルキング』の称号を持つＡのブランド」，「スカルといえばガボール，といわれるほどのカリスマブランド」などと紹介されていることから，ガボール製品及びそれに刻印されていた王冠付きＧマークは，遅くとも，Ａが死亡した年である平成１１年（１９９９年）ころまでには，日本国内で被告の商品を示すものとして，取引者及び需要者の間に広く認識されていた（甲６の１・２・５）。
ウ ワキサカは，平成９年８月４日に引用商標１の登録出願をし，平成１１年３月５日にその設定登録がされ，その後の平成１５年２月２０日受付，同年３月４日登録で，その商標権が被告に移転された（甲２の１，２）。
また，被告は，平成１３年８月８日に引用商標２の登録出願をし，平成１４年７月５日にその設定登録がされた（甲３）。
エ Ａの死後，被告の内紛により，平成１１年１月ころから平成１３年ころにかけて被告の事業の中断があったが，その後，Ａの妻であったＣが被告の代表者となってＡの工房を再開し，被告が，ガボール製品の製造・販売を行い，日本においても，平成１４年ころ以降，いったん停止していた被告の代理店を通じての販売を再開した（甲４，６の３ないし５，乙１）。
(3) 原告及びインターナショナル社によるシルバーアクセサリーの輸出及び販売原告及びインターナショナル社は，遅くとも平成１４年（２００２年）６月ころには，ガボール製品と同一若しくは極めて類似した立体形状を有するシルバーアクセサリーを日本に輸出し，日本国内において販売していた。
(4) 米国における商標登録に関する経緯
ア インターナショナル社は，米国特許商標庁に対し，次の①ないし③の３件の商標権を出願して登録を受けた（甲１９ないし２１）。
① 米国商標登録第２６９５７１６号（以下「米国商標１」という。）商標の構成「ＧＡＢＯＲ」
登録出願日平成１３年（２００１年）６月１３日
登録日平成１５年（２００３年）３月１１日
指定商品第１４類「銀，ゴシックスタイルの宝飾類，即ちブレスレット，チェーン，チョーカース及びリング」
② 米国商標登録第３０３９８１９号（以下「米国商標２」という。）商標の構成引用商標２と同一の構成を有する王冠付きＧマークの下部に唐草模様を，さらにその下に「ＧＡＢＯＲＡＴＯＲＹ」の文字を唐草模様を囲むように配した，文字と図形から成る。
登録出願日平成１３年（２００１年）５月２９日
登録日平成１８年（２００６年）１月１０日
指定商品第１４類「銀，ゴシックスタイルの宝飾類，即ちブレスレット，チェーン，チョーカース及びリング」
③ 米国商標登録第３０３９８２３号（以下「米国商標３」という。）商標の構成米国商標２と同様の構成の標章のさらにその下に，やや小さく「ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ」という文字を横一線に配した，文字と図形から成る。
登録出願日平成１３年（２００１年）７月３０日
登録日平成１８年（２００６年）１月１０日
指定商品第１４類「銀，ゴシックスタイルの宝飾類，即ちブレスレット，チェーン，チョーカース及びリング」
イ これに対し，被告は，平成１３年（２００１年）８月９日，米国商標２と同一の商標につき登録出願をするとともに，平成１４（２００２年）９月２７日にはインターナショナル社の米国商標３の出願に対して，同年１０月３１日には同社の米国商標２に対して，それぞれ異議を申し立てた（以下「米国商標に対する各異議申立て」という。）。しかし，その後の平成１６年（２００４年）８月１３日ころ，後記(5) エの極秘和解契約が成立したため，被告は，平成１７年（２００５年）７月１８日，米国商標に対する各異議申立てを取り下げた。そのため，米国特許商標庁は，同月２２日，上記各異議申立てを却下する決定をした。それに伴い，被告は，平成１８年（２００６年）４月１０日，上記被告による商標登録出願を放棄した（甲１４，乙１２）。
(5) 米国における関連訴訟及び和解契約等の経緯
ア 米国第１次訴訟
被告は，平成１３年（２００１年）１２月４日，Ｂ，インターナショナル社及びアドヴァンスト社を相手方として，米国カリフォルニア州中部地区連邦裁判所（以下「連邦地裁」という。）に対し，「ＧＡＢＯＲＡＴＯＲＹ」の商標及びガボール製品のデザインの使用差止め等を求める訴訟を提起した（以下「米国第１次訴訟」という。乙９）。
イ 部分的和解契約の締結
被告は，平成１４年（２００２年）１２月，米国第１次訴訟の被告であるＢ，インターナショナル社及びアドヴァンスト社との間で，上記訴訟に関し，①Ｂらは，被告から，ガボール製品のデザインの使用，製造，販売の許諾を得ているというような表示をしないこと，②Ｂらがガボールブランドの正当な使用者であって，被告は正当な使用者ではないとの表示をしないこと，③被告は，上記訴訟を，再訴の権利を留保して取り下げること，以上の内容の和解契約を締結した（乙９）。
ウ 米国第２次訴訟
被告は，平成１５年（２００３年）７月２９日，Ｂ，インターナショナル社及びアドヴァンスト社を相手方として，連邦地裁に対し，米国商標１ないし３の使用差止め等を求める訴訟を提起した。これに対し，インターナショナル社は，被告に対し，反訴を提起した（以下「米国第２次訴訟」という。甲３２）。
エ 極秘和解契約の締結
被告は，平成１６年（２００４年）８月１３日ころ，インターナショナル社及びアドヴァンスト社との間で，①被告は，インターナショナル社らに対し，７５００ドルを支払うこと，②被告は，米国第２次訴訟を取り下げ，インターナショナル社は反訴を取り下げること，③インターナショナル社らは，米国商標１の署名済み譲渡証書を第三者預託物として被告の訴訟代理人に交付すること，その交付を受けた被告の訴訟代理人は，裁判所の命令又はＣとＥとの合意に至るまで譲渡証書を保管すること，④インターナショナル社らは，米国商標２及び３の出願を放棄し，今後，同商標と類似の商標の出願をしないこと，⑤被告は，米国商標に対する各異議申立ての手続を終了させる措置を採ること，⑥インターナショナル社らは，被告による米国商標２と同一の商標に関する登録出願について，異議申立てをしないこと，⑦インターナショナル社らは，今後，「ＧＡＢＯＲ」又は「ＧＡＢＯＲＡＴＯＲＹ」と同一又は類似の標章を使用しないこと，⑧インターナショナル社らは，今後，ガボール製品と同一又は類似の商品の製造・販売等をしないこと，⑨インターナショナル社らは，被告に対し，商品の原金型や生産用金型をすべて引き渡すこと，⑩被告は，本和解条項に定める以外の請求をすべて放棄し，インターナショナル社らは，本和解条項に定める以外の請求をすべて放棄すること，以上の内容の和解契約を締結した（以下「本件極秘和解契約」という。）。なお，同契約書には，被告の代表者としてＣとＥの署名らしきものが記載され，インターナショナル社及びアドヴァンスト社の代表者としてＤの署名らしきものが記載されている（甲１４，乙１２）。
オ 米国第２次訴訟は，平成１６年（２００４年）８月２０日，被告及びインターナショナル社らとの訴え却下の合意により，訴えが却下された（甲３２）。
カ 米国第３次訴訟
Ｆは，平成１９年（２００７年）６月１５日，被告，Ｃ，Ｅ外１１名を相手方として，米国商標１ないし３及び関連著作権を自らが保有していると主張して，それらの権利の侵害の差止め等を求める訴訟を提起した（以下「米国第３次訴訟」という。）。これに対し，原告らは，訴え却下の申立てを行ったところ，連邦地裁は，同年１１月６日，Ｆが，インターナショナル社から米国商標１ないし３及び関連著作権の譲渡を受けた事実は認められないとして，被告による訴え却下の申立てを認容した。
キ 米国第４次訴訟
(ｱ) 被告は，米国第３次訴訟を受けて，平成１９年（２００７年）７月２０日，インターナショナル社，アドヴァンスト社，Ｄ外１名を相手方として，連邦地裁に対し，本件極秘和解契約の履行及び侵害の差止め等を求める訴訟を提起した（以下「米国第４次訴訟」という。）が，インターナショナル社らはいずれも答弁書を提出せずに欠席したため，同年１２月２７日，原告が欠席判決の申立てをしたところ，連邦地裁は，平成２０年（２００８年）６月１０日，上記欠席判決の申立てを認め，被告に対し，損害算定に関する証拠等の追完を求めた。なお，Ｆは，同年９月４日，米国第４次訴訟について，訴訟参加の申立てをしたが，連邦地裁は，同年１０月２０日，その申立てを却下した（乙３）。
(ｲ) ところが，インターナショナル社，アドヴァンスト社及びＤは，平成２０年（２００８年）１０月６日，連邦地裁に対し，米国第４次訴訟に関し，適法な送達がされていないとして，上記欠席判決の取消しを申し立てたところ，連邦地裁は，同年１１月１０日，インターナショナル社及びアドヴァンスト社の上記各申立てについては要件を欠くとして却下したが，Ｄの上記申立てに関しては，米国第４次訴訟手続においてＤに対する送達が補充送達の要件を欠いていたことを理由に，Ｄの上記申立てを認めたため，被告は，同月１３日，本件第４次訴訟のうち，Ｄに対する訴えを取り下げた（甲４２，４３，４４）。
(ｳ) その後，連邦地裁は，平成２１年（２００９年）２月２３日，インターナショナル社及びアドヴァンスト社に対し，本件極秘和解契約書（甲１４）に定められた義務の履行及び「ＧＡＢＯＲＡＴＯＲＹ」の標章の使用の差止めなどを命じる判決を言い渡した（乙１１）。
２ 本件商標と引用商標２の類似性の有無について
(1) 被告は，前記１(2) ウのとおり，引用商標１及び引用商標２の登録権者である。
(2) 本件商標はＧマークによる構成（甲１），引用商標２はＧマークの上に王冠マークを配した構成（甲３）によっており，Ｇマーク部分については全く共通する。
(3) ところで，商標法４条１項１１号の商標の類否については，対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（前掲最高裁昭和４３年２月２７日判決参照）ものである。
(4) これを本件についてみるに，前記１並びに前記(1)及び(2) の事実によれば，①本件商標は「Ｇ」を図案化したと思われる図形であるＧマークから成るのに対し，引用商標２は王冠を図案化したと思われる図形である王冠マークとその下の「Ｇ」を図案化したと思われる図形のＧマークから成り，いずれも特定の称呼及び観念を生じさせないものであること，②両商標のＧマークは，オールドイングリッシュアルファベットを参考にしたことが推測されるが（甲１５），これに創作を加えた特殊な態様を有するものであるところ，これらは全く共通するものであること，③両商標のＧマークは，Ａ又はＡが設立した被告が製造・販売するガボール製品に付される標章として，遅くともＡが死亡した平成１１年（１９９９年）時点以降，我が国におけるシルバーアクセサリー等の身飾品の需要者の間で広く認識されるようになっていたこと，④本件商標と引用商標２は，その指定商品の多くが共通しており，実際にも，販売に供されている両商標が付された製品は，スカルや動物等を題材とした極めて類似した身飾品等であることが認められる。
以上によれば，本件商標は，その出願の日前の出願に係る他人の登録商標である引用商標２に類似する商標であって，引用商標２の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであると認めるのが相当である。
(5) この点につき，原告は，前記第３の１のとおり，①引用商標２においては，Ｇマークはありふれた標章であって識別力が弱く，王冠マークが強い識別力を有する要部である，②仮に王冠マークのみが要部といえないとしても，王冠マークとＧマークとは不可分一体のものとして観察すべきであり，いずれにしても，本件商標が引用商標２と商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないもので，両商標は非類似である旨主張する。
確かに，引用商標２は，王冠マークとＧマークとの結合商標であるところ，複数の構成部分を組み合わせた結合商標について，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合を除き，許されないというべきであるが（最高裁昭和３７年(オ) 第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年(行ツ)第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年(行ヒ)第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判所時報１４６７号７頁参照。），引用商標２のうち，王冠マークは「王冠」との外観及び観念を生ずるが，それは「王冠」というありふれた外観及び観念にすぎないのに対し，上記(4) のとおり，本件商標と引用商標２のＧマークは特殊な態様を有するものであり，実際，「Ｇ」はＡの頭文字を図案化したものであるから，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ，身飾品等にＧマークから成る本件商標を使用するときは，身飾品等の需要者においては，引用商標２を使用した身飾品等との間において，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるということができるから，引用商標２の構成部分の一部であるＧマークを抽出し，この部分だけを本件商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり，原告の上記主張は採用できない。
３ 引用商標２が当然無効であることを前提とする原告の主張について
(1) 原告は，本件商標と対比した引用商標２の商標登録は当然無効であるから，引用商標２の登録が有効であることを前提として判断した審決には取消事由がある旨主張する。しかしながら，商標法４条１項１１号にいう他人の登録商標は登録されていれば足りるものであって，その登録の無効を主張する者は，商標法３９条によって準用される特許法１０４条の３第１項の定める場合を除き，別途，無効審判及び審決取消訴訟をもって争うべきものであるから，原告の上記主張は採用することができない。なお，本件事案の内容，手続の経緯にかんがみ，以下において，原告の上記主張の前提である事実関係を検討することとする。
(2) 原告及びインターナショナル社による王冠付きＧマーク及びＧマークの使用及び周知について
前記１の事実によれば，引用商標２の出願時である平成１３年８月８日の時点において，引用商標２は，我が国においても，身飾品等の需要者の間で，シルバーアクセサリーのカリスマ的デザイナーとして知られたＡのデザインによるガボール製品の商標として広く認識されていたものといえる。他方，平成１３年８月８日の時点において，インターナショナル社やその関係会社が，我が国において，Ｇマークを含む商標を使用したり，ガボール製品を販売していたことを認めるに足りるような証拠，例えば，インターナショナル社やその関連会社によるＧマークを使用するなどしてのガボール製品の販売数や売上高，宣伝広告等を具体的に示すような証拠は一切提出されていない。
したがって，引用商標２の出願時点において，我が国において，引用商標２やこれに類似する商標がインターナショナル社やその関係会社の商品を表示するものとして周知となっていたとはいえず，また，インターナショナル社やその関係会社の販売によるガボール製品が周知となっていたともいえない。
(3) ＡからＢ又はインターナショナル社に対する権利承継の有無についてア
原告は，前記第３の２のとおり，肝硬変を患っていたＡが，近い将来自分が死去した場合に備え，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利をＢに引き継がせたいと考えて，平成１０年（１９９８年）１２月初旬ころ，その旨の遺言書（甲２２）を作成してＢに託し，さらに，上記遺言の内容を具体化し，Ａ死去の際にガボールブランド等の権利承継を円滑に行い，将来的に第三者に対する対抗力を確保しておくため，Ａと合意の上，遺言書（甲２２）の交付から間もない時期である同月１０日に，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利をインターナショナル社に２０万ドルで譲渡する旨の本件事業譲渡契約（甲２３）を締結した結果，インターナショナル社がガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を取得し，さらに，原告が，平成１５年（２００３年）７月から９月にかけての一連の契約により，インターナショナル社から，ガボールブランド及びガボール製品に係る事業に関する一切の権利を取得したのであって，原告こそが王冠付きＧマークを含むガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の正当な承継者である旨主張する。
イ 原告が提出する権利承継を証する書証の真正について
(ｱ) 原告は，上記アの事実関係を証する証拠として，次のとおり，遺言書写し（甲２２），譲渡契約書写し（甲２３）及び領収書写し（甲２４）を提出する。それら書証の各内容は次のとおりである。
ａ 遺言書写し（甲２２）について
Ａが作成した遺言書であると主張して，原告が提出した遺言書写し（甲２２）は，米国商標２と同様の被告のロゴマークの透かしの入ったメモ用紙若しくは便せんに文字が記載され，Ａ名義の署名のある日付のない（ただし，中央に１９９８年１２月との記載がある。）１枚の書面である。その文面の内容は，次のとおりである（ただし，日本語訳）。
「親愛なるＢ
私の死後も，私のガボラトリーの仕事をあなたに続けてもらいたい。私は，あなたがガボラトリーの名を最大限に尊重し，私の生涯の仕事の遺産を継続してくれると信じている。私がいつもそうであったように，私の職人たちをあなたの家族のように大事にしてやってほしい。」
ｂ 事業譲渡契約書写し（甲２３）について
被告とインターナショナル社の名義の入った平成１０年（１９９８年）１２月１０日付けの契約書の写しであり，文面はすべてタイプで打たれており，署名欄には，それぞれＡ名義の署名とＤ名義の署名がある。その文面の内容の一部には次の記載がある（ただし，日本語訳）。
「Ａは，彼の『ガボール』および『ガボラトリー』の事業にかかる全ての権利（商標，著作権，シルバーの原型，営業権を含むがこれに限られない）をＧＩ〔判決注：インターナショナル社を指す。〕に移転することを望んでいる。
よって，これは，十分かつ価値ある対価と，その受領および充足性が承認されたこと，ならびに，Ａが，ＧＩ，その承継人およびその譲受人に対し，『ガボール』および『ガボラトリー』のマークの使用に関連し，またそれらによって象徴される，すべての全世界における商標権，著作権，製造，販売，シルバーの原型，および営業権に関する完全な権利，資格および利益を，売却し譲渡したこと，またここに売却し，譲渡し，移転することを証明するものである。」
ｃ 領収書写し（甲２４）について
Ａが被告の代表者として，インターナショナル社から２０万ドルを受領した旨の平成１０年（１９９８年）１２月１０日付けの領収書の写しである。
署名欄にＡ名義の署名がある。その文面の内容は次のとおりである（ただし，日本語訳）。
「これは，１９９８（平成１０）年１２月１０日付の我々の契約による，ガボラトリーインターナショナルからの現金２０万米ドルの受領を確認するものである。」(ｲ) しかしながら，次のとおり，上記各書証が真正に成立したと認めることはできない。
ａ 上記(ｱ) ａの遺言書写し（甲２２）について
原告は，この点につき，遺言書写し（甲２２）は，Ａが自ら署名して作成した真正な遺言書の写しであると主張し，これに沿う証拠（甲２５，４０．４１）も存する。
しかしながら，遺言書写し（甲２２）については，原本の提出がなく，写しのみでは，それが実際にＡによって作成されたものか否か，特にＡの署名の事実の存否について精査することができず，真正に作成されたものと直ちに認めることはできない。
この点，原告は，認定文書鑑定人Ｇ作成の署名の真正に関する専門的意見書（甲４５）によって，遺言書写し（甲２２）のＡの署名が同人の署名であることが証明されている旨主張する。しかしながら，証拠（甲４５）によれば，同意見書は，筆跡鑑定をするに当たって原本を対象にしているわけではなく，極めて品質の悪い遺言書写し（甲２２）の写しを鑑定対象としており，そもそもそれで正確な筆跡鑑定ができるのかという疑問があり，鑑定として意味がないといわざるを得ない。したがって，上記専門的意見書（甲４５）を信用することはできない。
また，原告は，Ａが遺言書を作成した動機について，前記第３の２(2) イのとおり，肝硬変を患っていたＡが，近い将来自分が死去した場合に備え，ガボールブランドに係る事業をＢに引き継がせたいと考えて，平成１０年（１９９８年）１２月初旬ころ，その旨の遺言書（甲２２）を作成してＢに託した旨主張する。しかしながら，Ａが，１か月前の平成１０年（１９９８年）１２月初旬ころに自己の死期を悟って予め遺言書を作成していたと認めるに足りる証拠はない。この点，確かに，証拠（甲２７）によれば，米国カリフォルニア州ロサンゼルス・パサデナ市厚生課作成にかかるＡの死亡確認書には，同人の死亡原因として，「アルコール中毒による肝硬変」と記載され，その病歴について，「数年来」と記載されていることが認められる。しかしながら，Ａが医師から近い将来死に至るとの宣告を受けていたことを認めるに足りる証拠はなく，当時のＡの肝硬変の症状の程度及び本人の認識の程度は全く不明である。また，証拠（甲２８の１・２）によれば，肝硬変の予後に関する臨床的検討の中で，１年の生存率は９２．７パーセント，３年の生存率は７５．０パーセント，そして，１０年の生存率も２４．４パーセントであることが認められ，さらに，証拠（乙６）によれば，Ａは，妻であるＣや被告の会社の知人に自分の病状，ましてや死期が迫っていることについては全く語っておらず，かえって，死亡する前日まで精力的に仕事をしていたこと，当時特段不仲であったとは認められない妻であるＣに対しては遺言書らしきものを何も残していないこと，以上の事実が認められるから，Ａが死亡する１か月前に既に自らの死を覚悟してＢに対してガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を譲渡することを内容とする遺言書を作成していたとは認められないというべきである。
以上の点から考えると，仮に肝硬変がＡの死亡の原因であったとしても，Ａが自らの死期が迫っているとの認識の下に前記のような内容の遺言書を作成する動機を有していたと認めることはできない。
ｂ
上記(ｱ) ｂの事業譲渡契約書写し（甲２３）について
原告は，この点につき，事業譲渡契約書写し（甲２３）は，Ａが自ら署名して作成した真正な事業譲渡契約書の写しである旨主張し，これに沿う証拠（甲２５，４０，４１）も存する。
しかしながら，上記遺言書写し（甲２２）と同様に，事業譲渡契約書写し（甲２３）についても，原本の提出がない。したがって，上記ａと同様に，それが真正に作成されたものと直ちに認めることができない。
また
原告は
原告が原本を所持していない理由として
前記第３の２(2)オ(ｱ)
，
，
，
のとおり，Ｅが，事業譲渡契約書写し（甲２３）の原本を所持していたＤに対し，マフィアないしギャング組織との関わりを背景として，執拗に脅迫や嫌がらせを続けて，原本を同人から奪ったなどと縷々主張し，これに沿う証拠（甲２６，３３）も存する。
しかしながら，上記証拠は，原告代表者，原告の関係者の陳述書にすぎず，にわかに信用できないばかりか，他に本件全証拠を精査しても，Ｅがマフィアやギャング組織と関わりを持っていた事実，Ｅがそれを背景にしてＤを脅迫していた事実を認めるに足りる的確な証拠はない。かえって，前記１(5) エのとおり，本件極秘和解契約の締結に当たって，Ｄは被告の代表者として交渉していたＥに７５００ドルの支払いを約束させていることからすれば，当時，両者は脅迫者と被脅迫者という立場にあったとは認められないというべきである。なお，この点に関し，本件極秘和解契約の締結自体Ｅの脅迫によるものである旨のＨの宣誓供述書（甲４６）も存するが，同人はＦが経営する原告の従業員であり，その内容もＢからの伝聞にすぎないからにわかに信用することはできず，かえって，証拠（甲１４，乙１２ないし１６）によれば，本件極秘和解契約の締結に当たっては，双方の当事者はそれぞれ弁護士を代理人として選任し，その弁護士を通して交渉していることが認められるから，Ｅの脅迫により和解契約が締結されたと認めることはできないというべきである。
したがって，この点に関する原告の主張は採用することができない。
さらに，原告は，事業譲渡契約書写し（甲２３）のＡの署名が真正であることを証する証拠として，上記ａと同様に，認定文書鑑定人Ｇ作成の署名の真正に関する専門的意見書（甲４５）を提出しているが，その専門的意見書（甲４５）が信用することができない点は，上記ａにおいて判断したとおりである。
そもそも，原告は，前記第３の２(2) ウのとおり，事業譲渡契約書（甲２３）の作成経緯につき，本件事業譲渡契約は，本件遺言書（甲２２）の内容を具体化してガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の承継を円滑に行い，第三者に対する対抗力を確保するために，作成されたと主張する。
しかしながら，遺言書写し（甲２２）においては，遺言の相手方（受遺者）はＢであるにもかかわらず，その直後に作成されたいう事業譲渡契約書写し（甲２３）における譲受人は，インターナショナル社らとなっていて，そもそも矛盾している。原告は，受遺者と譲受人が一致していない理由について，前記第３の２(2) ウ(ｲ)のとおり縷々主張するが，そもそも，当時ＤがＡと親交が深かったこと，被告の役員でも社員でもないにもかかわらず，Ｄが被告におけるガボール製品の日本への輸出に係る相手方との交渉や事務処理を行っていたことについては証拠上明らかではないというほかない。かえって，証拠（乙６，７）及び弁論の全趣旨によれば，Ｃは当時Ｄなる人物の存在すら知らなかったこと，ガボールブランド及びガボール製品について被告が有する権利につき，被告内部においてインターナショナル社若しくはＤに譲渡することが検討された事実は一切ないこと，事業譲渡契約書（甲２３）が作成されたとされる平成１０年（１９９８年）１２月１０日には，まだ，インターナショナル社は設立されていなかったことが認められるところ，仮に，原告の主張するとおりであると仮定すると，当時，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利はすべて被告に承継されていたにもかかわらず，Ａは，被告の共同設立者であるＥや妻であるＣに全く相談せず，被告の役員会の議決を経ることもなく，勝手に，被告の財産である全権利を，当時設立されてもいないインターナショナル社に対して譲渡する旨の契約書を作成したことになり，極めて不自然であるというほかない。
最後に，事業譲渡契約書写し（甲２３）がガボールブランドに係る事業及びこれに伴う諸権利がインターナショナル社に正当に譲渡されたことを証明する極めて重要な証拠であるにもかかわらず，証拠（甲４０）によれば，Ｂ，Ｄ及びインターナショナル社は，米国第１次及び第２次訴訟においては，本件事業譲渡契約があった旨の主張をせず，また，事業譲渡契約書写し（甲２３）を証拠として提出しておらず，その後の本件極秘和解契約においても，Ｂ，Ｄ及びインターナショナル社側にはガボールブランド及びガボール製品について何らの権利もないことを前提とした和解契約をしているのは，極めて不自然であって，このような事実関係は，事業譲渡契約書写し（甲２３）がその後に作成されたとの疑念を強く抱かせるものである。したがって，事業譲渡契約書写し（甲２３）は信用することはできない。
ｃ 上記(ｱ) ｃの領収書写し（甲２４）について
領収書写し（甲２４）について，原本が提出されていないこと，認定文書鑑定人Ｇ作成の署名の真正に関する専門的意見書（甲４５）を提出していることは，事業譲渡契約書写し（甲２３）と同様であるから，この点に関する判断も，上記ａ及びｂと同様である。
領収書写し（甲２４）は，本件譲渡契約におけるガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の対価として２０万ドルがＤからＡに支払われたことを証する書類であるが，そもそも，遺言書写し（甲２２）では，Ｂに対して上記権利を譲渡するに際し，対価については一切言及されていないから，Ｂに対する遺言による譲渡は無償であったと解されるところ，その遺言の内容を具体化したはずの本件事業譲渡契約では，２０万ドルの対価を支払うことになっていること自体極めて不自然である。また，前記認定のガボールブランド及びガボール製品の周知性及びその事業展開の状況からすれば，２０万ドルという対価はガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利の対価としては極めて低額であることは明らかというべきところ，仮に原告が主張する事実が真実であるならば，遺言書の作成後わずか数日の間に，一体どのような交渉経緯を経て２０万ドルという金額が決められ，それが，どこでどのような形でＡに支払われたのか，Ａは受領した２０万ドルをどうしたのか一切不明であり（この点，原告は，シルバーアクセサリー業界では現金取引の商慣習があり，本件の２０万ドルについてもＤがすべて支出し，Ａに対して現金で交付した旨主張するが，そのような商慣習を認めるに足りる的確は証拠はなく，また，支払資金の準備や受領した金員の処理などの現金の流れについて，銀行口座等に全く形跡を残さないなどということは通常あり得ないところである。），結局，２０万ドル受領の事実の存在は認められないといわざるを得ない。
したがって，領収書写し（甲２４）も信用することができない。
ウ 以上のとおり，遺言書写し（甲２２），事業譲渡契約書写し（甲２３）及び領収書写し（甲２４）はいずれも，Ａがインターナショナル社に対し，ガボールブランドに係る事業及びそれに伴う諸権利を譲渡した証拠とはいえず，他に上記事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって，ＡからＢ又はインターナショナル社に対する権利承継に関する原告の主張は理由がない。
エ したがって，引用商標２が商標法４条１項１０号又は１５号に該当するとの原告の主張は採用できない。
(4) 以上のとおりであるから，原告の上記主張は，法律上も，また，事実認定上も，いずれにしても，採用することができない。
結論
よって，審決に取消事由があるとの原告の主張は理由がなく，原告の請求は棄却を免れない。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
東海林
保
裁判官
矢口俊哉
（別紙）
商標目録
(1)
本件商標
〔出願日〕平成１７年２月２４日
〔登録日〕平成１７年７月１日
〔指定商品〕
第１４類「貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具」
(2) 引用商標１
〔出願日〕平成９年８月４日
〔登録日〕平成１１年３月５日
〔指定商品〕
第１４類「貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記念カップ，記念たて」
第１８類「皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類」第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服・運動用特殊靴」
(3) 引用商標２
〔出願日〕平成１３年８月８日
〔登録日〕平成１４年７月５日
〔指定商品〕上記(2)の引用商標１の「指定商品」と同じ
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/38381/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。