平成２２年２月５日判決言渡
同日原本領収
裁判所書記官
平成２１年(ワ)第１６１７８号
専用実施権設定登録手続等請求事件
口頭弁論終結日
平成２１年１０月３０日
判決
茨城県坂東市
＜以下略＞
原告
国際ピーアール株式会社
同訴訟代理人弁護士
堀裕一同桃尾俊明同坂井義紀同福田隆行
堺市
＜以下略＞
（登録原簿上の住所・堺市＜以下略＞）
被告
Ａ
主文
被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の各特許権について，別紙専用実施権目録記載の専用実施権の設定登録手続をそれぞれせよ。
被告は，原告に対し，１２２５万円及びこれに対する平成２１年５月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は，全部被告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
主文第１項同旨。
被告は，原告に対し，１２２５万円及びこれに対する平成１７年３月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２
事案の概要
本件は，原告が，特許権者である被告に対し，専用実施権設定契約に基づいて，専用実施権設定登録手続を求めるとともに，同設定契約の特約に基づいて，既払金の返還及びこの返還金に対する返還事由発生日後の日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は，上記設定契約は，上記返還事由の発生の前に，原告の債務不履行を原因とする被告らからの解除の意思表示により解除されていたと主張する。前提となる事実
(1) 本件設定契約
原告と被告及びＢは，平成１４年７月１９日，次の趣旨を内容とする専用実施権設定契約(以下「本件設定契約」という。)を締結した。(甲１，３，乙１，争いのない事実)
ア 被告は，別紙権利目録１記載の特許権(以下「本件権利１」という。)について，原告に対し，範囲を，地域は日本全国，期間は特許権の存続期間満了まで，内容は製造及び販売とする専用実施権を設定し，被告は，原告に対し，同専用実施権について専用実施権設定登録手続をする(第１条)。
イ 被告は，別紙権利目録２記載の特許を受ける権利(以下「本件権利２」という。)及び同目録４記載の特許を受ける権利(以下「本件権利４」という。)について専用実施権を設定するとともに，これら権利に係る特許出願について特許権の設定登録があったときは，その特許権について範囲を，地域は日本全国，期間は特許権の存続期間満了まで，内容は製造及び販売とする専用実施権が設定されたものとし，被告は，原告に対し，同専用実施権について専用実施権設定登録手続をする(第２条)。
ウ Ｂは，別紙権利目録３記載の権利(以下「本件権利３」という。)について専用実施権を設定するとともに，この権利に係る特許出願について特許権の設定登録があったときは，その特許権について範囲を，地域は日本全国，期間は特許権の存続期間満了まで，内容は製造及び販売とする専用実施権が設定されたものとし，Ｂは，原告に対し，同専用実施権について専用実施権設定登録手続をする(第２条)。
エ
原告と被告及びＢは，上記専用実施権設定に対する設定料を，本件権利１につき１０００万円，本件権利２につき１５００万円，本件権利３につき１５００万円及び本件権利４につき１０００万円の合計５０００万円とすることに合意し，原告は，被告及びＢに対し，この５０００万円を次のとおり分割して支払う(第７条)。
(ｱ) 平成１４年７月から平成１５年１２月まで毎月末日限り２５０万円(合計４５００万円)(第７条)。
(ｲ) 上記(ｱ)を除く５００万円については，平成１４年１２月末日までを期限として，原告と被告及びＢが協議の上，支払時期，金額を定める(第７条)。
(ｳ) 本件権利２～４について特許を受けられないことが確定したときは，第７条の設定料を半額に減額し，被告及びＢは，原告に対し，当該金員を返還する(第８条)。
オ(ｱ) 原告は，次のロイヤリティを，原告による売却個数を基準として，毎月末日締切り，２か月後に支払う(第９条)。
ａ
本件権利１
１００円(１個当たり)
ｂ
本件権利２
２０円(１枚当たり)
ｃ
本件権利３
２４０円(１個当たり)
ｄ
本件権利４
３８０円(１個当たり)
(ｲ) 原告は，被告及びＢに対し，ロイヤリティ保証金として２５０万円を預託することを約し，原告は，被告及びＢに対し，公正証書作成時にこれを交付する(第６条)。
(ｳ) 原告と被告及びＢは，ロイヤリティの支払を上記保証金とまず相殺して支払うことを合意する(第９条)。
(ｴ) 本件権利２～４について特許を受けられないことが確定したときは，その時点から上記各ロイヤリティは半額に減額する(第９条)。
カ 原告は，被告及びＢに対し，預託金として４０万円を支払い，被告及びＢは，この４０万円を特許取得費用に充てる(第１１条)。
キ 被告及びＢは，原告が次の事項に該当するに至った場合には，この契約を解除することができる。この場合，原告の専用実施権を失効させることができる。(第１２条）
ａ この契約の各条項に違反したとき。
ｂ 原告がロイヤリティの支払を２か月以上怠ったとき。
ｃ 破産，和議，会社更生があったとき。
ｄ 原告が商品のすべての販売を中止するに至ったとき。
ク 原告は，被告がこの契約の各条項に違反したときは，この契約を解除することができる。ただし，この場合でも原告の得た専用実施権の設定及び専用実施権の許諾についての効力は失わない。(第１２条)
(2) 本件設定契約に基づく義務の履行状況
ア 本件公正証書
原告と被告及びＢは，平成１４年７月３０日，本件設定契約に係る公正証書の作成を嘱託し，公正証書(東京法務局所属公証人Ｃ作成平成１４年第３０号。以下「本件公正証書」という。)が作成された。ただし，本件公正証書には，上記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払について，「平成１４年１２月末日までを期限として」が「平成１５年１２月末日までを期限として」と記載されているが，このように異なった記載となった経緯は，証拠上明らかではない。(甲１，２，乙２の１２枚目，弁論の全趣旨)
イ 金員支払
原告は，被告及びＢに対し，次のとおり，本件設定契約に基づく金員の支払をした。(甲１１の１～１２の５)
①
平成１４年
６月１３日
４０万円
②
平成１４年
６月２８日
２５０万円
③
平成１４年
７月３１日
２５０万円
④
平成１４年
８月３０日
２５０万円
⑤
平成１４年
９月３０日
２００万円
⑥
平成１４年１０月３０日
１５０万円
平成１４年１１月
１日
５０万円
⑦
平成１４年１１月２８日
１００万円
⑧
平成１４年１２月２６日
２５０万円
⑨
平成１５年
１月３０日
２５０万円
⑩
平成１５年
２月２６日
２５０万円
⑪
平成１５年
３月２８日
２５０万円
⑫
平成１５年
４月２２日
２５０万円
⑬
平成１５年
５月２７日
２５０万円
⑭
平成１５年
６月３０日
２５０万円
⑮
平成１５年
７月３１日
２５０万円
⑯
平成１５年
８月２９日
２５０万円
⑰
平成１５年
９月３０日
２５０万円
ウ
平成１４年１０月催告
上記イ⑤のとおり，原告が平成１４年９月の支払の一部を怠ったところ，被告は，同年１０月１３日ころ，原告に対し，差額５０万円の支払を催告した。(乙６の１枚目，弁論の全趣旨)
エ
第１次解除通知
(ｱ) 被告及びＢは，原告が平成１４年１２月までに前記(1)エ(ｲ)の５００万円を支払わなかったとして，平成１５年５月２７日ころ，原告に対し，同年６月５日までにこれを支払うよう催告するとともに，その支払をしないときは本件設定契約を解除する旨の意思表示をした。(乙４の１枚目，弁論の全趣旨)
(ｲ) これに対し，原告から被告に対して平成１５年９月末日までに前記(1)エ(ｲ)の５００万円を支払うとの申出があったことから，被告及びＢは，上記，
。
，
解除の意思表示を撤回し
原告はこれを承諾した
(乙５の１０～１１枚目
乙６の５枚目，弁論の全趣旨)
オ
専用実施権設定登録
被告は，平成１５年９月１０日，本件権利１につき，本件設定契約に基づく専用実施権設定登録手続をし，同月２６日，同登録がされた。(争いのない事実)
カ
平成１５年１０月催告
被告は，平成１５年１０月，原告に対し，前記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払の催告をした。しかし，原告は，この５００万円及び平成１５年１０月以降分の設定料の支払をしなかった。(争いのない事実，乙６の６～７枚目，弁論の全趣旨)
キ
第２次解除通知
(ｱ) 被告及びＢは，原告から被告及びＢに対する前記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払がなかったとして，平成１５年１１月１７日ころ，原告に対し，本件設定契約の解除の意思表示をした。(甲４，乙４の２枚目，弁論の全趣旨)(ｲ) 原告代理人弁護士堀裕一ほか４名は，平成１５年１２月２日ころ，被告に対し，本件公正証書では前記(1)エ(ｲ)の５００万円の支払期限は平成１５年１２月末日までとなっているので上記解除の意思表示は無効であるとの回答をするとともに，本件権利２及び本件権利３の審査請求がされていないので設定料が半額になっているとして，既払額との差額１２５０万円の返還を求めた。(乙５の１～４枚目，弁論の全趣旨)
(ｳ) 被告は，上記弁護士らに対し，平成１５年１２月１１日ころ，本件公正証書に記載された「平成１５年１２月末日」は嘱託代理人弁護士Ｄが無断でしたか公証人の誤記のいずれかであるとの回答をした。(乙５の１０～１１枚目，弁論の全趣旨)
(3) 本件変更契約
原告と被告及びＢは，平成１６年２月２３日，本件設定契約を次のとおり変更すること(判決注：契約書上の呼称は本判決のものに置き換えてある。)を合意し(以下「本件変更契約」という。)，再度，ライセンス関係を継続することとした。(争いのない事実，甲５，乙３)
「(設定料の支払方法)
第１条被告及びＢは，本件設定契約第７条に定める設定料の支払について，同条(1)における平成１４年７月分ないし平成１５年９月分までは既払であることを確認し，同条(1)における平成１５年１０月分ないし同年１２月分の合計７５０万円，及び同条(2)における平成１４年１２月末日を期限とする５００万円の支払期日を以下のとおり変更する。
(1) 平成１５年１０月分２５０万円については，平成１６年２月末日限り
(2) 平成１５年１１月分２５０万円については，平成１６年３月２５日限り
(3) 平成１５年１２月分２５０万円については，平成１６年４月２６日限り
(4) 平成１４年１２月末日を期限とする５００万円については，本件権利２～４全てについて特許権が成立したとき
(審査請求義務)
第２条被告及びＢは，本件権利２～４の特許審査請求手続(以下，「本審査請求手続」という。)を，平成１６年３月末日までに履践しなければならない。
被告及びＢが前項の期日までに本審査請求手続を履践しなかったときは，前条(2)の支払期日は，当然に『被告及びＢが本審査請求手続を履践したとき』に変更されるものとし，被告及びＢが前条(3)の支払期日までに当該手続を履践しなかったときも同様とする。
(設定料の減額)
第３条原告は，被告及びＢの責に帰すべき事由により，本審査請求手続履践後１年以内に，被告及びＢが，本件権利２～４のうち一つでも特許権を取得できなかったときは，本件設定契約第８条の『特許が得られないと確定したとき』にあたるとみなし，同条に基づいて，本件設定契約７条に定める合計５０００万円の設定料をその半額の２５００万円に減額することができる。このとき，原告が既に支払った設定料が上記２５００万円を上回る場合には，本件設定契約第１０条に基づくものとする。なお，１年以内に取得できないことについて，被告及びＢの責めに帰すべき事由によらないことを被告及びＢが立証した場合は，期限の延長について被告及びＢと原告が協議するものとする。(解除の撤回)
マ マ
第４条被告及びＢは，被告及びＢから原告に対する平成１４年（判決注：「平成１５年」の誤記と認める。）１１月１７日付通告書に基づく本件設定契約解除の意思表示は，これを撤回し，今後一切，原告の取引先等に本件設定契約が解除されている旨の通知をするなど原告の営業活動を妨害する行為を行わないことを確約する。
(本件設定契約の効力)
第５条被告・Ｂ及び原告は，本変更合意において定めざる事項については本件設定契約に従うものとし，本件設定契約において定められた被告・Ｂ及び原告間の技術提携等に関する合意は，何らの変更もないことを確認する。」
(4) 本件変更契約に基づく義務の履行状況等
ア 設定料の支払
原告は，被告及びＢに対し，次のとおりに本件変更契約に基づく設定料の支払をした。(甲１２の６～１２の８)
⑱ 平成１６年２月２７日２５０万円
⑲ 平成１６年３月３１日２５０万円
⑳ 平成１６年４月２６日２５０万円
イ 審査請求
(ｱ) 被告は，平成１６年３月４日，本件権利２について審査請求を行った。(甲６)
(ｲ) Ｂは，平成１６年３月１５日，本件権利３について審査請求を行った。(甲８)
(ｳ) 被告は，平成１６年３月９日，本件権利４について審査請求を行った。(甲１７)。
ウ ロイヤリティの発生
原告は，被告に対し，少なくとも，本件権利２に係る平成１６年８月から平成２１年３月までの前記(1)オ(ｱ)のロイヤリティ（以下「変動ロイヤリティ」という。）として１１５万１２８０円の支払義務を負っている。なお，平成１８年６月末時点において原告が被告に対し負担していた変動ロイヤリティの合計額は２２万７０４０円であった。(弁論の全趣旨)
エ 第３次解除通知
(ｱ) 被告及びＢは，平成１８年９月１日ころ，原告に対し，変動ロイヤリティの未払を理由に本件設定契約及び本件変更契約（以下，両者を併せて「本件契約」という。）を解除する旨の通告書を送付した。(乙４の３枚目，弁論の全趣旨)
(ｲ) 被告及びＢは，平成１８年９月１０日ころ，原告に対し，再度，変動ロイヤリティの未払を理由とする本件契約を解除する旨の通告書を送付した（以下「本件解除通知」という
。(争いのない事実，甲１３，乙４の４～５枚
。）
目)
(ｳ) 原告は，平成１９年１月３１日，被告及びＢに対し，平成１６年８月から平成１８年１２月までの変動ロイヤリティとして３７万１９００円を支払った。しかし，被告及びＢは，同年３月１日，これを原告に返金した。(争いのない事実，乙７の３枚目，弁論の全趣旨)
(ｴ) 原告代理人弁護士堀裕一は，平成１９年４月２５日，被告に対し，本件権利３について特許を受けていないのでその設定料は半額となっており設定料の未払はない，保証金２５０万円を支払済みであり変動ロイヤリティは保証金から相殺されることになっている（本件設定契約第７条，第１０条）ので未払はないと主張するとともに，本件権利２(当時，別紙特許目録１の特許権。以下，この特許権を「本件特許権１」という。)及び本件権利４(当時，別紙特許権目録２の特許権
以下
この特許権を
本件特許権２
という
)
。
，
「
」
。
について専用実施権設定登録をすることを求める通知をした。(乙５の７～８枚目，弁論の全趣旨)
(ｵ) 被告は，平成１９年４月３０日，原告代理人弁護士堀裕一に対し，保証金２５０万円の支払は受けていないので変動ロイヤリティの支払はないと回答した。(乙５の１２～１３枚目，弁論の全趣旨)
(ｶ) 平成１９年７月１９日に原告代理人弁護士堀裕一から被告に対し，また，同月２３日ころに被告から原告代理人弁護士堀裕一に対し，どちらに債務不履行があるかについて主張し合う書面のやりとりがあった。(乙５の５～６枚目，１４～１６枚目)
(ｷ) 被告は，平成２０年５月２６日，原告に対し，変動ロイヤリティの支払義務を免除することを条件に本件権利１に係る専用実施権を放棄することを求める書面を送付したが，原告は，これには応じなかった。(争いのない事実，甲１４，１５)
(ｸ) 平成２０年８月１８日ころ，被告は原告代理人弁護士堀裕一に対し，本件契約が本件解除通知によって平成１８年９月１０日をもって失効した旨を主張する書面を送付した。(乙５の１７枚目，乙５の９枚目，乙５の１８～２１枚目，弁論の全趣旨)
(ｹ) 平成２０年１１月９日，本件権利１は，年金不納付により消滅した。(弁論の全趣旨)
(ｺ) 平成２１年４月２日，被告に対する処分禁止仮処分命令により，本件特許権１について，処分禁止仮処分登録及び専用実施権設定の保全仮登録がされた。(甲７)
(ｻ) 本件訴訟提起後の平成２１年１０月３０日，本件特許権２について，原告が年金の納付を行った。(弁論の全趣旨)
(5) 条件成就
ア 本件権利２については，平成１８年１月１０日，拒絶理由通知が発せられたが，同年３月１３日，手続補正がされるなどして，同年５月１９日，特許権設定登録(本件特許権１)がされた。(甲６，７)
イ 本件権利３については，平成１９年１月１６日，拒絶理由通知が発せられ，Ｂはこれに応答することはせず，特許を受けることを断念した。同年６月５日，拒絶査定がされた。(争いのない事実，甲８，乙５の１８～２１枚目)
ウ 本件権利４について，平成１８年５月１２日，特許権設定登録(本件特許権２)がされた。(甲１０，１７)
争点
(1) 本件解除の効力
(2) 返還事由の発生の有無
(3) 返還額
争点に関する当事者の主張
(1) 本件解除の効力
ア 被告
(ｱ) 原告は，前記２前提となる事実(1)オ(ｲ)の保証金２５０万円（以下「本件保証金」という。）を支払っていないから，変動ライセンスに充てるべき保証金はない。原告が変動ライセンスを支払ったのは平成１９年１月３１日であるところ，被告及びＢは，それ以前の平成１８年９月１０日に本件解除通知をしているのであるから，本件契約は解除された。したがって，被告は，専用実施権設定登録手続請求に応じる義務はないし，設定料の半額減額の適用もない。
(ｲ) 前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円は，被告及びＢが他社と契約を進行させていたことを聞いた原告があわてて前払いした第１回の設定料である。
(ｳ) 被告及びＢは，原告から前記２前提となる事実(2)イ②～⑰及び同(4)ア⑱～⑳のとおり合計４５００万円の支払を受けたが，同(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円が本件保証金に対する支払であるとしたら，被告及びＢは，設定料として約定の４５００万円に足りない４２５０万円の支払しか受けていないことになる。
(ｴ) 原告は，前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円が，本件保証金として支払われたことを証明するものを何ら提示していない。
(ｵ) 本件保証金は預託金にすぎないのであるから，変動ロイヤリティの支払をしている限り，別途請求すべきようなものではない。被告及びＢは，原告の資金難を考慮して，あえて本件保証金の支払を催促していなかっただけである。そもそも本件保証金が支払われているというのならば，被告及びＢが変動ロイヤリティの請求をするはずがない。
イ 原告
(ｱ) 前記２前提となる事実(2)イ②の平成１４年６月２８日支払の２５０万円は，本件保証金として支払われたものである。したがって，原告には，本件保証金からまず相殺される変動ロイヤリティの未払はない。前記２前提となる事実(4)エ(ｳ)のとおり被告が平成１９年１月３１日に原告に対して変動ロイヤリティを支払ったのは，被告の請求が不当なものであると知りつつも，事態の収束を図るためにした便法にすぎない。
(ｲ) 上記平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料であるとすると，本件設定契約締結時の平成１４年７月１９日時点での設定料は４７５０万円になるはずであるが，同契約書では５０００万円となっており，そごが生じる。(ｳ) 上記平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料であるとすると，本件変更契約書で支払が確認された設定料は１６か月分(平成１４年６月～平成１５年９月)になるはずであるが，同契約書では１５か月分(平成１４年７月～平成１５年９月)であり，そごが生じる。
(ｴ) 本件保証金が未払であれば，その支払期限が既に経過していた以上，本件変更合意書にそのことが盛り込まれてしかるべきであるが，同契約書にそのような条項は存しない。
(ｵ) 原告は，本件訴訟が提起されるまでの間，被告又はＢから本件保証金の支払を請求されたことはない。本件保証金の額の方が変動ロイヤリティよりも大きいことからすれば，仮に本件保証金の支払がないとするならば，解除通知に際しては，まず本件保証金の支払を請求するのが合理的である。
(2) 返還事由の発生の有無
ア 原告
被告及びＢは，審査請求の実務を承知の上で，あえて本件変更契約第３条において審査請求後１年以内という特許取得期限を定めたのであるから，たとえ同人らに帰責性がなく特許を取得できなかったとしても，本件変更契約第３条の設定料減額条件は成就する。そうでないとしても，少なくとも，本件権利３はＢにおいて殊更に特許権の取得を断念したものであるから，条件は成就している。
イ 被告
特許の審査にまで被告及びＢが立ち入ることはできないのであり，１年以内に特許が受けられるか否かは特許庁次第である。審査請求をした以上，被告及びＢは本件変更契約上の義務を果たした。
(3) 返還額
ア 原告
(ｱ) 原告の債務額
本件変更契約第３条に基づき，本件権利１～４に係る設定料支払債務は，合計２５００万円(本件権利１につき５００万円〔被告〕，本件権利２につき７５０万円〔被告〕，本件権利３につき７５０万円〔Ｂ〕，本件権利４につき５００万円〔被告〕)となる。
したがって，原告は，被告に対し，１７５０万円（５００万円＋７５０万円＋５００万円）の支払義務を負う。
(ｲ) 原告の支払額
原告が支払った設定料は，前記２(2)イ③～⑰及び同(4)ア⑱～⑳のとおり，合計４２５０万円(被告につき，８５０万円〔４２５０万円×(１０００/５０００)〕＋１２７５万円〔４２５０万円×(１５００/５０００)〕＋８５０万円〔４２５０万円×(１０００/５０００)〕＝２９７５万円，Ｂにつき，１２７５万円〔４２５０万円－２９７５万円〕)となる。
したがって，原告は，被告に対し，２９７５万円を支払った。
(ｳ) 被告の返還額
以上から，被告は原告に対し，１２２５万円（２９７５万円－１７５０万円）の返還債務を負っている。
イ 被告
すべて争う。
第３ 当裁判所の判断
争点(1)(本件解除の効力)について
(1) 平成１４年６月２８日支払の２５０万円につき
ア 前記第２，２前提となる事実(3)のとおり，本件変更契約書には，「(設定料の支払方法) 第１条被告及びＢは，本件設定契約第７条に定める設定料の支払について，同条(1)における平成１４年７月分ないし平成１５年９月分までは既払であることを確認し，」と記載されており，一方，それ以外には特段の確認条項とみるべき記載はない。そして，本件変更契約書第１条には，原告が将来支払うべき設定料７５０万円（２５０万円×３）について，「平成１５年１０月分」，「平成１５年１１月分」及び「平成１５年１２月分」として特定している。したがって，同条の確認条項を通常の読み方から解釈すれば，本件設定契約に定められた，平成１４年７月「分」として支払うべき設定料から，平成１５年９月「分」として支払うべき設定料までの１５回分の合計３７５０万円(２５０万円×１５回)が原告から被告及びＢに支払済みであることを確認する趣旨のものと理解するのが自然である。しかるに，前記第２，２前提となる事実(2)イ②～⑰のとおり，原告は，平成１４年９月，同年１０月及び同１１月において約定の２５０万円に満たない額の支払いしかせず，平成１４年６月２８日支払の２５０万円（②）を含めて総額が上記合計３７５０万円に一致するのであるから，本件変更契約書第１条の確認条項で「確認」されたのは，本件設定契約に定められた設定料のうち平成１４年７月分～平成１５年９月分の合計３７５０万円が支払済みであるとの事実と読み取るのが，整合的かつ合理的である。原告が主張するように，本件変更契約書が平成１４年７月から平成１５年９月までに支払った設定料により同期間に対応する約定の設定料が支払済みであることを確認したものととらえるとすると，前記第２，２前提となる事実(2)イ③～⑰のとおり，本件変更契約書が締結された平成１６年２月２３日当時，原告から被告及びＢに対して支払われた設定料は３５００万円であるから，その後支払があり得る１２５０万円(２５０万円＋２５０万円＋２５０万円＋５００万円)を加算しても設定料は４７５０万円にしかならず，そうであれば設定料を一部免除することになるのにもかかわらず，そのことに関する条項は本件変更契約書には見当たらない。かえって，本件変更契約書第３条を見る限り，設定料が５０００万円のままである(したがって，半額の減額をすると２５００万。
。
，
，
円となる
)ことを当然の前提としているとしか解し得ない
そして
現に
原告は，本件保証金が支払済みであるならば支払をする必要のない変動ロイ，
，
，
ヤリティを被告に支払っているのである(そして
原告が
この支払の前に
被告に対して本件保証金が支払済みであるとの反論をしたことを認めるに足りる証拠はない。)。
したがって，平成１４年６月２８日支払の２５０万円は設定料の支払であって，本件保証金の支払いではないというべきである。
イ(ｱ) 原告は，平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料の支払であるとすると，本件設定契約書締結時の平成１４年７月１９日時点での設定料は４７５０万円になるはずであるが同契約書では５０００万円となっておりそごが生じると主張する。しかしながら，その理屈でいえば，平成１４年６月２８日支払の２５０万円を保証金の支払であると解しても，本件設定契約書の保証金に係る定めともそごが生じることになり(第６条に，支払済みであるはずの保証金の支払条項が存することになる。)，何ら反論足り得ていない。前払により契約書の支払時期と実際の支払時期とに相違が生じることは世上よく見られることであって，不自然なことではない。(ｲ) 原告は，平成１４年６月２８日支払の２５０万円が設定料の支払であるとすると，本件変更契約書の設定料の支払確認に係る定めとそごが生じる旨を主張する。しかしながら，この主張は，原告が被告及びＢに対して上記２５０万円の外に１５か月分合計３７５０万円の設定料の支払をしていることを前提としなければ無意味な主張であるところ，その前提が成り立たないことは前記アにて認定のとおりである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 原告は，本件変更契約書には本件保証金の支払に係る条項がない旨を主張する。しかしながら，本件変更契約書には，設定料を一部免除するとの条項もない。どちらがないことが不自然かといえば，それは後者にほかならない。債権の支払請求をしないことは当該債務が弁済されたことを直ちに意味するのではないのであり，本件変更契約書に本件保証金の支払に係る条項がないことから，本件保証金について何ら定めをする意図がなかったとか（猶予），あるいは，もはや本件保証金の預託をしないものとする意図であったとか（免除）の解釈をする余地があるとしても，直ちに，本件保証金が支払済みである（弁済）と解釈することはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 原告は，原告は被告又はＢから本件保証金の支払を請求されたことはない旨を主張する。しかしながら，設定料が４７５０万円に減額されたことを認めるに足りる証拠も全くない。また，解除に際して催告をするに当たっては，仮に変動ライセンスの支払期限が経過しているならば，預託義務があるにすぎない保証金ではなく当該ライセンス料を催告するのがむしろ自然かつ合理的な行動である。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(2) 解除の適法性につき
ア ところで，履行遅滞による解除を適法になすためには，相当期間を定めて当該債務の履行を催告するとともに，当該債務と同時履行の関係にある自己が相手方に対して負う債務がある場合には，当該反対債務の履行の提供をしなければならない。これを本件についてみるに，被告及びＢは，平成１８年９月１日及び同月１０日に解除の意思表示をしているが，本件契約には無催告解除特約の定めは存在しないにもかかわらず，被告及びＢが解除の意思表示をする前に変動ライセンスの支払について催告をしたことを認めるに足りる証拠はない。したがって，上記解除の意思表示は催告なくしてされたものということになる。
イ
仮に上記９月１日の解除の意思表示が同月１０日の解除との関係で催告を兼ねるとしても，あるいは，被告及びＢから原告に対して黙示の相当期間を定めた催告があったものと認められるような事情が存するとしても，被告が自己の負担する反対債務について履行の提供をしたとの主張はなく，また，これを認めるに足りる証拠もない。
すなわち，平成１８年９月１０日時点において，前記第２，２前提となる事実(5)のとおり，本件権利２(平成１８年５月１９日)及び本件権利４(平成１８年５月１２日)につき特許権設定登録がされており
これらの特許権
本
，
（
件特許権１及び本件特許権２）についての被告から原告に対する専用実施権設定登録手続は，条件成就により履行期が到来している(その上，原告は被告及びＢに対して設定料を全額既に支払済みである。)。そして，本件契約に定める設定料は，特許を受ける権利及び特許権の存続期間中の実施許諾に対する固定ライセンスの前払であると認められ，これと変動ライセンス料とを含めた一体不可分のものが，実施許諾及び専用実施権設定登録と対価関係にあるものというべきであるから，専用実施権設定登録手続(履行期の到来したものに限る。)は，変動ライセンス支払義務と同時履行の関係にあると認められる。
したがって，被告及びＢが本件契約を解除するには，少なくとも，被告において原告に対して上記特許権について専用実施権設定登録手続の履行の提供をする必要があるというべきところ，被告がこれをしたことを認めるに足りる証拠はないのである。
(3) 小括
以上に検討したところによれば，被告及びＢがした平成１８年９月１０日付け解除通知（本件解除通知）は，解除の要件を欠き，その効力を有しないものというほかない。
争点(2)(返還事由の発生の有無)について
前記第２，２前提となる事実(5)イのとおり，本件権利３については拒絶査定によって特許を受けることができなくなったことが確定したから，本件設定契約第８条の条件が成就し，かつ，本件変更契約第３条の特約により，本件権利１～４に係る設定料が２５００万円に減額された。なお，特許を受けることができなくなったことが確定している以上，特にその帰責事由の存否を論ずる必要はない(本件設定契約第８条及び本件変更契約第３条の文言からすれば，特許を受けることができなくなったことが確定した場合は，被告及びＢの帰責事由の有無にかかわらず設定料を半額に減額することができ，帰責事由の有無は特許を取得すべき期限についての延長の可否に係るものにすぎないものと認められる。)。
争点(3)(返還額)について
(1) 返還額につき
本件変更契約第３条により，被告及びＢが取得すべき設定料５０００万円は２５００万円に減額されたところ，前記第２，２前提となる事実(2)イ②～⑰及び同(4)ア⑱～⑳のとおり，原告は被告及びＢに対して設定料として４５００万円を支払っているから（同イ②の２５０万円が設定料の支払と認められることは前記１にて認定判断のとおりである
，被告及びＢの原告に対する返
。）
還額は２０００万円となる。
(2) 被告の返還額につき
上記(1)の２０００万円を被告及びＢがどのような割合で返還すべきか否かについては，本件契約には定めがないところ，本件権利１～４につき設定料の内訳が定められているから，それに基づいて按分することが合理的である。したがって，被告に係る権利（本件権利１，２及び４）の設定料は合計３５００万円(１０００万円＋１５００万円＋１０００万円)であるから，被告が原告に返還すべき設定料は，１４００万円( ２０００万円×〔３５００/５０００〕)と認めるのが相当である(なお，前記第２，２前提となる事実(4)ウのとおり，原告は，被告に対し，少なくとも１１５万１２８０円の変動ロイヤリティの支払義務を負っている。)。
(3) 返還方法及び返還時期につき
本件変更契約第３条は，過払設定料の返還方法を本件設定契約第１０条に基づくものと定めているところ(甲５)，同１０条は変動ロイヤリティの支払を定めた条項であって，その適用はない。したがって，本則に戻って，本件設定契約第８条に基づくところ，同条は，返還条件を定める規定であって返還方法及び返還時期についての定めはない。したがって，過払設定料は期限の定めなき債務として，催告のときに支払期限が到来するものと認められる。そして，原告が確定的に過払設定料の返還を催告したのは，本件訴状をもって被告に返還を請求した時と認められる。
まとめ
(1) 本件契約の専用実施権設定登録手続条項に基づき，被告は原告に対して本件特許権１及び本件特許権２について専用実施権設定登録をする義務があるから，原告の専用実施権設定登録請求は理由がある(なお，被告は原告に対してこれと対価関係のある変動ロイヤリティの支払請求権を有するが，被告から同時履行の抗弁権の主張はない。)。
(2) 本件契約の設定料返還条項に基づき，被告は原告に対して１４００万円の支払義務があるから，本件返還請求額である１２２５万円の限度で原告の設定料返還請求は理由がある。これに対する遅延損害金請求は，本件訴状送達日の翌日である平成２１年５月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を求める限度で理由がある。
(3) よって，訴訟費用の負担について民事訴訟法６４条ただし書きを適用し，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
中村恭
裁判官
鈴木和典
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/38528/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。