主文
原判決を破棄する。
被上告人の請求を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞，同＜略＞の上告受理申立て理由について
１ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。
（１） 被上告人は，平成４年７月24日，「B」の欧文字と「B」の片仮名文字とを上下２段に横書きして成る商標（以下「本願商標」という。）につき，指定商品を商標法施行令別表の第25類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，げた，草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」として，商標登録出願をした。
この商標登録出願に対し，特許庁が，平成７年３月３日付けで拒絶の査定をしたので，被上告人は，同月28日，拒絶査定に対する審判を請求した。
特許庁は，平成11年６月11日，被上告人の上記審判請求は成り立たない旨の審決（以下「本件審決」という。）をした。その理由は，本願商標をその指定商品に使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，その構成中の「D」，「D」の文字に注目し，アメリカ合衆国の著名なデザイナーであるAが被服等の商品について使用している「D」又は「D」の文字から成る各商標（以下「引用商標」と総称する。）を連想，想起し，同人若しくは上告補助参加人又はこれらと組織的，経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから，本願商標は商標法４条１項15号（以下「本号」という。）に該当し，商標登録を受けることができないというものである。
（２） Aは，アメリカ合衆国を代表するデザイナーの１人であり，そのデザインに係る紳士服，紳士靴，ネクタイ，婦人服等の商品に引用商標を使用している。引用商標は，我が国において，遅くとも昭和55年ころまでに，Aのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして，取引者及び需要者の間に広く認識されるに至り，その状態が現在においても継続している。
（３） 「D」，「D」の語が馬に乗って競技をするスポーツを意味することは，本願商標の出願当時，我が国において広く知られていた。また，「＜略＞」という語は，元来はD競技の競技者が着用するシャツを指すものであったが，現在では遊び着的な襟付きシャツを広く称する普通名詞になっている。
（４） 「E」，「E」は，アメリカ合衆国カリフォルニア州南東部にある世界的に有名な保養地であって，本願商標の出願当時，我が国においても，その正確な位置等はともかく，アメリカ合衆国にある保養地として広く知られていた。
２ 本件訴訟は，被上告人が本件審決の取消しを求めて提起したものであるところ，原審は，次のとおり判断して，本件審決を取り消した。
（１） 引用商標は，Aのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして，取引者，需要者の間に広く認識されているが，他方，「D」，「D」の語がD競技を意味することも，本願商標の出願当時，我が国において広く知られていたから，結合商標中に「D」，「D」の語が含まれている場合に当該商標からAに係る引用商標を連想するか否かは，引用商標の強い識別力を前提にして，個別具体的に判断すべきである。
（２） 本願商標の構成中の「E」がアメリカ合衆国にある保養地として我が国において広く知られていること，「クラブ」が同じ目的の人々が作った団体を意味することからすると，本願商標の指定商品の取引者，需要者がこれに接した場合には，ごく自然に，「EにあるD競技のクラブ」を意味するものと認識すると認められ，引用商標の周知性，著名性を考慮しても，本願商標から，「EにあるAに係るD製品の愛好者のクラブ」との観念が生じたり，「D」，「D」の部分のみが注目されて直ちに引用商標が連想されたりするとまで認めることはできない。
（３） したがって，本願商標をその指定商品に使用する場合に，これに接する取引者，需要者が引用商標を連想，想起するとは認められないから，本件審決は取り消されるべきである。
３ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，以下のとおりである。
（１） 本号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきものである（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年７月11日第三小法廷判決・民集54巻６号1848頁）。
（２） これを本件について見ると，次のとおりである。
ア 本願商標は，その外観上，４個の英単語及びこれに対応する片仮名文字から成るものであって，引用商標と同一の「D」，「D」の語と，「F」，「F」，「G」，「G」及び「H」，「H」の語とを組み合わせた結合商標である。また，本願商標は，全体として一個不可分の既成の概念を示すものとは認められないし，欧文字で19字，片仮名文字で14字から成る外観及び称呼が比較的長い商標であるから，簡易迅速性を重んずる取引の実際においては，その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得るものであるということができる。
イ 引用商標は，Aのデザインに係る被服等の商品を示すものとして，我が国における取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって，周知著名性の程度が高い表示である。もっとも，「D」，「D」の語は，元来は乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であって，しかも，「＜略＞」の語は被服の種類を表す普通名詞であるから，引用商標の独創性の程度は，造語による商標に比して，低いといわざるを得ない。しかし，本願商標の指定商品は洋服等であって，引用商標が現に使用されている商品と同一であるか又はこれとの関連性の程度が極めて強いものである。また，このことから，両者の商品の取引者及び需要者が共通することも明らかである。しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや，その需要者が特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であることからすると，これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでないと見なければならない。そうすると，本願商標の本号該当性の判断をする上で，引用商標の独創性の程度が低いことを重視するのは相当でないというべきである。
ウ 本願商標を構成する「D」，「D」の語以外の語句のうち，「E」，「E」がアメリカ合衆国にある保養地の名称として知られていること，「CLUB」，「クラブ」が同好の者が集った団体を意味する日常用語であることからすれば，本願商標から「EにあるD競技のクラブ」という観念が生じ得ることは，原判決の判示するとおりである。しかし，１個の商標から複数の観念が生ずることはしばしばあり得るところ，引用商標の周知著名性の程度の高さや，本願商標と引用商標とにおける商品の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと，本願商標がその指定商品に使用されたときは，その構成中の「D」，「D」の部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるのであって，本願商標からは，上記の観念とともに，A若しくはその経営する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念も生ずるということができる。
（３） 以上のとおり，【判示事項】本願商標は引用商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって，その外観，称呼及び観念上，この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え，引用商標の周知著名性の程度が高く，しかも，本願商標の指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し，両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合的に判断すれば，本願商標は，これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり，その商標登録を認めた場合には，引用商標の持つ顧客吸引力ヘのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると，本願商標は，本号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると判断するのが相当であって，引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことは，この判断を左右するものでないというべきである。
４ 以上によれば，原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，前記説示によれば，本願商標が本号に該当するとした本件審決に違法はなく，その取消しを求める被上告人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべきである。
よって，裁判官福田博の補足意見があるほか，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。
裁判官福田博の補足意見は，次のとおりである。
私は，原判決は本件と同様の事案についての当審の裁判例と相いれず，商標法４条１項15号の解釈適用を誤ったものとして破棄を免れないと思料するが，念のため，次のことを補足しておきたい。
スポーツ競技の１つであるD競技は，主として英国及び旧英領の諸地域等において，今なお行われているものである。また，衣料品の種類を示す＜略＞の語は，本来D競技の選手が着用したことにちなみ，米国の作家スコット・フィッツジェラルドのベストセラー小説「This Side of Paradise」（1920年出版）において初めて使用されたとされており，＜略＞が若い世代を中心に流行することになったことも知られている（寺澤芳雄編「英語語源辞典」，松村赳＝富田虎男編著「英米史辞典」等参照）。そして，＜略＞という名称は，米国にとどまらず，我が国を含め，広く各国において，普通名詞として用いられている。
このように，「D」ないし「D」，「D」の語は，Aの商標として使用されてはいるが，語源的には普通名詞なのである。また，Aがこれらの語を商標として使用し始めるのに先立って，＜略＞の語が，D競技の必ずしも盛んでなかった米国において，衣料品の種類を示す名称として広く使用されていたことも明らかである。これらの事情の下においては，「D」ないし「D」，「D」の商標は，商標の本質的な機能の１つである商品の出所を表示する機能がある程度減殺されていると見るべきである。さらに，商標登録出願された商標の中に「D」ないし「D」，「D」の字句が含まれている場合であっても，「D」ないし「D」，「D」の語と結合された語がA以外の商品の出所を強く連想させるときや，当該商標の構成中にAとの関連性を打ち消す表示が含まれているときなどは，商標法４条１項15号該当性が否定され，商標登録を受けられる余地があるというべきである。
（裁判官河合伸一福田博北川弘治亀井継夫梶谷玄）
当事者目録〈略〉
上告代理人＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞、同＜略＞の上告受理申立て理由
上告受理申立人は、次のとおり、上告受理申立ての理由を明らかにする。
第一 事案の概要と原判決の判断
一事案の概要
１ 相手方は、平成四年七月二四日、次の商標（以下「本願商標」という。）につき商標登録出願をしたが、平成七年三月三日付け拒絶査定を受けた。
（一）構成「B」の欧文字と「B」の片仮名文字とを上下二段に横書きした構成（別紙１＜略＞）
（二）指定商品商標法施行令別表（以下「別表」という。）第二五類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」
２ 相手方は、平成七年三月二八日、これを不服として審判を請求した。
３ 特許庁は、これを平成七年審判第＜略＞号事件として審理し、平成一一年六月一一日付けで、本願商標は商標法（以下「法」という。）四条一項一五号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するとして、右審判請求は成り立たないとの審決（以下「本件審決」という。）をした。
４ 本件審決の理由は、次のとおりである。
本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「D」、「D」の文字に注目し、周知になっている引用商標（米国の著名なデザイナー「A」（A）がその取扱いに係る被服等の商品について使用している商標・別紙２＜略＞。以下「引用商標」という。）を連想、想起し、A若しくは「Z」（以下「Z」という。）、又はこれらと組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
５ 相手方は、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
二原判決の判断
１ 原判決は、「本願商標をその指定商品に使用する場合に、これに接する取引者、需要者は、その構成中の『D』、『D』の文字のみに注目し、Aに係る引用商標を連想、想起するものとまで認めることはできず、この点の審決の判断は誤りである。」として、相手方の請求を認容し、本件審決を取り消した。
２ 原判決が本件審決の判断を誤りとする理由は、次のとおりである。
（一）引用商標は、昭和五五年ころまでには、我が国においてAに係る商品に付される商標として取引者、需要者の間に広く認識されるに至り、その強い識別力は現在においても継続している。
（二）「E」は、米国にある保養地として日本においても広く知られていた。（三）本願商標の出願当時、「D／D」がD競技を意味することは我が国においても広く知られていた。
（四）「クラブ」は「同じ目的の人々が作った団体」を意味するものと理解される。
（五）本願商標は、その出願時、その指定商品の取引者、需要者がこれに接した場合、極く自然に「E」にある「D競技のクラブ」を意味するものと認識する（以下「（五）の判断」という。）。
（六） Aに係る引用商標の周知・著名性を考慮しても、本願商標から、「E」にある「Aに係るD製品の愛好者のクラブ」との観念が生ずるとか、「D／D」の部分のみが注目され、直ちに引用商標が連想されるとまで認めることはできない（以下「（六）の判断」という。）。
三原判決の判断の誤り
しかしながら、原判決には、第一に、法四条一項一五号に関する重要な事項についての解釈、あるいは適用の誤りがあり、第二に、「D」、「D」、「D」の文字を含む商標に係る東京高等裁判所の一連の裁判例と相反する判断がある。
第二 上告受理申立ての理由
一第一点（法令の解釈適用の誤り等）
原判決には、法四条一項一五号に関する重要な事項についての解釈、あるいは適用の誤りがある。
１ 法四条一項一五号の意義とその判断手法
（一）商標登録の消極的要件
商標登録制度は、自己の業務に係る商品又は役務（以下「商品等」という。）に使用する商標を登録し、商標権者に登録商標をその指定商品等について使用する権利を専有することを認めるものである。法は、商標登録の要件として、積極的要件（識別性、三条）とともに、公益的観点及び私益保護の観点から消極的要件（不登録事由、四条）を規定している。
商標登録ができない商標につき定める法四条のうち、一項一〇号ないし一五号は、商品等の出所の混同を防止し、商標の有する出所表示機能を保護するために置かれた規定である。すなわち、まず、一〇号ないし一四号においては、「商標の同一又は類似」及び「商品又は役務の同一又は類似」の概念を用いて、典型的に混同のおそれのある商標を類型化してこれらを商標登録ができないもの（不登録事由）として定め、これに加えて、一五号において、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）」との規定を置いている。
右の規定の仕方から明らかなように、一五号は、出所の混同のおそれのある商標に関する不登録事由の包括的規定として置かれたものであり、一〇号ないし一四号において定型化された一般的に出所の混同のおそれがあるとされる商標以外に、具体的な混同のおそれがあるものを対象とするものである。
そして、一〇号ないし一五号が商標の出所表示機能を保護する趣旨の規定であることに照らせば、需要者の間に広く認識され出所表示力（顧客吸引力）の強い周知・著名商標については、それだけに混同されるおそれが強いといえるから、その適用については十分配慮を要するというべきである。
（二）法四条一項一五号の意義
以上のような法四条一項一五号の位置づけ及び趣旨からすると、同号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、同項一〇号ないし一四号の各要件にいずれも該当しない商標であっても、その指定商品等に使用されたときに、他人の業務に係る商標と類似その他の印象、連想作用等により、他人の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同を生ずるおそれ（いわゆる狭義の混同）があるものを指すことはいうまでもなく、さらに、その他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に関する商品等であると誤認し、需要者がその出所について混同するおそれ（いわゆる広義の混同）がある商標も含むものである（東京高等裁判所昭和六三年（行ケ）第一〇〇号・平成元年三月一四日判決・無体財産関係民事・行政裁判例集二一巻一号一七二ページ）。
してみると、一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とされる場合には、以下のような場合が含まれるというべきである。
（１） 他人の周知・著名な商標と同一又は類似の商標を、非類似の商品等に使用する場合
周知・著名商標の強い出所表示力からすると、他人の周知・著名な商標と同一又は類似の商標を使用する場合においては、それを非類似の商品等に使用するとしても、これに接する層要者がその周知・著名商標使用者の業務に係る商品等であると誤認し、あるいは周知・著名商標使用者と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に関する商品等であると誤認するおそれがある。したがって、このような場合、当該商標は一五号に該当するものというべきである（例えば、東京高等裁判所平成九年（行ケ）第一三九号・平成一〇年四月二二日判決（判例時報一六六二号一三八ページ）は、「ジャイアンツ」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品を別表（平成三年政令第二九九号による改正前のもの。以下「旧別表」という。）第二九類「清涼飲料、その他本類に属する商品」とする商標につき、周知・著名な商標である東京読売巨人軍の商標と同一であって、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあるので一五号に該当するとした。）。
（２） 他人の周知・著名な商標と同一又は類似ではないが、その周知・著名商標を一部に有する商標を、同一又は類似の商品等に使用する場合
周知・著名商標の強い出所表示力からすると、周知・著名商標をその一部に有する商標においては、商標中の周知・著名部分が強く注意をひき、その商品等の出所を表示する機能を果たすことになる。したがって、このような商標を、周知・著名商標使用者でない他人が同一又は類似の商品等に使用する場合には、これに接する需要者がその周知・著名商標使用者の業務に係る商品等であると誤認し、あるいは周知・著名商標使用者と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に関する商品等であると誤認するおそれがある。したがって、このような場合も、当該商標は一五号に該当するというべきである（例えば、東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二一七号・平成一一年一二月二一日判決は、「ILANCELI」の文字を横書きしてなり、指定商品を別表二五類「被服、バンド、ベルト、履物、その他」とする商標につき、バッグ、ベルト、小物類等の周知・著名な商標である「LANCEL」を一部に有する商標であって、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあるので、一五号に該当するとした。）。
ちなみに、本件は、本件審決において、本願商標が引用商標との関係で、右の（２）の場合に該当するとされた事案である。
（三）出所の混同のおそれの判断手法
以上の出所の混同のおそれを判断する手法については、最高裁判所昭和四三年二月二七日第三小法廷判決・民集二二巻二号三九九ページ（以下「昭和四三年判決」という。）がその指針となる。
すなわち、昭和四三年判決は、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」と判示する（最高裁平成四年九月二二日第三小法廷判決・判例時報一四三七号一三九ページも同旨）。もとより、右判決は、商標の類否についての判断ではあるが、その理は、当該商標が商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるか否かの判断においても妥当することは、右判示自体から明らかである。
そうすると、法四条一項一五号の要件該当性の判断においても、当該商標が付される商品等の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて行わなければならない。また、当該商標が未使用の場合には、対比される引用商標の指定商品等における取引の実情を十分に考慮して、その取引の実情の下で当該商標の付された商品等が取引されることを想定し、出所の混同のおそれを判断すべきものということができる。
２ 本願商標に係る法四条一項一五号の要件該当性
以上の法解釈にのっとり、本願商標をその指定商品に使用することが、法四条一項一五号の要件に該当するか否かについて検討する。
（一） Aに係る引用商標「D」、「D」が周知・著名であること、本願商標は引用商標と他の文字（「E」、「H」、「E」、「H」）とを結合した商標であること、本願商標の指定商品は、引用商標に係る商品と同様の「洋服、コート、ネクタイ」等のファッション関連商品であることは、原判決が判示するとおりである。したがって、本願商標は、前記１（二）（２）にいう、「他人の周知・著名な商標と同一又は類似ではないが、その周知・著名商標を一部に有する商標を、同一又は類似の商品等に使用する場合」に該当する。
（二）これらファッション関連商品について、「D」、「D」の文字が含まれる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接した取引者、需要者が、「D」、「D」の文字部分に着目し、「D」とも呼ばれるAのブランドを連想、想起することは明らかであり、引用商標と同一ないし類似の商標ではないとしても、本願商標の付されたファッション関連商品について、「D」のブランドの一種あるいは兄弟ブランドであるとの誤解を生ずるか、あるいはA又はZと組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように認識する蓋然性が極めて高いというべきである。とりわけ、服飾関係の企業は、周知・著名商標に他の語を付した複数のブランドを展開している例が少なくなく、一般需要者も同様の認識を有していることは公知の事実である。本件審決は、このような取引の実情に照らしても、経験則に合致した判断であり、正当である。
右のとおり、本願商標をその指定商品に使用することが、法四条一項一五号の要件に該当することは明らかである。
３ 原判決の判断の誤り
原判決は、その判断の前提となる法の解釈を必ずしも明らかにしていないが、以下に述べるとおり、法四条一項一五号の解釈を誤ったか、あるいはその適用を誤ったものである。
（一）原判決は、本願商標をその指定商品に使用する場合に、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「D」、「D」の文字のみに注目し、Aに係る引用商標を連想、想起するものとまで認めることはできないと判示する（（六）の判断）。しかしながら、本願商標は、一九の欧文字と一三の片仮名文字からなるものであり、これにより生ずる「B」の称呼は長音を含む一三音から構成されており、本願商標の外観、称呼とも一つの名称としては冗長である。そこで、まず、[1]「E」についてみると、これは米国の保養地として日本にも広く知られているものではあるが、このような地名は、一般に、本願商標の指定商品「洋服、コート、ネクタイ」等のファッション関連商品との関係では、その商品の流行の発祥地のような意味合いを連想させるものにすぎず（例えば、「バーミューダ・ショーツ」における「バーミューダ」など）、自他商品の識別機能がないか、又はそれが弱い語である。また、[2]「CLUB」、「クラブ」についても、同じ目的の人々か作った団体を意味するごくありふれた日常用語であるから、この文字にも格別の識別機能がないことは原判決の指摘するとおりである。
そうすると、「E」、「CLUB」の各文字は、いずれも格別の識別機能がないから、本願商標中にこれらの文字があることは、取引者、需要者が「D」の部分に着目することを妨げる事情とはなり得ないとみるのが相当である。
したがって、原判決の（六）の判断は明らかに誤りである。
（二）原判決が（六）の判断に至る判断過程を分析すると、
ア まず、「D」の語がD競技を意味する英語であり、引用商標は造語商標でないことを指摘した上で、我が国におけるD競技の周知性につき、[1]「D」がD競技を意味することは辞書等において説明されていること、[2]引用商標「D（D）」は「馬に乗ったD競技のプレイヤーの図形」の標章とともに使用されてきたことを挙げて、本願商標の出願当時、「D」、「D」が馬に乗ってプレーするスポーツであるD競技を意味することは我が国でも広く知られていたと認定し（原判決二一、二二ページ）、
イ 次に、右アの認定を根拠として、（五）の判断（本願商標が取引者、需要者から「E」にある「D競技のクラブ」を意味するものと認識されるとの判断）に至り、
ウ さらに、（五）の判断を根拠として（六）の判断に至っている。
このように、原判決は、結局、我が国におけるD競技の周知性の認定を（六）の判断の根拠としているということができる。
しかしながら、以下にみるとおり、原判決の判断は、右ア（D競技の周知性）の認定自体が誤っている上、右の判断過程自体も誤っている。
（１） まず、我が国におけるD競技の周知性につき検討する。
原判決がD競技の周知性の根拠として挙げるもののうち、[1]の辞書等にその意味が記載されていることは、直ちにその意味が広く知られていることの根拠となるものではない。また、[2]の引用商標の図形が周知であることは、Aの引用商標が周知であることを意味するにすぎず、直ちにスポーツとしてのD競技が周知であることを認定する根拠となり得るものではない（右判示が、引用商標の図形が著名である結果、競技としてのDも知名度を得たという趣旨であれば、D競技に接した者は当然のことのように著名な引用商標を想起することを承認せざるを得ないであろう。）。これに加えて、原判決自身、[3]「スポーツ用語」、「ニュースポーツ百科」及び高等学校などの教材に使用される「NEW COLOR SPORTS 1995」等には「D競技」についての掲載はなく、また、[4]平成一〇年一月一七日付け読売新聞には、「D」の国内初の競技場が福岡県粕屋町に建設されることに関する記事において、D競技は「日本では競技人口約三〇人の超マイナースポーツ。」と記載されていることを認定しているのである（原判決二一、二二ページ）。
これらの事情を総合すれば、本願商標の出願時において、スポーツとしてのD競技が我が国で周知であったとは到底認められないとするのが経験則に合致する自然な判断である。「本願商標出願当時、『D／D』がD競技を意味することは我が国においても広く知られていた」（原判決二三ページ）との原判決の認定は明らかに経験則に違背する。
（２） そうすると、我が国におけるD競技の周知性を根拠とする（五）の判断も誤りというほかないから、（五）の判断を根拠とする（六）の判断も誤りということにならざるを得ない。
（３） そればかりでなく、そもそも（五）の判断は（六）の判断の根拠とはなり得ない。
すなわち、仮に、原判決のとおり、本願商標の指定商品の取引者、需要者が本願商標に接した場合に、「E」にある「D競技のクラブ」という意味を認識するとしても、そのことは、Aに係るブランド「D」、「D」が著名であることからすると、ファッション関連商品に「D」、「D」の文字が使用されたとき、取引者、需要者が、A又はZに関係するファッション関連商品のブランドであると認識する蓋然性が高いことを否定し得ることにはならない。原判決の説示しているところが、取引者、需要者の誰もがそのように理解するという程の根拠を有しないことは明らかであって、「D競技のクラブ」という意味を認識するかどうかと、取引者、需要者が本願商標の付された指定商品をA又はZに関係する商品と認識する蓋然性が高いかどうかとは、必ずしも両立し得ない関係にはない。
したがって、（五）の判断は（六）の判断の根拠とはなり得ないのであって、原判決の（六）の判断はこの点においても失当である。
（三）以上のことに加え、（六）の判断は、周知・著名商標をその一部に有する商標を指定商品に使用するについての取引の実情につき何ら言及していないから、この点の考慮を欠いたものと考えるほかない。
仮に、本願商標が未使用であることから、考慮すべき取引の実態が存在しないというのであれば、前述のようなファッション関連商品における引用商標の取引の実情を前提に、その取引の実情の下で本願商標が付された商品が取引されることを想定して、出所の混同のおそれを判断すべきである。また、ファッション関連商品の取引の実情を前提にすると、引用商標をその一部に有する商標を使用すれば、その商品の出所につき混同を生ずるおそれがあることは前述のとおりであるから、仮に、本願商標については、出所の混同を生ずるおそれがないというのであれば、取引の実情を具体的に指摘してその判断を示さなければならない。
しかるに、原判決はこのような取引の実情を何ら考慮した形跡がない。原判決の判断を肯定するとすれば、「E」を他の地名に置き換えただけで、ほとんど無限定に引用商標を取り込んだ商標の使用が可能となる。しかし、ファッション関連商品の取引者、需要者がそのような商標を容認するものとは考えられない。
したがって、原判決は、昭和四三年判決の示した判断手法に反し、また、その判断自体も誤っているというべきである。
４ まとめ
以上のとおり、本願商標がAに係る引用商標の付された商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとした本件審決の判断は正当であり、これと異なる見解の下に相手方の本件審決取消請求を認容した原判決には、法四条一項一五号に関する重要な事項についての解釈あるいは適用の誤りがある。
二第二点（高等裁判所における同種裁判例との相反）
「D」、「D」、「D」の文字を含む商標について、法四条一項一五号の解釈適用に関して判断した最高裁判所の判例は見当たらない。
しかし、「D」、「D」、「D」の文字を含む商標については、以下にみるとおり東京高等裁判所の多くの裁判例があり、原判決の判断は、これらの裁判例と相反する。
１ 東京高等裁判所の裁判例
「D」、「D」、「D」の文字を含む商標に係る東京高等裁判所の裁判例には、次のようなものがある（なお、各事件における商標は、別紙３〈略〉のとおりである。）。
[1] 東京高等裁判所平成二年（行ケ）第一八三号・平成三年七月一一日第一八民事部判決判決（確定）（判例時報一四〇一号一一六ページ）
右裁判例は、「D Club」の商標（旧別表第二三類・指定商品「時計、眼鏡」）につき、その登録を無効とする審決の取消請求を棄却した。
[2] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二五〇号・同年一二月一六日第六民事部判決〔同月二九日上告（平成一二年（行ツ）第一一五号）及び上告受理申立（平成一二年（行ヒ）第一一二号）〕
右裁判例は、商標「The D Cup Challenge」（旧別表第二一類・指定商品「かばん、袋物、その他本類に属する商品」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[3] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二五一号・同年一二月一六日第六民事部判決（確定）
右裁判例は、商標「D Team」（旧別表第一七類・指定商品「被服、その他本類に属する商品」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[4] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二五二号・同年一二月一六日第六民事部判決〔同月二九日上告（同年（行サ）第二一八号）・同日上告受理申立（同年（行ノ）第一九九号）〕
右裁判例は、商標「The D Cup Challenge」（旧別表第一七類・指定商品「被服、その他本類に属する商品」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[5] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二九〇号・同年一二月一六日第六民事部判決〔同月二九日上告（平成一二年（行ツ）第一一四号）及び上告受理申立（平成一二年（行ヒ）第一一一号）〕
右裁判例は、商標「ROYAL PRINCE D CLUB」（旧別表第二三類・指定商品「時計、その他本類に属する商品」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[6] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二六八号・同年一二月二一日第六民事部判決（確定）
右裁判例は、商標「ROYAL D SPORTS CLUB」とD競技の図形商標（旧別表第二五類・指定商品「紙類、文房具類」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[7] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二八九号・同年一二月二一日第六民事部判決（確定）
右裁判例は、商標「ROYAL D SPORTS CLUB」（旧別表第一七類・指定商品「被服、布製身回品、寝具類」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[8] 東京高等裁判所平成一〇年（行ケ）第一〇八号、同第一一一号、同第一一二号、同第一一三号・平成一一年一二月二一日第六民事部判決〔同月二八日上告（平成一一年（行サ）第二一〇号、同第二一一号、同第二一二号、同第二一三号）・同日上告受理申立（平成一一年（行ノ）第一九〇号、同第一九一号、同第一九二号、同第一九三号）〕
右裁判例は、「D Club」と「D クラブ」の併記、「D クラブ」、「D Club」、「DCLUB」とD競技の図形の各登録商標（いずれも旧別表第一七類・指定商品「被服、布製身回品、寝具類」）につき、Zからの登録取消請求について審判請求を成立しないとした審決の取消請求を認容して、審決を取り消した。
[9] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二八八号・平成一二年一月二五日第六民事部判決（確定）
右裁判例は、商標「DMEMBER'SSTAFF」（別表第二五類・指定商品「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。[10] 束京高等裁判所平成一一年（行ケ）第二九九号・平成一二年二月一日第六民事部判決〔同月一五日上告（平成一二年（行サ）第二一号）〕
右裁判例は、商標「DTEAM」（旧別表第二二類・指定商品「はき物（運動用特殊ぐつを除く）、かさ、つえ、これらの部品および付属品」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
[11] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第一九二号・平成一二年二月二九日第六民事部判決〔同年三月八日上告受理申立（平成一二年（行ノ）第四三号）〕右裁判例は、「DCITY」と「Dシティー」を併記した商標（旧別表第一七類・指定商品「被服、布製身回品、寝具類」）の登録につき、Zからされた登録異議の申立てに基づき右登録を取り消した決定の取消請求を棄却した。
[12] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第三一五号・平成一二年三月二一日第六民事部判決〔同年四月四日上告受理申立（平成一二年（行ノ）第七一号）〕右裁判例は、「D COUNTRY」と「Dカントリー」を併記した商標（旧別表第二一類・指定商品「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、化粧用具」）につき、その登録を無効とする審決の取消請求を棄却した。
[13] 東京高等裁判所平成一一年（行ケ）第三三四号・平成一二年三月二九日第一三民事部判決（確定）
右裁判例は、商標「D COUNTRY」（旧別表第一七類・指定商品「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」）につき、拒絶査定に対する審判請求を成立しないとした審決の取消請求を棄却した。
なお、以上のうち、商標「ROYAL D SPORTS CLUB」に関する[6]及び[7]の事案は、本件と同じ商標登録出願人に係るものである。
２ 東京高等裁判所の裁判例との相反
以上の各裁判例は、いずれも、登録出願に係る商標軒に「D」、「D」、「D」が含まれている事案につき、本件とほぼ同様の証拠関係に基づき、Aに係る引用商標の周知・著名性を認定した上で、右商標をその指定商品に使用する場合には、取引者、需要者は、その構成中の「D」、「D」の部分に着目し、Aの「D／D」ブランドを連想し、A又はZに係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある旨の判断をしたものである。
原判決は、右の各裁判例と同種の事案であり、しかも同種の証拠に基づくものであるのに、これらと全く異なる結論となっている。原判決が東京高等裁判所の一連の裁判例と相反することは明らかである。
３ 商標登録実務への影響
ところで、特許庁は、前記一１で述べた従来の解釈を具体化し、個々の事案における判断の統一のため、「周知・著名な商標の保護に関する審査基準」を定め、これを公表して関係者の便宜にも供している。
右審査基準は、他人の著名な商標と他の文字又は図形等とを結合した商標について、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱う（ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれがないことが明白なものを除く。）と定めている。
本件のような、他人の周知・著名商標と他の文字又は図形等とを結合した商標の登録出願は極めて多いが、このような審査基準によって初めて合理的でしかも統一的な判断が可能となっている。本件審決の判断が右の審査基準に沿ったものであることはいうまでもない。
しかるに、原判決が高等裁判所の一連の裁判例と異なる判断を示したことは、商標登録の実務を混乱させるものであって看過し得ない。
第三 結論
以上のとおり、原判決の判断には、法四条一項一五号の解釈に関する重要な事項について誤りがあり、また、「D」、「D」、「D」の文字を含む商標についての高等裁判所の一連の裁判例と相反する。
よって、上告受理申立人は、民事訴訟法三一八条の規定に基づき、本件上告受理申立てを受理した上で、原判決を破棄し、更に相当の判決を求める。
以上
〔別紙１〕＜略＞
〔別紙２〕＜略＞
〔別紙３〕＜略＞
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/62480/detail2/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典：「訟務重要判例集データベース」（法務省）（https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearch）を加工して作成（加工：TaiLexi AI）。訟務月報48巻8号1990頁。