平成２２年８月３１日判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０２８９号
審決取消請求事件
口頭弁論終結日
平成２２年７月８日
判決
原告エックス－レイオプティカルシス
テムズインコーポレーテッド
訴訟代理人弁理士谷義一
同阿部和夫
同梅田幸秀
同新開正史
同復代理人弁理士窪田郁大
被告特
許庁長官指定代理
人居島一仁
同岡田孝博
同廣瀬文雄
同小林和男
主文
特許庁が不服２００７－２５５４０号事件について平成２１年５月１２日にした審決を取り消す。
訴訟費用は，被告の負担とする。
事実及び理由
第１
請求
主文と同旨。
第２
当事者間に争いのない事実
特許庁における手続の経緯
(1) 原告は，発明の名称を「蛍光Ｘ線分光システム及び蛍光Ｘ線分光方法」とする発明について，平成１４年６月１８日を国際出願日として特許出願（特願２００３－５０５９３９。以下「本願」という。）をしたが（パリ条約による優先権主張の優先日：平成１３年６月１９日，優先権主張国：米国），平成１９年６月１３日付けで拒絶査定を受けたことから，同年９月１８日，拒絶査定不服審判（不服２００７－２５５４０号事件）を請求した。原告は，同年１０月１８日に手続補正（以下「本件補正１」という。）をし，また，平成２０年６月２３日に誤訳訂正（甲２０）をするとともに，同日付けで手続補正（甲２１，以下「本件補正２」という。）をした。
(2) 特許庁は，上記請求を審理した上，平成２１年５月１２日，本件補正１を却下し，本件補正２を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。
特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項１（本件補正２における手続補正後のもの）の記載は，次のとおりである。（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」といい，平成２０年６月２３日の誤訳訂正後の明細書（甲２０）を，「本願明細書」という。別紙図Ｃ（本願発明の実施例構成図）は本願発明の一実施形態である。）
「【請求項１】
少なくとも１つのＸ線放射源（１１０／２１０）と，
少なくとも１つのＸ線検出器（１５０／２５０）と，
サンプルの上の焦点から蛍光Ｘ線を集光して，所定の分析物の特徴のあるエネルギーの前記蛍光Ｘ線を前記Ｘ線検出器に向けるための，前記サンプル（１３０／２３０）と前記Ｘ線検出器との間に配置された，点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する，少なくとも１つの二重湾曲回折光学部品を有する少なくとも１つの単色集光光学部品（１４０／２４０）と，前記サンプルの分析物を刺激して蛍光Ｘ線を発生させるために，前記Ｘ線放射源からＸ線放射を集光して，該Ｘ線放射を前記サンプルの上の前記焦点に集束させるための，前記Ｘ線放射源と前記サンプルとの間に配置された少なくとも１つの励起光学部品（１２０／２２０）とを備え，
前記二重湾曲回折光学部品は，一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり，ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光Ｘ線を単色化する二重湾曲単色光学部品を有することを特徴とする波長分散蛍光Ｘ線分光システム。」
審決の理由
(1) 別紙審決書写しのとおりである。要するに，審決は，本願発明は，特開２００１－１２４７１１号公報（以下「引用例１」という。甲１）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法（以下「法」という。また，以下，法１７条の２，５０条，５３条，１５９条１項・２項，１６３条２項については，平成１４年法律第２４号改正附則２条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の法をいうものである。）２９条２項により，特許を受けることができないと判断した。
(2) 上記判断に際し，審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア
引用発明の内容
「Ｘ線源１１，Ｘ線源１１からの一次Ｘ線１２を集光するＸ線ミラー１３，測定対象の試料１５，試料１５からの蛍光Ｘ線１６を単結晶の表面を球面状にした波長固定型分光器２２に導き，波長固定型分光器２２から入射した蛍光Ｘ線１６の内の特定の波長の蛍光Ｘ線のみを検出器２０を配置した位置へ回折・集光する波長分散型蛍光Ｘ線分析装置。」（審決書７頁５～９行目）
イ
一致点
「少なくとも１つのＸ線放射源と，
少なくとも１つのＸ線検出器と，
サンプルの上の焦点から蛍光Ｘ線を集光して，所定の分析物の特徴のあるエネルギーの前記蛍光Ｘ線を前記Ｘ線検出器に向けるための，前記サンプルと前記Ｘ線検出器との間に配置された，少なくとも１つの湾曲回折光学部品を有する少なくとも１つの単色集光光学部品と，
前記サンプルの分析物を刺激して蛍光Ｘ線を発生させるために，前記Ｘ線放射源からＸ線放射を集光して，該Ｘ線放射を前記サンプルの上の前記焦点に集束させるための，前記Ｘ線放射源と前記サンプルとの間に配置された少なくとも１つの励起光学部品とを備え，
前記湾曲回折光学部品は，前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり，ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光Ｘ線を単色化する湾曲単色光学部品を有する波長分散蛍光Ｘ線分光システム。」である点。（審決書８頁９～２２行目）ウ
相違点
(ｱ) 相違点１
湾曲光学部品について，本願発明では，「点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する二重湾曲であるのに対し，引用発明では，単結晶の表面を球面状にしたものである点。」（審決書８頁２５～２９行目）
(ｲ) 相違点２
湾曲回折光学部品について，本願発明では「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たるのに対して，引用発明では，その点が明確でない点。」（審決書８頁３１～３４行目）第３
当事者の主張
審決の取消事由に係る原告の主張
審決には，以下のとおり，(1) 引用発明の認定の誤り（取消事由１），(2)相違点１についての容易想到性判断の誤り（取消事由２），(3) 相違点２についての容易想到性判断の誤り（取消事由３），(4) 顕著な作用効果の看過（取消事由４），(5) 手続上の瑕疵（取消事由５）があり，これらは結論に影響を及ぼすものである。
(1) 取消事由１（引用発明の認定の誤り）
ア
審決は，引用例１の記載から引用発明について，「Ｘ線ミラー１３が，Ｘ線照射をサンプルの上の焦点に集束させている」，「表面を球面状にした波長固定型分光器２２に，蛍光Ｘ線がほとんど全て当たる」と解釈し，「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を，本願発明と引用発明の一致点と認定した。
しかし，引用例１には，上記技術的事項が開示されておらず，引用発明がこれらの技術的事項を備えているとはいえないから，審決は，引用発明の認定を誤り，ひいては，一致点の認定を誤ったものであり，その誤りは結論に影響を及ぼす。すなわち，
(ｱ)
引用発明が「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えているとはいえないことについて
審決は，引用発明の「Ｘ線ミラー１３」は，「Ｘ線源１１からの一次Ｘ線１２を集光する」ものであり，「試料１５から」「蛍光Ｘ線１６」が発生するという理由のみから，引用発明は「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」と認定している。
しかし，引用発明（引用例１の第２実施形態で図３（別紙図Ａ（引用例１の図３））に記載された形態）において，試料１５上のＸ線照射領域の形態は，引用例１の第２実施形態に関する説明（図３及び段落【００２９】～【００３２】），第１実施形態に関する説明（図２及び段落【００２２】～【００２８】）からは明らかでなく，引用例１の段落【００２３】に「試料１５の照射位置における縦方向の幅，即ち，高さを０．１ｍｍにして０．１ｍｍ×１０ｍｍ程度のビームサイズ」，段落【００２６】に「集光した一次Ｘ線１２を入射角αを，例えば，０．０５°～０．３°程度にした全反射臨界各近傍の角度にして入射し」と記載されることから推測すれば，別紙図Ｂ（Ｘ線照射領域説明図）に示す領域ＡＢＣＤ（０．１ｍｍ×１０ｍｍ）になると考えられるが，領域ＡＢＣＤは，一辺が１０ｍｍもある領域であって，「焦点」とはいえない。したがって，引用発明が，「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えているとはいえない。
(ｲ) 引用発明が「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を備えているとはいえないことについて
審決は，引用発明について，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」と認定する。
しかし，以下のとおり，引用発明における蛍光Ｘ線は，実際にはスリット２１によりブロックされるものがあり，試料１５から波長固定型分光器２２へ向かう蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２にほとんど全てが当たると認定することはできない（引用例１の図３（別紙図Ａ）では，試料１５から波長固定型分光器２２へ向かうが，スリット２１によってブロックされる蛍光Ｘ線については，描写が省略されていると考えられる。）。
すなわち，①引用発明においてスリット２１を用いる目的は，試料１５上のＸ線照射領域全体から蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうと，検出器２０において誤検出を起こす可能性があり，そのような誤検出を避けるため，試料１５上のＸ線照射領域内に「仮想」の点を生成し，この点のみから蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうようにしたためと考えられること，②引用発明では，サンプル上の長く伸びた領域からの異なる入射角が検出器の分解能を破壊するため，意味のある測定を行うためには，スリットを用いて狭い入射角範囲を保つ必要があること，③引用例１の第２実施形態におけるＸ線照射領域は，引用例１の第１実施形態におけるＸ線照射領域と同一と考えられるところ，第１実施形態におけるＸ線照射領域は，スリット１７の横幅と同じか，それより広い領域のはずであるから，第２実施形態におけるＸ線照射領域も，横方向にある程度幅を持った領域であって，Ｘ線照射領域から発せられた蛍光Ｘ線の中には，スリット２１によって遮断されるものが存在すると解するのが合理的であること等によれば，引用発明が「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を備えているとはいえない。
イ
以上のとおり，引用発明は，「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全てあたる」との技術的事項を備えていないから，これらの点は，一致点ではなく，相違点として認定されるべきである。上記相違点は，当業者が容易に想到できるものではないから，審決の引用発明の認定，及び一致点の認定誤りは，結論に影響を及ぼす。
なお，被告は，審決が，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を一致点としたのは誤記（削除ミス）であり，相違点２として認定した旨主張するが，審決は，相違点２の判断において，上記の技術的事項に関する容易想到性について判断していないことに照らすと，誤記であるとはいえず，被告の主張は失当である。
(2) 取消事由２（相違点１についての容易想到性判断の誤り）審決は，相違点１について，「湾曲光学部品として，点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する二重湾曲光学部品」は，「従来周知の事項であるので，引用発明に，上記周知の事項を適用することにより，相違点１における本願発明の構成とすることは，何ら困難性が存在せず，当業者が容易に想到し得る事項である」と判断する。また，審決は，従来周知の事項の例として，Z.W. Chen 他，”Microanalysis by monochromatic microprobe x-rayfluorescence ‒ physical basis, properties, and future prospects”,Journal of Applied Physics, Vol.84（引用例５。甲５）を掲げている。しかし，相違点１の「湾曲回折光学部品」は，本願発明でいえば「二重湾曲回折光学部品」，引用発明でいえば「波長固定型分光器２２」に関することであり，検出経路で用いられるものであるのに対し，引用例５で開示されている回折器は，励起経路で用いられている。励起経路で用いられている回折器の技術を，検出経路で用いられている「湾曲回折光学部品」に適用することは，当業者にとって容易でなく，容易であるといえるためには，相当の動機付けが必要と考えられるが，そのような動機付けは審決では指摘されず，引用例１からも明らかでない。
したがって，審決の相違点１についての容易想到性の判断は誤りである。
(3) 取消事由３（相違点２についての容易想到性判断の誤り）審決は，相違点２について，「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たることは，比較されている一重湾曲の光学部品が特定されていないので，集光効率の良さを表現しているにすぎないものと認められるが，集光効率の良い光学部品を用いようとすることは，周知の事項であるので，当業者が必要に応じて適宜成し得る設計事項にすぎない」と判断する。
しかし，審決が，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」を，一致点ではなく，相違点２として認定しているとしても，この構成要件は，当業者が容易に想到できるものではない。なぜなら，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との技術的事項は，引用発明で用いられる光学部品を改善すれば実現できるというものではなく，いかなる光学部品を用いたとしても，「サンプル上の焦点」と「光学部品」との間に障害物があれば，「サンプル上の焦点」から「光学部品」へ向かう蛍光Ｘ線が「光学部品」にほとんど全て当たることにはならないからである。すなわち，審決は，相違点２についての容易想到性を判断しているとはいえない。
したがって，相違点２についての審決の判断は誤りであり，その誤りは結論に影響を及ぼす。
(4)
取消事由４（顕著な作用効果の看過）
審決は，本願発明の作用効果について，「当業者であれば，引用例の記載及び上記周知の事項から予測し得る範囲のものに過ぎず，格別顕著なものとはいえない」と判断する。
しかし，本願発明では，ブラッグ角度条件を用いて蛍光Ｘ線を単色化する際に，サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たるようにして，効率のよいシステムを提供しており，このような本願発明の作用効果は，焦点を開示せず，スリットを用いる引用例１をはじめとする引用例の記載及び周知事項から予測し得るものではなく，顕著な作用効果というべきである。
したがって，審決は，本願発明の顕著な作用効果を看過した誤りがあり，その誤りは結論に影響を及ぼす。
(5) 取消事由５（手続上の瑕疵）
法１５９条２項，５０条は，拒絶査定に対する審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合，拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由を通知すべき旨を規定するところ，審決は，査定の理由とは異なる拒絶の理由を通知することなく，本願発明が特許を受けることができないと判断したものであり，審決の結論に影響を及ぼす重大な手続上の瑕疵がある。すなわち，原告は，平成１４年６月１８日に特許出願をし，平成１８年１０月１６日付けで拒絶理由通知を受け，平成１９年４月２０日に手続補正（以下「本件補正０」という。）をしたが，同年６月１３日付けで拒絶査定を受け，同年９月１８日に拒絶査定不服審判請求をした。原告は，同年１０月１８日に本件補正１をしたが，同年１２月１１日付けで拒絶理由通知（前置審査時の最後の拒絶理由通知）を受け，平成２０年６月２３日の本件補正２をし，平成２１年５月１２日に審決を受けた。
ところで，平成１９年１２月１１日付けでされた拒絶理由通知は，「審判請求時の補正によって通知することが必要になった」と解して通知されたものである（本件補正１は，審決において却下されているから，審判請求時の補正がなかったものとされ，拒絶理由も通知する必要がなかったと解される。）。ところで，審判体は，必要がなかったと解される同拒絶理由に基づいて，本願発明は進歩性がないと判断した。そうだとすると，審判体は，本件補正２に係る発明（本願発明）又は本件補正０後の請求項１に係る発明に対する拒絶理由を通知することなく，審決したことになる。
したがって，審決は，法１５９条２項，５０条の規定に違反する。以上によれば，「本件審判の請求は成り立たない。」とした審決は取り消されるべきである。
被告の反論
(1) 取消事由１（引用発明の認定の誤り）に対し
ア
引用発明が「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えているとはいえないことについて
原告は，「引用発明において，試料１５上のＸ線照射領域の形態は，引用例１の第２実施形態に関する説明及び第１実施形態に関する説明からは明らかでなく，引用例１の段落【００２３】，段落【００２６】の記載から推測すれば，別紙図Ｂに示す領域ＡＢＣＤ（０．１ｍｍ×１０ｍｍ）になると考えられるが，領域ＡＢＣＤは，一辺が１０ｍｍもある領域であって，「焦点」とはいえず，引用発明が「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えているとはいえない。」旨主張する。しかし，Ｘ線分析の分野において，光が収束される部分であれば，その形状が「線状」であっても「焦点」と呼ぶことは技術常識である（特開２０００－２０６０５９号公報（乙１）の段落【００２２】，特開平１１－６４５９５号公報（乙２）の段落【０００６】）。また，引用例１の段落【００２３】に「この場合，Ｘ線ミラー１３は波長分散型蛍光Ｘ線分析法における検出効率の低さを入射Ｘ線のエネルギー密度を高めることによって補うものであり，表面形状が楕円，放物面，或いは，トロイダル型のＸ線全反射ミラー或いは多層膜ミラーからなり，一次Ｘ線１２を集光して試料１５の照射位置における縦方向の幅，即ち，高さを０．１ｍｍにして０．１ｍｍ×１０ｍｍ程度のビームサイズに整形するものであり，これ以上のサイズは必要がない。」と記載されていることから，引用例１の「入射Ｘ線のエネルギー密度を高めること」，「試料１５の照射位置」が，それぞれ，本願発明の「Ｘ線放射を集束させる」，「サンプル上の焦点」に相当し，引用発明が「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えていることは明らかである。
なお，原告は，「焦点」の形状のみでなく，大きさについても相違を主張するようにも解されるが，本願発明は，「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」と特定されるのみで，「焦点」の大きさについては特定されていない。また，本願発明の「前記サンプルの分析物を刺激して蛍光Ｘ線を発生させるために，前記Ｘ線放射源からＸ線放射を集光して，該Ｘ線放射を前記サンプルの上の前記焦点に集束させるための，前記Ｘ線放射源と前記サンプルとの間に配置された少なくとも１つの励起光学部品（１２０／２２０）とを備え」との特定からも，「励起光学部品」は「前記Ｘ線放射源からＸ線放射を集光して，該Ｘ線放射を前記サンプルの上の前記焦点に集束させる」との機能を有するにとどまり，「焦点」の大きさまで特定されているとはいえず，原告の主張は，本願発明に記載されていない事項に基づくものである。
したがって，引用発明が「Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させる」という技術的事項を備えているものとして，これを一致点と認定した審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。
イ
引用発明が「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を備えているといえないことについて
原告は，「引用発明における蛍光Ｘ線は，実際にはスリット２１によりブロックされるものがあり，試料１５から波長固定型分光器２２へ向かう蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２にほとんど全て当たるということはできないと理解すべきであるから，引用発明が「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を備えているとはいえない。」旨主張する。
審決は，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項について，一致点と認定すると同時に，相違点２として認定した。これを一致点としたのは誤記（削除ミス）であり，相違点２として認定した上で検討を行っている。したがって，この点の誤記は，審決の結論には影響を与えない。
(2) 取消事由２（相違点１についての容易想到性判断の誤り）に対し以下のとおり，「蛍光Ｘ線」の「検出効率」を高めることが望ましいとの事項は，引用例１に開示されている。すなわち，引用例１の段落【００３０】の「波長固定型分光器２２として単結晶の表面を球面状にしたものを用い，入射した蛍光Ｘ線１６の内の特定の波長の蛍光Ｘ線のみをスリット２３及び検出器２０を配置した位置へ回折・集光するものである。」と記載されているから，「波長固定型分光器２２」は，「単結晶の表面を球面状にしたもの」であり，「入射した蛍光Ｘ線１６の内の特定の波長の蛍光Ｘ線のみを回折・集光する」ものであるといえる。また，段落【００３１】の「この本発明の第１の実施の形態においては，（中略）かなりの拡がり角の範囲内に放出された蛍光Ｘ線を検出するので検出効率は，上記の第１の実施の形態より高くなる。」（なお，「上記の第１」とあるのは「上記の第２」の誤記であることは明らかである。）と記載されているから，「検出効率」を高めることが望ましいとの事項は，開示されている。
一方，湾曲回折光学部品の分野において，一重湾曲の回折光学部品と比較して，二重湾曲した回折光学部品の方が，よりＸ線を集光できることは本願出願前には周知の事項である（甲２０，乙３）。
したがって，引用発明において，「蛍光Ｘ線」の「検出効率」をより高めるために，「単結晶の表面を球面状にしたもの」である「波長固定型分光器２２」を，引用例５に記載されているような従来周知の事項である二重湾曲光学部品とすることは，当業者が容易に想到し得るものであるといえる。
(3) 取消事由３（相違点２についての容易想到性判断の誤り）に対し本願発明の「前記二重湾曲回折光学部品は，一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり，ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光Ｘ線を単色化する二重湾曲単色光学部品」中の，「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」の記載は，「二重湾曲回折光学部品」が有する一般的機能を特定していると解すべきである。その理由は，以下のとおりである。すなわち，本願明細書の段落【００２６】及び段落【００２７】の記載からみて，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項が得られるためには，焦点サイズが５０μから５００μであることが必要であるが，本願発明からは，「焦点」の大きさまで特定することはできず，「二重湾曲回折光学部品」の「焦点」から前記「光学部品」へ向かって進んでいる「蛍光Ｘ線」が前記「光学部品」に当たるのは一般的なことであり，特定の焦点から光学部品をみた範囲に相当する「集光立体角」が「一重湾曲」のものよりも広いことも，形状からみて一般的機能といえるからである。「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との事項は，本願明細書に直接の記載がなく，「二重湾曲回折光学部品」の一般的特性として任意に設計できる範囲の事項というべきであり，特段の技術的意義を見出すことができない。そして，引用発明において，「蛍光Ｘ線」の「検出効率」をより高めるために「単結晶の表面を球面状にしたもの」である「波長固定型分光器２２」を，引用例５に記載されているような従来周知の事項である二重湾曲光学部品とすることは，当業者が容易に想到し得るというべきであり（上記(2) のとおり），同様に，相違点２に係る本願発明の構成とすることについても，当業者が容易に想到し得るというべきである。
したがって，相違点２についての審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。
(4) 取消事由４（顕著な作用効果の看過）に対し
上記(3) のとおり，本願発明の「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との記載は，「二重湾曲回折光学部品」が有する一般的機能を特定していると解すべきであって，「二重湾曲回折光学部品」とは別の構成を特定しているものではない。そうすると，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項に関する原告の主張は，前提において誤りがあり，本願発明について，サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たるようにして，効率のよいシステムを提供するという作用効果は，引用例１をはじめとする引用例の記載，及び，周知事項から予測し得る。
したがって，本願発明の作用効果について，「格別顕著なものとはいえない」とした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。
(5) 取消事由５（手続上の瑕疵）に対し
平成１９年１２月１１日付け拒絶理由通知は，拒絶査定不服審判において「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」（法１５９条２項）における拒絶理由通知と同視し得るものである（法１６３条２項）から，同日付け拒絶理由通知に示した理由に基づいて特許を受けることができないとした審決に違法性はない。
審判請求時の補正に対して，審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した審査官が拒絶理由を通知すること，その拒絶理由の通知に係る法５０条により指定された期間内にされた補正に対して，前記拒絶理由の通知に示された理由により特許を受けることはできないとした審決をするとともに，審判請求時の不適法な補正に対して補正却下することは，法の規定に則った手続であり，何ら違法性はない（法１６４条２項，５３条１項）。たしかに，前置審査時の拒絶の理由を通知する前に審判請求時の補正が却下されていれば，当然，前置審査時の拒絶の理由を通知する必要はないが，審査官は審判請求時の補正を却下することはできない（法１６４条２項）ため，仮に，その補正が事後的に審判で却下されるべきものであったとしても，前置審査の時点においては審判請求時の補正は却下されていないことから，審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合，審査官が拒絶の理由を通知することは適法な手続である。そして，補正については，法１５９条において，事後的に審判で補正を却下する旨規定されるが，審査官が通知した拒絶理由通知が「なかったものであると解される。」との根拠は，法には規定されていないから，「審判請求時の補正が却下され，審判請求時の補正がなかったものとなるのであれば，この拒絶理由通知は必要ないと解される」との原告の主張は失当である。
次に，原告の反論の機会について検討すると，平成１９年１２月１１日付け拒絶理由通知の，法２９条１項３号に該当し，特許を受けることはできない，法２９条２項の規定により特許を受けることができない，法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない，との３つの理由に対し，原告は平成２０年６月２３日付けで，意見書（甲１９），誤訳訂正書（甲２０）及び手続補正書（甲２１）を提出している。
そして，前記意見書（甲１９）及び前置審査中である同年８月１８日作成の応対記録（乙４）の記載からみても，原告は平成１９年１２月１１日付け拒絶理由通知の理由について，意見を述べ，補正をする機会もあったというべきである。
したがって，審決に手続上の瑕疵はなく，原告の主張は失当である。以上によれば，審決の判断に，取り消すべき誤りはない。
第４
当裁判所の判断
当裁判所は，審決には，①前記湾曲回折光学部品は，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当た（る）」との構成について，一方で，一致点に当たるとし，他方で，相違点にも当たるとしている点で論理の矛盾があり，②同構成を相違点に当たるとした上での容易想到性の判断について，その理由を示すことなく，容易想到性を肯定した点で誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。「前記湾曲回折光学部品は，前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当た（る）」との構成を一致点と認定した審決の当否について
(1) 引用例１（甲１）の記載
引用例１（甲１）には，次の記載がある。
「【００２２】
【発明の実施の形態】ここで，図２を参照して本発明の第１の実施の形態の蛍光Ｘ線分析方法を説明する。
図２参照
図２は，本発明の第１の実施の形態に用いる波長分散型蛍光Ｘ線分析装置の概念的構成図であり，管球，ローター，放射光等のＸ線源１１，Ｘ線源１１からの一次Ｘ線１２を平行化或いは集光するＸ線ミラー１３，集光した一次Ｘ線１２中の散乱成分を除去するスリット１４，測定対象の試料１５，試料１５からの蛍光Ｘ線１６の内の所定の放射角を有する蛍光Ｘ線１６のみを分光結晶１８に導く散乱ソーラースリット１７，分光結晶１８からの回折Ｘ線の内，所定の方向に回折されたＸ線のみを検出器２０に導く受光ソーラースリット１９によって構成する。
【００２３】この場合，Ｘ線ミラー１３は波長分散型蛍光Ｘ線分析法における検出効率の低さを入射Ｘ線のエネルギー密度を高めることによって補うものであり，表面形状が楕円，放物面，或いは，トロイダル型のＸ線全反射ミラー或いは多層膜ミラーからなり，一次Ｘ線１２を集光して試料１５の照射位置における縦方向の幅，即ち，高さを０．１ｍｍにして０．１ｍｍ×１０ｍｍ程度のビームサイズに整形するものであり，これ以上のサイズは必要がない。」
「【００２９】次いで，図３を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。
図３参照
図３は，本発明の第２の実施の形態に用いる波長分散型蛍光Ｘ線分析装置の概念的構成図であり，Ｘ線源１１，Ｘ線源１１からの一次Ｘ線１２を平行化或いは集光するＸ線ミラー１３，集光した一次Ｘ線１２中の散乱成分を除去するスリット１４，測定対象の試料１５，試料１５からの蛍光Ｘ線１６の内の所定の放射角を有する蛍光Ｘ線１６のみを波長固定型分光器２２に導くスリット２１，波長固定型分光器２２からの回折Ｘ線の内，所定の方向に回折されたＸ線のみを検出器２０に導くスリット２３によって構成する。【００３０】この場合，Ｘ線源１１，Ｘ線ミラー１３，検出器２０としては，上記の第１の実施の形態と同じものを用い，一方，波長固定型分光器２２として単結晶の表面を球面状にしたものを用い，入射した蛍光Ｘ線１６の内の特定の波長の蛍光Ｘ線のみをスリット２３及び検出器２０を配置した位置へ回折・集光するものである。
【００３１】この本発明の第１の実施の形態（判決注
「第２の実施の形
態」の誤記と認める。）においては，波長を固定して測定しているのでθ／２θのような走査が不要になり，それによって，測定が容易になるとともに，かなりの拡がり角の範囲内に放出された蛍光Ｘ線を検出するので検出効率は，上記の第１の実施の形態より高くなる。」
(2)
判断
上記のとおり，引用例１の段落【００２９】において，スリット２１について記載があり，図３が示されているが，スリット２１によって，試料１５から波長固定型分光器２２に導かれる蛍光Ｘ線は，試料１５で発生した蛍光Ｘ線の成分のうち，所定の放射角を有しない蛍光Ｘ線の成分が取り除かれており，また，原告が主張するとおり，引用例１においてスリット２１が設置されている目的は，試料１５上のＸ線照射領域全体から蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうと，検出器２０において誤検出を起こす可能性があり，そのような誤検出を避けるため，試料１５上のＸ線照射領域内に「仮想」の点を生成し，この点のみから蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうようにしたためであるとも考えられることなどに照らすならば，引用発明に「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という構成が開示されていると認定することはできない。審決は，一致点について，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との構成以外の構成については，個別的な認定過程を記載しているにもかかわらず（審決書７～８頁），上記構成については全く記載がない。のみならず，審決では，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との構成を相違点として認定し，被告は，当審において，審決が上記構成を「一致点」と認定したのは，誤記（削除ミス）であると主張する。
以上の事実（上記構成を相違点としても認定していること，被告が当審において誤記であると主張している経緯を含む。）に照らすならば，本願発明と引用発明との対比において，上記構成を一致点とした審決の認定は誤りであるといえる。
相違点２中の「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」と構成を容易想到であると判断した審決の当否について
(1)
相違点２中の「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との構成が，引用発明から容易に想到することができるとした審決の判断の当否を検討する。特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本願発明の「単色集光光学部品（１４０／２４０）」は，少なくとも１つの「二重湾曲回折光学部品」を有し，その「二重湾曲回折光学部品」は，「点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する」ものであるとともに，「二重湾曲単色光学部品」を有し，その「二重湾曲単色光学部品」は「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり，ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光Ｘ線を単色化する」ことを構成要件としている。そして，上記「二重湾曲単色光学部品」の構成部分に着目するならば，「前記光学部品」は「二重湾曲回折光学部品」を指すものであり，かつ「前記蛍光Ｘ線」はＸ線放射源からのＸ線放射を集光して当該Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させることで，サンプルの分析物を刺激して発生したものであるということができるから，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」という構成は，単に，二重湾曲単色光学部品が発揮する機能を一般的に記載したにすぎないと解するのは妥当といえない。同構成は，サンプル上の焦点から発生し，単色集光光学部品を有する二重湾曲回折光学部品へと向かう「蛍光Ｘ線」のほとんど全てが二重湾曲回折光学部品に当たること，すなわち，本願発明の波長分散蛍光Ｘ線分光（ＷＤＳ）システム全体からみた，サンプルから発生し二重湾曲回折光学部品へと向かう「蛍光Ｘ線」の態様ないし挙動を限定した記載と解するのが合理的である。これに対して，審決は，相違点２についての容易想到性の判断として，「集光効率の良い光学部品を用いようとすることは，周知の事項であるので，当業者が必要に応じて適宜成し得る設計事項にすぎない」とのみ理由を示している。同記載部分は，「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角」であるとの構成部分が容易想到であることの理由付けということはできたとしても，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との構成部分が容易想到であることの理由付けということはできない。
(2)
この点，被告は，「「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」の記載は，「二重湾曲回折光学部品」が有する一般的機能を特定していると解すべきであり，その記載に不備や新規事項を有するものとはいえない。」，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との事項は，本願明細書に直接の記載がなく，「二重湾曲回折光学部品」の一般的特性として任意に設計できる範囲の事項というべきであり，特段の技術的意義を見出すことができない。」として，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との構成が，実質的な相違点ではないことを前提とした主張をする。しかし，引用例１の段落【００２９】の記載からすると，引用発明は，試料１５からの蛍光Ｘ線１６の内の所定の放射角を有する蛍光Ｘ線１６のみを波長固定型分光器２２に導くスリット２１が存在することから，試料（サンプル）から発生した蛍光Ｘ線のほとんど全てが波長固定型分光器２２（二重湾曲単色光学部品）に当たるとの構成を有しているとは認められないこと等に照らすと，実質的な相違点でないことを前提とした被告の主張は失当である。
また，被告は，「引用発明において，「蛍光Ｘ線」の「検出効率」をより高めるために「単結晶の表面を球面状にしたもの」である「波長固定型分光器２２」を，引用例５に記載されているような従来周知の事項である二重湾曲光学部品とすることは，当業者が容易に想到し得るというべきであり，同様に，相違点２に係る本願発明の構成とすることについても，当業者が容易に想到し得ると主張する。しかし，相違点１に係る本願発明の「点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する」との構成と，相違点２に係る本願発明の「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との構成とは無関係というべきであり，前者について容易想到であるからといって，後者についても容易想到であるとはいえないから，被告の主張は失当である。
(3)
相違点２についての審決の判断は，理由不備の違法があり，同違法は，結論に影響を及ぼす。
手続上の瑕疵について
以上のとおり，審決は，その余の点を判断するまでもなく誤りがある。なお，念のため，手続上の瑕疵の有無について，判断する。
原告は，「平成１９年１２月１１日付けでされた拒絶理由通知の拒絶理由は，「審判請求時の補正によって通知することが必要になった」ためにされたものであり，審判請求時の補正（本件補正１）が却下され，審判請求時の補正がなかったものとなるのであれば，この拒絶の理由は通知する必要がなかったと解されるにもかかわらず，審決は，この拒絶の理由に基づいて，本願発明は引用発明に基づいて進歩性がないと判断した。そうすると，審決は，本件補正２に係る発明（本願発明）又は本件補正０後の請求項１に係る発明については拒絶理由を通知することなく，判断したということができる」として，「審決は，法１５９条２項，５０条の規定に違反して，査定の理由とは異なる拒絶の理由を通知することなく，本願発明が特許を受けることができないと判断したものであり，審決の結論の影響を及ぼす重大な手続上の瑕疵がある。」旨主張する。しかし，平成１９年１２月１１日付けの拒絶理由通知には，請求項１等に係る発明は新規性がなく，法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないことに加え，進歩性がなく，同条２項の規定により特許を受けることができないことも記載されており，これに対し，原告は，意見書を提出し，誤訳訂正を行い，本件補正２を行ったことが認められる（甲１８～２１）。そして，審決は，法１７条の２第４項の規定に違反するとして本件補正１を却下し（法１５９条１項において読み替えて準用する法５３条１項），本件補正２の請求項１の記載により本願発明を認定し，上記拒絶理由通知の拒絶理由に基づいて本願発明は進歩性がないと判断した。原告には，適切な防御の機会が与えられているから，法１５９条２項，５０条の趣旨に違反する手続上の瑕疵はない。したがって，原告の主張は失当である。
第５
結論
以上のとおり，審決には，法２９条２項の規定により，特許を受けることができないとした点に理由不備の違法がある。その余の判断をするまでもなく，原告の請求は理由があるから，審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子
別紙
図Ａ（引用例１の図３）
図Ｂ（Ｘ線照射領域説明図）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
ＡＢ＝ＤＣ＝１０ｍｍ
ＡＤ＝ＢＣ＝０．１ｍｍ
試料１５
Ｘ線ミラー
１３からの
Ｘ線
Ｘ線照射領域
図Ｃ（本願発明の実施例構成図）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/80634/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。