平成２２年８月３１日
判決言渡
平成２１年（行ケ）第１０３８９号
審決取消請求事件
平成２２年６月２４日
口頭弁論終結
判決原告株式会社壽
訴訟代理人弁護士
城山康文同井口直樹同池田彩穂里
訴訟代理人弁理士
石戸久子被告株式会社高島屋
訴訟代理人弁理士
蔵田昌俊同河野哲同幸長保次郎同中村誠
被告補助参加人
郵便事業株式会社
訴訟代理人弁護士
辻居幸一同高石秀樹同佐竹勝一同水沼淳
被告補助参加人株式会社電通
訴訟代理人弁護士升永英俊
訴訟代理人弁理士佐藤睦
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，補助参加によって生じた費用を含め，原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２００７－８００１６３号事件について平成２１年１０月２８日にした審決を取り消す。
第２ 争いのない事実
特許庁における手続の経緯等
(1 ) 原告の実用新案
原告は，次の実用新案（以下「本件実用新案」という。登録時の請求項の数は６であった。実用新案登録公報は，別添のとおりである。）を有している。
実用新案登録番号第２５７３６３６号
考案の名称筆記具のクリップ取付装置
出願年月日平成５年１１月２６日
登録年月日平成１０年３月２０日
( 2) 訂正，無効審判等の経緯
ア 訂正審判（訂正２００７－３９０００６号）
原告は，平成１９年１月１９日，本件実用新案に係る明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項１，２及び５の訂正を求める訂正審判（訂正２０７－３９０００６号）を請求した。特許庁は，平成１９年３月２０日，訂正を認める審決をし，同審決は，同年３月３０日，確定した（甲３８。同訂正後の明細書を「本件明細書」という。）。
イ 差戻前の無効審判（無効２００７－８００１６３号）
(ア) 被告は，平成１９年８月１５日，特許庁に対し，本件実用新案の請求項１，２及び５についての実用新案登録を無効とすることを求める無効審判（無効２００７－８００１６３号）を請求した。
(イ) 原告は，平成１９年１１月１６日（受付日），上記(ア)の無効審判において，請求項１，２及び５を訂正することを請求した。
(ウ) 原告は，平成２０年３月５日（受付日），上記(ア)の無効審判において，請求項１，２及び５を訂正することを請求した（甲３９）。なお，上記平成２０年３月５日付け訂正請求がされたことによって，前記(イ)の訂正請求は，取り下げられたものとみなされた（平成５年法律第２６号附則４条１項により，なお効力を有するとされ，平成１５年法律第４７号附則１２条により改正された平成５年法律第２６号附則４条２項により読み替えて適用される実用新案法（以下「読替実用新案法」という。）４０条の２第４項。本件の実用新案は，読替実用新案法の適用されるものである。）。
(エ) 特許庁は，平成２０年１０月２日付けで，前記(ウ)の訂正請求を認め，かつ，請求項１，２及び５についての実用新案登録を無効とする旨の審決をした（甲４０）。
ウ 審決取消訴訟・訂正審判請求・差戻決定
(ア) 原告は，平成２０年１０月３１日，前記イ(エ)の平成２０年１０月２日付け審決の取消を求めて知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に審決取消訴訟（平成２０年（行ケ）１０４０８号）を提起した。
(イ) 原告は，平成２０年１２月２６日，本件明細書の請求項１ないし６の訂正を求める訂正審判（訂正２００９－３９０００１号）を請求した（甲４１）。
(ウ) 知財高裁は，平成２１年２月１２日，本件実用新案登録を無効とすることについて実用新案無効審判においてさらに審理させることが相当であるとし，事件を審判官に差し戻すため，前記イ(エ)の審決を取り消す旨の決定をした（読替実用新案法４７条２項において準用する特許法１８１条２項）。
エ 差戻後の無効審判（無効２００７－８００１６３号）
(ア) 原告は，平成２１年４月１６日，前記ウ(イ)（訂正２００９－３９０００１号）の訂正審判の請求書に添付された全文訂正明細書を援用する訂正（以下「再訂正」といい，再訂正後の明細書を「再訂正明細書」という。）請求を行い，前記ウ(イ)（訂正２００９－３９０００１号）の訂正審判は取り下げられたものとみなされた（読替実用新案法４０条の３第５項）。
(イ) 特許庁は，平成２１年１０月２８日，「実用新案登録第２５７３６３６号の請求項１，２，５に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同年１１月９日，原告に送達された。
実用新案登録請求の範囲
( 1) 訂正審決（訂正２００７－３９０００６号）後の考案平成１９年３月２０日の訂正審決（訂正２００７－３９０００６号，前記( 2)ア）による訂正後（同訂正により訂正されたのは請求項１，２及び５であった。）の請求項１ないし６は，次のとおりである（以下，同訂正後の請求項１ないし６に記載された考案をそれぞれ「本件考案１」ないし「本件考案６」という。）。
ア 請求項１
筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成され，接続手段はＣリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，クリップ片の裏側と一体に形成されて成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。（本件考案１）
イ 請求項２
筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り，前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。（本件考案２）
ウ 請求項３
前記回転防止手段が，前記筆記具本体におけるリング取り付け個所の外周面に形成された多角形状部と，前記取付リングの内周面に形成された多角形状部とから成ることを特徴とする請求項２の筆記具のクリップ取付装置。（本件考案３）
エ 請求項４
前記筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成して成ることを特徴とする請求項３の筆記具のクリップ取付装置。（本件考案４）
オ 請求項５
筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り，前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成ることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。（本件考案５）
カ 請求項６
前記抜落防止手段が，前記筆記具本体のリングの取り付け個所の後端に形成されたリブであることを特徴とする請求項５の筆記具のクリップ取付装置。（本件考案６）
(2 ) 再訂正後の考案
再訂正（前記１( 2)エ(ア)）後の請求項１ないし６は，次のとおりである（再訂正は，請求項１，２及び５を再訂正するとともに，請求項２を引用する請求項３，及び請求項３を引用する請求項４を請求項２の再訂正に伴い再訂正し，請求項５を引用する請求項６を請求項５の再訂正に伴い再訂正するものであった（甲４１）。以下，再訂正後の請求項１ないし６に記載された考案をそれぞれ「再訂正考案１」ないし「再訂正考案６」という。）。
ア 請求項１
筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り，クリップ片と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され，接続手段はＣリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，割れ目のないクリップ片の裏側と一体に形成されて成り，
前記二分割された接続手段の間隔は，前記割れ目のないクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成され，二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てＴ字形状をなしており，クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく，前記割れ目のないクリップ片の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに，前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものであることを特徴とする筆記具のクリップ取付装置。（上記下線は再訂正箇所を示す。再訂正考案１）
イ 請求項２
前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成ることを特徴とする請求項１の筆記具のクリップ取付装置。（再訂正考案２）
ウ 請求項３
前記回転防止手段が，前記筆記具本体におけるリング取り付け個所の外周面に形成された多角形状部と，前記取付リングの内周面に形成された多角形状部とから成ることを特徴とする請求項２の筆記具のクリップ取付装置。（再訂正考案３）
エ 請求項４
前記筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成して成ることを特徴とする請求項３の筆記具のクリップ取付装置。（再訂正考案４）
オ 請求項５
前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成ることを特徴とする請求項１の筆記具のクリップ取付装置。（再訂正考案５）
カ 請求項６
前記抜落防止手段が，前記筆記具本体のリングの取り付け個所の後端に形成されたリブであることを特徴とする請求項５の筆記具のクリップ取付装置。（再訂正考案６）
審決の理由
(1 ) 審決の要旨
別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。
ア 再訂正は，実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの，無効審判の請求がされていない請求項３，４及び６に係る考案（再訂正考案３，４及び６）の独立特許要件を欠き，請求項３，４及び６についての訂正は，無効審判の請求がされている請求項１，２及び５の訂正に伴ったものである。したがって，読替実用新案法４０条の２第５項で準用される同法３９条５項の規定に適合しないから，再訂正を認めることはできない。
イ 再訂正は認められないから，本件実用新案の請求項１ないし６に係る考案は，本件考案１ないし６である。
ウ 本件考案１，２及び５は，引用例（実願昭５３－１５８４７２号（実開昭５５－７３３８８号）のマイクロフィルム，甲５。別添のとおりである。）に記載された引用考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
エ 本件考案１，２及び５について再訂正が認められたとしても，再訂正考案１，２及び５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
オ したがって，本件実用新案の請求項１，２及び５に記載された考案は，平成５年改正前の実用新案法３条２項の規定に違反して登録されたものであり，読替実用新案法３７条１項１号の規定に該当し，無効とすべきものである。
(2 ) 審決の認定
審決がその結論を導く過程で認定した引用例考案の内容，各再訂正考案と引用例考案との一致点，相違点は，次のとおりである。
ア
引用例考案の内容
筆記具の軸筒である筒体５と，この筒体５の後部に取り付けられる筆記具のクリップ装置とから成り，この筆記具のクリップ装置は，金属クリツプＡと，筒体５を通す非金属装着環Ｂとからなり，金属クリツプＡは割れ目のない脚杆１の片端を裏側に折返えして取付片２を形成すると共に，その取付片２に係合辺３を形成して構成し，非金属装着環Ｂは高分子物質環体４に突壁６を対峙突設すると共に，その突壁６間に支持壁７を架設して同一体に設け，その装着環Ｂの支持壁７を金属クリツプＡの脚杆１と取付片２とで挟むと共に金属クリツプの係合辺３を非金属装着環Ｂの支持壁７に係合せしめたものであり，
筆記具のクリップ装置は，非金属装着環Ｂの高分子物質環体４部分に筒体５の後部が通され取り付けられている筆記具のクリップ取付装置。イ
再訂正考案３と引用例考案の対比
(ア)
一致点
筆記具本体と，この筆記具本体の後部に取り付けられるクリップとから成り，このクリップはクリップ機能を有する被接続部と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ機能を有する被接続部と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成されて成り，クリップ機能を有する被接続部と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され，接続手段はＣリング形状の取付リングの両開放端から外方に延出しており，接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の裏側と一体に形成されて成り，
前記二分割された接続手段の間隔は，前記クリップ機能を有する被接続部の裏側の幅よりも狭く形成され，
前記接続部分の間隔を広げることのないクリップ機能を有する被接続部の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分の間隔を広げずに，前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられるものである
筆記具のクリップ取付装置。
(イ) 相違点
ａ 相違点１
クリップ機能を有する被接続部に関し，再訂正考案３では，「クリップ片」あるいは，「割れ目のないクリップ片」と特定されているのに対して，引用例考案のクリップ機能を有する被接続部は，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）をポケット等に取り付ける機能を有し，接続部分によって「高分子物質環体４」（取付リング）に接続されるものであり，接続部分の間隔を広げることのない機能を有するものの，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」である点。
ｂ 相違点２
クリップに関し，再訂正考案３では「クリップ片と，筆記具本体にクリップを取り付けるための取付リングと，上記クリップ片と取付リングとを接続するための二分割された接続手段とから構成される一部品のみから成り」と特定されているのに対して，引用例考案は，金属クリツプＡと非金属装着環Ｂとからなる点。
ｃ 相違点３
再訂正考案３では，「二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てＴ字形状をなしており」と特定されているのに対して，引用例考案は，二か所の接続部分においてＴ字形状をなしていない点。
ｄ 相違点４
再訂正考案３では「クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく・・・前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられる」と特定されているのに対して，引用例考案は，二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，筆記具本体に取り付けられるものであるものの，離間した突条を設けないことが明示されていない点。
ｅ 相違点５
再訂正考案３では「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成り，前記回転防止手段が，前記筆記具本体におけるリング取り付け個所の外周面に形成された多角形状部と，前記取付リングの内周面に形成された多角形状部とから成る」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような回転防止手段を有していない点。
ウ 再訂正考案４と引用例考案の対比
再訂正考案４と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし５（前記イ(イ)ａないしｅ，ただし「再訂正考案３」を「再訂正考案４」と読み替える。）と下記相違点６である。
相違点６
再訂正考案４では「前記筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成して成る」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような段差を有していない点。
エ 再訂正考案６と引用例考案の対比
再訂正考案６と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４（前記イ(イ)ａないしｄ，ただし「再訂正考案３」を「再訂正考案６」と読み替える。）と下記相違点７である。
相違点７
再訂正考案６では「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成り，前記抜落防止手段が，前記筆記具本体のリングの取り付け個所の後端に形成されたリブである」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような抜落防止手段を有していない点。
オ 再訂正考案１と引用例考案の対比
再訂正考案１と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４（前記イ(イ)ａないしｄ，ただし「再訂正考案３」を「再訂正考案１」と読み替える。）である。
カ 再訂正考案２と引用例考案の対比
再訂正考案２と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４（前記イ(イ)ａないしｄ，ただし「再訂正考案３」を「再訂正考案２」と読み替える。）と，下記相違点５’（再訂正考案３と引用例考案の相違点５の一部）である。
相違点５’
再訂正考案２では「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面と前記取付リングの内周面とにクリップの回転防止手段を形成して成る」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような回転防止手段を有していない点。
キ 再訂正考案５と引用例考案の対比
再訂正考案５と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点（前記イ(ア)）と同様であり，相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４（前記イ(イ)ａないしｄ，ただし「再訂正考案３」を「再訂正考案５」と読み替える。）と，下記相違点７’（再訂正考案６と引用例考案の相違点７の一部）である。
相違点７’
再訂正考案５では「前記筆記具本体のリング取り付け個所の外周面に取付リングの後方への移動を防止する抜落防止手段を備えて成る」と特定されているのに対して，引用例考案は，そのような抜落防止手段を有していない点。
第３ 取消事由に関する原告の主張
審決には，再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由１），再訂正考案３と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由２），再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由３），再訂正考案４と引用例考案の相違点（相違点６）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由４），再訂正考案６と引用例考案の相違点（相違点７）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由５）の違法があり，これらは審決の結論に影響を及ぼすから，審決は，違法として取り消されるべきである。
１ 再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由１）
審決は，無効審判請求の対象とされていない請求項についての再訂正が許されないことのみを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正は認められないとした点で判断の誤りがある。
すなわち，訂正請求は無効審判請求に対する防御手段としての実質を有するものであるから，実用新案登録無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，無効審判が請求されている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。
したがって，審決は，無効審判請求の対象とされていない請求項３，４及び６についての再訂正が独立登録要件を欠き許されないことのみを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項１，２及び５についての再訂正は認められないと判断した点で誤りがある。
２ 再訂正考案３と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由２）(1 ) クリップ機能を有する被接続部について
ア クリップ機能を有する被接続部について，審決の一致点及び相違点の認定には，次のとおり誤りがある。
(ア) 一致点の認定の誤り
「クリップ機能を有する被接続部と取付リングとは該二分割された接続手段によってのみ接続され」，「接続手段は，・・・クリップ機能を有する被接続部の裏側と一体に形成されて成り」，「前記二分割された接続手段の間隔は，前記クリップ機能を有する被接続部の裏側の幅よりも狭く形成され」，「クリップ機能を有する被接続部の前記二分割された接続手段との二か所の接続部分」を一致点とした審決の認定は誤りである。
(イ) 相違点の認定の誤り
審決による相違点の認定は，次の点を看過しているため，誤りである。
ａ 再訂正考案３においては，クリップ片と取付リングとは二分割された接続手段によって接続されているのに対し，引用例考案においては，「脚杆１」と「高分子物質環体４」とは，「突壁６のリング側部」のみならず，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」によって非金属装着環Ｂに接続されている。
ｂ 再訂正考案３においては，接続手段はクリップ片の裏側と一体に形成されて成るのに対し，引用例考案においては，「突壁６のリング側部」は金属クリップＡの「脚杆１」の裏側と一体に形成されていない。
ｃ 再訂正考案３においては，二分割された接続手段の間隔は，クリップ片の幅よりも狭く形成されているのに対し，引用例考案においては，「突壁６のリング側部」の間隔は，金属クリップＡの脚杆１の幅よりも狭く形成されていない。
イ 前記アのとおりクリップ機能を有する被接続部について審決の一致点及び相違点の認定に誤りがある理由は，次のとおりである。
審決は，一致点及び相違点の認定の前提として，引用例考案の「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」全体は，再訂正考案の「クリップ片」と，「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通すると認定した（１５頁１２行目ないし２２行目）。しかし，以下のとおり，引用例考案において，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは，「金属クリップＡの脚杆１」のみであり，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」は，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではない。
すなわち，審決が，再訂正考案の「クリップ片」が「クリップ機能を有する接続部」を構成すると述べていることから，「クリップ機能」とは，「クリップ片が有する機能」を意味するものと解する他ない。そして，クリップ片が有する機能とは，具体的には，筆記具本体をポケット等に取り付ける際に細長板状の自由端が大きく揺動することができるため，ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができる機能である。また，引用例考案の「金属クリップＡの脚杆１」（以下「脚杆１」ということがある。）は，図面によれば，「クリップ片」と同様に細長板状であり，筆記具本体をポケット等に取り付ける際に，その細長板状の自由端が大きく揺動することができるので，ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができ，そのため，引用例考案の「脚杆１」は，「クリップ機能」を果たすことができる。これに対し，「突壁６の非リング側部」及び「支持壁７」は，「脚杆１」の揺動の際，細長板状の「脚杆１」とは分離しているため，その揺動の影響を直接受けず，クリップ片の機能を果たさない。むしろ，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」は，突壁６のリング側部と一体となって，「脚杆１」を非金属装着環Ｂに接続する機能を有するものであって，接続手段に相当する。
したがって，引用例考案において，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは，「脚杆１」のみであり，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」は，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではない。
(2 ) 取付について
ア 取付について，審決の一致点及び相違点の認定には，次のとおり誤りがある。
(ア) 一致点の認定の誤り
「前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられる」を一致点とした審決の認定は誤りである。
(イ) 相違点の認定の誤り
引用例考案は，突条８を設けることにより，二分割された接続手段の広がりによらずに，取付リングの内径を広げて，取付リングを筆記具本体に取り付けるものであり，審決が，相違点４について，再訂正考案３では「クリップは，取付リングの内周面に離間した突条を設けることなく，・・・前記二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて，前記筆記具本体に取り付けられる」のに対して，引用例考案では，二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径を広げて筆記具本体に取り付けられるものの，離間した突条を設けないことが明示されていない，とした認定は誤りである。
イ 前記アのとおり取付について審決の一致点及び相違点の認定に誤りがある理由は，次のとおりである。
審決は，一致点及び相違点の認定の前提として，引用例考案について，「前記二分割された『突壁６のリング側部』（接続手段）の広がりにより高分子物質環体４（取付リング）の内径を広げて，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）に取り付けられるものであるといえる。」（１６頁１５行目ないし１８行目）と認定した。しかし，引用例考案は，「高分子物質環体４」の内径を広げて「筒体５」に取り付けるものではなく，「突状８」を必須とし，「突状８」によって「高分子物質環体４」を「筒体５」に取り付けるものである。
すなわち，実験報告書（甲３３，３４）によれば，Ｃリング形状の環体と突壁と支持壁から構成される部品において，突壁と支持壁の接続部分がＬ字形状のものは，接続部分がＴ字形状のものに比べて取付力が弱い。そのため，接続部分がＬ字形状の引用例考案においては，「高分子物質環体４」の「筒体５」への取付力を確保するために，「突条８」を設けることは不可欠である。「突条８」を設けることにより，複数の突条同士の間に隙間ができて環体が変形するので，その環体の変形を利用して弾性力を得て，取付力を確保することができる。突壁６と金属クリップＡとをがたつきなく接続するためには，突壁６以外の手段によって筆記具とクリップ片を固定させる必要があり，突条８がそのための構造に当たる。引用例にも，「高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する縦長突条（８）又は凸起（図示せず）を数個所設けて，取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する。」（４頁８ないし１２行目）と記載されている。
突条８を設けることなくクリップ片を筆記具に取り付けると，突壁６の伸縮によって筆記具とボールペンを固定することになるが，突壁６が不可避的に外側に広がってしまうため，取付片２と突壁６の間に緩みが生じ，金属クリップＡにがたつきが発生することになり，クリップ片を筆記具に確実に取り付けることができない。
再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由３）
( 1) 相違点１及び２に関する容易想到性の判断の誤り
審決が，相違点１及び２に関し，「筆記具本体の後部に取り付けられるクリップにおいて，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとすることが周知技術であると認められ，製造の容易性，安価な製造等を考慮すると，引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとすることは当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。
ア 引用例考案における一部品構成の除外について
引用例考案において，脚杆１，突壁６及び支持壁７を一部品で構成するとした場合，これを金属により製造すると，製造自体が非常に困難なため多額のコストを要するばかりか，引用例に記載されているように，使用中の装着環の動き等により筒の表面にきずをつけることが多くなるという問題が生じる。また，これを合成樹脂で製造すると，引用例に記載されているように，脚杆のバネ性に欠け，締め付け力が劣り，脚杆の片端が非常に脆くなるという問題が生ずる。そのため，引用例考案は，装着環とクリップを二部材で構成することにより，金属クリップＡに強いバネ性を付与してすぐれた締め付け力を発揮させ，装着環を非金属物質で構成することにより，筒体にきずをつけることを避けるものであって，装着環とクリップを一部品で構成することを除外している。引用例考案を一部品で構成することは，製造の容易性，安価な製造等の要請に逆行することになる。さらに，再訂正考案３は，接続手段がクリップ片の裏側と一体に形成されることを特徴としているが，仮に引用例考案を一部品で構成した場合には，脚杆１がその片端でのみ支持壁７と一体に形成されることになり，再訂正考案３とは全く別の構成となってしまう。
イ 一部品構成に対する阻害要因について
審決は，引用例及び甲７ないし１１から，筆記具本体後部に取り付けられるクリップにおいて，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとすることは周知技術であるとする。しかし，甲７ないし１１のいずれの構成にも，引用例考案の突壁６及び支持壁７に相当する部材は存在せず，単に装着環と脚杆とを同一素材で同一体に形成した構成となっている。引用例考案では，金属クリップＡと非金属装着環Ｂを別の素材から成る二部材により構成することから，金属クリップＡを非金属装着環Ｂに取り付けるため，支持壁７と一対の突壁６が設けられたものであり，クリップ装置を一体に構成するのであれば，支持壁７と一対の突壁６を設ける必要性はない。したがって，支持壁７と一対の突壁６が存在することは，引用例考案において装着環と脚杆とを一部品で構成することに対する阻害要因となる。
ウ 相違点１及び２に関する容易想到性の有無について
引用例考案は装着環とクリップを一部品で構成することを除外しており（前記ア），支持壁７と一対の突壁６が存在することは引用例考案のクリップ片と装着環を一部品で構成することに対して阻害要因となる（前記イ）から，引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとすることは当業者がきわめて容易に想到し得ることではない。(2 ) 相違点３に関する容易想到性の判断の誤り
審決が，相違点３に関し，「二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計できるものである。また，甲第１５～１７号証に開示されているように，接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くすることは周知技術でもあるから，二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし，その結果として相違点３のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」，「二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てＴ字形状をなすと，取付力が強くなる実験報告書を提出しているが，構成から自ずと予想される程度の結果であり，予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえない。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。
ア クリップの幅について
引用例考案においては，金属クリップＡの折り返しによって形成された取付片２を，非金属装着環Ｂにおける一対の突壁６の間に設けられた支持壁７に差し込むことによって金属クリップＡを非金属装着環Ｂに取り付けており，突壁６の間隔が，金属クリップＡを非金属装着環Ｂに接続する接続手段として利用されているため，突壁６の間隔と支持壁７の幅，及び金属クリップＡの幅はすべて必然的に同一にならなければならない。そのため，引用例考案においては，二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできない。
イ 周知技術の適用について
(ア) 筒体とクリップの一体性
甲１５ないし１７に示された周知技術は，いずれもクリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく，筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものであるから，これを引用例考案に適用することはできない。
(イ)
接続手段の間隔
再訂正考案３における「二分割された接続手段の間隔」は，その間隔が広がると装着環の弾性復元力が弱まってクリップ装置の筆記具本体への取付力が弱まり，その間隔が狭くなると装着環の弾性復元力が強まってクリップ装置の筆記具本体への取付力が強まるから，クリップ装置の筆記具本体への取付力に直接影響する。これに対し，甲１５ないし１７に示された周知技術は，二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎないから，接続手段の幅はクリップの筆記具本体への取付力とは無関係である。
そうすると，二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎない周知技術から，再訂正考案３におけるような，二分割された接続手段の間隔がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成される構成をきわめて容易に想到することはできない。ウ
作用効果について
再訂正考案３に予測し得ない格別の作用効果があるか否かは，再訂正考案３自体の構成から予測し得るか否かにより判断すべきではなく，引用例考案との比較から判断すべきであり，実験報告書（甲３４）によれば，再訂正考案３には，引用例考案と比べて，クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があることが裏付けられている。すなわち，実験報告書（甲３４）によれば，製造誤差の影響を同程度に受けている部品Ｂと部品Ｃの平均値において部品Ｃの方が高い値を示していることから，部品Ｂよりも部品Ｃの方が取付力が高いことが分かる。引用例考案の脚杆と再訂正考案３のクリップ片の幅を同じとするならば，引用例考案は部品Ａに相当し，再訂正考案３は部品Ｃに相当し，部品Ｃは部品Ａの２倍の取付力があるから，再訂正考案３は引用例考案より格別の効果がある。接続部がＴ字形状をしている場合には，Ｔ字形状によって外側に突出するクリップ片の側端部と二分割された接続手段との間で構成される角度を元の大きさに戻そうとする弾性復元力と，クリップ片自体が変形して元に戻ろうとする弾性復元力が働くことにより，接続部分がＬ字形状をしている場合よりも取付力が大きくなる。
エ 相違点３に関する容易想到性の有無について
引用例考案において，二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできず（前記ア），筒体に一体的にクリップを形成する甲１５ないし１７に示された周知技術を引用例考案に適用することはできず（前記イ(ア) ），二分割されない接続手段の周知技術から，二分割された接続手段の間隔がクリップ幅よりも狭い構成をきわめて容易に想到することはできず（前記イ(イ) ），再訂正考案３には予測し得ない格別の作用効果があるから（前記ウ），二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし，その結果として相違点３のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得ることではない。
(3 ) 相違点４に関する容易想到性の判断の誤り
審決が，相違点４に関し，「縦長突条は必須のものではなく，しかも，甲第１２号証，甲第１４号証に開示されているように，二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径が広がるクリップにおいて，取付リングの内周面に離間した突条を設けないことが周知技術でもあるから，相違点４のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。前記２( 2)イのとおり，引用例考案は，突条８を必須の構成とするものである。これに対し，甲１２，１４に記載された構成は，突条がなく，筆記具に無理矢理押し込んで筆記具本体又はクリップ自体に塑性変形を起こさせて筆記具本体の公差を吸収する構成と解される。そうすると，引用例考案と甲１２，１４に開示された技術は，取付原理が異なるから，引用例考案と甲１２，１４に開示された技術を組み合わせて，相違点４に係る再訂正考案３の構成を容易に想到することはできない。
(4 ) 相違点５に関する容易想到性の判断の誤り
審決が，相違点５に関し，「引用例のｅに『高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する縦長突条（８）又は凸起（図示せず）を数箇所設けて，取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する。』と記載されているように，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第２３～２６号証に開示されているように，共通の軸方向に結合された２部材の回転を防止する技術として，一の部材への他の部材の取付箇所において接合される，一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け，これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することが周知技術であるから，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，相違点５のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。
ア 突条の機能について
引用例に「筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する」（４頁１１行目ないし１２行目）と記載されていることから明らかなように，引用例考案において，突条８には，高分子物質環体４の脱落を防止してこれを筒体５に取り付けること以上の機能はなく，回転防止の役割は求められていない。審決は，突条８に取付以上の役割が期待されていないとしながら，「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて，突条８に取付以上に回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがある。
イ 周知技術について
甲２３は吸着用パッド，甲２４はボルトの台座についての考案であり，筆記具と技術分野が異なるから，それらの中に開示されている多角形状部を筆記具のクリップの装着に取り入れることは，きわめて容易に想到することができたとはいえない。
また，甲２５，２６は，いずれもシャープペンシルの組立方法等についての考案であり，再訂正考案３とは筆記具という技術分野において共通するが，これらの考案において多角形状部が設けられている理由は，確実に固定させると同時に，必要に応じて部材の移動や着脱を可能にすることにある。これに対し，再訂正考案３のクリップは，筆記具に取り付けられた後に移動させたり取り外したりすることは予定されておらず，むしろ一旦取り付けた場合に，回転すら許さないほど確実に筆記具に取り付けることを予定している。このように，多角形状部に要請される役割は，甲２５，２６に記載された周知技術においては着脱であるのに対し，再訂正考案３においては固定であり，異なっているから，周知技術から再訂正考案３を容易に想到することはできない。
再訂正考案４と引用例考案の相違点（相違点６）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由４）
審決が，相違点６に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第１号証，甲第１９～２１号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第１，１９，１号証）若しくはリブ（甲第２０号証）で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術で」あるから，「引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とし，相違点６のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。すなわち，前記３( 4)アのとおり，審決は，引用例考案における突条８について，「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて，取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがある。そして，再訂正考案４は，「回り止め手段」として多角形状部をクリップ装置の内側に設け，かつ，「軸方向への移動防止」手段として「筆記具本体の外周面との間に径方向の段差を形成」し，クリップ装置が回ることも軸方向へ移動することも制限してこれを筆記具本体に確実に取り付けるものである。他方，引用例考案の突条８は取付の効果を生じるだけで，回転防止の効果はなく，甲１，１９ないし２１に記載された周知技術も，いずれも段差によって軸方向への移動を防止しているだけであり，回転防止の効果はない。そのため，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせても，回転を防止することはできず，再訂正考案４をきわめて容易に想到することはできない。
５ 再訂正考案６と引用例考案の相違点（相違点７）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由５）
審決が，相違点７に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第１号証，甲第１９～２１号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第１，１９，２１号証）若しくはリブ（甲第２０号証）で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術で」あるから，「引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，具体的形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点７のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。すなわち，審決は，引用例考案における突条８について，「相対的に移動しない」という極めて曖昧な表現を用いて，取付以上の効果もあるように判断している点で誤りがある。そして，再訂正考案６は，軸方向への移動防止手段としてリングの取り付け個所の後端にリブを設けたことに特徴があり，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせても，再訂正考案６をきわめて容易に想到することはできない。
第４ 被告の反論
審決の認定，判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は，いずれも理由がない。
再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由１）に対し
(1 ) 訂正の許否を請求項ごとに判断することの可否
訂正の許否は，訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきである。訂正の許否を請求項ごとに判断すると，無効審判請求された請求項を引用する無効審判請求されていない請求項について，常に無効審判請求された請求項の訂正の効果が及ぶという不合理が生ずるから，訂正の許否を請求項ごとに判断することはできない。
すなわち，無効審判の請求がされている請求項１，２及び５に対してのみ訂正の許否を検討する場合，独立登録要件を要しないから，訂正は認められることとなるが，訂正後の請求項１，２及び５に係る考案は，進歩性を欠き，無効となるから，訂正を認めた上で請求項１，２及び５に係る考案を無効とする審決が先に確定することとなる。他方，無効審判の請求がされていない請求項３は請求項２を引用し，請求項４は請求項３を引用し，請求項６は請求項５を引用し，請求項２と請求項５は請求項１を引用しているから，請求項１，２及び５を引用する請求項３，４及び６については，何ら法律等に規定された手続によることなく，常に請求項１，２及び５に対する訂正の効果が及び，その請求項の内容が変わるという不合理が生ずる。したがって，訂正の許否を請求項ごとに判断することはできない。
( )
審決の結論への影響
仮に，訂正の許否は，訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきであるとの審決の判断が誤りであり，訂正の許否を請求項ごとに判断すべきであるとしても，審決の上記判断の誤りは，審決の結論に影響しない。すなわち，審決は，請求項１，２及び５についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案１，２及び５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案１，２及び５についての実用新案登録を無効とする旨判断したから，審決の上記判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼさない。
再訂正考案３と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由２）に対し
審決には，再訂正考案３と引用例考案の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
( )
クリップ機能を有する被接続部について
クリップ機能を有する被接続部について，審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
すなわち，クリップ片は，金属クリップＡの脚杆１の細長形状の自由端が揺動することで筆記具本体をポケット等に取り付ける機能を有する。脚杆１のそのような機能は，脚杆１単独では発揮することができず，脚杆１の端部が何らかの態様で固定される必要がある。再訂正考案３においては，クリップ片１６は筆記具本体１１に対して二分割された接続手段（接続部１８）により接続され，接続手段（接続部１８）はクリップ片１６の裏側と一体に形成されている。再訂正考案３におけるこのような構成に対応して引用例考案の認定を行うと，再訂正考案３の接続手段（接続部１８）に機能的に対応する構成は，引用例考案の「突壁６のリング側部」であり，再訂正考案３の「クリップ片」に機能的に対応する構成は，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」であり，審決は，訂正考案３の「クリップ片」と機能的に共通する構成を総称して「クリップ機能を有する被接続部」と認定したものであって，審決の認定に誤りはない。
( 2) 取付について
取付について，審決の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
すなわち，引用例考案の「突壁６のリング側部」は，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」との関係で，これらに拘束されている状態であり，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」（これら全体がクリップ機能を有する被接続部）と高分子物質環体４との間に接続部分が存在するから，審決が，これを踏まえた上で，「『突壁６のリング側部』（接続手段）の接続部分の間隔を広げることのないものであり，接続部分を除いた部分において『突壁６のリング側部』間が広がり，それにともなって高分子物質環体４の内径が広がる」とした認定に誤りはない。
原告は，「引用例考案は，突条を必須とするものであり，突条により，高分子物質環体４（取付リング）が筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）に取り付けられるものである。」と主張する。しかし，引用例考案の突条８は，高分子物質環体４の内面と筒体５の表面を圧接するものであり，取り付け後の動きを防止し，筒体５からの脱落を防止するとの作用効果を奏するものであって，あくまでも補助的な構成である。特にこのような突条８がなくても，高分子物質環体４の内面を筒体５の表面に圧接するような所定の寸法の形状を採用することにより，上記と同様な作用効果を得ることは可能であり，引用例考案は，突条を必須とするものではない。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由３）に対し
(1 ) 相違点１及び２に関する容易想到性の判断の誤りに対し審決の相違点１及び２に関する容易想到性の判断に誤りはない。すなわち，引用例には，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品とすることが周知技術として記載されており，これらを一部品で構成することを除外するとの記載はなく，一部品で構成することに対する阻害要因もないから，これらを一部品で構成することは，当業者がきわめて容易に想到することができた。
(2 ) 相違点３に関する容易想到性の判断の誤りに対し
審決の相違点３に関する容易想到性の判断に誤りはない。
ア クリップの幅について
クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングを接続する接続手段とを一部品とした場合に，筆記具のクリップ片とその接続手段の幅をどのようにするかは，設計的事項であり，それが設計的事項であることは，当業者にとって自明である。引用例考案において，金属クリップＡ，突壁６及び支持壁７の幅が等しいとしても，クリップ片と，取付リングと，それらの接続手段を一部品とした場合に，筆記具のクリップ片とその接続手段の幅が設計事項であることは，否定されない。
イ 周知技術について
(ア) 筒体とクリップの一体性
審決は，甲１５ないし１７により，接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くするとの周知技術を認定しているにすぎず，クリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられているか，それらが一体かを認定しているものではない。
(イ)
接続手段の間隔
二分割された接続手段の間隔の広狭が取付力に影響するかどうかということと，審決が甲１５ないし１７に基づいて認定した周知技術とは技術事項を異にする。
ウ
作用効果について
再訂正考案３が格別の作用効果を奏するか否かは，再訂正考案３が奏する作用効果と，引用例考案が奏する作用効果を認定し，両者の効果を対比することにより判断される。そして，再訂正考案３には，格別の作用効果はない。
( )
相違点４に関する容易想到性の判断の誤りに対し
審決の相違点４に関する容易想到性の判断に誤りはない。
すなわち，審決が，甲１２ないし１４により，二分割された接続手段の広がりにより取付リングの内径が広がるクリップにおいて，取付リングの内周面に離間した突条を設けないとの周知技術を認定したことに誤りはなく，その周知技術に基づいて相違点４に係る再訂正考案３の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。
( )
相違点５に関する容易想到性の判断の誤りに対し
審決の相違点５に関する容易想到性の判断に誤りはない。
すなわち，審決が，引用例の記載から，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし，甲２３ないし２６により，一部材の外周面と他部材の内周面の多角形状部を嵌め合わせて両部材の回転を防止することを周知技術として認定し，この周知技術に基づいて相違点５に係る再訂正考案３の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。再訂正考案４と引用例考案の相違点（相違点６）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由４）に対し
審決の相違点６に関する容易想到性の判断に誤りはない。
すなわち，審決が，引用例の記載から，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし，甲１，１９ないし２１に基づいて，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け，溝の筆記具の軸方向両端にある段差で取付リングの後方への移動を防止することにより，両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であると認定し，この周知技術に基づいて相違点６に係る再訂正考案４の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。
再訂正考案６と引用例考案の相違点（相違点７）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由５）に対し
審決の相違点７に関する容易想到性の判断に誤りはない。
すなわち，審決が，引用例の記載から，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置とが取り付け後に相対的に移動しないことが技術的課題として要求されるとし，甲１，１９ないし２１に基づいて，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け，溝の軸方向後端にあるリブによって取付リングの後方への移動を防止することにより，両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であると認定し，この周知技術に基づいて相違点７に係る再訂正考案６の構成をきわめて容易に想到し得たとした判断に誤りはない。
第５
被告補助参加人の反論
被告補助参加人株式会社電通は，再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由３）のうち，相違点３に関する容易想到性の判断の誤りの主張に対して，次のとおり反論する。審決が，甲３３（審判の乙７），３４（審判の乙８）の実験報告書について，構成から自ずと予想される程度の結果であり，予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえないとした判断に誤りはなく，甲３３，３４に基づき，再訂正考案３にクリップの筆記具本体への取付力の強化という予想し得ない作用効果が認められるという原告の主張は，採用することができない。その理由は，以下のとおりである。
すなわち，甲３３は，部品Ａ（支持壁が広く接続部分がＬ字形状の部品），部品Ｂ（支持壁が狭く接続部分がＬ字形状の部品），部品Ｃ（支持壁が狭く接続部分がＴ字形状の部品）各１個について，治具に取り付けた部品を引っ張るときに作用する力を測定した実験によるものであるところ，測定した部品数が少ないことから，その結果は採用することができない。甲３４は，部品Ａ，Ｂ，Ｃ各１０個について，同様に測定した実験によるものである。
甲３４によれば，部品Ｂと部品Ｃとの間で，それらの平均値（部品Ｂは２９．０３Ｎ，部品Ｃは３３．３８Ｎ）に顕著な差はなく，しかも，部品Ｃの中には，部品Ｂの最大値に満たないものが７個存在する。また，部品Ｂと部品Ｃの平均値の差は４．３５Ｎしかないのに対し，部品Ｃの測定値は，最大値と最小値に１５．１Ｎもの差があり（番号１０の４０．６Ｎと番号１の２５．５Ｎの差），部品Ｂと部品Ｃの平均値の差の３倍以上の大きなばらつきがある。そのため，部品Ｃの測定値は，部品Ｂとの形状の差異以外の要素によって左右されているものである。
したがって，甲３４は，部品の形状の差異が取付力に顕著な影響を与えるものではないことを示しているといえるとしても，甲３４により，再訂正考案３にクリップの筆記具本体への取付力の強化という予想し得ない作用効果があることが裏付けられているとはいえない。
第６ 当裁判所の判断
審決は，無効審判請求の対象とされていない請求項についての再訂正が許されないことのみを理由として，無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正は認められないと判断した点で誤りがある（取消事由１）。しかし，審決は，無効審判請求の対象とされている請求項についての再訂正が認められたとしても，再訂正後の考案は，当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，その実用新案登録を無効とする旨判断しており，その点の審決の判断に誤りはなく，その他の取消事由について，原告の主張はいずれも理由がないから，上記の審決の判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすことはない。したがって，審決に，これを取り消すべき違法はない。以下，原告主張の取消事由について検討する。
再訂正は認められないとした判断の誤り（取消事由１）について(1 ) 判断の誤りの有無と審決の結論への影響
実用新案登録無効審判請求について，各請求項ごとに個別に無効審判請求することが許されている点に鑑みると，実用新案登録無効審判手続における実用新案登録の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は，いずれも請求項ごとに生じ，その確定時期も請求項ごとに異なるものというべきである。そうすると，２以上の請求項を対象とする無効審判の手続において，無効審判請求がされている２以上の請求項について訂正請求がされ，それが実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には，訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから，そのうちの１つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として，他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとすることは許されない。そして，この理は，無効審判の手続において，無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって，無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（この場合，独立登録要件を欠くという理由も含む。）として，無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求を認めないとすることは許されない。
本件においては，請求項１，２及び５に係る考案について無効審判請求がされ，無効審判において，無効審判請求の対象とされている請求項１，２及び５のみならず，無効審判請求の対象とされていない請求項３，４及び６についても再訂正請求がされたところ，審決は，無効審判請求の対象とされていない請求項３，４及び６についての再訂正請求が独立登録要件を欠くことのみを理由として，再訂正は認められないと判断したから，審決には，上記説示した点に反する判断の誤りがある。
しかし，後記６のとおり，請求項１，２及び５についての再訂正は認められるべきであるが，審決は，請求項１，２及び５についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案１，２及び５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案１，２及び５についての実用新案登録を無効とする旨判断しており，その点の審決の判断に誤りはないから，上記の判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすことはない。
( )
被告の主張に対し
被告は，訂正の許否を請求項ごとに判断すると，無効審判請求された請求項を引用する無効審判請求されていない請求項について，常に無効審判請求された請求項の訂正の効果が及ぶという不合理が生ずるから，訂正の許否を請求項ごとに判断することはできず，訂正の許否は，訂正請求された請求項のすべてについて一体として判断すべきであると主張する。
しかし，訂正の許否を請求項ごとに判断するのであれば，各請求項についてどのような訂正が請求されているかを検討し，それぞれの訂正の許否を判断するものであって，他の請求項を引用する従属項であることから，直ちに他の請求項の訂正の効力が及ぶとはいえない。本件において，原告は，請求項１，２及び５についてそれぞれ再訂正を請求するとともに，請求項３，４及び６についても，請求項２を引用する請求項３，及び請求項３を引用する請求項４を請求項２の再訂正に伴い再訂正し，請求項５を引用する請求項６を請求項５の再訂正に伴い再訂正するように，それぞれ再訂正を請求しており，請求項１，２及び５について訂正が認められるとしても，それとは別に請求項３，４及び６について訂正の許否を判断すれば足りるものであって，請求項１，２及び５についての訂正の効力は，当然に請求項３，４及び６の訂正の効力に影響するとはいえない。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
再訂正考案３と引用例考案の一致点及び相違点の認定の誤り（取消事由２）について
(1 ) クリップ機能を有する被接続部について
クリップ機能を有する被接続部について，審決の一致点及び相違点の認定には誤りはない。
すなわち，審決が，一致点及び相違点の認定の前提として，引用例考案の「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」全体が，再訂正考案３の「クリップ片」と，「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通するとした認定に誤りはなく，引用例考案において，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは，「金属クリップＡの脚杆１」のみであり，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」は「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではないとの原告の主張は，採用することができない。その理由は，以下のとおりである。
ア クリップ機能等の意義
原告は，「クリップ機能」とは，「クリップ片が有する機能」を意味すると解するほかなく，クリップ片が有する機能とは，具体的には，筆記具本体をポケット等に取り付ける際に細長板状の自由端が大きく揺動することができるため，ポケット等の縁を筆記具本体との間に容易に挿入することができる機能であると主張する。
仮に，クリップ機能が上記の原告主張のとおりであるとしても，クリップ機能を果たすというためには，単に細長板状の部材が存在するだけでは足りず，細長板状の部材の片端側が固定され，他方の自由端が大きく揺動することができなければならない。そうすると，「クリップ機能を有する被接続部」は，クリップ機能を有するものでなければならないから，細長板状の部材のみでは足りず，細長板状の部材の片端側が固定され，他方の自由端が大きく揺動するものでなければならないこととなる。
イ 引用例考案においてクリップ機能を有する部位
引用例考案において，金属クリップＡの脚杆１は，細長板状の部材であるが，それのみではクリップ機能を有するということはできない。引用例考案においては，突壁６間に支持壁７を架設して同一体に設け，支持壁７を金属クリップＡの脚杆１と取付片２とで挟むとともに金属クリップの係合片３を支持壁７に係合させており，それによって，脚杆１の片端側が固定され，他方の自由端が大きく揺動することができるようになっている。そうすると，引用例考案においては，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」全体により，細長板状の部材である脚杆１を備えるとともに，脚杆１の片端側が固定され，他端の自由端が大きく揺動することができるようにした構成が実現されているといえる。
なお，原告は，引用例考案の脚杆１は，揺動した状態では，支持壁７から離反するから，支持壁７に固定されていないと主張するが，金属クリップＡは，脚杆１と取付片２が支持壁７を挟んでいるから，自由端が揺動した状態においても，脚杆１の片端は，支持壁７から離れることはなく，その点をもって，脚杆１は支持壁７に片端側において固定されているということができるから，原告の上記主張は，採用することはできない。したがって，「クリップ機能」について原告主張のとおり解するとしても，引用例考案の「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」全体は，「クリップ機能を有する被接続部」に該当すると解され，これらが，再訂正考案の「クリップ片」と，「クリップ機能を有する被接続部」を構成する点で共通するとした審決の認定に誤りはなく，引用例考案において，「クリップ機能を有する被接続部」を構成するのは，「金属クリップＡの脚杆１」のみであり，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡの取付片」は「クリップ機能を有する被接続部」を構成するものではないとの原告の主張は，採用することができない。(2 ) 取付について
取付について，審決の一致点及び相違点の認定には誤りはない。すなわち，審決が，一致点及び相違点の認定の前提として，引用例考案につき「前記二分割された『突壁６のリング側部』（接続手段）の広がりにより高分子物質環体４（取付リング）の内径を広げて，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）に取り付けられるものであるといえる。」（１６頁１５行目ないし１８行目）とした認定に誤りはなく，引用例考案は，「高分子物質環体４」の内径を広げて「筒体５」に取り付けるものではなく，「突状８」を必須とし，「突状８」によって「高分子物質環体４」を「筒体５」に取り付けるものであるとの原告の主張は，採用することができない。その理由は，以下のとおりである。
ア 「突壁６のリング側部」（接続手段）の広がりによる取付
引用例考案においては，突壁６の間に支持壁７を架設して同一体に設け，支持壁７に金属クリップＡが係合されているから，「突壁６のリング側部」（接続手段）のクリップ片側（取付リング側の反対側）の端は，「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」（これら全体がクリップ機能を有する被接続部）と，二分割された「突壁６のリング側部」（接続手段）との二箇所の接続部分に該当する。そして，この二箇所の接続部分は，支持壁７によってその間隔を拘束されているから，その間隔は広げられることはない。他方，「突壁６のリング側部」（接続手段）の取付リング側（クリップ片側の反対側）の端は，高分子物質環体４に接続されているにとどまり，「突壁６のリング側部」（接続手段）は，支持壁７以外の部材によって直接にその間隔を拘束されているものではないから，「突壁６のリング側部」（接続手段）は，上記の二箇所の接続部分以外の部分（特に高分子物質環体４との接続箇所）において若干広がることが可能であるものと認められ，そうすると，上記二箇所の接続部分の間隔を広げずに，同接続部分以外の部分において「突壁６のリング側部」（接続手段）の間隔が広がり，それに伴って高分子物質環体４（取付リング）の内径が広がり，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）に取り付けられるものと認められる。
イ 引用例考案における「突条」の要否
(ア) 引用例の記載
引用例の実用新案登録請求の範囲には，高分子物質環体４の内面に設けられた突条８は記載されていない。考案の詳細な説明のうち，考案の目的を記載した個所には，「本考案はかかる周知のクリツプに着目してなしたもので，・・・装着環を合成樹脂，硬質ゴム質等の高分子物質による非金属装着環とすることにより，・・・非金属装着環には動いても筒体にきずつけることなからしめ，かつ筒体を通した後は動き難くし，もつて周知のクリツプの不利欠点を大巾に解消せしめることを目的とする。」（２頁１２行目ないし３頁１行目）との記載があり，考案の効果を記載した個所には，「本考案は叙上のように金属クリツプと，非金属装着環とを使用するから，・・・全体が金属の周知のクリツプに比し，非金属装着環着脱の際，使用中に該環が移動した際などに軸筒やキヤツプ等の筒体にきずつける惧れがない効果を奏し，」（４頁１９行目ないし５頁６行目）との記載がある。他方，実施例を記載した個所には，「高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する縦長突条（８）又は凸起（図示せず）を数個所設けて，取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する。」（４頁８ないし１２行目）との記載がある。
上記の引用例の記載によれば，突条８は実施例に示されているのみであって，引用例の実用新案登録請求の範囲に記載された考案は，突条８を構成要件とするものではなく，突条の有無にかかわらず，装着環を非金属としたことにより，非金属装着環が動いても筒体にきずをつけることがなく，筒体を通した後は動き難くするとの課題を達成するものと認められる。そうすると，審決が引用例の記載に基づいて認定した引用例考案は，突条８を必須とするということはできない。そして，高分子物質環体４を筒体５に取り付けた後は，高分子物質環体４が動かないようにする必要があり，硬質合成樹脂，硬質ゴム等の高分子物質がある程度の伸縮性を有することに鑑みると，引用例記載の考案は，高分子物質環体４の内面に突条８を設けない場合は，高分子物質環体４の内径を広げて筒体５に取り付けるものであると推認される。
この点につき，原告は，突条８を設けることなくクリップ片を筆記具に取り付けると，突壁６の伸縮によって筆記具とボールペンを固定することになるが，突壁６が不可避的に外側に広がってしまうため，取付片２と突壁６の間に緩みが生じ，金属クリップＡにがたつきが発生することになり，クリップ片を筆記具に確実に取り付けることができないと主張する。しかし，突条８を設けなかった場合に，突壁６に外側に広がる力が働くとしても，筆記具という物品の性質に鑑みれば，筆記具とクリップ片の固定のために必要とされる強度は，当業者にとって，一定の範囲内で想定されるものと解され，突壁６や高分子物質環体４の材質，寸法等の工夫により，必ずしも突条を設けなくても，そのような強度を確保することは可能と推認され，突条８を設けなければクリップ片を筆記具に確実に取り付けることが不可能であるとはいえない。
なお，甲４２は，引用例に記載された考案の考案者作成の陳述書（平成２０年６月９日作成）であり，そこには，「突条は，装着環を筆記具本体に取り付けるためには，不可欠である」旨の記述がある。しかし，引用例には，非金属装着環を筒体に通した後に動き難くすることが考案の目的の一つとして記載されているにもかかわらず，突条８は実施例にのみ記載され，実用新案登録請求の範囲の構成要件として記載されていないから，甲４２の上記陳述は，引用例に記載された考案自体についての説明とは異なるというべきである。また，引用例に記載された考案は昭和５３年出願であり，甲４２は，出願から約３０年後に作成されたものであるから，出願当時の考案者の意図をそのまま反映しているか定かではない。そうすると，甲４２を参照しても，突条８が引用例考案に不可欠であるとは認められない。
したがって，引用例考案は，「高分子物質環体４」の内径を広げて「筒体５」に取り付けるものではなく，「突状８」を必須とし，「突状８」によって「高分子物質環体４」を「筒体５」に取り付けるものであるとの原告の主張は，採用することはできない。
(イ) 実験の結果
原告は，実験報告書（甲３３，３４）によれば，Ｃリング形状の環体と突壁と支持壁から構成される部品において，突壁と支持壁の接続部分がＬ字形状のものは，接続部分がＴ字形状のものに比べて取付力が弱いため，接続部分がＬ字形状の引用例考案においては，「高分子物質環体４」の「筒体５」への取付力を確保するために，「突条８」を設けることは不可欠であると主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。
すなわち，甲３３は，部品Ａ（支持壁が広く接続部分がＬ字形状の部品），部品Ｂ（支持壁が狭く接続部分がＬ字形状の部品），部品Ｃ（支持壁が狭く接続部分がＴ字形状の部品）を各１個作成して行った実験によるものである。しかし，測定対象となった部品は各１個であり，同一形状の複数個の部品間のばらつきによる測定差の有無が考慮されていないから，甲３３によっては，予想し得ない格別の効果が立証されているとはいえない。
また，甲３４は，部品Ａ，部品Ｂ，部品Ｃ各１０個について，治具に取り付けた部品を引っ張るときに作用する力を測定した実験によるものである。しかし，甲３４によれば，同じ形状の部品１０個のうちでも，取付力の測定値にかなりのばらつきがみられ，部品Ｂの最大の取付力（３６．６Ｎ）よりも取付力の弱い部品Ｃは７個，部品Ｃの最小の取付力（２５．５Ｎ）よりも取付力の強い部品Ｂは８個存在する。また，平均値との関係をみると，部品Ｂ１０個のうち３個の取付力は，部品Ｃの平均取付力（３３．３８Ｎ）より強く，部品Ｃ１０個のうち２個の取付力は，部品Ｂの平均取付力（２９．０３Ｎ）より弱い。そうすると，甲３４によれば，全体として，部品Ｃの方が部品Ｂよりも取付力が強い傾向があることを認識し得るとしても，部品Ｃの方が部品Ｂよりも取付力が強いとの格別の効果があるとは認められない。
そして，取付力の強弱は，接続部分の形状がＬ字形状かＴ字形状かという点以外に，筒体５（筆記具本体）及び高分子物質環体４（取付リング）の寸法，材質又は形状など様々な要因によっても左右されると推認されるから，甲３４の実験条件において，仮に，Ｌ字形状の場合の方がＴ字形状の場合よりも取付力が弱い傾向があるとしても，そのことから，Ｌ字形状の場合に突条８を設けることが不可欠であるとはいえない。再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由３）について
再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する審決の容易想到性の判断には，以下のとおり，誤りはない。
(1 ) 相違点１及び２に関する容易想到性の判断の誤りについて審決が，相違点１及び２に関し，「引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとすることは当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。
ア 容易想到性の有無
引用例考案の「突壁６の非リング側部」，「支持壁７」及び「金属クリップＡ」のうち，「突壁６の非リング側部」及び「支持壁７」は，「突壁６のリング側部」及び「高分子物質環体４」とともに一体に形成されているが，「金属クリップＡ」とは，一体に形成されていない。
しかし，引用例には「筆記具の軸筒又はキヤツプ等の筒体を通す装着環に脚杆を同一体に形成したクリツプは周知である」（１頁１８行目ないし２頁２行目）と記載されていること，甲７ないし１１には，筆記具本体の後部に取り付けられるクリップにおいて，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングを接続する接続手段が一部品で形成されている例が示されていることに照らすならば，クリップ片と，取付リング及び接続手段を一体的に形成する技術は，周知であったと認められる。そして，クリップ片と，取付リングと，クリップ片と取付リングとを接続する接続手段とを一部品のみから成るものとすれば，これを二部品から成るものとする場合に比べて，部品数や工程数が減少し，製造工程が容易になり，製造費用が安価になることは，当業者であれば容易に認識し得るものと認められる。そうすると，製造工程を容易にすること，製造費用を安価にすることなどを考慮し，引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を一部品のみから成るものとすることは，当業者がきわめて容易に想到し得ると認められる。そして，引用例考案の筆記具のクリップ装置（クリップ）を，「
」，「
」
一部品のみから成るものとすれば
突壁６の非リング側部
支持壁７
及び「金属クリップＡ」の部分を「クリップ片」又は「割れ目のないクリップ片」と称することができる。
イ
原告の主張に対し
原告は，審決の相違点１及び２に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し，その理由として，①引用例考案は装着環とクリップを一部品で構成することを除外していること，②支持壁７と一対の突壁６が存在することは，装着環と脚杆とを一部品で構成することに対する阻害要因となることを主張するが，原告の主張は，以下のとおり，採用することができない。
(ア)
引用例には，次のとおりの記載がある。
「筆記具の軸筒又はキャツプ等の筒体を通す装着環に脚杆を同一体に形成したクリツプは周知であるが，その周知のクリツプは，金属板を利用して装着環と脚杆と同一体につくり，脚杆を装着環の表側に折曲加工した構造のものと，合成樹脂で装着環と脚杆とを同一体につくつた構造のものとの２種がある。ところが，前者は筆記具に着脱する際や使用中に装着環が動いて，装着環によつて軸筒又はキャツプ等の筒体表面にひつかききずのようなきずをつけることが多くなる不利があり，後者は脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣る欠点があつた。
本考案はかかる周知のクリツプに着目してなしたもので，クリツプを金属とし，装着環を合成樹脂，硬質ゴム質等の高分子物質による非金属装着環とすることにより，脚杆に強力なバネ性を附与してすぐれた締付け力を発揮せしめ，かつ非金属装着環には動いても筒体にきずつけることなからしめ，かつ筒体を通した後は動き難くし，もつて周知のクリツプの不利欠点を大巾に解消せしめることを目的とする。」（１頁１８行目ないし３頁１行目）
上記の引用例の記載によれば，引用例考案は，装着環と脚杆を金属又は合成樹脂で同一体に作った場合の欠点を解決することを目的とするものと認められる。しかし，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体に作った場合，引用例に記載されたように，脚杆を金属とし装着環を非金属とする二部材から成る場合（「脚杆に強力なバネ性を附与してすぐれた締付け力を発揮」させることができる）に比べて脚杆がバネ性に欠けて締付け力に劣ることがあるとしても，クリップ片の形状等の工夫により，脚杆に相当程度バネ性を付与し，締付け力を確保することは可能と考えられる。また，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体に作れば，二部材から成る場合に比べて，部品数や工程数が減少し，製造工程が容易になり，製造費用が安価になる。そして，これらのことは，当業者であれば容易に理解し得るものと推認される。したがって，当業者としては，クリップ片を金属で作る場合よりは締付け力が劣るとしても，クリップ片の形状等の工夫により，クリップ片に相当程度バネ性を付与して締付け力を確保しつつ，製造工程を容易にし，製造費用を安価にするために，装着環と脚杆を合成樹脂で同一体に作ることは，きわめて容易に想到し得るものと認められる。装着環と脚杆を合成樹脂で同一体に作るならば，クリップ装置の形状を問わず，およそクリップ片の締付け力が著しく小さくなり，クリップ装置として機能しなくなるといった事情は，引用例の記載からも窺うことはできず，合成樹脂の同一体としても実用に耐えるクリップ装置の作成は，格別困難を伴うものとは考えらない。以上のとおり，引用例考案は，脚杆と装着環を合成樹脂の一部品に構成することを除外しているとはいえないし，引用例の上記記載が，これらを一部品に構成することに対して阻害要因となるとはいえない。
(イ) 引用例考案は，非金属装着環Ｂの支持壁７を金属クリップＡの脚杆１と取付片２とで挟むとともに，金属クリップＡの係合片３を支持壁７に係合させるとの構成を備え，これによって，金属クリップＡを非金属装着環Ｂに強固に取り付けるとの作用効果を奏するものと解される。そして，装着環と脚杆を一部品で構成する場合には，脚杆と支持壁が一体となるため，金属クリップを非金属装着環に強固に取り付けるとの課題解決のために支持壁を設ける必要はなくなるが，このことは，事柄の性質に照らし，当業者であればきわめて容易に認識し得るものと認められるから，引用例考案に支持壁７と一対の突壁６が存在することは，装着環と脚杆を一部品に構成することの阻害事由となるとはいえない。
(ウ) したがって，審決の相違点１及び２に関する容易想到性の判断は誤りであるとの原告の主張は，採用することができない。
(2 ) 相違点３に関する容易想到性の判断の誤りについて
審決が，相違点３に関し，「二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし，その結果として相違点３のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」，「被請求人は，・・・二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てＴ字形状をなすと，取付力が強くなる実験報告書を提出しているが，構成から自ずと予想される程度の結果であり，予想し得ない格別の効果を奏しているものとはいえない。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。
ア 容易想到性の有無
前記( 1)のとおり，脚杆と装着環を一部品に構成することは，きわめて容易に想到し得ることであり，脚杆と装着環を一部品に構成する場合には，二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は，同一にする必要はなく，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広くすることができる。そして，甲１５ないし１７に開示されているように，接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くすることは周知技術であると認められるから，二分割された接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くし，その結果として「二分割された接続手段とクリップ片とが，その二か所の接続部分においてそれぞれ，クリップ片を取付リングよりも上側にした状態でクリップの後方から見てＴ字形状をなしており」との相違点３に係る再訂正考案３の構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得ると解される。
イ 原告の主張に対し
(ア) 原告は，審決の相違点３に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し，その理由として，①引用例考案においては，突壁６の間隔と支持壁７の幅，及び金属クリップＡの幅はすべて必然的に同一にならなければならず，二分割された接続手段の幅とクリップ片の幅は自由に設計することはできないこと，②甲１５ないし１７に示された周知技術は，いずれもクリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく，筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものであるから，これを引用例考案に適用することはできないこと，③二分割された接続手段の間隔はクリップ装置の筆記具本体への取付力に直接影響するから，二分割されない接続手段の幅がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成されているにすぎない周知技術（甲１５ないし１７）から，二分割された接続手段の間隔がクリップ片の裏側の幅よりも狭く形成される構成をきわめて容易に想到することはできないことを主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり，採用することができない。
ａ 引用例考案は，金属クリップＡと非金属装着環Ｂにより構成されるものであり，脚杆と装着環を，金属と高分子物質という別材質で構成することを前提とするのであれば，装着環の突壁６間の支持壁７を金属クリップＡの脚杆１と取付片２で挟み，金属クリップＡの係合片３を装着環Ｂの突壁６又は支持壁７に係合させることにより，金属クリップＡを装着環Ｂに取り付けることとなるため，突壁６の間隔，支持壁７の幅及び金属クリップＡの幅は同一になるものと解され，引用例の図面に示された実施例も，突壁６の間隔，支持壁７の幅及び金属クリップＡの幅は同一のものとして示されている。
しかし，前記( 1)のとおり，脚杆１と装着環Ｂを一部品に構成することは，きわめて容易に想到し得ることであり，脚杆１と装着環Ｂを一部品に構成する場合には，金属クリップＡを装着環Ｂに取り付ける必要はないから，装着環Ｂの突壁６間の支持壁７を金属クリップＡの脚杆１と取付片２で挟み，金属クリップの係合片３を装着環Ｂの突壁６又は支持壁７に係合させる必要もなく，そのため，突壁６の間隔と支持壁７の幅，及び金属クリップＡの幅を同一にするとの要請はなく，接続手段の幅と脚杆の幅を同一にする必要はない。したがって，脚杆と装着環を一部品に構成する場合には，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することは可能である。
ｂ 甲１５ないし１７に示された技術は，いずれもクリップ片を備える部材が筒体に相当する部材に取り付けられるものではなく，筒体に相当する部材に一体的にクリップが形成されているものである。しかし，前記( 1)のとおり，脚杆と装着環を一部品に構成することはきわめて容易に想到することができたものであり，前記ａのとおり，脚杆と装着環を一部品に構成する場合には，接続手段の幅と脚杆の幅を同一にする必要はなく，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することはできる。審決は，二分割された接続手段の幅よりもクリップ片の幅を広く設計することができることを前提として，甲１５ないし１７に基づいて，接続手段の幅よりクリップ片の幅を広くするとの周知技術を認定し，そのような周知技術を適用したものであるから，甲１５ないし１７に示された周知技術の適用に誤りがあるとは認められない。
(イ) また，原告は，作用効果について，再訂正考案３に予測し得ない格別の作用効果があるか否かは，再訂正考案３自体の構成から予測し得るか否かを判断すべきではなく，引用例考案との比較から判断すべきであり，実験報告書（甲３４）に基づいて，再訂正考案３には，引用例考案と比べて，クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があることが裏付けられると主張し，その根拠として，①製造誤差の影響を同程度に受けている部品Ｂと部品Ｃの平均値において部品Ｃの方が高い値を示していることから，部品Ｂよりも部品Ｃの方が取付力が高いこと，②引用例考案の脚杆と再訂正考案３のクリップ片の幅を同じとするならば，引用例考案は部品Ａに相当し，再訂正考案３は部品Ｃに相当し，部品Ｃは部品Ａの２倍の取付力があるから，再訂正考案３は引用例考案より格別の効果があること，③接続部がＴ字形状をしている場合には，Ｔ字形状によって外側に突出するクリップ片の側端部と二分割された接続手段との間で構成される角度を元の大きさに戻そうとする弾性復元力と，クリップ片自体が変形して元に戻ろうとする弾性復元力が働くことにより，接続部分がＬ字形状をしている場合よりも取付力が大きくなることを主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。
すなわち，①平均値において部品Ｃが部品Ｂを上回っているとしても，部品Ｂと部品Ｃの計測値は，ばらつきが大きいから，形状の相違以外の要因により取付力が左右されている可能性が高いといえる。②また，相違点３は，クリップ片と接続手段の接続部分の形状の相違のみであり，接続手段の幅は相違点３に含まれないから，部品Ｃと，接続部分の形状のみならず接続手段の幅も相違する部品Ａを比較しても，相違点３に係る接続部分の形状の相違によって予測し得ない作用効果があるか否かは明らかにならない。さらに，③例えば，接続部分より突出したクリップ片の両端が，固定等の方法により動きが制限されていれば，それに伴って，クリップ片の中央部分の動きも制限され，その結果，クリップ片の中央部分と接続手段との間で弾性復元力が増加する余地のあることは推測される。ところが，再訂正考案においては，接続部分より突出したクリップ片の両端が自由端であり，固定等の方法により動きが制限されておらず，それによって，クリップ片の中央部分の動きが制限されることもない。高分子物質環体４（取付リング）を内側に締め付ける方向での弾性復元力を増加させるという効果との関係で，「接続部がＴ字形状を採ることによって接続手段の外側にクリップ片の側端部が突出している」との構成が，何らかの意味で寄与しているとの合理的な説明が尽くされていると解することはできない。
したがって，実験報告書（甲３４）によっても，再訂正考案３に，引用例考案と比べて，クリップの筆記具本体への取付力の強化という予測し得ない作用効果があるとは認められない。
(ウ) 以上のとおり，審決の相違点３に関する容易想到性の判断は誤りであるとの原告の主張は，採用することができない。
(3 ) 相違点４に関する容易想到性の判断の誤りについて
原告は，引用例考案が突条８を必須の構成とするものであることを前提とし，引用例考案と甲１２，１４に開示された技術は，取付原理が異なり，引用例考案と甲１２，１４に開示された技術を組み合わせて，相違点４に係る再訂正考案３の構成を容易に想到することはできないと主張する。しかし，前記２( 2)イのとおり，引用例考案は突条８を必須の構成とするものではないから，原告の上記主張は，その前提において採用することができず，審決の相違点４に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。
(4 ) 相違点５に関する容易想到性の判断の誤りについて
審決が，相違点５に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第２３～２６号証に開示されているように，共通の軸方向に結合された２部材の回転を防止する技術として，一の部材への他の部材の取付箇所において接合される，一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け，これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することが周知技術であるから，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，相違点５のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。
ア 容易想到性の有無
引用例には，「高分子物質環体（４）の内面に筒体（５）の表面に圧接する縦長突条（８）又は凸起（図示せず）を数箇所設けて，取付け後の動きを防止し，筒体（５）からの脱落を防止せしめるようにして構成する。」（４頁８行目ないし１２行目）との記載があることから，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，クリップ装置（クリップ）を筒体５（筆記具本体）に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであると認められる。そして，縦長突条８は，引用例に，上記のとおり「取付け後の動きを防止し」と記載されているとともに，引用例の実施例の図面において，高分子物質環体４の全長にわたる長さを有するものとして示されているから，突条８は，高分子物質環体４が筒体５から抜ける方向の動き（軸筒に沿った動き）を防止するとともに，軸筒の回りに回転する動き（軸筒の回転方向の動き）も妨げる機能を有するものと推認される。そして，甲２３ないし２６によれば，共通の軸方向に結合された２部材の回転を防止する技術として，一の部材への他の部材の取付箇所において接合される，一の部材の外周面と他の部材の内周面とに多角形状部を設け，これらを嵌め合わせることで両部材の回転を防止することは周知技術であることが認められる。したがって，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，相違点５に係る再訂正考案３のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得る。
イ 原告の主張に対し
原告は，審決の相違点５に関する容易想到性の判断は誤りであると主張し，その理由として，①甲２３，２４は筆記具と技術分野が異なるから，その中に開示されている多角形状部を筆記具のクリップの装着に取り入れることは，きわめて容易に想到することができたとはいえないこと，②多角形状部に要請される役割は，甲２５，２６に記載された周知技術では着脱であるのに対し，再訂正考案３では固定であり，異なっているから，周知技術から再訂正考案３をきわめて容易に想到することはできないことを主張するが，原告の主張は，以下のとおり，採用することができない。すなわち，甲２３，２４に記載された考案は，筆記具と技術分野を異にするが，甲２５，２６と相まって，甲２３ないし２６により，共通の軸方向に結合された２部材の回転を防止する技術として，一の部材の外周面と他の部材の内周面の多角形状部を嵌め合わせることにより両部材の回転を防止することが，技術分野を問わず周知であったことが認められる。また，甲２５，２６に記載された考案が，固定のみならず移動や着脱を可能とするものであったとしても，少なくとも，内外両部材の多角形状部を嵌め合わせることによって回転を防ぎ，両部材を確実に固定するとの技術を用いているものであり，それに加えて更に移動や着脱が可能であったとしても，それによって，固定の手段として多角形の嵌め合わせを用いることの技術的意義が変わるとは認められない。
そうすると，甲２３ないし２６により，内外両部材の多角形状部を嵌め合わせることによって回転を防止することは周知であったことが認められるから，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，相違点５に係る再訂正考案３のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものということができ，原告の上記主張は，採用することができない。
４ 再訂正考案４と引用例考案の相違点（相違点６）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由４）について
審決が，相違点６に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第１号証，甲第１９～２１号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第１，１９，２１号証）若しくはリブ（甲第２０号証）で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であ」るから，「引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とし，相違点６のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。(1 ) 容易想到性の有無
前記３( 4)アのとおり，引用例考案の筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，クリップ装置（クリップ）を筒体５（筆記具本体）に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであった。そして，甲１，１９，２１によれば，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け，溝の筆記具の軸方向両端にある段差によって取付リングの後方への移動を防止することにより，両部材の軸方向の移動を防止することが周知であったことが認められる。そうすると，引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，段差の具体的形成位置を筆記具本体の多角形状部と筆記具本体の外周面との間とすることにより，相違点６に係る再訂正考案の構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。
(2 ) 原告の主張に対し
原告は，審決の相違点６に関する容易想到性の判断に誤りがあると主張し，その理由として，①審決には，引用例考案における突条８について，取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがあること，②引用例考案の突条８は回転防止の効果はなく，甲１，１９ないし２１に記載された周知技術は，いずれも段差のみによって軸方向への移動を防止しているにすぎないから，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせても，再訂正考案４をきわめて容易に想到することはできないと主張する。しかし，前記３( 4)アのとおり，引用例考案における突条８は，軸筒に沿った移動を防止するのみならず，回転方向の動きも妨げるから回転防止の効果も有するものであり，それによって，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないものと認められ，原告の主張は，その前提において，採用することができない。そして，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせることによって相違点６に係る再訂正考案の構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。
５ 再訂正考案６と引用例考案の相違点（相違点７）に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由５）について
審決が，相違点７に関し，「筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないことが要求されることは明らかである。しかも，甲第１号証，甲第１９～２１号証に開示されているように，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付けることによって，溝の筆記具の軸方向両端にある段差（甲第１，１９，２１号証）若しくはリブ（甲第２０号証）で取付リングの後方への移動を防止することで両部材の軸方向の移動を防止することが周知技術であ」るから，「引用例考案の相対移動防止手段として，上記周知技術を採用し，具体的形成形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点７のような構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得る程度のことである。」とした判断に誤りはない。その理由は，以下のとおりである。
( 1) 容易想到性の有無
前記３( 4)アのとおり，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，クリップ装置（クリップ）を筒体５（筆記具本体）に取り付けた後に相対的に移動しないようなものであった。そして，甲１，１９ないし２１によれば，筆記具に形成された溝にクリップの取付リングを取り付け，溝の筆記具の軸方向後端にあるリブによって取付リングの後方への移動を防止することにより，両部材の軸方向の移動を防止することが周知であったことが認められる。そうすると，引用例考案の相対移動防止手段（リングが軸方向に移動して抜け落ちることを防ぐ抜落防止手段であることも含む。）として，上記周知技術を採用し，具体的形状をリブとし，形成位置を筆記具本体のリング取り付け位置箇所の後端とし，相違点７のような構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。
( 2) 原告の主張に対し
原告は，審決の相違点７に関する容易想到性の判断に誤りがあると主張し，その理由として，①審決には，引用例考案における突条８について，取付以上の回転防止の効果もあるように判断している点で誤りがあること，②再訂正考案６は，軸方向への移動防止手段としてリング取り付け個所の後端にリブを設けたことに特徴があり，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせても，再訂正考案６をきわめて容易に想到することはできないと主張する。
しかし，前記３( 4)アのとおり，引用例考案における突条８は，軸筒に沿った移動を防止するのみならず，回転方向の動きも妨げるから回転防止の効果も有するものであり，それによって，筆記具の軸筒である筒体５（筆記具本体）と筆記具のクリップ装置（クリップ）とは，取付けた後に相対的に移動しないものと認められ，原告の主張は，その前提において，採用することができない。そして，引用例考案に甲１，１９ないし２１を組み合わせることによって相違点７に係る再訂正考案の構成とすることは，当業者がきわめて容易に想到し得たものと認められる。
取消事由１に関する判断の誤りの審決の結論への影響
以下のとおり，請求項１，２及び５についての再訂正は認められるが，審決は，請求項１，２及び５についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案，２及び５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案，２及び５についての実用新案登録を無効とする旨判断しており，その点の判断に誤りはないから，審決の取消事由１に関する判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすことはない。
(1 ) 訂正の許否
前記１のとおり，訂正の許否は請求項ごとに判断すべきであるところ，請求項１，２及び５の再訂正は，いずれも実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるから，許されるべきである。
(2 ) 再訂正後の請求項１，２及び５に係る実用新案登録の無効の成否
ア 再訂正後の請求項１に係る実用新案登録の無効の成否
再訂正考案１と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点と同じであり，再訂正考案１と引用例考案の相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４と同じである。
前記３のとおり，審決には，再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。そうすると，再訂正考案１は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案１についての実用新案登録は無効というべきである。
イ 再訂正後の請求項２に係る実用新案登録の無効の成否
再訂正考案２と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点と同じであり，再訂正考案２と引用例考案の相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４に加え，相違点５の一部である相違点５’である。
前記３のとおり，審決には，再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。相違点５’で特定した事項を含み，更にその他の限定事項を付け加えた相違点５に係る構成について当業者がきわめて容易に想到し得ることから，相違点５’に係る構成についても当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。
そうすると，再訂正考案２は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案２についての実用新案登録は無効というべきである。
ウ 再訂正後の請求項５に係る実用新案登録の無効の成否
再訂正考案５と引用例考案の一致点は，再訂正考案３と引用例考案の一致点と同じであり，再訂正考案５と引用例考案の相違点は，再訂正考案３と引用例考案の相違点１ないし４に加え，再訂正考案６と引用例考案の相違点７の一部である相違点７’である。
前記３のとおり，審決には，再訂正考案３と引用例考案の相違点（相違点１ないし５）に関する容易想到性の判断に誤りがあるとは認められない。また，前記５のとおり，相違点７’で特定した事項を含み，更にその他の限定事項を付け加えた相違点７に係る構成について当業者がきわめて容易に想到し得ることから，相違点７’に係る構成についても当業者がきわめて容易に想到し得るものと認められる。
そうすると，再訂正考案５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであり，再訂正考案５についての実用新案登録は無効というべきである。(3 ) 審決の結論への影響
審決は，請求項１，２及び５についての再訂正が認められたとしても，再訂正考案１，２及び５は，引用例考案，引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるとし，再訂正考案１，２及び５についての実用新案登録を無効とする旨判断しており，その点の判断に誤りはないから，審決の取消事由１に関する判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすことはない。また，取消事由１以外の取消事由について，原告の主張はいずれも理由がない。
結論
以上のとおり，審決には，その結論に影響を及ぼす違法はない。よって，原告の本訴請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
知野明
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/80653/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。