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地裁判決一部認容

東京地判 平成23年4月8日

平成19年(ワ)第32793号 報酬金請求事件

AI 要約AI

職務発明の相当対価請求において、特許法旧35条4項の「発明により使用者等が受けるべき利益」は、特許を受ける権利の承継時に客観的に見込まれる「独占の利益」をいい、法定通常実施権による利益は含まれないとされた事例。

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この判例について AI に質問

裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成23年4月8日 (2011-04-08)
事件番号
平成19年(ワ)第32793号
事件名
報酬金請求事件
裁判の種類・結果
判決 一部認容
判例集等
—
分野
民事・知的財産

AI 要約AI

要旨

  • 職務発明の相当対価請求において、特許法旧35条4項の「発明により使用者等が受けるべき利益」は、特許を受ける権利の承継時に客観的に見込まれる「独占の利益」をいい、法定通常実施権による利益は含まれないとされた事例。
  • 共同発明の認定に当たり、特許請求の範囲の記載によって具体化された技術的思想を着想し又はその具体化に創作的に関与した者が発明者であり、一般的な指導・助言や補助・協力のみの者は発明者に当たらないとされた事例。
  • 包括クロスライセンス契約において、代表特許や提示特許とされず相手方が実施していない特許については、契約締結への有意な貢献を認められず「受けるべき利益」は存しないとされた事例。
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 原告は被告の元従業員で、カナ漢字変換装置に関する本件特許1(同音語選択装置)及び本件特許2(カナ漢字変換装置)の発明が原告の単独発明であると主張し、特許法旧35条3項・4項に基づき、特許を受ける権利の承継の相当対価の一部として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた。
  • 本件各発明は職務発明であり、原告は被告規程等に基づき平成8年度ないし10年度分の実績補償・ライセンス補償として合計26万2900円の支払を受けていた。
  • 被告は、本件各発明は原告ら4名の共同発明であり、被告の利益額は限定的で貢献度は99%を下回らないと主張し、原告の請求を争った。
  • 原審は、本件発明1は原告・B1・C1の3名の共同発明、本件発明2は原告の単独発明と認定し、被告の貢献度を93%とし、原告の貢献割合を本件発明1について70%と認定した。

争点

  • 本件各発明が原告の単独発明か、原告ら4名の共同発明か。
  • 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(ライセンス契約、包括クロスライセンス契約、自社実施の各利益)。
  • 本件各発明がされるについて被告が貢献した程度。
  • 原告が支払を受けるべき相当の対価の額。
  • 本件発明2(平成8年度分)に係る相当対価請求権の消滅時効の成否。

判断

  • 争点1について:発明者とは特許請求の範囲の記載によって具体化された技術的思想を着想し又はその具体化に創作的に関与した者をいう。本件発明1は、原告が中心となって着想・具体化したが、B1とC1が暫定辞書プログラムの作成により具体化に創作的に関与したと認められ、原告・B1・C1の3名の共同発明とした。D1は具体的な関与が認められず発明者ではない。本件発明2は、原告が着想・具体化の中心であり、B1・C1・D1の具体的関与は認められないから、原告の単独発明とした。
  • 争点2について:特許法旧35条4項の「受けるべき利益」は独占の利益をいう。ライセンス契約による利益は、被告自身が過去に行った寄与度評価を下回らない額として、本件発明1は平成8年度分・9年度分を認定し、本件発明2は各年度分を認定した。包括クロスライセンス契約による利益は、本件発明1は相手方が実施していたと認められ、市場占有率に基づき算定したが、本件発明2は実施が認められず利益なしとした。自社実施による超過利益は、本件発明1は実施が認められるが、実施許諾していない他社も実施しており禁止権の効果による超過利益は認められず、本件発明2は実施自体が認められないとした。
  • 争点3について:被告の貢献度は、基礎的技術の蓄積、研究開発体制、特許取得、ライセンス契約締結、事業成功への寄与等を総合考慮し、93%と認定した。
  • 争点4について:本件発明1は、被告の利益額に7%(100%-93%)を乗じ、原告の貢献割合70%を乗じ、既払額23万5400円を控除した。本件発明2は、被告の利益額に7%を乗じ、既払額2万7500円を控除した。
  • 争点5について:本件発明2の平成8年度分の相当対価請求権は、支払期日の翌日である平成9年10月25日から10年の消滅時効が進行し、本訴提起前の平成19年10月24日の経過で時効が完成した。原告の信義則違反の主張は、交渉対象が本件発明2を含むと了解されていた事実が認められず、理由がない。

判旨(本文から引用)

  • 「『発明者』とは,当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい,特許発明の『発明者』といえるためには,特許請求の範囲の記載によって具体化された当該特許発明の技術的思想(技術的課題及びその解決手段)を着想し,又は,その着想を具体化することに創作的に関与したことを必要とするものと解するのが相当である。」
  • 「『発明により使用者等が受けるべき利益』とは,このような法定通常実施権を行使し得ることにより受けられる利益は含まず,使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継し,当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが客観的に見込まれる利益,すなわち『独占の利益』をいうものと解される。」

結論

  • 被告は,原告に対し,643万0489円及び内金343万2021円に対する平成9年10月25日から,内金296万3468円に対する平成10年10月24日から,内金3万5000円に対する平成11年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  • 原告のその余の請求を棄却する。
  • 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
  • この判決の第1項は,仮に執行することができる。

AI が本文から作成した要約です。引用の際は本文をご確認ください。

平成23年4月8日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成19年(ワ)第32793号報酬金請求事件

口頭弁論終結日平成22年12月3日

判決

神奈川県綾瀬市<以下略>

原告A1

訴訟代理人弁護士椙山敬士

同市川穣

同曽根翼

訴訟復代理人弁護士片山史英

東京都港区<以下略>

被告株式会社東芝

訴訟代理人弁護士竹田稔

同木村耕太郎

同服部謙太朗

主文

1 被告は,原告に対し,643万0489円及び内金343万2021円に対する平成9年10月25日から,内金296万3468円に対する平成10年10月24日から,内金3万5000円に対する平成11年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。

4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求

被告は,原告に対し,3億2676万5500円及び内金1億3068万2750円に対する平成9年10月24日から,内金1億3068万2750円に対する平成10年10月23日から,内金6540万円に対する平成11年10月25日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)

(1) 当事者

ア 原告は,昭和48年に京都大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程を修了して同年4月1日に被告に入社し,平成16年1月31日に退職するまで被告に在職し,日本語ワードプロセッサなどの情報・通信システムの研究開発業務等に従事していた者である。

イ 被告は,電気機械器具製造業,計量器,医療機械器具その他機械器具製造業,ソフトウェア業,電気通信業,放送業,情報処理サービス業等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の職務発明及び特許を受ける権利の承継

ア 被告は,以下の(ア)及び(イ)の特許権(以下,(ア)の特許権を「本件特許権1」,その特許を「本件特許1」,その特許請求の範囲1項記載の発明を「本件発明1」,(イ)の特許権を「本件特許権2」,その特許を「本件特許2」,その特許請求の範囲1項記載の発明を「本件発明2」といい,また,(ア)及び(イ)の各特許権,各特許及び各発明を総称して,それぞれ「本件各特許権」,「本件各特許」及び「本件各発明」という。)を有していた。

(ア) 特許第1280689号

発明の名称同音語選択装置

出願日昭和52年11月24日

出願番号特願昭52-139880号

出願公告日昭和59年3月19日

登録日昭和60年9月30日

存続期間満了日平成9年11月24日

特許請求の範囲

「1日本語文をその読みに従つてカナで入力し,対応する漢字混り文に変換するカナ漢字変換システムにおいて,カナ漢字変換結果及び同音異義語を表示するデイスプレイ装置と,同音異義語の中の1単語に優先権を付与するための入力手段と,この手段により優先権が付与された単語を記憶する記憶手段と,同音異義語が生じた場合には前記記憶手段に優先権の付与された単語が存在するかどうか調べる手段とを有し,前記記憶手段に優先権の付与された単語が存在する場合には,その1単語を自動的に選択することを特徴とする同音語選択装置。」

(イ) 特許第1356578号

発明の名称カナ漢字変換装置

出願日昭和53年9月25日

出願番号特願昭53-116705号

出願公告日昭和60年1月16日

登録日昭和62年1月13日

存続期間満了日平成10年9月25日

特許請求の範囲

「1第1の文字系列からなる文節を入力するための入力手段と,文節の種類に応じて第1の文字系列の文節を第2の文字系列の文節に変換するために文節の種類毎に設けられた複数の文節変換手段と,前記入力手段より入力された文節の種類をこの文節を構成する先頭部の単語から判別しこの判別された文節の種類に対応する前記文節変換手段に前記入力文節を送り込みこの送り込んだ入力文節に対する前記文節変換手段の変換結果を受け取りこの受け取つた変換結果の第2の文字系列分を出力する変換制御手段と,この変換制御手段より出力された第2の文字系列分を格納する格納手段とを備え,前記変換制御手段は受け取つた変換結果で第2の文字系列に変換されなかつた文字列の先頭部の単語から文節の種類を判別しこの判別された文節の種類に対応する文節変換手段に前記変換されなかつた文字列を送り込みこの送り込まれた文字列が前記文節変換手段により変換された第2の文字系列分を前記格納手段へ出力することを特徴とするカナ漢字変換装置。」

イ 原告は,被告に在職中に,単独又は他の発明者と共同で,本件各発明をし,本件各発明の特許出願時までに,本件各発明についての特許を受ける権利を被告に承継させた。

本件各発明は,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属するものであって,特許法35条1項所定の職務発明に当たる。

(3) 特許公報に記載された発明者

本件特許1の特許公報(特公昭59-11928号公報。甲1)及び本件特許2の特許公報(特公昭60-1645号公報。甲2)の「発明者」欄には,いずれも,原告,B1(以下「B1」という。),C1(以下「C1」という。)及びD1(以下「D1」という。)の4名(以下「原告ら4名」という。)が発明者として記載されている。

(4) 被告の職務発明規程

ア 被告においては,その職務発明規程として,「従業員発明考案取扱規程」(以下「被告規程」という。)が設けられ,更にその細則として,「実績補償細則」及び「ライセンス補償細則」が設けられている(以下,これらを総称して「被告規程等」という。)。

被告規程においては,①職務発明をした被告の従業員は,その発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させなければならないこと,②被告は,従業員から特許を受ける権利を承継したときは,当該従業員に対し,「譲渡補償」(出願時又は出願しないと決定した時に行う補償),「実績補償」(特許権等を自社内において実施したときに行う補償)及び「ライセンス補償」(特許権等について,第三者に実施権を許諾して実施料収入を得た時又は第三者の保有する特許権等につき実施料を支払うべき場合に,その支払に替えて被告の保有する特許権等を実施許諾したときであって,その許諾が●(省略)●の条件にあるとみられるとき(クロスライセンスの場合)に行う補償)を行うことが定められている(乙74の1,2)。

イ 被告規程等は,これまで制定及び改定を経ているが,附則等で特段の定めがない限り,補償額の決定及び支払が行われる時点において有効な規程及び細則が適用されるものとされている。

平成8年度(年度は4月1日から翌年3月31日までを意味する。以下同じ。)を対象とする補償については,平成6年11月1日に制定された被告規程等(以下「平成6年被告規程等」という。乙74の1,75の1,76の1)が,平成9年度及び平成10年度を対象とする補償については,平成10年4月1日に改定された被告規程等(以下「平成10年被告規程等」という。乙74の2,75の2,76の2)がそれぞれ適用される。平成6年被告規程等及び平成10年被告規程等の内容は,次のとおりである。

(ア) 平成6年被告規程等

a 実績補償について

(a) 特許及び実用新案についての実績補償は,権利消滅前の実施について,登録後各年ごとに次により行う(被告規程9.1(1))。1級●(省略)●

2級●(省略)●

3級●(省略)●

4級●(省略)●

5級●(省略)●

(b) 上記(a)の等級は,●(省略)●によって,次のとおりとされる(実績補償細則1.1)。

1級●(省略)●

2級●(省略)●

3級●(省略)●

4級●(省略)●

5級●(省略)●

(c) 実績補償は,前年度までに特許又は登録になった権利を対象に,その翌年度の実施実績を調査し,該当級を決定して行う(実績補償細則1.3(1))。

(d) 実績補償の支払は,遅くとも実績調査対象年度の翌年9月末までに行うことが望ましい(実績補償細則1.6(2))。

b ライセンス補償について

ライセンス補償は,実施料収入に対して行う補償とクロスライセンスに対して行う補償をいい(被告規程10.1),クロスライセンスについては,クロスライセンス契約書若しくはこれに準ずる書面を手交した場合又は書面によりクロスライセンス契約の成立を証明することができる場合に補償の対象とする(ライセンス補償細則1.)。

(a) 実施料収入に対して行う補償は,●(省略)●(以上,被告規程10.1(1))。

●(省略)●(ライセンス補償細則2.1)

(b) クロスライセンスに対して行う補償は,契約時及び●(省略)●ごとに会社が●(省略)●を算定し,別に定める基準により等級及び●(省略)●補償額を決定する。

等級及び補償額は,次のとおりとする。

●(省略)●(以上,被告規程10.1(2))。

●(省略)●は,●(省略)●(ライセンス補償細則2.2)。

(c) ライセンス補償の支払は,前年度に実施料収入のあったもの,契約が締結されたもの又は●(省略)●に該当するクロスライセンス契約について,その翌年度に行う実績補償と併せて行うものとする(ライセンス補償細則4.)。

(イ) 平成10年被告規程等

a 実績補償について

(a) 特許及び実用新案についての実績補償は,権利消滅前の実施について,登録後各年ごとに次により行う(被告規程9.1(1))。

① 顕著な価値を認めるべき実施の場合

A級●(省略)●

B級●(省略)●

C級●(省略)●

② 通常の実施の場合

D級1万円

(b) 上記(a)の「顕著な価値を認めるべき実施」の等級は,●(省略)●によって,次のとおりとされる(実績補償細則1.2)。A級●(省略)●

B級●(省略)●

C級●(省略)●

(c) 会社が保有する特許等は登録年次に従って区分し,各特許等について3年に1度調査(以下「定期調査」という。)する。調査は,調査対象期間(直前の1年間)内の実施の有無の確認,「顕著な価値を認めるべき実施」に該当するか否かの認定及び等級を決定して行う(実績補償細則1.4(1))。

前年の調査によって「顕著な価値を認めるべき実施」に該当すると認定されたものについては,翌年も調査を行う(実績補償細則1.4(3))。

調査によって「通常の実施」に該当すると認定されたものについては,その調査対象期間に続く年度から次回の定期調査における調査対象期間の前の年度までの最長2年間の実施があるものとみなすことにより,当該みなし期間の補償を一時に行う(実績補償細則1.4(4))。

(d) 実績補償の支払は,原則として実績調査対象年度の翌年10月末までに行う(実績補償細則1.7(2))。

b ライセンス補償について

ライセンス補償は,実施料収入に対して行う補償とクロスライセンスに対して行う補償をいい(被告規程10.1),クロスライセンスについては,クロスライセンス契約書若しくはこれに準ずる書面を手交した場合又は書面によりクロスライセンス契約の成立を証明することができる場合に補償の対象とする(ライセンス補償細則1.)。

(a) 実施料収入に対して行う補償は,●(省略)●(以上,被告規程10.1(1))。

●(省略)●(ライセンス補償細則2.1)

(b) クロスライセンスに対して行う補償は,契約時及び契約更改時に●(省略)●(被告規程10.1(2))。

●(省略)●は,契約時及び契約更改時に,●(省略)●(ライセンス補償細則2.2)

(c) ライセンス補償の支払は,前年度に実施料収入のあったもの,契約が締結されたもの又は更改されたクロスライセンス契約について,その翌年度に行う実績補償と併せて行うものとする(ライセンス補償細則4.)。

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/81341/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。