平成２４年７月１２日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２２年(ワ)第１３５１６号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年４月１３日
判決
原告有限会社サムライ
同訴訟代理人弁護士平野和宏
同訴訟代理人弁理士小谷昌崇
同補佐人弁理士小谷悦司
同川瀬幹夫
同大森亜子
被告株式会社ファランクス
同訴訟代理人弁護士松島洋
同中川澄
同江森史麻子
同呰真希
主文
１ 被告は，別紙標章目録記載１又は２の各標章を，別紙被告商品目録記載の各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し，販売のために展示してはならない。
２ 被告は，別紙標章目録記載１又は２の各標章を付した前項の各商品を廃棄せよ。
３ 被告は，別紙被告商品目録記載の各商品の販売又は販売のための展示に関し，別紙標章目録記載１の標章をインターネット上のウェブサイトに表示してはならない。
４ 被告は，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから別紙標章目録記載１の標章を削除せよ。
５ 被告は，原告に対し，５０７万５７８１円及びうち３８８万７４９０円については平成２２年９月１１日から，うち１１８万８２９１円については平成２３年１２月１４日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
７ 訴訟費用は，これを５分し，その４を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。
８ この判決は，１，３ないし５及び７項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
（１）被告は，別紙標章目録記載１ないし３の各標章を，別紙被告商品目録記載の各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し，販売のために展示してはならない。
（２）被告は，別紙標章目録記載１ないし３の各標章を付した前項の各商品を廃棄せよ。
（３）被告は，インターネット上のウェブサイトのトップページを表示するための html ファイルに，メタタグとして別紙標章目録記載４の標章を記載してはならない。
（４）主文３及び４項と同旨
（５）被告は，原告に対し，８１１５万６２５０円及びこれに対する平成２２年９月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（６）訴訟費用は被告の負担とする。
（７）仮執行宣言
２ 被告
（１）原告の請求をいずれも棄却する。
（２）訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 事案の概要
１ 前提事実（証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。）（１）当事者
原告は，衣料品，服飾雑貨，皮革製品，一般日用品雑貨の企画，立案，制作，販売，輸出入等を目的とする会社である。
被告は，通信販売業務等を目的とする会社である。
（２）原告の商標権
原告は，以下の各登録商標（以下，併せて「本件各登録商標」という。）に係る各商標権（以下，併せて「本件商標権」という。）を有している。
ア 本件登録商標１
登録番号第２１７５４７１号の２
登録年月日平成元年１０月３１日
出願年月日昭和６２年１１月９日
商品の区分第１７類
指定商品被服（和服を除く），布製身回品，寝具類
（指定商品の書換登録）
登録年月日平成２２年１月２０日
商品及び役務の区分第２０類，第２２類，第２４類，第２５類
指定商品第２０類クッション，座布団，まくら，マッ
トレス
第２２類衣服綿，ハンモック，布団類，布団
綿
第２４類布製身の回り品，かや，敷布，布団，
布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布
第２５類被服（「和服」を除く。）
登録商標別紙商標目録記載１のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日
平成１８年７月２７日
イ 本件登録商標２
登録番号第４３６４６７９号
登録年月日平成１２年３月３日
出願年月日平成１１年４月５日
商品及び役務の区分第２５類
指定商品洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝
巻き類，下着，水泳着，水泳帽
登録商標別紙商標目録記載２のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日
平成１８年７月２７日
（３）被告の行為
被告は，平成１７年１０月から，別紙標章目録記載１ないし３の各標章（以下，「被告標章１」ないし「被告標章３」といい，併せて「被告各標章」という。）を付した別紙被告商品目録記載の各商品（以下「被告各商品」という。また，被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。）を製造し，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト（以下「被告各ウェブサイト」という。）において，販売している。
なお，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告オリジナル商品の販売に関し，被告標章１を表示している（他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。）。
また，被告は，被告各商品を，上記ウェブサイトで販売するほか，フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として販売したり，社内の従業員向けに販売したりもしている。
２ 原告の請求
（１）被告各標章の使用差止め及び被告各商品の廃棄に係る請求
原告は，被告の行為により本件商標権を侵害されたとして，被告に対し，商標法（以下「法」という。）３６条１項に基づき，被告各標章の使用差止め（前記第１の１(１)，(３)及び(４)）を，同条２項に基づき，被告各商品の廃棄（同(２)）を求めている。
（２）金銭の支払を求める主位的請求（損害賠償請求：前記第１の１(５)）原告は，被告に対し，民法７０９条に基づき，１億０５２１万８７５０円の損害賠償のうち一部請求として８１１５万６２５０円の損害賠償並びにこのうち平成２２年９月１１日までの被告の行為に関する部分に対し同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払及び同月１２日から平成２３年１２月１４日までの被告の行為に関する部分に対し同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
（３） 前記(２)の予備的請求（平成１８年７月２７日から平成１９年９月２１日までの不当利得）
原告は，被告に対し，前記(２)の請求のうち，平成１９年９月２１日以前に発生した損害賠償請求権が時効により消滅した場合に備えて，民法７０３条に基づき，平成１８年７月２７日から平成１９年９月２１日までの期間における利得金２９１万６６６６円の支払及びこれに対する平成２３年１２月１７日（同月１５日付け訴え変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３ 争点
（１） 被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否（争点１）
（２） 被告各標章と本件各登録商標の類否（争点２）
（３） 本件登録商標２の商標登録は，商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか（争点３）
（４） 被告標章４をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否（争点４）
（５） 被告標章１をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否（争点５）
（６） 本件請求に係る権利濫用の成否（争点６）
（７） 損害（争点７）
（８） 消滅時効の成否（争点８）
（９） 不当利得の成否（争点９）
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 争点１（被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否）について【原告の主張】
以下のとおり，被告各商品は，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
（１） 被告各商品の区分
被告各商品は，本件登録商標１の指定商品である「被服」及び「布製身の回り品」並びに本件登録商標２の指定商品である「洋服」と同一又は類似の商品である。
（２） 後記【被告の主張】(２)に対する反論
被告各商品の素材は，ポリエステル，綿等であり，被服の素材として通常使用されるものであって，本件各登録商標の指定商品と品質において異ならない。また，競技者でない者も含め，フットサル競技を行う場合以外に普段着として着用されるものであるから，用途においても異ならない。したがって，被告各商品は，「運動用特殊衣服」に区分されるものではない。【被告の主張】
以下のとおり，被告各商品は，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではない。
（１） 被告各商品の区分
被告各商品は，専らフットサルチーム又はフットサル愛好者を需要者とするものであり，そのほとんどはフットサルの競技用ユニフォームであるから，特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準〔国際分類第９版対応〕」によれば，「運動用特殊衣服」（類似群コード２４Ｃ０１）に区分されるものであり，本件各登録商標の指定商品である「被服」等には当たらない。
（２） 被告各商品の品質及び用途
被告各商品は，通常の衣服と同じ素材で製造されているものがあるものの，フットサルの練習中や試合の前後に使用又は着用されることを予定しているものであり，「運動用特殊衣服」の域を出るものではない。
また，フットサル競技を行う場合以外に普段着として着用されている事実はない。仮に需要者が普段着として使用していたとしても，動きやすさ等を重視したことによるものであり，本件各登録商標の指定商品と被告各商品とを誤認混同することはない。
（３） 販売業者等の相違
「運動用特殊衣服」は，スポーツ用品店やデパートなどのスポーツ用品売場で販売されるのに対し，「被服」及び「洋服」は，洋品店やデパートなどの紳士服売場，婦人服売場で販売されるものであり，販売場所が全く異なる。インターネット上のショッピングサイトにおいても，「運動用特殊衣服」を含むスポーツ用品は，「被服」及び「洋服」とは別のカテゴリーで販売されるのが通常であり，被告各商品も別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイトにおいて，一般の「被服」及び「洋服」を対象とする「メンズファッション」，「レディースファッション」とは全く別のカテゴリーである「スポーツ・アウトドア」，「フットサル」のカテゴリーで販売されている。
２ 争点２（被告各標章と本件各登録商標の類否）について
【原告の主張】
以下のとおり，被告各標章は，外観，称呼及び観念において，本件各登録商標と同一又は類似の商標である。
（１） 被告各標章
ア 構成
被告標章１ないし３は，アルファベットで表示された「SAMURAI」（「Samurai」）の部分と「JAPAN」（「japan」）の部分を上下２段に並べたものであり，「SAMURAI」（「Samurai」）の部分が大きく太く表示されているのに対し，「JAPAN」（「japan」）の部分は極めて小さく細い文字で表示されている。被告標章１でみると，「SAMURAI」と「JAPAN」のアルファベット１文字当たりの面積比は，約１２対１である。
被告標章４は，アルファベットの小文字で「samurai」と表示されたものである。
イ 要部
被告標章１ないし３は，いずれも外観において圧倒的に「SAMURAI」（「Samurai」）の部分に比重があり，「JAPAN」（「japan」）の部分とは一体性がなく，「SAMURAI」（「Samurai」）の部分が支配的かつ顕著なものであって，取引者に強い印象を与え，その注意を惹く部分である。したがって，「SAMURAI」（「Samurai」）の部分が要部である。
ウ 後記【被告の主張】(２)イ(イ)に対する反論
アルファベットで表示された「SAMURAI」（「Samurai」）の部分と他の単語とを一体のものとして結合することにより，全体として自他商品識別機能を有する場合があることは認める。しかしながら，被告標章１ないし３は，「SAMURAI」（「Samurai」）と「JAPAN」（「japan」）の部分とが一体のものではない。
（２） 類否
ア 対比
前記(１)イのとおり，被告標章１ないし３の要部は，アルファベットの「SAMURAI」（「Samurai」）の部分であるから，外観，称呼及び観念において，本件各登録商標と同一又は類似のものであり，被告標章４も，外観，称呼及び観念において，本件各登録商標と同一又は類似のものである。
イ 取引の実情
以下のとおり，需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれを否定できるような取引の実情はない。
（ア） 被告各商品が，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であること
前記１【原告の主張】のとおりである。
（イ） 後記【被告の主張】(３)エ(イ)に対する反論
被告は，まとめ買いによる方法以外に，個人が１着単位でも被告各商品を購入できるようにしている。これは，個人が被告各商品を普段着として使用することを想定しているからである。
（ウ） 後記【被告の主張】(３)エ(ウ)に対する反論
別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイトの検索エンジンにより，「SAMURAI Ｔシャツ」をキーワードとして検索すると，原告が販売する商品を紹介するウェブサイトと被告各ウェブサイトが同一頁に表示される。
また，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告各商品を販売するに当たり，メタタグとしてアルファベットの「samurai」（被告標章４）を使用しており，「samurai japan」を使用していない。これは，検索エンジンを利用する際に「samurai」と入力した需要者も，被告各ウェブサイトに誘引しようとするものであり，原告の販売する商品を購入しようとする者が誤って被告各商品を購入するおそれがあることは明らかである。
（エ） 後記【被告の主張】(３)エ(エ)に対する反論
被告がフットサル愛好者に広く認識されているとする主張には客観的な裏付けがなく，否認する。
【被告の主張】
以下のとおり，被告各標章は，「SAMURAI」（「Samurai」）と「JAPAN」（「japan」）の各部分が一体不可分に結合したものであって，外観，称呼及び観念において本件各登録商標と同一又は類似のものではない。
（１） 本件各登録商標
本件登録商標１は，特徴ある書道風の書体によりアルファベットで「SAMURAI」と表記された商標である。
また，本件登録商標２は， Century 風の書体のアルファベットで「SAMURAI」と表記された部分の下に，明朝体風の書体によりほぼ同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記された部分を組み合わせた２段併記商標である。このうち上段の「SAMURAI」又は下段の「サムライ」のみであれば，いずれも普通名詞にすぎないことからすると，後記３【被告の主張】のとおり，いずれかのみでは，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（法３条１項６号）として，商標登録無効審判により無効にされるべきものである。
よって，本件登録商標２は，２段併記をされていることにより出所識別機能を有するものである。
これらのことからすれば，本件商標権の権利範囲は，本件各登録商標に係る上記外観を有する標章に限られる。
（２） 被告各標章
ア 構成
被告各標章は，アルファベットで表記された「SAMURAI」（「Samurai」）及び「JAPAN」（「japan」）の各単語を組み合わせた結合標章である。
イ 要部
(ア) 「SAMURAI」（「Samurai」）の部分は，「侍」という普通名詞に由来するものであり，「JAPAN」（「japan」）の部分と比べて，取引者，需要者に対し，出所識別標識として強く支配的印象を与えるものではない。被告各標章のうち「SAMURAI」（「 Samurai」）の部分が「JAPAN」（「japan」）の部分より大きいのは，専らデザイン上の工夫にすぎない。「SAMURAI JAPAN」という単語をみて通常思い浮かべるのは，「スポーツの国際試合における日本代表」又は「スポーツをする日本男児」であり，「侍」と「日本」ではない。被告は，平成１７年ころから被告各標章を使用しているところ，平成２０年３月にホッケー男子日本代表が「さむらい JAPAN」と名付けられ，社団法人日本ホッケー協会は，平成２１年１月９日，「さむらい JAPAN」及び「サムライ JAPAN」を商標登録した。平成２１年に野球のワールドベースボールクラッシック（ＷＢＣ）が開催された際には，日本代表チームが「サムライジャパン」と名付けられた。したがって，遅くとも，この時点以降，「サムライジャパン」は，一つの熟語として一般に認識されている。
また，被告は，アルファベットの「SAMURAI」と「JAPAN」の頭文字をとった「SJ」の標章を商標登録しており，被告各商品にロゴとして付している。
これらのことからすれば，需要者は，被告各標章を一連一体の「サムライジャパン」と認識するのであり，「SAMURAI」（「Samurai」）の部分と「JAPAN」（「japan」）の部分とを分離して観察することは，取引上，不自然である。
(イ) 「被服」を指定商品とする商標として，「SAMURAI PROJECT」，「 SAMURAI SOUL 」，「 SAMURAI ARTS 」及び「 SAMURAISURFER」が商標登録されている。
このように，「SAMURAI」という単語が，「被服」等の指定商品において商標の類似を問題とされることなく併存していることからすれば，この種の指定商品の需要者は，「SAMURAI」を要部とは捉えず，他の単語と不可分一体のものとして把握することにより，十分に自他商品の識別をしているものである。
（３） 類否
外観，称呼及び観念における以下の差違並びに取引の実情によれば，被告各標章は，本件各登録商標と同一又は類似のものではない。
ア 外観の対比
被告各標章は，外観において，本件登録商標１と大きく異なる。
本件登録商標２と比べても，２段の文字群からなる点で共通するものの，片仮名で「サムライ」と表記されていない点で大きく異なる。
イ 称呼の対比
本件各登録商標は，いずれも「サムライ」の４音節で発音されるのに対し，被告各標章は「サムライジャパン」の７音節で発音されるものであり，「ジャパン」の部分があることにより，語感も大きく異なる。
ウ 観念の対比
本件各登録商標は，「武士」を想起させるのに対し，被告各標章は，「国際試合において闘う日本チーム」を想起させるものである。
エ 取引の実情
以下のとおり，取引の実情によれば，需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれはない。
（ア） 被告各商品が，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないこと
前記１【被告の主張】のとおりである。
（イ） 販売方法に係る差違
被告は，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトにおいて，約十着から四，五十着まで，まとめ買いできるシステムにより被告各商品を販売しており，これは一般の「被服」の販売方法とは明らかに異なるものである。
これに対し，原告は，「SAMURAI JEANS」の名称で，デニム素材のシャツやパンツを中心とした一般の若者向けカジュアルウェアをインターネット上のウェブサイト及び店舗で販売している。
（ウ） インターネット上での表示に係る差違
インターネット上の検索エンジンで「SAMURAI」をキーワードとして検索すると，膨大な数の検索結果が表示される。
したがって，需要者は，目的の商品を検索するために「SAMURAI」のキーワード以外の情報を用いる必要があるから，本件各登録商標と被告各標章が「SAMURAI」の部分で共通するということのみで誤認混同が生ずるおそれはない。
また，検索エンジンを用いると，検索結果において，原告の商品を販売するウェブサイトが「SAMURAI JEANS－サムライジーンズ」と表示されるのに対し，被告各ウェブサイトは「フットサルショップ
SAMURAI JAPAN～フットサル用品専門フットサルショップ～」と表示されるから，明らかに区別することができる。
（エ） 被告のフットサル用品への特化
被告は，財団法人日本サッカー協会が平成１７年に「フットサル全国リーグ設立検討プロジェクト」を立ち上げたころから，別紙ウェブサイト目録記載１のウェブサイトでフットサル用品の販売を開始した。その後も，フットサル用品のみに特化して販売を継続しており，フットサルの普及に一定の役割を果たしてきたことから，被告は，需要者であるフットサル愛好者の間に広く認識されている。
３ 争点３（本件登録商標２の商標登録は，商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか）について
【被告の主張】
以下のとおり，本件登録商標２の商標登録は，商標登録無効審判により無効にされるべきものである。
（１）本件登録商標２の商標登録に無効原因があること
前記２【被告の主張】(１)のとおり，本件登録商標２は，Century 風の書体のアルファベットで「SAMURAI」と表記された部分の下に，明朝体風の書体によりほぼ同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記された部分を組み合わせた２段併記商標である。そして，上段の「SAMURAI」又は下段の「サムライ」のみであれば，いずれも普通名詞にすぎず，出所識別機能を有しないから，本件登録商標２は２段併記をされていることにより出所識別機能を有するものであり，被告各標章とは類似するものではない。
そうでないのであれば，本件登録商標２は，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（法３条１項６号）として商標登録無効審判により無効にされるべきものであり，原告はその権利を行使することができないものである（法３９条，特許法１０４条の３第１項）。
なお，本件登録商標２は，商標登録の日（平成１２年３月３日）から５年が経過しており，法４７条１項により商標登録無効審判を請求することができないものの，法３９条，特許法１０４条の３第１項は適用される。（２）後記【原告の主張】(１)の申立てに対する反論
被告は，本件登録商標２について同じ大きさのアルファベットとカタカナとを組み合わせた２段併記であることにより自他商品識別力を有するものであり，被告各標章とは類似しない旨主張していたところ，裁判所の心証開示において上記主張を排斥された。このような裁判所の判断を前提とすれば，本件各登録商標は無効とされるべきものであることが明らかであるから，上記主張をしたのであり，「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した」ものではない。
【原告の主張】
以下のとおり，本件登録商標２の商標登録は，商標登録無効審判により無効にされるべきものではない。
（１）民事訴訟法１５７条１項に基づく却下の申立て
被告は，平成２３年４月１５日の本件第３回弁論準備手続期日において裁判所から侵害論に関する審理を終えて損害論に関する審理に入る旨の心証開示をされた後の同年５月２４日付け被告準備書面で，上記【被告の主張】(１)の主張をした。
被告は，自らが商標の類否等に関する判断を誤っていただけであって，これ以前に上記主張をすることについては何らの制約もなかったにもかかわらず，責任が裁判所にあるかのように主張して責任転嫁をしているものである。上記【被告の主張】(１)が，「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」に当たることは明らかであるし，侵害論に関する審理を蒸し返すものであって，「これにより訴訟の完結を遅延させることとなる」ことも明らかである。
したがって，上記【被告の主張】(１)の主張は，民事訴訟法１５７条１項により却下されるべきである。
（２）本件登録商標２の商標登録には無効原因がないこと
ほぼ同じ大きさでアルファベットとカタカナを２段併記した商標は，少なからず商標登録をされており，アルファベット又はカタカナ単独の部分では自他商品識別機能を有しないとか，２段併記をしたことにより自他商品識別機能を有するとされているわけではない。
したがって，本件登録商標２は，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（法３条１項６号）に当たらない。
なお，本件登録商標２は，商標登録の日（平成１２年３月３日）から５年が経過しており，法４７条１項により商標登録無効審判を請求することはできないものであるから，法３９条，特許法１０４条の３第１項は適用されない。
４ 争点４（被告標章４をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否）について
【原告の主張】
被告は，平成１７年９月ころから，被告各ウェブサイトにおいて，トップページを表示するための html ファイルにメタタグとして被告標章４を記載している。事業者が，その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は，その役務に関する広告であり，インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明もその役務に関する広告である。これが表示されるように html ファイルにメタタグを記載することは，役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為であるから，商標としての使用に当たる。
よって，原告は，被告に対し，被告標章４の html ファイルからの削除を求める。
【被告の主張】
被告標章４は，html ファイルの「Key word meta-tag」に記載されたものであり，「Description meta-tag」に記載されたものではないから，検索エンジンの検索結果などでは表示されず，サイトの閲覧者には視認されないものである。したがって，商標的使用には当たらない。
被告は，すでに被告各ウェブサイトの html ファイルのメタタグから被告標章４を削除しており，今後，これを再度追加する理由も予定もないから，上記差止請求には理由がない。
５ 争点５（被告標章１をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否）について
【原告の主張】
（１）前提事実のとおり，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告各商品の販売に関し，被告標章１を表示している（他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。）。
よって，原告は，被告に対し，被告各商品の販売又は販売のための展示に関し，被告標章１をウェブサイトに表示することの差止め及び別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトからの被告標章１の削除を求める。（２）後記【被告の主張】(１)の申立てに対する反論
上記(１)の請求は，平成２３年１２月１５日付け訴変更申立書により追加したものであるが，従前の請求の基礎となっていた本件商標権に基づくものであるし，被告標章１も従前から差止請求の対象となっていたものであるから，上記訴えの変更により著しく訴訟手続を遅滞させることはない。【被告の主張】
（１） 民事訴訟法１４３条４項に基づく申立て
上記【原告の主張】(１)は，本件訴えが提起されてから１年以上経過した平成２３年４月１５日の本件第３回弁論準備手続において損害論の審理が開始され，さらにその後８か月以上が経過し，裁判所から和解勧告がされた後の同年１２月１５日に，訴え変更されたものである。
原告には，それ以前に訴え変更をすることができなかった特別な事情はなかったし，侵害論に関する新たな主張立証が必要となり，審理に相当の期間を要することになった。
したがって，上記訴えの変更は，著しく訴訟手続を遅滞させるものとして，変更が許されない。
（２） ウェブサイトにおける被告標章１の使用差止めに係る請求について被告各ウェブサイトでは，原告が本件各登録商標を侵害すると主張する被告各商品以外にも，多数の商品を販売しており，一律に使用を差し止めることは合理的な根拠を欠いており，失当である。
６ 争点６（本件請求に係る権利濫用の成否）について
【被告の主張】
前記２【被告の主張】(３)エ(エ)のとおり，被告は，フットサル愛好者に広く認識されている。
原告は，上記被告の信用力にただ乗りしようとして，平成２２年２月からサッカー用品の販売を開始しており，本件請求もその一環であって不当な目的によるものであるから，権利濫用に当たる。
【原告の主張】
争う。
７ 争点７（損害）について
【原告の主張】
（１） 逸失利益
ア 主位的請求原因（法３８条２項）
被告は，平成１８年７月２７日から平成２３年１２月１４日までの５年４か月半の間に被告各商品を販売して，少なくとも合計１億３４３７万５０００円（年間２５００万円）の売上げを得た。
被告各商品の利益率は少なくとも７割であるから，被告は，被告各商品を販売することにより，少なくとも合計９４０６万２５００円の利益を得た。
これにより，原告は，同額の損失を受けた。
イ 予備的請求原因（法３８条３項）
原告が被告の行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は，上記売上高合計１億３４３７万５０００円の１割である１３４３万７５００円を下回らない。
これにより，原告は，同額の損失を受けた。
ウ ウェブサイトにおける被告標章１の使用
被告は，被告各ウェブサイトにおいて被告標章１を使用しているから，被告各ウェブサイトにおいて販売された商品のうち，少なくとも被告オリジナル商品（被告各商品に加え，被告各標章を付していないものを含めたもの）の販売額についても，損害の算定において含めるのが相当である。
（２） 弁護士及び弁理士費用
被告の行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用は，１１１５万６２５０円（予備的請求原因については３０９万３７５０円）である。
（３） 後記【被告の主張】(１)に対する反論
原告は，本件各登録商標を付した商品を販売し，宣伝広告においても本件各登録商標を使用している。
また，前記１【原告の主張】(２)のとおり，被告各商品は，普段着としても使用されるものであり，用途用法が限定されるという被告の主張には理由がない。
本件各登録商標が顧客誘引力を有しないなどということはない。
（４） 後記【被告の主張】(４)の申立てに対する反論
被告の行為に係る損害賠償請求の期間を平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までの期間に拡張したのは，被告が本件商標権侵害を継続してきたために伸長したものであるし，これは，紛争の一回的かつ抜本的解決にも資するものである。
また，被告は，被告の行為により受けた利益について推計するしかない旨主張しており，開示しないから，推計の方法により損害を算定しており，これにより著しく訴訟手続を遅滞させることもない。
【被告の主張】
（１） 原告には逸失利益が発生していないこと
ア 主位的請求原因（法３８条２項）について
原告は，本件各登録商標を使用していないから，法３８条２項による損害はない。
また，前記１【被告の主張】のとおり，被告各商品は，原告が販売する商品と用途用法及び需要者層が異なり，被告各商品の顧客吸引力は，本件各登録商標によるものではない。
イ 予備的請求原因（法３８条３項）について
原告が本件各登録商標を使用していないことからも明らかなとおり，本件各登録商標には全く顧客吸引力がないから，法３８条３項は適用されない。少なくとも，被告各商品の売上げは，被告の営業努力，広告宣伝など他の要因が大きく貢献しており，被告各標章の寄与度は極めて小さい。
（２） 被告が受けた利益について
被告は，商品ごとに売上げを管理していないため，被告各商品の売上げ及び利益を会計帳簿等から明らかにすることはできない。
また，被告オリジナル商品のうち，被告標章１及び２を付している商品を正確に抽出することは不可能である。
（３） 弁護士費用及び弁理士費用
争う。
（４） 民事訴訟法１４３条４項に基づく申立て
原告は，訴状において平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までの間における被告の行為に係る損害賠償請求をしていたところ，平成２３年１２月１５日付け訴変更申立書により平成１８年７月２７日から平成２３年１２月１４日までの間における被告の行為にまで損害賠償請求を拡張した。これは，本件訴えが提起されてから１年以上も経過した平成２３年４月１５日の本件第３回弁論準備手続において損害論の審理が開始され，さらにその後８か月以上が経過し，裁判所から和解勧告がされた後の同年１２月１５日にされたものである。
原告には，それ以前に上記訴え変更をできない特別な事情はなかった上，上記訴え変更により，侵害論に関する新たな主張立証が必要となり，審理に相当の期間を要することになった。
したがって，上記訴え変更は，著しく訴訟手続を遅滞させるものとして許されない。
８ 争点８（消滅時効の成否）について
【被告の主張】
原告は，遅くとも平成１８年７月２７日までに，被告の行為を知った。よって，本件訴えが提起された平成２２年９月２１日の３年前である平成１９年９月２１日までの被告の行為に関する不法行為に基づく損害賠償請求権は，時効により消滅した。
被告は，平成２３年７月２６日の本件第４回弁論準備手続期日において，上記時効を援用した。
【原告の主張】
原告は，平成２１年１０月２３日ころ，被告の行為を知り，平成２２年９月２１日，本件訴えを提起したのであり，被告の行為に関する不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅していない。
９ 争点９（不当利得の成否）について
【原告の主張】
（１） 不当利得の成否
被告各商品の平成１８年７月２７日から平成１９年９月２１日までの約１年２か月間における売上げは，少なくとも２９１６万６６６６円であったから，同期間における本件各登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は，その１割である２９１万６６６６円である。
前記のとおり，被告の行為は，本件商標権を侵害するものであるから，被告は，法律上の原因なく，同額の利益を受け，原告に同額の損失を及ぼしたものである。
（２） 後記【被告の主張】の申立てに対する反論
上記主張の成否を審理するに当たっては，従前の訴訟資料を相当程度利用することができるから，訴訟の完結を遅延させることとなるものではなく，後記【被告の主張】には理由がない。
【被告の主張】
上記【原告の主張】(１)は，本件訴えが提起されてから１年以上も経過し，平成２３年４月１５日の本件第３回弁論準備手続において損害論の審理が開始されてから８か月以上が経過し，裁判所から和解勧告がされた後に初めて主張されたものである。
原告には，それ以前に上記主張を提出できない特別な事情はなかったから，時機に後れた攻撃防御得方法（民事訴訟法１５７条）として，却下されるべきである。
第４ 当裁判所の判断
１ 争点１（被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否）について以下のとおり，被告各商品は，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であると認められる。
（１） 指定商品に類似する商品
法３７条１号の規定する指定商品に類似する商品に当たるかどうかは，商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく，それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により，それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判定すべきものである（最高裁昭和３６年６月２７日第三小法廷判決・民集１５巻６号１７３０頁参照）。
（２） 被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であること
ア 商品及び役務の区分
法６条２項によれば，商標登録出願に係る商品又は役務の指定は，政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならないとされており，法施行令１条によれば，経済産業省令で定める商品又は役務によって区分し，これを別表に記載するとされている。また，別表では「第２４類」として「織物及び家庭用の織物製カバー」，「第２５類」として「被服及び履物」が規定されている。
これらの規定を受けて，法施行規則６条により，法施行令１条の規定による商品及び役務の区分に属する商品又は役務は，別表のとおりとすると規定されているところ，別表による区分には，以下の商品が含まれている。第２４類５「布製身の回り品」
タオル手ぬぐいハンカチふくさふろしき
第２５類１「被服」
（１）洋服
イブニングドレス学生服子供服作業服ジャケットジョギ
ングパンツスウェットパンツスーツスカートスキージャケッ
ト スキーズボンズボンスモック礼服
（４）ワイシャツ類
開きんシャツカフスカラースポーツシャツブラウスポロ
シャツワイシャツ
（７）下着
アンダーシャツコルセットコンビネーションシュミーズズ
ボン下スリップパンツブラジャーペチコート
（９）キャミソールティーシャツ
（10）アイマスクエプロンえり巻き靴下ゲートル毛皮製ストー
ル ショールスカーフ足袋足袋カバー手袋ネクタイネッ
カチーフバンダナ保温用サポーターマフラー耳覆い
（11）ナイトキャップ帽子
第２５類５「運動用特殊衣服」
（１）アノラック空手衣グランドコート剣道衣柔道衣スキー
競技用衣服ヘッドバンドヤッケユニフォーム及びストッキング
リストバンド
（２）水上スポーツ用特殊衣服
サーフィン用ウェットスーツ水上スキー用ウェットスーツ
イ 被告各商品と本件各登録商標の指定商品との対比
（ア） 被告各商品のうち「ポロシャツ，ロンＴＥＥ，ノースリーブシャツ」は上記法施行規則別表の「ワイシャツ類」又は「下着」に，
「プラクティスシャツ（プラシャツ），プラクティスセット（プラセット），ロングプラクティスシャツ（ロンプラ），プラクティスパンツ（プラパン），ハーフピステ」は同別表の「洋服」又は「ワイシャツ類」に，
「スウェット」は同別表の「洋服」に，
「ロングインナーシャツ，ロングインナー，インナーシャツ，ロングインナーパンツ，インナーパンツ，アンダーウォーマーパンツ，アンダーウォーマー，ロングスパッツ，ボクサーパンツ」は同別表の「下着」に，それぞれ当たると認められ，これらの被告各商品は，いずれも，本件各登録商標の指定商品と同一の商品である。
（イ） 被告各商品のうち「Ｔシャツ」は同別表の「ティーシャツ」に，「ネックウォーマー」は同別表の「保温用サポーター，マフラー」に，「ビーニー」は同別表の「帽子」に当たり，
「タオル」は同別表の「布製身の回り品」に含まれ，その他の被服を含め，いずれも，本件登録商標１の指定商品と同一の商品であるが，本件登録商標２の指定商品とは異なる。
（ウ） 被告各商品のうち「ユニフォーム」は同別表の「運動用特殊衣服」に当たり，本件各登録商標の指定商品とは異なる。
ウ 被告各商品と本件各登録商標の指定商品との類否
前記イのとおり，前記イ(ア)の商品は，本件各登録商標の指定商品と同一のものである。
前記イ(イ)及び(ウ)の商品についても，被告が本件各登録商標の指定商品と同一のものである前記イ(ア)の各商品と併せて販売していることや，原告も同様の商品を販売していることからすれば，一般に同一営業主により製造又は販売されているものと認めることができる。
したがって，これらの商品についても，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるものというべきである。
エ 被告は，需要者が普段着として被告各商品を使用することはなく，これらは，ユニフォームとして「運動用特殊衣服」に区分されるものであって，本件各登録商標の指定商品である「被服」に類似する商品には当たらない旨主張する。
しかしながら，被告各商品のうち上記イの各商品全てについて「運動用特殊衣服」に当たるというのは上記アの法令の規定と整合しない。また，素材及びデザイン等の観点からみても，被告各商品を普段着として使用することには何ら支障がないと認められるから，上記主張には理由がない。
２ 争点２（被告各標章と本件各登録商標の類否）について
以下のとおり，被告標章１及び２は，本件各登録商標に類似する商標であるが，被告標章３は，類似するとはいえない。
（１） 登録商標に類似する商標
商標の類否は，同一又は類似の商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。
（２）被告各標章と本件各登録商標の類否
ア 本件各登録商標の構成
(ア) 本件登録商標１
本件登録商標１の外観は，別紙商標目録記載１のとおりであり，毛筆風の勢いのある書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記されたものである。
同商標からは，「さむらい」の称呼と「侍」の観念が生じる。「侍」は，一般に「武士」，転じて「なかなかの人物」を意味する。
(イ) 本件登録商標２
本件登録商標２の外観は，別紙商標目録記載２のとおりであり，
Century 風で，やや細めの書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に，同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記されている。
同商標の称呼及び観念は，上記(ア)と同じである。
イ 被告各標章の構成
被告各標章の構成は，別紙標章目録記載１ないし４のとおりであり，その外観，称呼及び観念並びに要部は，以下のとおりである。
(ア) 被告標章１
ａ 外観
アルファベットのゴシック体大文字で「ＳＡＭＵＲＡＩ」と表記された下に，これより小さなアルファベットのゴシック体大文字で
「ＪＡＰＡＮ」と表記されている。
文字の大きさを比較すると，「ＳＡＭＵＲＡＩ」の部分の方が
「ＪＡＰＡＮ」の部分よりも約１２倍大きい。
ｂ 称呼
「SAMURAI」の部分から「さむらい」の称呼が生じ，「JAPAN」の部分から「ジャパン」の称呼が生じる。
ｃ 観念
「SAMURAI」の部分から「侍」の観念が生じ，「JAPAN」の部分から「日本」の観念が生じる。
ｄ 要部
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
上記ａのとおり，被告標章１は，「 SAMURAI 」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも格段に大きく，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。また，「JAPAN」の部分からは「ジャパン」の称呼及び「日本」の観念が生じるものの，服飾の分野において原産国を表示する又は商品イメージを代表させることを目的として，国名，都市名等が併せて表記されることは通常見られることであり，被告標章１における「JAPAN」の部分も，上記の外観からすれば，そうした意味合いによるものとしか理解することができない。したがって，この部分からは，出所識別標識としての称呼，観念も生じないというべきである。
よって，被告標章１の要部は「SAMURAI」の部分である。
なお，被告は，「SAMURAI JAPAN」という表記が，一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味し，取引者ないし需要者は，被告標章１についても「SAMURAIJAPAN」という一連一体の言葉と認識するから，「SAMURAI」と「JAPAN」とを分離するのは相当でなく，「SAMURAI」の部分を要部ということはできない旨主張する。たしかに，「SAMURAI」と「JAPAN」が外観上も一連一体として記載された場合は，これを一連一体の言葉として認識することは十分にあり得る（後記(ウ)参照）。しかしながら，そもそも被告標章１の外観が，前記ａのとおり，２段に表記されている上，「SAMURAI」と「JAPAN」の文字の大きさが著しく異なっていることからすれば，取引者や需要者が，被告標章１を見て，「SAMURAI JAPAN」という一連一体の言葉として認識することは考えにくい。被告は，「SAMURAI JAPAN」という表記が，一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味するとする根拠について，①社団法人日本ホッケー協会が「さむらい JAPAN」の商標登録を有すること，②野球の日本代表チームが「侍ジャパン」の呼称を使用していることなどを挙げるにすぎない。これらのことから，取引者，需要者において，
「SAMURAI JAPAN」という表記が一般に「スポーツの国際試合における日本代表」，「スポーツをする日本男児」を意味すると受け取られているなどとは認められない。
(イ) 被告標章２
ａ 外観
アルファベットのイタリック体で「Samurai」と表記され，「S」が大文字であるほかは小文字である。この表記の下にアンダーラインが付され，このアンダーラインの下に，より小さなアルファベットのイタリック体小文字で「japan」と表記されている。文字の大きさを比べると，「Samurai」の部分の方が「japan」の部分よりも約１０倍大きい。
ｂ 称呼及び観念
称呼及び観念については，上記(ア)ｂ及びｃと同様である。
ｃ 要部
上記ａのとおり，「Samurai」の部分の方が「japan」の部分と比べて格段に大きい上，「Samurai」の部分がアンダーラインで強調されていることなどからすれば，この部分が取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。「japan」の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないこと及び「Samurai japan」という一連一体の言葉としての外観，称呼，観念が生じるなどといえないことは，前記(ア)ｄと同様である。したがって，被告標章２の要部は「Samurai」の部分である。
(ウ) 被告標章３
ａ 外観
アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に，これより小さなアルファベットの大文字で「JAPAN」と表記されている。「A」の文字を基準として文字の大きさを比べると，「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約１.５倍大きい。
ｂ 称呼及び観念
称呼及び観念については，上記(ア)ｂ及びｃと同様である。
ｃ 要部
被告標章３では，「SAMURAI」の部分が「JAPAN」の部分と比べて大きいものの，被告標章１及び２と異なり，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として，強く支配的な印象を与えるとまではにわかに認めがたいというべきである。
また，このような外観からすると，一連一体の表記として「サムライジャパン」という称呼も生じることが考えられる。このような場合，取引者，需要者において，固有の意味を有する熟語として受け取るとまでは認めにくいものの，「SAMURAI（侍）」と「JAPAN（日本）」とを組み合わせたものとして出所識別機能を有する標識と捉えることが可能である。
しかも，「SAMURAI」から生じる観念である「侍」は，日本固有のものであり，上記のような観念の下では，取引者，需要者において「JAPAN」から生じた観念である「日本」と結びついた一連一体のものとして受け止められやすいといえる。
他方，「SAMURAI」も「JAPAN」も被告商品と関連性はないものの，一般名称であるため出所識別力に大きな違いがあるとは認められないから，「SAMURAI」以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないということも困難である。
したがって，被告標章３において，「SAMURAI」の部分を取り出して，その要部であると認めることはできない。
(エ) 被告標章４
外観は，アルファベットの小文字で「samurai」と表記された標章であり，「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じる。
ウ 類否判断
(ア) 本件登録商標１と被告各標章との対比
前記イ(ア)及び(イ)のとおり，被告標章１及び２の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり，本件登録商標１とは書体が異なるものの，同一のアルファベットにより構成されるものであるから，外観において類似する。また，要部からは，「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから，称呼及び観念においても，本件登録商標１と同一のものである。
しかし，前記イ(ウ)のとおり，被告標章３は，分離観察ができないため，「SAMURAI JAPAN」として，本件登録商標１と対比すると，外観，称呼，観念において異なる。
また，被告標章４は，本件登録商標１とは書体とアルファベットの小文字である点を除き同一であるため，外観において類似しており，称呼，観念において同一である（もっとも，被告標章４は，メタタグとして使用されているので，取引者や需要者によって直接観察されることを予定しておらず，外観を対比する必要はない。）。
(イ) 本件登録商標２と被告各標章との対比
前記イ(ア)及び(イ)のとおり，被告標章１及び２の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり，本件登録商標２の上段部分と同一のアルファベットにより構成されるものであるから，外観において類似する。また，上記要部からは「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから，称呼及び観念において，本件登録商標２の上下各部分とも同一のものである。
しかし，前記イ(ウ)のとおり，被告標章３は，分離観察ができないため，「SAMURAI JAPAN」として本件登録商標２と対比すると，外観，称呼，観念において異なる。
また，被告標章４は，本件登録商標２の外観において類似し，称呼及び観念において同一である（もっとも，外観を対比する必要がないことは，前記(ア)と同じである。）。
(ウ) 取引の実情
被告は，取引の実情からすれば，取引者，需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれはない旨主張する。
しかしながら，被告が主張する事情のうち，被告各商品が，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないとする点に理由がないのは前記１のとおりである。また，被告がフットサル愛好者に広く認識されているから原告が販売する商品と誤認混同されるおそれはないとする点も，被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないことを前提とするものであり，同様に理由がない。
被告が主張するとおり，販売方法に係る差違や販売に係るインターネット上のウェブサイトの表示に差違があるとしても，一般の需要者からしてみれば，少なくとも被告各商品が原告の製造に係る商品等であると誤信するおそれはあるというべきであり，「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合」に当たるとはいえない。
(エ) 結論
これらのことからすると，被告標章１及び２は，本件各登録商標と外観において類似し，称呼及び観念において同一のものである上，商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合に当たるような取引の実情があるともいえない。
よって，被告標章１及び２は，本件各登録商標に類似する商標であると認められる。
他方で，被告標章３は，本件各登録商標に類似する商標であるとはいえない。
３ 争点３（本件登録商標２の商標登録は，商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか）について
（１） 法は，「商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り，もつて産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ（１条），商標の本質は，自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり，この自他商品の識別標識としての機能から，出所表示機能，品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。法３条１項６号が，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは，同項１号ないし５号に例示されるような，識別力のない商標は，特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに，一般的に使用される標章であって，自他商品の識別力を欠くために，商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。
（２） 被告は，本件登録商標２について，普通名詞である「SAMURAI」及び「サムライ」を組み合わせたものにすぎず，これら単独では「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（法３条１項６号）に当たる旨主張する。
しかしながら，普通名詞であっても法３条１項各号に当たらない場合もありうるところであって，単に普通名詞であることを理由として法３条１項６号に当たるとする被告の主張は，そもそも失当である。
なお念のため検討すると，前記のとおり，本件登録商標２からは，「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じ，「侍」は，一般に「武士」，転じて「なかなかの人物」を意味する単語である。そうすると，本件登録商標２は，その指定商品である第２５類「被服」との関係で，法３条１項１号の規定する「その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には当たらないほか，同項２号ないし５号にも当たらない。他に，本件登録商標２について，特定人によりその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとか，一般的に使用される標章であって，自他商品の識別力を欠くものであり，法３条１項６号に当たるなどと認めるに足りる証拠もない。
したがって，この点に関する被告の主張には理由がない。
４ 争点４（被告標章４をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否）について
証拠（乙１１）によれば，被告は，すでに被告各ウェブサイトの html ファイルのメタタグから被告標章４を削除し，「SAMURAI JAPAN」のメタタグを追加したことが認められる。
被告が，今後，上記各ウェブサイトの html ファイルにメタタグとして被告標章４を記載する蓋然性があると認めるに足りる証拠は他にない。よって，上記請求については必要性を認めることができず，理由がない。
５ 争点５（被告標章１をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否）について
（１） 民事訴訟法１４３条４項に基づく申立て
原告は，平成２３年１２月１５日付け訴変更申立書により，被告各商品の販売又は販売のための展示に関し，被告標章１をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章１の削除を求める請求（前記第１の１(４)）を追加した。
これらの請求に係る争点としては，争点１ないし４のほか，後記(２)の争点があるのみであり，上記請求に係る争点の審理のためには従前の訴訟資料を大部分利用することができるから，審理を遅滞させることはない。この点に関する被告の主張には理由がない。
（２） ウェブサイトにおける被告標章１の使用差止めに係る請求について法２条３項８号によれば，「商品若しくは役務に関する広告，価格表若しくは取引書類‥‥を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」は，商標の使用に当たる。
前提事実のとおり，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告各商品の販売に関し，被告標章１を表示している（他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。）ところ，これは上記商標の使用に当たる。したがって，法３６条１項により，原告は，被告に対し，被告各商品の販売又は販売のための展示に関し，被告標章１をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章１の削除を求めることができるというべきである。
被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告各商品以外にも多数の商品を販売しているから，一律に使用を差し止めることは合理的な根拠を欠いている旨主張するものの，上記各請求に必要性があることは明らかであり，理由がない。
６ 争点６（本件請求に係る権利濫用の成否）について
原告が平成２２年２月からサッカー用品の販売をしているとしても，そのことからフットサル愛好者に対する被告の信用力にただ乗りしようとしているなどと推認することはできない。
原告がサッカー用品を販売している行為自体についてみても，被告が主張する事実のみでは不正競争にも当たらないのであり，本件請求について権利濫用が成立することを基礎づけるものとはいえない。
この点に関する被告の主張には理由がない。
７ 争点７（損害）について
（１） 被告の行為について
前提事実(３)のとおり，被告は，被告各商品について，被告各ウェブサイトで販売しているほか，フットサルコート事業者が主催する大会において，優勝商品等として格安で販売していること及び社内の従業員向けに販売していることが認められる。
また，上記ウェブサイトでは，被告標章１を表示した上で，被告オリジナル商品や他社の製造した商品を販売しており，少なくとも，平成２３年１２月１４日まで続けている（前提事実(３)，弁論の全趣旨）。
（２） 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による損害の発生前記５(２)のとおり，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告オリジナル商品の販売に関し，被告標章１を表示しているところ，これは商標の使用に当たるから，被告各ウェブサイトにおける販売のうち、少なくとも，本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である被告オリジナル商品の販売により，本件商標権侵害と相当因果関係のある損害が発生したということができる。
なお，被告オリジナル商品以外の売上げについては，その商品の内容が不明であり，仮に，これらの販売が，被告標章１の使用のもとに行われていたとしても，全ての商品の販売について，損害の発生を認めることはできず，その損害額については，後記(４)及び(５)のとおり算定すべきである。
（３） ウェブサイト以外における被告各商品の販売による損害の発生これに対し，被告各ウェブサイトで販売した以外の被告各商品について検討すると，フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として格安で販売している商品について，本件各登録商標の指定商品との誤認混同が生じたとか，この販売により原告に損害が発生したとは認めがたいというべきである。被告の社内従業員向けに販売したものについても同様であるから，これらの商品について法３８条２項を適用することはできない。上述した事情からすると，ウェブサイト以外における被告各商品の販売によって，原告に損害が発生したとは認めがたいから，法３８条３項を適用することもできないというべきである。
したがって，以下，被告各ウェブサイトで販売された被告各商品に係る原告の損害について検討する。
（４） 主位的請求原因（法３８条２項）について
ア 被告各ウェブサイトにおける販売利益
被告は，販売利益を算定するための資料について，平成１９年９月分から平成２２年８月分までを開示したから，権利侵害期間（平成１８年７月２７日～平成２３年１２月１４日）における被告の販売利益については，上記開示された期間における被告の利益から推計することとする。
（ア） 被告各ウェブサイトにおける売上げ（平成１９年９月分～平成２２年８月分）
証拠（乙２０ないし７８〔枝番省略〕）及び弁論の全趣旨によれば，被告の平成１９年９月分から平成２２年８月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ，費用及び収益については，別紙計算表のとおりであると認めることができる。
このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は，１億８３５３万８４１１円であり，それ以外の売上合計額は，３９４２万５３０２円であるから，売上合計額に被告各ウェブサイトにおける売上げが占める割合は，約８２％である。
〔計算式〕183,538,411÷(183,538,411＋39,425,302)≒0.82なお，返品分が３０万３６１３円あることから，売上合計額は併せて２億２２６６万０１００円である。
〔計算式〕183,538,411＋39,425,302－303,613＝222,660,100そうすると，返品分を考慮した被告各ウェブサイトにおける売上合計額は，１億８３２８万５４５５円となる。
〔計算式〕各月：（全体売上－返品）×ウェブサイト売上／全体売上
（イ） 被告各ウェブサイトにおける販売利益（平成１９年９月から平成２２年８月までの１か月平均額）
この期間における仕入れ等の費用は，合計１億４３０６万４１６１円であり，その余の費用は合計２５０６万９３２７円であるから，この期間における被告の利益は合計５４５２万６６１２円である。
〔計算式〕222,660,100－143,064,161－25,069,327＝54,526,612これに，被告各ウェブサイトの売上げが占める割合である８２％を乗じると，上記ウェブサイトにおける上記期間中の利益は合計４４７１万１８２１円となり，これを３６か月で除した１２４万１９９５円が，上記ウェブサイトにおける販売により，被告が得た１か月当たりの利益と推定される。
〔計算式〕54,526,612×0.82＝44,711,82144,711,821÷36＝1,241,99
（ウ） 被告オリジナル商品とそれ以外の商品（他社商品）について前記(２)のとおり，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告各商品の販売に関し，被告標章１を表示しているところ，これは同商標の使用に当たる。
したがって，被告標章１及び２を使用していない被告オリジナル商品の販売についても，本件商標権侵害と相当因果関係のある損害であるということができる。
これに対し，被告各ウェブサイトにおける売上げのうち，他社商品の内容や販売数量の内訳は不明であり，被告各ウェブサイトにおいて被告標章１を表示して商品の販売をしているとしても，被告オリジナル商品以外の商品の販売についてまで，法３８条２項を適用することはできないというべきである（他社商品のなかには，靴もあるが，これらの販売が本件商標権侵害ということはできない）。
（エ） 被告オリジナル商品の販売利益（平成１９年９月から平成２２年８月までの１か月平均額）
別紙計算表のとおり，平成１９年９月分から平成２２年８月までの間における，被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトに係る被告の事業全体における売上げ（合計：１億９４４２万８４９３円）と被告オリジナル商品の売上げ（合計：５５４５万０２１６円）は，別紙計算表のとおりである。
そうすると，この期間における，被告各ウェブサイトにおける売上げのうち，被告オリジナル商品の売上げの割合は，平均２８.５１％と推定できる。
したがって，被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益のうち，平成１９年９月から平成２２年８月までの間における１か月平均は，３５万４０９２円となる。
〔計算式〕1,241,995×0.2851＝354,092
（オ） 平成１８年７月２７日から平成２３年１２月１４日までの被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売利益
そうすると，被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益は，平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までについては１７５３万７４５３円，平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までについては５３４万１４５８円と推定することが可能である。
〔計算式〕354,092×(5÷31＋49＋11÷30)＝17,537,453354,092×(19÷30＋14＋14÷31)＝5,341,458
イ 法３８条２項の適用の可否
被告は，原告が，本件各登録商標を自己使用していないから，法３８条２項の適用を求めることはできないと主張する。
しかし，甲１５によると，原告は，本件登録商標２を使用していると認めることができる（２段表記をそのまま使用しているわけではないが，法３８条２項の適用を求める前提としての使用を満たしているというべきである。）。
また，被告は，被告各商品が，原告が販売する商品と用途用法及び需要者層において異なり，被告各商品の顧客吸引力は，本件各登録商標によるものではないから，原告に逸失利益が発生していないと主張する。しかし，前提事実(３)及び証拠（甲１４，１５），弁論の全趣旨によると，原告は，被告オリジナル商品と同じ種類の衣類を，被告と同様ウェブサイト上で販売していることが認められる。
さらに，被告がウェブサイト上で販売していることに照らすと，被告オリジナル商品が，フットサル愛好者によって競技や練習にのみ用いられるとは限られないというべきである。
したがって，原告は，被告がウェブサイト上で被告オリジナル商品を販売することにより，損害を被っているということができる。
ウ 被告標章１及び２の寄与率
商標権侵害があった場合，侵害品と商標権者の商品との間には，必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らない。法３８条２項の適用に当たっては，商標権者である原告の販売する商品と被告各商品の類似の程度や，顧客層や流通経路の違い等を総合的に勘案して判断すべきである。
証拠（甲１５）によれば，前記イのとおり，原告は，被告オリジナル商品と性能や効用において共通性を有する商品を販売しているということができる。
他方において，被告各商品の需要者の多くは，フットサル競技者・愛好者であると考えられる上（弁論の全趣旨），証拠（乙１７の１・２）によれば，原告が，サッカー関連用品の販売を開始したのは平成２２年１月ころに過ぎない。
以上によると，本件において，被告が，被告各ウェブサイトにおいて，被告オリジナル商品を販売したことにより得た利益についての被告標章１及び２の寄与率は，２０％と認めるのが相当である。
エ 被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害による損害
以上を総合すると，被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害と相当因果関係のある損害は，平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までについては３５０万７４９０円，平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までについては１０６万８２９１円と認めるのが相当である。
〔計算式〕17,537,453×0.2＝3,507,490
5,341,458×0.2＝1,068,291
（５） 予備的請求原因（法３８条３項）について
ア 法３８条３項の適用の可否
前記(２)のとおり，被告は，被告各ウェブサイトにおいて，被告オリジナル商品の販売に関し，被告標章１を表示しているところ，これは上記商標の使用に当たるから，被告各ウェブサイトにおける販売のうち被告オリジナル商品の販売は，本件商標権侵害と相当因果関係のある損害の算定の根拠とすることができる。
したがって，法３８条３項所定の「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を算定するに当たっては，各ウェブサイトにおいて販売された被告オリジナル商品の売上総額に相当な使用料率を乗じるのが相当である。
なお，被告は，本件各登録商標には顧客吸引力が全くない旨主張し，その理由として原告が本件各登録商標を使用していない旨主張する。しかしながら，証拠（甲１５）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件各登録商標と同一ないし類似する商標を付した商品を，全国で店舗販売し，インターネットでも販売していることが認められることなどからすれば，相応の顧客誘引力を有するものと認めることができる。
イ 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高について
（ア） 被告各ウェブサイトにおける売上高
前記(４)アのとおり，被告の平成１９年９月分から平成２２年８月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ，費用及び収益については，別紙計算表のとおりであり，このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は，１億８３２８万５４５５円となる。
これを３６か月で除した５０９万１２６２円が１か月当たりの売上額である。
〔計算式〕183,285,455÷36＝5,091,262
そうすると，被告の行為に係る売上額は，平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までについては合計２億５２１５万９８０５円，平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までについては合計７６８０万１４１３円と推定される。
〔計算式〕5,091,262×(5÷31＋49＋11÷30)＝252,159,805,091,262×(19÷30＋14＋14÷31)＝76,801,413
（イ） 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上げ前記(４)ア(エ)のとおり，平成１９年９月分から平成２２年８月分までの間における，被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトにおいて，被告オリジナル商品の売上げは，同サイトにおける被告の売上全体の２８.５１％であった。
したがって，被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高は，平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までについては７１８９万０７６０円，平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までについては２１８９万６０８２円と推定される。
〔計算式〕252,159,805×0.2851＝71,890,76076,801,413×0.2851＝21,896,082
ウ 使用料率
前記イのとおり，本件各登録商標が相応の顧客誘引力を有するものと認められることに加え，被告が，被告各ウェブサイトにおいて，被告標章１を付して被告各商品を販売していることなどからすれば，本件各登録商標の使用が被告の売上げに貢献した程度は少なくないと考えられる。その他一切の事情を考慮すれば，本件では，本件各登録商標の使用料率を３％と認めるのが相当である。
したがって，被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売について，商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は，平成１８年７月２７日から平成２２年９月１１日までについては２１５万６７２２円，平成２２年９月１２日から平成２３年１２月１４日までについては６５万６８８２円と認めることができる。
以上によると，上記金額より高額である，３８条２項による算定の結果を採用することとする。
（６） 弁護士費用
弁護士費用のうち，前記(４)の損害合計４５７万５７８１円の約１割に相当する５０万円について，本件と相当因果関係のある損害と認める。なお，遅延損害金の計算に当たっては，これを前記(４)の各損害割合に応じて３８万円と１２万円に分割し，割り付けることとする。
〔計算式〕3,507,490＋380,000＝3,887,4901,068,291＋120,000＝1,188,291
８ 争点８（消滅時効の成否）について
（１） 被告は，原告が，遅くとも平成１８年７月２７日ころまでには被告の行為について認識していた旨主張し，その根拠として以下の事情を挙げている。
ア 原告代表者は，平成１１年１０月２０日，第三者から本件各登録商標を譲り受け，平成１８年７月２７日，原告に譲渡した。
したがって，原告代表者は，平成１２年ころから，商標管理として自己の有する商標を第三者が使用していないか確認していたはずである。
イ 被告は，平成１７年から，インターネット上のショッピングサイトで被告各商品を販売しており，別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイトでは，同年１１月４日に，被告各商品に関する最初のレビューが書かれ，その後コンスタントにレビューが記載され，現在では８３５件に上っている。原告は，遅くとも，本件各登録商標に関する移転登録をした平成１８年７月２７日前後に，インターネットで「SAMURAI」のキーワードを検索したはずであるから，そのころ上記の点についても認識したはずである。
（２） そこで検討すると，上記被告の主張は，いずれも単なる推測にすぎないというべきであって，被告が挙げる上記(１)の事情により，原告が，遅くとも平成１８年７月２７日ころまでに被告の行為を認識していたなどと推認することはできないし，他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。かえって，甲１７によれば，原告の従業員は，平成２１年１０月２３日ころ，被告各商品が販売されていることを知り，直ちに弁理士に商標権侵害の有無について相談したことが認められる。
９ 結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件請求は主文の限度で理由があり，その余の部分には理由がないから，主文のとおり判決する。大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 松川充康
裁判官 西田昌吾
（別紙）
標章目録
samurai
（別紙）
被告商品目録
ポロシャツ，Ｔシャツ，ロンＴＥＥ，ノースリーブシャツ，プラクティスシャツ（プラシャツ），プラクティスセット（プラセット），ロングプラクティスシャツ（ロンプラ），プラクティスパンツ（プラパン），スウェット，ネックウォーマー，ロングインナーシャツ，ロングインナー，インナーシャツ，ロングインナーパンツ，インナーパンツ，アンダーウォーマーパンツ，アンダーウォーマー，ロングスパッツ，ハーフピステ，ボクサーパンツ，ユニフォーム，ビーニー，その他の被服，タオル（別紙）
ウェブサイト目録
１ 「http://www.samurai-japan.jp/」のＵＲＬにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ
２ 「http://www.rakuten.ne.jp/gold/samurai-japan/」のＵＲＬにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ
（別紙）
商標目録
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/82474/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。