平成２５年１月２４日判決言渡
平成２４年（ネ）第１００１９号商標権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地口頭弁論終結日平成２４年１２月１７日
判決
控訴人（原告）株式会社カムイワークスジャパン
訴訟代理人弁護士稲元富保
弁理士宮田信道
被控訴人（被告）株式会社中条
訴訟代理人弁護士平尾正樹
補佐人弁理士猪狩充
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，ゴルフクラブに，別紙被告標章目録記載１，３，５の各標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通
３ 被控訴人は，キャディバッグに，別紙被告標章目録記載３の標章を付して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信回線を
４ 被控訴人は，ゴルフクラブ及びキャディバッグに関する広告に，別紙被告標章目録記載１～４の各標章を付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情
５ 被控訴人は，その所有し，占有する別紙被告標章目録記載１，３，５のいずれかの標章を付したゴルフクラブ，同目録記載３の標章を付したキャディバッグ及び同目録記載１～４のいずれかの標章を付したゴルフクラブの広告用パンフレット
６ 被控訴人は，控訴人に対し，４０００万円及びこれに対する平成２２年９月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
１ 控訴人（原告）は，「ＫＡＭＵＩ」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ，被控訴人（被告）が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告より，本件商標権を侵害していると主張して，商標法３６条１項に基づく侵害差止め，同条２項に基づく被控訴人の商品等の廃棄，不法行為に基づく損害賠償として
２ 原判決は，被控訴人による被告標章１～５の使用及び被告標章１～３が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく，被告標章４及び５３については被控訴人の先使用権の抗弁を認め，被告標章４及び５については権利
３ 本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は，４０００万円の支払を求める限度での一部控訴である。
４ 争いのない事実
(1) 当事者
ア 控訴人は，ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は，株式会社北陸ゴルフ製作所であり，その後，株式会社カムイワークスに変更し，平成９年１０月２２日に，現在の商号である株式会社カムイワー
イ 被控訴人は，ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2) 控訴人は，本件商標の商標権者である。
ＫＡＭＵＩ（標準文字）
・登録第５１４２６８５号
・指定商品第２８類運動用具
・出願日平成１９年４月２３日
・登録日平成２０年６月２０日
・公報発行日平成２０年７月２２日
(3) 被控訴人は，遅くとも平成２０年７月２３日から，我が国において，被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ（以下，これらを総称して「被告して，譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，電気通信なくともいずれかを付して展示し若しくは頒布し，同広告を内容とする情報に上記各標章を付して電磁的方法により提供している。例えば，被控訴人は，ゴルフクラ
(4) 被告標章１～３は，いずれも本件商標と同一又は類似の商標である。
第３ 当事者の主張
１ 原審からの主張
原審における当事者の主張は，原判決４頁３行目以下の「３当事者の主張」記載のとおりである。
２ 当審における控訴人の主張
(1) 被告標章４及び５の使用について
被告標章４が我が国において使用されていないという被控訴人の主張（後記３(1)ア）については，それが立証されるのであれば，強くは争わない。なお，被告標章また，被告標章５も，１個の標章として特定されるものである。
(2) 被告標章４及び５と本件商標の類否について
被控訴人の主張するように，被告標章４及び５の「ＫＡＭＵＩ」部分がハウスマークであるとすれば，本件商標との間で出所の混同を生じることは明らかである。
(3) 先使用の抗弁について
原判決は，先使用の抗弁に関して，被告標章１～３の周知性を認定する基礎として，被控訴人のゴルフクラブの販売本数，売上高，宣伝広告，プロゴルファーへのしかしながら，販売本数に関する証拠は，被控訴人作成の書面であるか，加工されたデータにすぎない。売上高に関する証拠（乙１１の１～４）は，被控訴人とは別法人の有限会社カムイの決算報告書であって，被控訴人の売上高ではなく，これに基づいて被控訴人の売上高を認定するのは誤りである。また，上記証拠は，確定申告で提出されたものではないから客観性が担保されておらず，全額が国内におけるゴルフクラブ等の売上高であるか不明である。宣伝広告に関する証拠は，被控訴有する商標「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」に関するものであるから，被告標章１～３と被控訴人とを結び付けるものではない。プロゴルファーへの納品に関する証拠も，被控訴人作成の書面にすぎず，また，納品されたとされるゴルフクラブを使用していなまた，原審でも主張したとおり，控訴人のゴルフクラブも「カムイ」として取り扱われていたこと，被控訴人のシェアが低いこと，被告標章１～３のような「ＫＡ
(4) 権利濫用の抗弁について
原判決は，被告標章４及び５に関する権利濫用を基礎付ける事実として，①被告標章１～３について先使用権が認められること，②控訴人が被控訴人の使用する標章について異議を述べなかったこと，③被控訴人が被告標章１～３を使用してきたこと，④控訴人が本件商標の登録まで「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用していなかったこと，⑤「ＫＡＭＵＩ」や「カムイ」の標章が控訴人の標章として浸透していなかしかしながら，①については上記(3)で主張したとおり，先使用権は認められない。②については，以前は，株式会社卑弥呼が「ＣＡＭＵＩ」商標を有しており，本件商標が登録されるまで，控訴人は，異議を述べる権利を有していなかったのであるから，異議を述べなかったことは当然である。③について，被控訴人は，株式会社使用していたところ，平成１７年にこの契約を解消し，その後は，同社の「ＣＡＭＵＩ」商標の権利を侵害した状態で，被告標章１～３の使用を継続していたのであって，そのような被控訴人を有利に扱うことは不当である。④についても，控訴人は，上記「ＣＡＭＵＩ」商標の商標権を侵害しないように，「ＫＡＭＵＩ」の標章を使用しなかったのである。⑤については，上記(3)で主張したように，控訴人のゴルフクラブも「カムイ」として認識されていた。⑥について，控訴人が本件商標をまた，被控訴人が，控訴人との共有ではあるが，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の商標権を有していること等の事実からすると，被告標章４，５を使用できないことによりしたがって，原判決が被告標章４，５について権利濫用の抗弁を認めたのは誤りである。
３ 当審における被控訴人の主張
(1) 被告標章４及び５の使用について
ア 控訴人は，被告標章１～５の使用を立証する証拠として甲３～８を提出するが，このうち，被告標章４と同様の標章が記載されているのは，甲４のパンフンフレットであって，被控訴人が作成したものではなく，我が国で頒布されたものまた，甲４に表示された「ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の標章は，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」が別々の書体で表示されていること，このく知られていること，両者間に意味的関連がなく，全体でまとまった意味を成さないこと，パンフレットの別の場所では，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」が別々に表示されていることなどからして，「ＫＡＭＵＩ」と「ＴｙｐｈｏｏｎＰ
イ 被告標章５のうち，「ＫＡＭＵＩ」部分は，被控訴人のハウスマークを表す特殊書体であって，広く知られていること，これに対し，「ＰＲＯ」部分は，まとまった意味を成さないことからすると，被告標章５は，１個の標章ではなく，「ＫＡＭＵＩ」と「ＰＲＯ」の２個の標章である。これを１個の「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」標章と看るのならば，被控訴人が控訴人と共有する商標登録第３３５７４０２
(2) 被告標章４及び５と本件商標の類否について
甲４に表示された「ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ」の標章を１個の標章と捉えたとしても，被控訴人は，「カムイタイフーンプロ」以外にも，「カムイプロ」，「カムイ３２０」，「カムイＲＤⅡ」等のゴルフクラブを販売してきたのだから，「カムイ」部分だけでは被控訴人のどのクラブであるかを特定するに不十分な状況にあった。ゴルフクラブは，嗜好性が高く，安価とはいえない商品であるかムイタイフーンプロ」は冗長ではない。したがって，被告標章４を全体として本件被告標章５についても同様に，これを全体として本件商標と対比すると，両者は非類似である。
(3) 先使用の抗弁について
控訴人は，被控訴人のゴルフクラブの売上高に関して，有限会社カムイの決算報告書に基づいて認定することが不当である旨主張する。しかしながら，有限会社カ社であり，被控訴人の代表者の妻が代表を務め，被控訴人の代表者とその弟が役員販売する。したがって，周知性の主体を認定する局面では両者は同一視すべきである。また，宣伝広告については，いずれも被控訴人のゴルフクラブに関する広告又ゴルフクラブのプロゴルファーへの納品については，控訴人の調査に信憑性はなく，また，現在使用していないだけで，過去に使用していた者もいると考えられる。
(4) 権利濫用の抗弁について
原判決は，控訴人にはそもそも被控訴人の「ＫＡＭＵＩ」標章の使用に対して異議を述べる権利などなく，現実にも異議を述べなかったのに，被控訴人の「ＫＡＭＵＩ」標章の使用を排除するために，株式会社卑弥呼の有していた「ＣＡＭＵＩ」
第４ 当裁判所の判断
１ 被告標章１～３について
当裁判所も，被告標章１～３については，被控訴人に先使用権が認められるものと判断する。その理由は，原判決１３頁９行目以下の「２争点２（被告に法３２条控訴人は，原判決の証拠評価等について主張するが，当裁判所も，原判決１３頁１１行目～１６行目に掲げられた証拠及び弁論の全趣旨によれば，原判決１３頁１８行目～２４頁１０行目に摘示した事実が認められ，これらの事実によれば，控訴人が主張するシェア等の事実を斟酌したとしてもなお，被告標章１～３につき被控訴人に先使用権が認められると判断するものであって，控訴人が主張するところに
２ 被告標章４について
証拠（甲４）によれば，被告標章４が甲４のパンフレットに記載されている事実は認められるものの，他方で，このパンフレットには，被控訴人の住所，電話番号等や日本語による商品の紹介は記載されておらず，香港の代理店の名称，住所，Ｅられる。このような記載内容に照らすと，このパンフレットは，香港で頒布されたものと認めるのが相当であり，それ故，甲４から被控訴人が我が国において被告標したがって，その余の点（本件商標との類否，先使用権，権利濫用等）について判断するまでもなく，被告標章４の使用に係る控訴人の請求は理由がない。
３ 被告標章５について
(1) 証拠（証拠番号は文中に掲記のとおり）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる
ア 被控訴人と控訴人は，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の標準文字から成る商標に係る商標権（登録第３３５７４０２号，指定商品第２８類「運動用具））の共有者
イ 控訴人と被控訴人は，平成６年２月１日，ゴルフクラブの開発，製造，販売を目的とする共同企業体カムイクラフトを設立し，製造したゴルフクラブに「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」（カムイプロ）の名称を付けて販売していた。上記アの商標権は，共同企業体カムイクラフト設立とほぼ同時期の平成６年２月２８日に登録出願され控訴人と被控訴人は，平成７年２月２１日，上記共同企業体を解消することとし，控訴人は，同年秋ころ，ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツアー（ＫＡ
ウ 被控訴人は，自身が製造する一部のゴルフクラブ，当該ゴルフクラブのパンフレット，広告等において，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の文字を一連に横書きする商標を使用していたが，一部商品については，「ＫＡＭＵＩ」と「ＰＲＯ」の各部分を上下２段に分け，各部分を近接させて表示することもあった（甲６，８，乙９，
(2) 上記認定のとおり，「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」商標の共同商標権者の１名であり，同商標を継続的に使用していた被控訴人が，指定商品であるゴルフクラブについて，「ＫＡＭＵＩ」と「ＰＲＯ」の各部分を上下２段に近接させて表示していたのであるから，これらの標章は一体として使用されていた，すなわち，被告は一体としての被告標章５を使用していたものと認められる。需要者も，被告標章５について「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」商標を意味するものと理解し，被告標章５の全体を一体
(3) 以上によれば，被告標章５は全体を要部と認めるのが相当であり，前記(1)アの「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の登録商標と社会通念上同一と認めることができる。「ＫＡＭＵＩＰＲＯ」の登録商標について，被控訴人が商標権者の１名として，これを使用してゴルフクラブを製造，販売することができることを控訴人も自認しているしたがって，被控訴人は，被告標章５について，商標権者による上記登録商標の使用（商標法２５条）として，これを使用することができるのであるから，その余
第５ 結論
以上のとおりで，被告標章１～３については被控訴人が先使用権を有しており，被告標章４については被控訴人の我が国における使用の事実が認められず，被告標知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀平
裁判官
池下朗
裁判官
古谷健二郎
（平成２４年（ネ）第１００１９号判決別紙）
被告標章目録
ＫＡＭＵＩＴｙｐｈｏｏｎＰｒｏ
P R O
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/82921/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。