平成２５年２月２７日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０１２３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１月２８日
判決
原告燦坤日本電器株式会社
訴訟代理人弁護士松田純一
同丸山幸朗
同大橋君平
同近森章宏
同森田岳人
同菅原清暁
同村上康聡
同兼定尚幸
同山口智寛
同柴田陽介
同篠森重樹
同伊藤卓
同岡本明子
同佐藤康之
同夏苅一
同西村公芳
同白井潤一
同大坂憲正
同奥津麻美子
訴訟復代理人弁護士西脇怜史
被告日亜化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士古城春実
同牧野知彦
同高橋綾
訴訟代理人弁理士鮫島睦
同言上惠一
同田村啓
同玄番佐奈恵
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１１－８０００９３号事件について平成２４年２月２１日にした審決を取り消す。
第２ 前提となる事実
１ 特許庁における手続の概要
(1) 被告は，発明の名称を「発光ダイオード」（以下，発光ダイオードを「ＬＥＤ」ということがある。）とする特許第３７２４４９８号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。原告は，平成２３年６月６日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判（無効２０１１－８０００９３号事件）を請求した。これに対し，特許庁は，平成２４年２月２１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は同年３月１日に原告に送達された。
(2) 本件特許に至る手続の経緯は次のとおりである。
平成３年１１月２５日原出願（特願平３－３３６０１１号（以下「最初の原出願」という。））
平成９年１０月２０日分割出願（第１世代）（特願平９－３０６３９３号（以下「第１分割出願」という。））
平成１０年１２月２８日分割出願（第２世代）（特願平１０－３７７１２８号（以下「第２分割出願」という。））
平成１３年９月３日分割出願（第３世代）（特願２００１－３１３２８６号）
平成１５年２月４日分割出願（第４世代）（特願２００３－６７３１８号）平成１６年９月２７日分割出願（第５世代）（特願２００４－２８０２８８号（以下「本件出願」という。））
平成１７年５月３０日分割出願（第６世代）（特願２００５－１５８１６７号（以下「第６分割出願」という。））
平成１７年９月３０日本件特許の設定登録
平成１８年５月２２日分割出願（第７世代）（特願２００６－１４１９７７号（以下「第７分割出願」という。））
２ 審決の概要
(1) 審決の理由の概要
審決の理由は，別紙審決書写のとおりである。要するに，①第１分割出願が分割要件を満たさないとはいえないから，本件出願の出願日は最初の原出願の出願日に遡及し，本件特許が新規性・進歩性を欠くとはいえない，②本件特許に係る発明（以下「本件特許発明」という。）は，第２分割出願に係る特許発明（特許第３３６６５８６号の請求項１に係る発明。以下「第２分割出願発明」という。），第６分割出願に係る特許発明（特許第３９２０２９６号の請求項１に係る発明。以下「第６分割出願発明」という。）及び第７分割出願に係る特許発明（特許第４１０９２９７号の請求項１に係る発明。以下「第７分割出願発明」という。）と，後記(2)ないし(4)のとおりの相違点があり，実質的に同一であるとはいえず，本件特許が重複特許（特許法３９条２項）に該当するということはできないとするものである。
(2) 審決が認定した本件特許発明と第２分割出願発明との相違点（相違点１）発光素子が，本件特許発明では，青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し，第２分割出願発明では，青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にあるとされている点
(3) 審決が認定した本件特許発明と第６分割出願発明との相違点
ア 相違点２
本件特許発明は，メタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し，第６分割出願発明は，メタルステムとメタルポストを有する点
イ 相違点３
発光素子が，本件特許発明では，青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し，第６分割出願発明では，サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体とされている点
(4) 審決が認定した本件特許発明と第７分割出願発明との相違点
ア 相違点４
本件特許発明は，発光素子を樹脂で包囲してなり，前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されているのに対し，第７分割出願発明は，発光素子を樹脂で包囲することが特定されていない点
イ 相違点５
発光素子が，本件特許発明では，青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であるのに対し，第７分割出願発明では，青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子である点
ウ 相違点６
蛍光染料又は蛍光顔料が，本件特許発明では，発光ダイオードの視感度を良くするのに対し，第７分割出願発明では，発光素子の色補正をする点
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 原告の主張
(1) 第１分割出願の分割の適否についての判断の誤り（取消事由１）審決は，最初の原出願の当初明細書（特許請求の範囲及び図面を含む意味に用いる。）【０００５】，【０００６】及び【０００９】の記載を根拠に，最初の原出願には，窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより，蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して，発光素子からの光の波長を変換し，発光ダイオードの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されているということができると判断している。
しかし，最初の原出願の当初明細書【０００５】，【０００６】及び【０００９】には，従来の技術であるところの一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（ただしＸは０≦Ｘ≦１である。）で表される窒化ガリウム系化合物半導体，あるいは，発光ピークが４３０ｎｍ付近及び３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体だけが記載されているもので，最初の原出願の当初明細書には，組成や発光波長について何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」は記載されていないから，審決の上記判断は誤りである。
審決は，最初の原出願の当初明細書【請求項１】や【０００８】に「一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）」で表される窒化ガリウム系化合物半導体（【請求項１】），あるいは，「ＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」（【０００８】）等の記載があるとしても，「窒化ガリウム系化合物半導体」はこれらの組成に限定されないとしている。
しかし，このような審決の判断が成り立つためには，最初の原出願の当初明細書の【請求項１】や【０００８】以外の箇所に，組成等につき何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」が記載されていることが必要であるというべきであるが，最初の原出願の当初明細書には，【請求項１】や【０００８】のみならず他の全ての部分において，組成等につき何らの限定もない「窒化ガリウム系化合物半導体」は記載されていないから，審決の上記判断は，誤りである。
(2) 本件特許発明と第２分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由２）
審決は，本件特許発明と第２分割出願発明との間に，相違点１が存するとした上で，この相違点は実質的な相違点であると判断しているが，以下のとおり，誤りである。
審決は，発光素子について，第２分割出願発明は，本件特許発明に比べてその具体的な構成要件をより限定したものといえるから，実質的な相違点であるとしている。しかし，最初の原出願には，組成や発光波長について限定された窒化ガリウム系化合物半導体しか記載されていないから，本件特許発明の発光素子を構成する「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」は，組成や発光波長について限定された窒化ガリウム系化合物半導体と解する他なく，本件特許発明と第２分割出願発明の発光素子は同一である。また，仮に，本件特許発明の発光素子を構成する「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」が組成や発光波長について限定された窒化ガリウム系化合物半導体ではなく，かつ，本件特許が分割要件を具備するとしても，本件特許発明は，第２分割出願発明に対して，周知・慣用技術を削除したにすぎないから，相違点１は実質的な相違点ではない。
被告は，本件特許発明における「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」が第２分割出願発明における「一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である。）で表され，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体」の上位概念であるとするが，そうすると本件出願は，下位概念の開示しかない第２分割出願を親出願として上位概念をクレームする分割出願ということになるから，第２分割出願との関係でも，分割要件を満たしていない。
(3) 本件特許発明と第６分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由３）
審決は，本件特許発明と第６分割出願発明との間に，相違点２及び相違点３が存するとした上で，これらの相違点がいずれも実質的な相違点であると判断しているが，以下のとおり，誤りである。
ア 相違点２に関して
審決は，本件特許発明はメタルステムとメタルポストを有するか否か特定されていないのに対し，第６分割出願発明は，両者を有することが特定されており，両者の構成要件は異なるから実質的な相違点であるとする。しかし，メタルステムやメタルポストは，周知・慣用技術であって，本件特許発明は第６分割出願発明に対して，周知・慣用技術を削除したにすぎないから，相違点２は実質的な相違点ではない。
イ 相違点３に関して
審決は，本件特許発明は発光素子が「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」であるのに対して，第６分割出願発明は発光素子が「サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層してなる窒化ガリウム系化合物半導体」であって，両者は構成要件が異なるから実質的な相違点であるとする。しかし，サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は，周知・慣用技術であって，本件特許発明は第６分割出願発明に対して，周知・慣用技術を削除したにすぎないから，相違点３は実質的な相違点ではない。
(4) 本件特許発明と第７分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由４）
審決は，本件特許発明と第７分割出願発明とは，相違点４ないし相違点６のとおりの相違があり，これらの相違点がいずれも実質的な相違点であると判断しているが，以下のとおり，誤りである。
ア 相違点４に関して
審決は，発光素子を包囲する樹脂について，本件特許発明と第７分割出願発明は具体的な構成要件が異なるから，相違点４は実質的な相違点であるとしている。しかし，本件特許発明に「発光素子を包囲する樹脂」がないことは分割要件違反に当たるところ，仮にこの分割要件違反がないとすると，本件特許発明も明示はされていないが，樹脂を有すると解さざるを得ず，第７分割出願発明と異ならない。また，発光素子を包囲する樹脂は周知・慣用技術であるから，本件特許発明は，第７分割出願発明に対して，周知・慣用技術を削除したにすぎず，相違点４も実質的な相違点ではない。
イ 相違点５に関して
「青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」の「青色」は，「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する」意味であることは当然であるから，相違点５は実質的な相違点ではない。
ウ 相違点６に関して
審決は，本件特許発明の色補正について，第７分割出願発明の視感度とは，その概念が異なるから，相違点３は実質的な相違点であるとする。しかし，「色補正をする」と「視感度をよくする」は同義であるから，相違点６は実質的な相違点ではない。
２ 被告の反論
(1) 第１分割出願の分割の適否についての判断の誤り（取消事由１）に対して出願時の技術常識に基づけば，最初の原出願の当初明細書には「ＧａｘＡｌ１－ｘＮ（但し０≦Ｘ≦１）」という特定の組成又は「発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある」という特定の発光波長に限定されない，青色の「窒化ガリウム系化合物半導体」の視感度を改善する発明が記載されていることが明らかであるから，審決の判断には誤りがない。
すなわち，最初の原出願の当初明細書【０００５】，【０００６】，【０００９】で用いられている「窒化ガリウム系化合物半導体」という用語は，窒素（Ｎ）とガリウム（Ｇａ）を必須の元素とする化合物半導体を意味する語である。ＧａＮ（窒化ガリウム）を基本組成として，化学周期表で IIIA 族元素であるＧａの一部を同じIIIA 族元素である元素（代表的には，ＡｌやＩｎ）で置換した半導体が「窒化ガリウム系化合物半導体」であり，その代表的な例が，ＧａＡｌＮ（窒化アルミニウムガリウム），ＩｎＧａＮ（窒化インジウムガリウム），ＩｎＡｌＧａＮ（窒化インジウムアルミニウムガリウム）であることは当業者の常識に属する。したがって，審決が正しく認定し，また，【０００５】，【０００６】，【０００９】の記載から明らかなとおり，最初の原出願には，「ＧａｘＡｌ１－ｘＮ（０≦Ｘ≦１）」に限定されない「窒化ガリウム系化合物半導体」について，窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより，当該蛍光染料又は蛍光顔料により前記発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して，発光素子からの光の波長を変換し，ＬＥＤの視感度を良くすることを内容とする発明が開示されている。
「視感度」の意義及び青色発光の視感度が悪いことは，技術常識として知られている。最初の原出願の当初明細書【０００９】には，「蛍光染料，蛍光顔料は，一般に短波長の光によって励起され，励起波長よりも長波長光を発光する。」と記載され，続いて，窒化ガリウム系化合物半導体の波長が短波長であることが記載され，さらに「青色ＬＥＤの色補正はいうにおよばず，蛍光染料，蛍光顔料の種類によって数々の波長の光を変換することができる」と記載されている。当業者であれば，このような記載により，最初の原出願が，青色発光を励起源としてそれよりも長波長の光を発光する構成を開示していると理解する。このため審決は，最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」は，青色等の短波長の光を発光することに意義があるものとして把握でき，それ以上にその組成がどのようなものであり，また，その発光波長が具体的にどのような範囲にあるのかということを問うものではないと判断したのであるから，その判断には誤りはない。
(2) 本件特許発明と第２分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由２）に対して
本件特許発明を構成する「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」を文字どおりに理解しても分割要件違反にならないことは，取消事由１で述べたとおりである。
また，分割出願の適法性の有無は，子出願のクレームに記載された発明が原明細書に開示されているか否かによって判断されるのに対して，二重特許に関する発明の同一性の有無は，親出願と子出願のクレームに記載された発明同士が同一か否かによって判断される点で，両者は判断の内容を異にする。
一般式ＧａｘＡｌ１－ｘＮ（ただし，Ｘは０≦Ｘ≦１である）で表され，発光ピークが４３０ｎｍ付近及び３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体が周知であったとしても，そのような特定の窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤだけを権利範囲とする第２分割出願発明と，「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」を有するＬＥＤを権利範囲とする本件特許発明とは，権利範囲が異なる。
本件特許発明の「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」と，第２分割出願発明の「一般式ＧａｘＡｌ１－ｘＮ（但し，Ｘは０≦Ｘ≦１である）で表され，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体」のように上位概念，下位概念の関係にある場合には，実質同一発明とはならない。
(3) 本件特許発明と第６分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由３）に対して相違点２は実質的な相違点である。相違点３は相違点１と同一であるから実質的な相違点である。
(4) 本件特許発明と第７分割出願発明との同一性についての判断の誤り（取消事由４）に対してア相違点４に関して
第７分割出願発明は，発光素子の中でも最も短波長側に発光がある窒化ガリウム系化合物半導体を有する青色発光素子と蛍光体を組み合わせることで，視感度を良くするという新規な構成を有する発明であり，発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料を有することは，このような新規な構成において新たな効果を奏するための限定である。
そして，第７分割出願発明に示された新規な構成と一体としての構成の開示はないから，原告の主張にはそもそも理由がない上，仮に，「樹脂モールド中に顔料を混入する」との構成のみを取り出してこれが周知・慣用であると仮定しても，本件特許発明は，そのような構成を付加することで新たな効果を奏しているのであるから，本件特許発明と第７分割出願発明を同一発明ということはできない。
イ 相違点６に関して
「色補正をする」とは，文字どおり，所望の発光色を基準として，これと現在の発光色との差を修正して所望の発光色にすることを指すのに対し，「視感度を良くする」における「視感度」とは，明るさに対する人間の感覚を指し，両者は技術的な意義が異なる。
本件特許の特許明細書を含めて，一連の分割出願に係る特許明細書には，最初の原出願から一貫して，「発光素子の色補正をする」発明と，「視感度を良く」する発明の両方が記載されていた。
第４ 当裁判所の判断
１ 認定事実
(1) 発明の内容
最初の原出願の請求項１に係る発明（以下「最初の原出願発明」という。），第１分割出願に係る特許発明（特許第２９００９２８号の請求項１に係る発明。以下「第１分割出願発明」という。），第２分割出願発明，本件特許発明，第６分割出願発明及び第７分割出願発明の内容は次のとおりである。
ア 最初の原出願発明（甲２）
ステム上に発光素子を有し，それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて，前記発光素子が，一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり，さらに前記樹脂モールド中に，前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料，または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。
イ 第１分割出願発明メタル上の発光素子(11)と，この発光素子(11)全体を包囲する樹脂モールド中に発光素子(11)からの波長により励起されて，励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料が添加された発光ダイオードにおいて，前記蛍光染料又は蛍光顔料(5)は，発光素子からの可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出すと共に，前記発光素子は，サファイア基板上に青色の可視光を発光するｎ型およびｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え，この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子(11)は，メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に，一対の電極を金線によりワイヤボンドして接続しており，一方の電極はｎ型窒化ガリウム系化合物半導体の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。
ウ 第２分割出願発明（甲８の３・４）
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて，前記発光素子はｎ型及びｐ型に積層された青色の可視光が発光可能な一般式Ｇａ
ＸＡｌ１－Ｘ
Ｎ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなると共に，前記樹脂は前記発光素子からの青色の可視光により４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする蛍光染料又は蛍光顔料を有し，かつ，前記発光素子は発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にあることを特徴とする発光ダイオード。エ本件特許発明（甲１）
発光素子を樹脂で包囲してなる発光ダイオードにおいて，
前記発光素子は青色領域に発光ピークを有する可視光を発光し，ｎ型及びｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって，
前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されており，前記蛍光染料又は蛍光顔料は４２０ｎｍ～４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり，
前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。
オ 第６分割出願発明（甲９の１・２）
メタルステムと，メタルポストと，発光素子とを有し，前記発光素子を樹脂で包囲している発光ダイオードにおいて，
前記発光素子は，サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層がｎ型及びｐ型に積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であって，
前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料が添加されており，前記蛍光染料は４２０～４４０ｎｍ付近の波長によって励起されて発光するものであり，
前記蛍光染料は発光素子からの可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の４８０ｎｍに発光ピークを有する可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くすることを特徴とする発光ダイオード。
カ 第７分割出願発明（甲１０）
ｎ型及びｐ型に積層されてなる青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子と，前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子からの４２０ｎｍから４４０ｎｍ付近の波長の可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出して前記青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の色補正をする蛍光染料又は蛍光顔料と，を有することを特徴とする発光ダイオード。
(2) 最初の原出願の当初明細書の記載
最初の原出願に係る当初明細書には，次の記載がある（甲２）。
「【０００５】ところで，現在，ＬＥＤとして実用化されているのは，赤外，赤，黄色，緑色発光のＬＥＤであり，青色または紫外のＬＥＤは未だ実用化されていない。青色，紫外発光の発光素子はＩＩ－ＶＩ族のＺｎＳｅ，ＩＶ－ＩＶ族のＳｉＣ，ＩＩＩ－Ｖ族のＧａＮ等の半導体材料を用いて研究が進められ，最近，その中でも一般式がＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である。）で表される窒化ガリウム系化合物半導体が，常温で，比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。また，窒化ガリウム系化合物半導体を用いて，初めてｐｎ接合を実現したＬＥＤが発表されている（応用物理，６０巻，２号，ｐ１６３～ｐ１６６，１９９１）。それによるとｐｎ接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤの発光波長は，主として４３０ｎｍ付近にあり，さらに３７０ｎｍ付近の紫外域にも発光ピークを有している。その波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。しかし，そのＬＥＤは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。
【０００６】本発明はこのような事情を鑑みなされたもので，その目的とするところは，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤの視感度を良くし，またその輝度を向上させることにある。」
「【０００９】
【発明の効果】蛍光染料，蛍光顔料は，一般に短波長の光によって励起され，励起波長よりも長波長光を発光する。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発光する蛍光顔料もあるが，それはエネルギー効率が非常に悪く微弱にしか発光しない。前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はＬＥＤに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり，しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそれを発光素子の材料として使用した場合，その発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料，蛍光顔料を添加することにより，最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。したがって青色ＬＥＤの色補正はいうにおよばず，蛍光染料，蛍光顔料の種類によって数々の波長の光を変換することができる。さらに，短波長の光を長波長に変え，エネルギー効率がよい為，添加する蛍光染料，蛍光顔料が微量で済み，輝度の低下の点からも非常に好都合である。」
２ 取消事由についての判断
(1) 取消事由１（第１分割出願の分割の適否についての判断の誤り）について最初の原出願の当初明細書には，前記１(2)のとおりの記載がある。同記載によれば，最初の原出願発明の技術的課題及び解決方法は，窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより，蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して，発光素子からの光の波長を変換し，ＬＥＤの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。最初の原出願の当初明細書には，「一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」（【請求項１】），あるいは，「発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤ」（【０００６】），「ＧａＡｌＮがｎ型およびｐ型に積層されてなる青色発光素子」（【０００８】）等の記載もある。しかし，これらの記載があったとしても，最初の原出願の当初明細書に接した当業者は，前記のとおりの最初の原出願発明の技術的課題及び解決方法の趣旨に照らすならば，「窒化ガリウム系化合物半導体」において青色等の短波長の光を発光する点が，発明の解決課題及び解決方法に関連する共通の性質であると解されるから，上記組成や発光ピークの「窒化ガリウム系化合物半導体」のみに限定して理解することはないというべきである。
そうすると，最初の原出願に開示された「窒化ガリウム系化合物半導体」は，青色等の短波長の光を発光することに技術的意義があるものであって，「窒化ガリウム系化合物半導体」について，特定の組成であること（例えば，「一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」であること。）や，特定の発光波長であること（例えば，「発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近」であること。）は，何ら問うものではないことになる。以上によれば，この点に関する審決の判断は相当であり，取消事由１に係る原告の主張は採用の限りではない。
(2) 取消事由２（本件特許発明と第２分割出願発明との同一性についての判断の誤り）について
本件特許発明の「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」については，特許請求の範囲の文言上も「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する」ことを超えて特定の組成や発光波長への限定は何ら付されていない。そして，上記(1)のとおり，最初の原出願の当初明細書には，組成や発光波長について限定のない「窒化ガリウム系化合物半導体」が記載されているといえるから，この点からも，本件特許発明の「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」を限定して理解する理由はない。そうすると，本件特許発明と第２分割出願発明とは，「発光素子が，本件特許発明では，青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し，第２分割出願発明では，青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にあるとされている点」（相違点１）で相違する。
そして，第２分割出願の特許訂正明細書（甲８の３・４）には，「青色，紫外発光の発光素子はＩＩ－ＶＩ族のＺｎＳｅ，ＩＶ－ＩＶ族のＳｉＣ，ＩＩＩ－Ｖ族のＧａＮ等の半導体材料を用いて研究が進められ最近，その中でも一般式がＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体が，常温で，比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。」（【０００５】）と記載されている。このように，「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体」よりなる本件特許発明の発光素子に対して，「青色の可視光が発光可能な一般式ＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」よりなる第２分割出願発明の発光素子は，常温で，比較的優れた発光を示すという新たな効果を奏するものであるから，相違点１は実質的な相違点であると認められる。
以上よりすると，相違点１に関する審決の判断に誤りはない。
(3) 取消事由３（本件特許発明と第６分割出願発明との同一性についての判断の誤り）について
審決は，本件特許発明と第６分割出願発明の間の相違点３として，前記第２，２(3)イのとおり，「発光素子が，本件特許発明では，青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体とされているのに対し，本件第６世代分割出願発明では，サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる可視光を発する窒化ガリウム系化合物半導体とされている点」を認定している。本件特許発明の「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体」が，特定の組成や発光波長に限定されるものではないことは，前記(2)のとおりである。
そして，第６分割出願の特許明細書（甲９の２）に，「青色，紫外発光の発光素子はＩＩ－ＶＩ族のＺｎＳｅ，ＩＶ－ＩＶ族のＳｉＣ，ＩＩＩ－Ｖ族のＧａＮ等の半導体材料を用いて研究が進められ，最近，その中でも一般式がＧａＸＡｌ１－ＸＮ（但しＸは０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体が，常温で，比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。」（【０００５】）と記載されていることからすると，「青色領域に発光ピークを有する」ことを超えては特段の限定のない「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する青色窒化ガリウム系化合物半導体」よりなる本件特許発明の発光素子に対して，「サファイア基板の上にＧａＡｌＮ層が積層されてなる」第６分割出願発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は，常温で，比較的優れた発光を示すという新たな効果を奏するものであるから，相違点３は実質的な相違点であると認められる。
以上よりすると，本件特許発明と第６分割出願発明との間には，少なくとも相違点３が存在し，これは実質的な相違点であると認められるから，本件特許発明と第６分割出願発明が重複特許（特許法３９条２項）に該当するものではないとした審決は，結論において相当である。
なお，審決が認定する相違点２については，メタルステムとメタルポストは周知・慣用技術であると認められ（甲２１ないし２４），メタルステムとメタルポストを有することで何らかの新たな効果を奏するとも認められないから，実質的な相違点でないというべきである。
(4) 取消事由４（本件特許発明と第７分割出願発明との同一性についての判断の誤り）について
ア 相違点４について
第７分割出願発明では，特許請求の範囲の文言上，発光素子が樹脂で包囲されることは要件とされていない。そうすると，本件特許発明と第７分割出願発明とは，「本件特許発明は，発光素子を樹脂で包囲してなり，前記発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されているのに対し，第７分割出願発明は，発光素子を樹脂で包囲することが特定されていない点」（相違点４）において相違する。そして，第７分割出願の特許明細書（甲１０）には，「前記したように窒化ガリウム系化合物半導体はＬＥＤに使用される半導体材料中で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり，しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそれを発光素子の材料として使用した場合，その発光素子を包囲する樹脂モールドに蛍光染料，蛍光顔料を添加することにより，最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。」（【０００８】）と記載されている。このように，蛍光染料又は蛍光顔料が発光素子を包囲する樹脂モールド中に添加されているものに限定されない第７分割出願発明に対して，発光素子を包囲する樹脂中に蛍光染料又は蛍光顔料が添加されることが特定されている本件特許発明は，最も好適にそれら蛍光物質を励起することができるという新たな効果を奏するものであるから，相違点４は実質的な相違点であると認められる。
以上よりすると，相違点４に関する審決の判断に誤りはない。
イ 相違点６について
審決は，本件特許発明と第７分割出願発明との間の相違点６として，前記第２，２(4)ウのとおり，「蛍光染料又は蛍光顔料が，本件特許発明では，発光ダイオードの視感度を良くするのに対し，第７分割出願発明では，発光素子の色補正をする点」を認定している。
そして，第７分割出願発明における「発光素子の色補正をする」ことについては，特許請求の範囲の文言上，発光素子の発光波長を変換することを超えて，発光色の色を変えないことや特定の色の波長範囲内とすること等の特定はされていない。また，第７分割出願の特許明細書（甲１０）には，色補正に関して，「発光素子の発光色を変換する目的で，あるいは色を補正する目的で，その樹脂モールド４の中に着色剤として無機顔料，または有機顔料が混入される」（【０００３】），「樹脂モールドに着色剤を添加して波長を変換するという技術はほとんど実用化されておらず，着色剤により色補正する技術がわずかに使われているのみである。」（【０００４】），「青色ＬＥＤの色補正はいうにおよばず，蛍光染料，蛍光顔料の種類によって数々の波長の光を変換することができる。」（【０００８】）との記載がある。これらの記載からしても，「発光色素の色補正をする」とは，発光素子の発光色である青色の発光波長を長波長側に変換して任意の色の可視光にすることであると認められる。他方，「視感度」とは，明るさに対する人間の感覚を意味するものであり，明所では波長５５０ｎｍ付近に，暗所では波長５００ｎｍ付近にそれぞれ頂点を有することが当業者の技術常識であると認められる（乙３）。加えて，本件特許の特許明細書（甲１）には，視感度に関し，「前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする」（【請求項１】），「そのＬＥＤは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。」（【０００５】），「その目的とするところは，発光ピークが４３０ｎｍ付近，および３７０ｎｍ付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有するＬＥＤの視感度を良くし」（【０００６】），「前記蛍光染料又は蛍光顔料は発光素子からの可視光により励起されて，励起波長よりも長波長の可視光を出して発光ダイオードの視感度を良くする」（【０００７】）との記載がある。これらの記載からすると，「発光ダイオードの視感度を良くする」とは，発光ピークが波長４３０ｎｍ付近及び３７０ｎｍ付近にある紫色に近い青色の発光色を有する発光素子の発光波長を，視感度が頂点に達する波長５５０ｎｍ付近又は５００ｎｍ付近に近づけることを意味すると認められる。以上のとおり，第７分割出願発明の「発光色素の色補正をする」ことと，本件特許発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」こととは，技術的意義が異なり，実質的に相違する。
以上よりすると，相違点６に関する審決の判断に誤りはない。
ウ 小括
本件特許発明と第７分割出願発明との相違点４及び相違点６は，いずれも実質的な相違点であると認められるから，本件特許発明と第７分割出願発明が重複特許（特許法３９条２項）に該当するものではないとした審決は結論において相当である。なお，審決が認定する相違点５については，第７分割出願発明の「青色窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」は青色の光を発光するものであるから，本件特許発明の「青色領域に発光ピークを有する可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」に相当するものであって，相違点であるとは認められない。
３ 結論
以上よりすると，審決は結論において相当であり，取消事由はない。原告はその他縷々主張するがいずれも採用の限りではない。よって原告の請求を棄却することとして主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/83027/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。