平成２５年８月２８日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００１８号特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴事件
（原審・大阪地裁平成２３年（ワ）第７４０７号事件）
口頭弁論終結日平成２５年５月２７日
判決
控訴人ａｔｏｏ株式会社
控訴人Ｘ
両名訴訟代理人弁護士山田威一郎
同補佐人弁理士立花顕治
同山下未知子
被控訴人日本ロレアル株式会社
被控訴人エヌ・エル・オー株式会社
両名訴訟代理人弁護士鈴木秀彦
同水口美穂
同渡部峻輔
同坂井健吾
主文
原判決を次のとおり変更する。
１ 被控訴人らによる別紙商品目録記載の商品の輸入，製造，販売又
は使用につき，控訴人Ｘが別紙特許権目録記載の特許権に基づく差
止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有し
ないことを確認する。
２ 控訴人らは，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，別紙
商品目録記載の商品の輸入，製造，販売又は使用が，別紙特許権目
録記載の特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を，需要者，
被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知したり，流布し
てはならない。
３ 控訴人らは，被控訴人日本ロレアル株式会社に対し，連帯して金
１１０万円及びこれに対する控訴人ａｔｏｏ株式会社においては
平成２３年７月６日から，控訴人Ｘにおいては同年６月２９日から，
それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
４ 控訴人らは，被控訴人エヌ・エル・オー株式会社に対し，連帯し
て金１１０万円及びこれに対する控訴人ａｔｏｏ株式会社におい
ては平成２３年７月６日から，控訴人Ｘにおいては同年６月２９日
から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５ 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
６ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを２０分し，その１を被
控訴人らの負担とし，その余を控訴人らの負担とする。
７ この判決は，第２項から第４項までに限り，仮に執行することが
できる。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決中，控訴人らの敗訴部分を取り消す。
２ 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
３ 訴訟費用は第１審，第２審とも被控訴人らの負担とする。
第２ 事案の概要
１ 原判決で用いられた略語は，当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では，「原告」を「被控訴人」に，「被告」を「控訴人」に，それぞれ読み替えるものとする。別紙は，いずれも原判決の別紙と同一のものである。
２ 被控訴人らは，(1)被控訴人らによる本件口紅の輸入，製造，販売又は使用につき，控訴人Ｘが本件特許権に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに，(2)控訴人らが，本件口紅の製造，輸入，販売は本件特許権を侵害するものであるとの虚偽の事実を，本件口紅の需要者，被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知，流布したことが，不正競争防止法２条１項１４号所定の不正競争行為（信用毀損行為）に当たるとして，①控訴人らに対し，同法３条１項に基づき，文書，口頭若しくはインターネットを通じて，本件口紅の輸入，製造，販売又は使用が，本件特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある旨を，需要者，被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知，流布する行為の差止め，②控訴人ａｔｏｏに対し，同法１４条に基づく信用回復措置として，本判決確定の日から７日以内に，別紙謝罪文目録（被控訴人ら請求）記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の控訴人ａｔｏｏホームページアドレス上に掲載すること，③控訴人らに対し，不正競争行為に基づく損害賠償として，被控訴人ら各自に金２０００万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日（控訴人ａｔｏｏについて平成２３年７月６日，控訴人Ｘについて同年６月２９日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた。
原審は，(1)控訴人Ｘに対する本件特許権に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認請求，(2)①控訴人らに対する差止請求，③控訴人らに対する各２００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払請求の限度で，被控訴人らの請求を認容し，その余の被控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは，これを不服として，控訴人らの敗訴部分の取消し及び被控訴人らの請求をいずれも棄却することを求めて，本件控訴を提起した。
３ 判断の基礎となる事実及び争点は，次のとおり付加訂正する他は，原判決の「第２事案の概要」の「１判断の基礎となる事実」及び「２争点」（原判決４頁６行目から１７頁１９行目まで）に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決４頁７行目から８行目の「証拠又は弁論の全趣旨」を「証拠又は弁論の全趣旨に加えて当裁判所に顕著な事実」に改める。
(2) 原判決９頁４行目末尾に次のとおり挿入する。
「被控訴人ロレアルは，同判決に対して，上告及び上告受理申立てをしたが，上告については，同年１１月５日に取り下げられ，上告受理申立てについては，平成２５年３月５日に不受理決定がされ，同判決は確定した（当裁判所に顕著な事実）。これに伴い，本件訂正請求を認める前記審決も確定した。」
(3) 原判決１０頁１２行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。「また，本件容器は，本件特許訂正発明１の構成要件訂正Ａから訂正Ｆ及び訂正Ｈを，本件特許訂正発明２の構成要件訂正Ｉから訂正Ｋをそれぞれ充足する（構成要件訂正Ｇの充足性については争いがある。）。」
(4) 原判決１０頁１６行目末尾に，次のとおり挿入する。
「この判定請求事件において，被控訴人エヌ・エル・オーが提出した答弁書には，「請求人の説明する繰り出し容器は，被請求人の製造・販売に係る製品とは異なる。」等との記載があった。」
(5) 原判決１７頁７行目を次のとおり改める。
「ア本件容器が本件特許訂正発明１及び同２の技術的範囲に属するか」
(6) 原判決１７頁１１行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。「エ先使用権の消滅（争点１－４）」
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 当事者の主張は，次のとおり付加訂正する他は，原判決の「第３争点に対する当事者の主張」（原判決１７頁２０行目から３５頁８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２ 原判決１７頁２１行目から１８頁２４行目を次のとおり改める。
「１争点１－１（本件容器が本件特許訂正発明１及び同２の技術的範囲に属するか）について
【控訴人らの主張】
本件容器は，「突状部は，内側部材が外側部材から取り出された時においても曲がっている」との構成を備えるが，これにより，内側部材は外側部材に収容されていたことが確認できる。そのため，本件容器は，本件特許訂正発明１の「分別時においても突片部（６）が変形していることで使用済み確認を可能にした」（構成要件訂正Ｇ）を充足する。
したがって，本件容器は，本件特許訂正発明１及びこれを引用する本件特許訂正発明２の技術的範囲に属する（本件特許発明１及びこれを引用する本件特許発明２の技術的範囲にも属する。）。
【被控訴人らの主張】
本件容器において，「分別時の使用済み確認」は，突片部の変形によって可能になるものではないから，構成要件訂正Ｇを充足しない。すなわち，「使用済み」の意味が，繰り出し容器に収納された製品が本来の目的に使用されたことであるならば，「使用済み」であることは，口紅の消耗から一見して明らかであり，内筒と外筒とを分解して，突片部の変形の有無を確認するまでもない。他方，「使用済み」の意味が，繰り出し容器として組み立てられたことをもって，その部品である内筒が「使用済み」になるという意味であるとすると，そもそも，内筒が外筒に収容されている状態の製品を見れば，内筒が「使用済み」であることは一目瞭然であり，内筒と外筒とを分解して，突片部の変形の有無を確認するまでもない。
なお，本件容器は，内筒と外筒を「分別」して回収すること自体が不可能であり，実際にそのような分別回収がなされることはあり得ない。外筒を破壊しない限り，内筒と外筒は外れないし，外筒を破壊し，内筒だけを分別回収して再利用するなどということはあり得ないからである。
したがって，本件容器は構成要件訂正Ｇを充足せず，本件特許訂正発明１及びこれを引用する本件特許訂正発明２の技術的範囲に属しない。」
３ 原判決２４頁２１行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。
「このように，被控訴人らが本件特許発明について先使用による通常実施権を有するのであるから，本件特許発明をさらに限定する本件特許訂正発明についても，被控訴人らは先使用権を有することになる。」
４ 原判決２８頁１７行目及び２０行目の「シャ・シン社」を，いずれも「蘇州シャ・シン社」と改める。
５ 原判決２９頁３行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。
「また，被控訴人らは，本件特許訂正発明についても，本件特許発明と同様に，先使用権を有することはない。」
６ 原判決３０頁１８行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。
「ウ本件容器の突状部は，甲１９考案のうち，弾性係合固定片を「等分に設置」との要件を満たさず，また，「円滑な回転制御を確保する」という機能を果たし得ないから，本件容器は甲１９考案の作用効果を奏し得るものではなく，本件容器は甲１９考案の実施品には該当しない。蘇州シャ・シン社は，あくまで控訴人Ｘの指示に基づいて本件容器を作製したものである。」
７ 原判決３２頁５行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。
「４争点１－４（先使用権の消滅）
【控訴人らの主張】
特許法７９条の先使用による通常実施権は，特許出願前に発明の実施事業又はその準備を行っていた者に付与される権利であるが，先使用による通常実施権者が，発明の実施の事業を中止又は中断した場合は，一旦成立した通常実施権は消滅し，再度事業を再開したとしても先使用の抗弁は認められるべきではない。被控訴人らの主張によれば，被控訴人らは，突片部を有する容器を使用した本件口紅を平成１９年３月中旬ころ発売したが，同年末ころには，突片部を有する容器の使用を中止しており，その後５年以上の間，突片部を有する容器を用いた本件口紅の販売を再開していない。
仮に，被控訴人らに先使用による通常実施権が成立したとしても，実施事業の中止によって，当該通常実施権は消滅している。
【被控訴人らの主張】
被控訴人らの取得した先使用による通常実施権について，実施を中止したことにより消滅したとの控訴人らの主張は，法的根拠がなく，その主張自体失当である。また，被控訴人らの本件口紅の輸入行為が行われたのが平成１９年であったとしても，本件口紅は平成２３年時点で市場で販売されており，この点からも，控訴人らの主張は失当である。」
８ 原判決３２頁６行目冒頭の「４」を「５」に，３３頁１行目冒頭の「５」を「６」に，同４行目，同１４行目，３４頁２行目，同６行目及び同２４行目の「前記４」を「前記５」に，３３頁２３行目冒頭の「６」を「７」に，３４頁１１行目冒頭の「７」を「８」に，同２１行目冒頭の「８」を「９」に，それぞれ改める。
第４ 当裁判所の判断
１ 当裁判所は，被控訴人らの請求について，不正競争防止法４条に基づく損害賠償請求の損害額について結論を異にする他は，原判決のとおりであると判断する。その理由は，次のとおり付加訂正する他は，原判決の「第４当裁判所の判断」（原判決３５頁９行目から５７頁２１行目まで）に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決３５頁１０行目から３７頁２４行目を次のとおり改める。「１争点１－１（本件容器が本件特許訂正発明１及び同２の技術的範囲に属するか）について
本件容器につき，本件特許訂正発明１及び同２のうち構成要件訂正Ｇを除く部分の充足性に争いはない。
そして，以下のとおり，本件容器は，構成要件訂正Ｇも充足するため，本件特許訂正発明１及び同２の各技術的範囲に属すると判断する。
(1) 特許請求の範囲の文言
構成要件訂正Ｇは，「分別時においても突片部（６）が変形していることで，使用済み確認を可能にしたことを特徴とする」とするものであるが，特許請求の範囲のその他の記載とを併せて読むと，内筒部（４）の外壁に設けられた変形可能な突片部（６）が，内筒部（４）を外筒部（３）に収容する際に変形することにより，その後に内筒部（４）と外筒部（３）を分別しても，その変形が視覚的に確認可能な程度に残存すること，つまり，突片部（６）の変形残存によって，内筒部（４）が繰り出し容器として使用済みであることを確認し得ることを前提としていると解される。
(2) 本件明細書の記載
本件明細書は，【発明が解決しようとする課題】につき，「この発明は，被繰り出し物の用途に応じてリュースをしてはいけない場合や，衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後，又は，部材洗浄後にも特定可能な構造の繰り出し容器を得ようとするものである。」（段落【０００８】）とした上，【課題を解決するための手段】として，「内筒部４の外壁に変形可能な突片部６を設け，内筒部４を外筒部３に収容する際に，突片部６を変形させ，分別時の使用済み確認を可能にした」（段落【０００９】），「このように，容器の分別後には突片部６が変形しているので使用済み部材であることを容易に確認することができる。」（段落【００１０】）と記載されている。これら記載は，特許請求の範囲に基づく上記(1)の解釈と整合するものといえる。
(3) 構成要件訂正Ｇの解釈
以上によれば，構成要件訂正Ｇは，内筒部（４）の外壁に設けられた突片部（６）につき，内筒部（４）の外筒部（３）への収容時に生じる変形が，内筒部（４）と外筒部（３）の分別後にも，視覚的に確認可能な程度残存していることを求めるものと解される。
(4) 本件容器の構成
前記判断の基礎となる事実，証拠（甲５１，乙２１，証人Ａ）及び弁論の全趣旨によれば，本件容器の構成につき，以下の事実が認められる（本件図面［甲５１］は，被控訴人らが日本国内で販売する口紅のうち商品名「ランコム」の口紅容器に係るものであるが，これと本件容器との間には，以下の認定の範囲において構成上の差異はない。）。
本件容器の内側部材の外周面には，容易に曲げることができる水平方向に突き出した突状部が設けられている。当該突状部は，内側部材底部と内側部材を回転させる回転台が相互に接続する周囲縁上に４片設けられており，薄片状のポリプロピレン（ＰＰ）又は同程度の弾性を有するプラスチックでできている。これら４片の突状部は，内側部材の長手軸に対して直交し，かつ，互いに直交する２本の軸線のそれぞれに対して線対称に設けられており，一方の軸線からの距離が他方の軸線からの距離よりやや離れて設けられている。本件容器を組み立てた状態，すなわち，内側部材が外側部材により外側を覆われた状態で，いずれの突状部も，回転台側に折れ曲がっている。一旦組み立てた本件容器を分解した場合，回転台側に押し倒された突状部は復元力により元の起立した状態に戻ろうとするが，塑性変形した分は元に戻らず，折れ曲がった状態が視覚的に確認できる程度残存する。
(5) 充足性の判断
本件容器の「内側部材」は本件特許訂正発明１の「内筒部（４）」に，「外側部材」は「外筒部（３）」に当たり，「突状部」は，「内筒部（４）の外壁に設けられた突片部」に当たる。そして，当該「突状部」は，本件容器を組み立てた状態で，回転台側に折れ曲がる上，本件容器の分解後も，それら突状部は水平方向には戻らず，折れ曲がった状態が視覚的に確認できる程度残存すると認められるから，構成要件訂正Ｇの求める構成，つまり，突片部（６）の変形が，内筒部（４）と外筒部（３）の分別後にも，視覚的に確認可能な程度に残存するとの構成を備えており，同構成要件を充足するといえる。
(6) 小括
したがって，本件容器は，本件特許訂正発明１及び同２の全ての構成要件を充足しており，それらの技術的範囲に属するといえる。」
(2) 原判決５３頁２２行目の「本件特許発明１及び同２」を「本件特許訂正発明１及び同２」に，５４頁１５行目の「本件特許発明」を「本件特許訂正発明」に改める。
(3) 原判決５４頁２０行目末尾に，改行の上，次のとおり挿入する。「３争点１－４（先使用による通常実施権の消滅）について
控訴人らは，被控訴人らが先使用による通常実施権を有したとしても，当該通常実施権は，消滅していると主張する。
しかし，控訴人らの主張は，以下のとおり，採用できない。
特許法７９条は，特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は，その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において，通常実施権を有すると規定する。前記２のとおり，被控訴人らは，平成１９年３月１日に本件特許が出願された際，本件特許訂正発明１及び同２の技術的範囲に属する本件容器を備えた本件口紅を輸入し，もって「現に日本国内においてその発明の実施である事業」をしていたと認められる。そして，被控訴人らの輸入行為は，販売等に係る事業を目的とするものであること，被控訴人らは，その後本件容器を備えた本件口紅の輸入は行っていないが，控訴人Ｘが特許権侵害の事実を発見したとする平成２３年１月においても，店頭で入手が可能な状態に置かれているとおり，本件容器を備えた本件口紅の販売が継続されていること，被控訴人らは，別のブランドでも突片部を有する容器の使用を行っていること（甲１，４８，乙５，２７，証人Ａ，控訴人Ｘ，弁論の全趣旨）が認められる。これらの事情を総合すると，当該先使用による通常実施権が消滅したとの控訴人らの主張を採用することはできない。」
(4) 原判決５４頁２１行目から５５頁１１行目を次のとおり改める。「４争点２－１（不正競争防止法２条１項１４号（信用毀損行為）該当性）について
前記判断の基礎となる事実（第２の１(5)）記載のとおり，控訴人Ｘは，被控訴人らの取引先に書面を送付して，被控訴人らによる本件口紅の販売等が控訴人Ｘの本件特許権を侵害する旨の事実を告知し，また控訴人ａｔｏｏは，これに沿う記事及び被控訴人らと控訴人らの紛争の経過をそのウェブサイトに掲載した。しかし，前記のとおり，被控訴人らによる本件口紅の販売等は，被控訴人らに先使用による通常実施権が成立する結果，控訴人Ｘの本件特許権を侵害するものとは認められない。加えて，第２の１(5)のとおりの，控訴人らによる被控訴人らの取引先への告知の態様は，執拗かつ広汎であり，脅迫的とも評価し得ることを考慮すれば，控訴人らの上記行為は，「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布」するものとして，不正競争防止法２条１項１４号の定める不正競争行為（信用毀損行為）に該当するというべきである。
そして，上記書面の送付は控訴人Ｘの名によるもの，ウェブサイトへの掲載は控訴人ａｔｏｏによるものであるが，内容的に一体のものとして行われていること，控訴人Ｘは，控訴人ａｔｏｏの代表取締役であること，前記第２の１(1)のとおり，被控訴人らは「ロレアル」のブランドの下に事業を行っていることを考慮すると，上記信用毀損行為は，控訴人らが共同して，被控訴人ら各々に対して行ったものと認めるのが相当である。また，上記信用毀損行為は，期間的にも３か月ほどの間に集中して行われたこと，控訴人Ｘの意思の下に実行されたと考えられることからすれば，一連のものとして，全体として不正競争行為に該当するとするのが相当である。」
(5) 原判決５５頁１２行目冒頭の「４」を「５」と改める。
(6) 原判決５５頁２１行目から５７頁４行目を次のとおり改める。「６争点２－３（控訴人らの故意又は過失）について
証拠及び弁論の全趣旨によれば，上記の認定事実に加えて，①控訴人Ｘは，平成１９年４月下旬には，蘇州シャ・シン社から，本件容器と同一の部位に同一形状の突状部を付けた容器図面を見せられ，当該突状部につき同社が日本で権利化している旨の説明を受けた上，同年６月にはそれが甲１９考案に係る平成１７年１０月１９日登録の実用新案権であることも知らされたこと（前記２(2)），②控訴人Ｘは，平成２２年６月２２日，特許庁に対し判定の請求をし（甲３２），特許庁は，同年１０月２９日付けで，「繰り出し容器」が本件特許権の技術的範囲に属する旨の判定をしたこと（甲２４），③被控訴人らが本件特許権について先使用権を有するとの主張は，本件の訴状に至って初めてされたもので，前記判定の際の答弁書（甲３３）にも，先行する仮処分（前記第２の１(6)のとおり）の際にも，主張されることはなかったこと，以上の各事実が認められる。
このように，控訴人Ｘは，特許庁から，「繰り出し容器」が本件特許権の技術的範囲に属する旨の判定を得ており，また，先使用権に関する主張は信用毀損行為の時点ではされてはいなかった。しかし，前記第２の１(5)のとおりの，控訴人らによる本件特許権を侵害するものであるとの告知が，被控訴人らの取引先に対してされていること，また，告知の態様は，執拗かつ広汎で，脅迫的と評価し得るようなものであったことをも考慮すれば，控訴人Ｘ及び同人が代表取締役を務める控訴人ａｔｏｏの行為は，過失に基づく信用毀損行為であるというべきである。
７ 争点２－４（被控訴人らの損害）について
(1) 無形損害
控訴人らの前記信用毀損行為により被控訴人らが被った無形損害は，控訴人らの信用毀損行為の態様，回数，内容に加えて，本件口紅は本件特許訂正発明の技術的範囲に属するものの，被控訴人らに先使用権が発生する結果，本件特許権の侵害とならないことなど本件における諸般の事情を総合考慮し，被控訴人ら各自につき１００万円と認めるのが相当である。
(2) 弁護士費用
本件訴訟の内容，難易度，金員請求に加えて差止請求も認容すべきことなど，本件における諸般の事情を総合考慮し，控訴人らの前記信用毀損行為と相当因果関係のある弁護士費用は，被控訴人ら各自につき１０万円と認めるのが相当である。
(3) その他の損害
被控訴人らは，他にも信用回復のための費用等を損害として主張するが，既に上記(1)及び(2)で評価した範囲を超えて，別途損害が生じたと認めるに足りる証拠はない。
(4) 損害額の合計
したがって，被控訴人らが被った損害額の合計は，それぞれ１１０万円ずつである。
(5) 連帯債務関係
控訴人らの信用毀損行為は，客観的に関連共同して行われたものであるから，控訴人らは，被控訴人ら各自に対し，上記損害を連帯して賠償すべき責任を負うものといえる。」
(7) 原判決５７頁５行目冒頭の「７」を「８」に改める。
２ 結論
以上によれば，被控訴人らの請求は，(1)控訴人Ｘに対する本件特許権に基づく差止請求権，損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認請求，(2)①控訴人らに対する差止請求，③控訴人らに対する各１１０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払請求の限度で理由があり，その余の被控訴人らの請求は理由がなく棄却するべきであるから，原判決を変更することとして主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治
（別紙）
商品目録
商品名メイベリンウォーターシャイニーピュアダイヤモンド（同商品のうち，同商品の繰り出し容器の内筒部の外壁に突片部があるタイプ）
輸入者日本ロレアル株式会社
（別紙）
特許権目録
名称繰り出し容器
出願日平成１９年３月１日
出願番号特願２００７－８９３７５
登録日平成２１年８月１４日
特許番号特許第４３５６９０１号
（別紙）
謝罪文目録（被控訴人ら請求）＜掲載省略＞
（別紙）
信用回復措置対象アドレス目録＜掲載省略＞
別紙本件口紅輸入経過表＜掲載省略＞
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/83506/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。