平成２５年１０月１８日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２５年（ワ）第１３２２３号実用新案権損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２５年９月１３日
判決
札幌市＜以下略＞
原告Ｘ
同訴訟代理人弁護士菰田優
同井深泰夫
同菅原浩史
同漆山佳代子
同信賀浩志
東京都千代田区＜以下略＞
被告日本電信電話株式会社
同訴訟代理人弁護士升永英俊
同江口雄一郎
主文
１ 本件訴えを却下する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
１ 被告は，原告に対し，１００万円及びこれに対する平成２５年６月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
第２ 事案の概要
本件は，被告の製造・販売したテレフォンカードが，原告が共有持分を有していた実用新案権（実用新案登録第２１５０６０３号）の考案の技術的範囲に属するとして，被告に対し，平成８年２月２１日から平成１１年９月５日までの販売にかかる仮保護に基づく損害賠償金９億円の一部請求として，１００万円及びこれに対する平成２５年６月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１ 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。）
(1) 原告の実用新案権
原告は，次の実用新案権（以下，「本件実用新案権」といい，その考案を「本件考案」という。）について，平成１２年３月１７日に登録を受けた３名の共有者のうちの１人（原告のほかは，Ａ〔以下「Ａ」という。〕及びＢ〔以下，「Ｂ」という。〕。)として表示されている者である。〔甲１，２〕実用新案登録番号第２１５０６０３号
出願日昭和５９年９月５日
出願番号実願平６－５６７５
分割の表示実願昭５９－１３４６１１の分割
出願人Ａ
考案者Ａ
出願公告年月日平成８年２月２１日
審決年月日平成１２年１月２６日
登録年月日平成１２年３月１７日
本権の登録の抹消平成１１年９月５日（原因存続期間満了）
考案の名称テレホンカード
実用新案登録請求の範囲の記載
「【請求項１】電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードにおいて，このカード本体の一部に，電話に差し込む方向を指示するための押形部からなる指示部を設けてなり，該指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいると共にカード本体の直交する２つの中心軸線の夫々から一側にずれてカード本体に配置されており，且つ，該指示部は目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者の指がふれる位置に配置されていることを特徴とするテレホンカード。」
(2) 本件実用新案権の登録査定に至る経緯
本件実用新案権については，平成９年１２月２５日に拒絶査定がされ，これについての拒絶査定不服審判の請求（審判平１０－２４１９号）を経て，平成１２年１月２６日付けで拒絶査定を取り消し本件考案を実用新案登録すべきものとする審決がなされたところ，その審決においては，「該指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる」との構成が不明瞭であるとする拒絶理由につき，平成１０年３月１２日付けで補正された明細書及び図面において，上記に対応する記載として，図１に示されたテレホンカードの側面からみて上下面から厚み中心部に向かう方向に押形部を形成したもののみとされたことにより，その構成として特定することができるものとして不明瞭とはいえない旨の判断が前提として示されている。〔甲４〕
(3) 原告による本件訴訟以前の訴えの提起とその帰趨
ア 東京地裁平成１１年(ﾜ)第２４２８０号不当利得請求事件等原告は，Ａと共に，被告に対し，被告が製造販売している切欠部を備えるカード式公衆電話機専用のテレホンカードにつき，本件考案及び本件実用新案権の原出願にかかる考案（実用新案登録第２０５８１０４号，考案の名称「テレホンカード」。）の技術的範囲に属するとして，昭和５９年９月５日以降，１０年分の不当利得の返還として，５７０億円の一部である１２５億円の支払を求める訴訟を東京地裁に提起し（東京地裁平成１１年(ﾜ)第２４２８０号不当利得返還事件。以下「前々訴」という。），その訴状は平成１１年１１月１７日，被告に送達された。〔乙２，２頁〕原告らは，同訴訟の対象となる被告のテレホンカードは，「カード式公衆電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードで，縦の辺が横の辺に比して短い長方形であって，表裏ともに一様に平坦で，その一短辺には，その中央から一側に偏った位置に，一つあるいは二つの半月状の切欠部が形成されており，この切欠部に手，指で触れることにより，カードの表裏及び差込方向の確認をすることができるもので，この内，使用度数が五〇度数のものは切欠部が二個あり，使用度数が一〇五度数のものは切欠部が一個ある」と主張した。
東京地裁は，平成１２年７月２６日，用語の通常の意味に加え，本件実用新案権の分割出願過程，異議申立てや拒絶査定不服審判における手続過程等（以下「出願過程等」という場合がある。）を詳細に認定した上で，本件考案における「カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼん」だ「該指示部」の意義について，「テレホンカードを側面からみて上下面から厚み方向（表裏方向）に凹凸状にくぼんだ形状を有する指示部」に限定され，「カードを平面方向からみて中心方向にくぼんだ形状を形成した切欠部」あるいは「カード本体に貫通して形成した穴部」を含まないとし〔乙１，３６～３７頁〕，被告のテレホンカードは，表裏ともに一様に平坦で，その一短辺には，その中央から一側に偏った位置に，一つあるいは二つの半月状に形成される「切欠部」を備えており，その「切欠部」は，カード本体から辺の一部が切り離されたことにより，カードを平面的にみて中心方向にくぼみが形成される形状を有しているから，本件考案の技術的範囲に属しない旨判示して〔乙１，４２頁〕，原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決をした。
その出願過程等の考慮においては，本件実用新案権を分割出願する前の原出願（実願昭５９－１３４６１１）については，その出願当初明細書から切欠部のある例（図１）等の記載を削除する訂正がされた後に出願公告（実公平５－２５００７。乙２，２１頁）がされ，その後に本件実用新案権にかかる考案についての分割出願がされたこと，本件考案にかかる分割出願についての拒絶査定不服審判手続（前記審判平１０－２４１９号）における前記(2)記載の審決の内容のほか，平成１１年１０月１４日になされた拒絶理由通知に対し，原告らが，平成１１年１０月２８日に提出した手続補正書につき，本件考案にかかる「押形部」は，「材料に押し型によって圧力を加えて成形した形状部」を意味し「カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる指示部」に切欠形状を含むものとする補正は実用新案登録請求の範囲を拡張するものであるから許されないとして，平成１２年１月２６日に補正が却下されたことなどが考慮されている。〔乙１，３６頁〕
なお，その審理の過程で，原告らは，埼玉県工業技術センター所長が平成１２年６月１２日に作成した試験成績書（乙５の１。以下「本件試験成績書」という。）を書証として提出した。その当時の原告ら提出の証拠説明書（乙５の２）によれば，その立証趣旨は，被告の製造・販売するテレホンカードのくぼみ（被告のいう切欠）部分の形状及びその測定結果の事実とされ，本件試験成績書（乙５の１）には，「依頼品名」として「テレホンカード」，「依頼事項」として「長さの測定」，測定結果について，くぼみ部分に相当するａの長さ（深さ）の測定値として０．５８ｍｍとの記載がある。〔乙５の１・２〕
上記東京地裁判決に対し，原告らは控訴し（東京高等裁判所平成１２年(ﾈ)第４２０９号不当利得請求控訴事件），この訴訟に原告らのためＢが補助参加したが，東京高等裁判所は，平成１３年２月２７日に口頭弁論を終結し，同年４月１７日，上記争点に関して一審と同旨の理由により控訴を棄却する旨の判決をした。この判決は，平成１３年１０月１６日，最高裁判所による上告棄却，上告不受理決定により確定した（平成１３年(ｵ)第１１８２号，同(受)１１６１号）。〔乙２，３〕
イ 東京地裁平成１４年(ﾜ)第１３３２１号不当利得返還請求事件原告は，被告に対し，被告が製造・販売している，「目の不自由な者でも電話機へ差し込む方向が確認できる凹み部（切欠部）を設けたテレホンカード」につき，本件実用新案権の考案の技術的範囲に属するとし，実用新案権の仮保護の権利に基づく請求として，出願公告日である平成８年２月２１日から存続期間満了日である平成１１年９月５日までに発生した不当利得金６６億円余りの一部の返還として，１億２５００万円の支払を求める訴訟を東京地裁に提起した（東京地裁平成１４年(ﾜ)第１３３２１号不当利得返還請求事件。以下「前訴」という。）。
しかし，東京地裁は，平成１４年８月２８日，上記前訴は，前記前々訴と訴訟の対象を同一とし，請求期間のみを別異にした残部請求と解されるところ，前々訴において，本件実用新案権に基づく不当利得返還請求権について，当該債権が全く現存しないと判断されたものであるから，前々訴と異なる期間に発生した不当利得金の支払を求めて訴えを提起することは，実質的には前々訴で認められなかった本件実用新案権に基づく不当利得返還請求及び主張を蒸し返すものに他ならないとして，訴えを却下する判決をし，この判決は確定した。〔乙４〕
(4) 原告らによる異なる分割出願の経緯
原告は，本件実用新案権に基づく出願を原出願として，上記前々訴が東京地方裁判所に係属中の平成１１年１２月２０日に分割出願を行い（実願平１１－９６４６号），平成２２年２月２４日に登録査定がされ，同年４月２日に登録がされた（実用新案登録番号第２６０７８９９号。以下，「別件考案」という。）。その内容は，以下のとおりである。〔甲５，７〕実用新案登録番号第２６０７８９９号
出願日平成１１年１２月２０日
出願番号実願平１１－９６４６
分割の表示実願平６－５６７５の分割
原出願日昭和５９年９月５日
公開日平成１２年６月３０日
実用新案権者Ａ，原告，Ｂ
考案者Ａ
登録年月日平成２２年４月２日
考案の名称テレホンカード
実用新案登録請求の範囲の記載
「１．電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードにおいて，このカード本体の一部に，電話機に差し込む方向を指示するための押形部から成る指示部を設けて成り，前記指示部は縦軸または横軸の一方が長く形成される形状の平面を呈し，前記カード本体の外周縁から前記カード本体の内方向にくぼんでいると共に，前記カード本体の直交する２つの中心軸線の夫々から一側にずれ且つ前記カード本体面内で前記平面の長く形成される縦軸または横軸が中心軸線の一にほぼ平行若しくは直交して前記カード本体に配置されており，且つ，前記指示部は目の不自由な者が前記カード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者の指が触れ，前記カード本体の前記電話機に差し込む方向及び表裏を確認し得る位置に配置されていることを特徴とするテレホンカード。」
２ 争点
(1) 本件訴えの提起は，前々訴，前訴の蒸し返しとして，信義則に反し許されないか（本案前の主張）
(2) 被告による本件実用新案権の侵害の有無及び原告の損害額
第３ 争点に関する当事者の主張
１ 争点(1)（本件訴えの提起は，前々訴，前訴の蒸し返しとして，信義則に反し許されないか）について
〔被告の主張〕
(1) 本件訴えは，原告の請求が全部棄却され，原告の敗訴で確定した前々訴及び訴えが却下された前訴の蒸し返しであり，最高裁平成９年(ｵ)第８４９号，同平成１０年６月１２日第二小法廷判決（民集５２巻４号１１４７頁。以下「平成１０年最判」という。）に照らし，不適法却下されるべきである。すなわち，本件訴えは，原告が，被告に対し，被告によるテレホンカードの製造・販売が，本件実用新案権を侵害するとして，平成８年２月２１日から平成１１年９月５日までの損害賠償を請求するものであるところ，原告は，被告によるテレホンカードの製造販売行為が本件実用新案権を侵害すると主張して，昭和５９年９月５日から１０年間である平成６年９月４日までの実施料相当額の一部として１２５億円の不当利得の返還を求める訴訟（前々訴）を提起し，全部棄却判決が確定した。
また，原告は，被告に対し，被告によるテレホンカードの販売が，本件実用新案権を侵害するとして，平成８年２月２１日から平成１１年９月５日までに発生した不当利得金の一部として１億２５００万円の返還を求める訴訟（前訴）を提起したが，数量的一部請求を全部棄却する旨の判決が確定した後の残部請求であり信義則に反し許されないとして訴えを却下する判決が確定した。
平成１０年最判は，数量的一部請求を全部棄却する判決は，債権が全く現存しない，言い換えれば，残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない旨判示したうえで，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは，特段の事情がない限り，信義則に反し許されないと判示した。さらに，同最判は，その予備的請求の二について，前訴の各請求とは訴訟物を異にするものの，主張する事実関係はほぼ同一であって，前訴及び本訴の訴訟経過に照らすと，実質的には敗訴に終わった前訴の請求及び主張の蒸し返しに当たることが明らかであるとし，予備的請求の二に係る訴えの提起も信義則に反し許されないというべきであり，訴えを不適法却下すべきであると判示している。
本件訴えは，前々訴と同様，被告のテレホンカードが本件実用新案権の技術的範囲に属するか否かが主な争点であり，実質的に敗訴に終わった前々訴の蒸し返しに他ならない。
したがって，平成１０年最判に基づき，本件訴えは信義則に反し許されず，却下されねばならない。
(2) 原告は，前々訴の確定判決は，被告の売上高５７００億円分について請求したものであり，本件は残りの３００億円についての請求であるから，前々訴の既判力は本件の新たに明らかになった残部３００億円には及ばない旨主張する。
しかし，前々訴の確定判決は，被告のテレホンカードの製造販売行為が原告の本件実用新案権を侵害することを理由とする金銭支払請求権の数量的一部請求について，原告の請求を全部棄却した判決であり，被告のテレホンカードの製造販売行為が原告の本件実用新案権を侵害することを理由とする金銭支払請求権が全く現存しないと判断した判決であるから，これは平成１０年最判にいう数量的一部請求を全部棄却する判決は残部として請求し得る部分が存在しないとの判断に当たるものであり，本件訴えを信義則に反し不適法とするものである。
(3) また，原告は，前々訴における被告製品は深さが１ｍｍの切欠きであったが，本件訴えでは深さが０．５８ｍｍであり，異なる旨主張する。しかし，原告は，前々訴において，テレホンカードの切欠きの深さが０．５８ｍｍであることを示す試験成績書を証拠として提出しており（乙５の１，２），前々訴において切欠きの深さが０．５８ｍｍであるテレホンカードについても実質的に審理されていることが明白で，原告の主張は事実に反する。
(4) 原告は，仮に本件訴訟が残部請求に当たるとした場合であっても，本件訴えの提起が信義則に反しない特段の事情がある旨主張する。
しかし，原告が特段の事情に当たるとする，前々訴の確定判決後に，本件実用新案権を原出願とする分割出願である別件考案が登録されたことや，これにより本件実用新案権について，カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合があることが明らかになったこと，これが前々訴において考慮されていなかったため，被告のテレホンカードがどのような形状であるかは主要な争点とならず，実質的な判断が下されていないとすることは，結局のところ，本件訴えは別件考案に基づくものでなく，前々訴と同じ本件実用新案権に基づくものであって全く同一であることからすれば失当であり，上記主張は単に前々訴における考案の技術的範囲の解釈ないし侵害論の主張を縷々述べるものにすぎず，いずれも前々訴の蒸し返し以外の何ものでもない。
〔原告の主張〕
(1) 本訴は，一部請求後の残部請求ではない。すなわち，前々訴は，不当利得返還請求権を訴訟物とするものであるところ，本件は，不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであるから，訴訟物が異なり，本訴は前々訴の既判力の影響を受けない。
また，平成１０年最判にいう「残部請求」とは，先行訴訟において明示された債権の総額のうち先行訴訟では請求されなかった残部をいうものである。本件は，前々訴において請求の根拠として明示された範囲である被告が売上げた５７００億円に基づくものではなく，６０００億円の売上に基づき，差額の３００億円に関する損害賠償を請求するものであるから，先行訴訟で請求されなかった残部ではなく，「残部請求」に当たらない。
前々訴においては，被告製品は，深さ１ｍｍの切欠きとして捉えていたが，本件訴えにおいては，被告製品は指示部が押型を用いたプレス加工により形成され，しかも深さが０．５８ｍｍであって，押型により擦り取られる程度のものであって，対象物件が異なる。原告がこれを知ったのは平成２５年４月ころであり，本件訴訟は一事不再理効に抵触しない。
よって，本訴は適法である。
（2) 仮に本件訴えが前々訴の残部請求にあたるとした場合であっても，本件訴えにかかる残部請求が信義則に反しないとする特段の事情があるから，本件訴えは不適法とはならない。
ア 本件については，前々訴が上記最高裁平成１３年１０月１６日決定により確定した後の，平成２２年２月２４日に本件実用新案権を原出願とする分割出願（実願平１１－９６４６号）である別件考案についての登録査定があり，平成２２年４月２日に実用新案登録２６０７８９９号として登録されたという事実が存する。〔甲５，７〕
別件考案は，「カード内方向」について「カード本体を側面からみてカード本体の上下面から厚み中心方向へ向けて形成されている場合と，カード本体の平面的な中心方向へ向けて形成されている場合とがある」という補正が認められた結果，登録に至ったものである。〔甲５〕
一方，前々訴においては，「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合」があることを認めず，本件実用新案権との関係においても，「カード本体の上下面から厚み中心方向へ向けて形成されている場合」に当たるかどうかだけが判断されている。
しかし，前々訴確定後に新たに登録が認められたのは，本件実用新案権を原出願とする分割出願であるから，本件分割出願の請求の範囲は，原出願である本件実用新案権の請求の範囲に記載されたものであったことは当然である。〔甲８，９〕
したがって，本件実用新案権の請求には，「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合」があることが別件考案の登録査定により明らかになったものであり，これは前々訴の確定よりも後に生じた新たな事情であるから，改めてこれを前提とした審理を求めることは，信義に反するものではない特段の事情に該当する。
イ しかも，前々訴においては，「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合」が考慮されていないため，被告製品のくぼみ（指示部）がどのような形状であるかは，主要な争点となっておらず，この点について，実質的な判断は下されていない。
そのため，くぼみの形状が深さ０．５８ｍｍとは認定されていないところ，被告は，本件訴訟の平成２５年７月１０日の第１回口頭弁論期日で陳述された答弁書において，初めてこれを認めたものである（答弁書６頁，乙５の１，２）。これは，前々訴における「一つあるいは二つの半月状に形成される『切欠部』を備えて」いるという認定（乙１，３１頁）とは明らかに異なる主張であり，改めて本訴において，被告製品が「切欠き」ではなく，「押形部」あるいは「押形部」と均等の形状を有していたことが審理判断されるべきである。
２ 争点(2)（被告による本件実用新案権の侵害の有無及び原告の損害額）について
〔原告の主張〕
(1)ア本件考案を構成要件に分説すると，以下のとおりとなる（以下，各構成要件を記号順に「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードにおいて，
Ｂこのカード本体の一部に，電話に差し込む方向を指示するための押形部からなる指示部を設けてなり，
Ｃ該指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいると共に
Ｄカード本体の直交する２つの中心軸線の夫々から一側にずれてカード本体に配置されており，
Ｅ且つ，該指示部は目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者の指がふれる位置に配置されている
Ｆことを特徴とするテレホンカード。
イ 被告製品の構造は別紙被告製品説明書に記載のとおりであるが，その構成は次のとおりである。
(ｱ) 構成ａ公衆電話機に差し込まれて使用されるテレホンカードである(ｲ) 構成ｂカード本体の一部に，電話に差し込む方向を指示するための切り込みにより形成されたくぼみからなる指示部を設けている
(ｳ) 構成ｃ指示部はプレス加工（被加工物に圧力を加えて永久変形を生じさせ，所望の寸法や形状の物品を製造する技術）を用いたせん断加工による打ち抜き加工によりカード本体と一体的に形成されたくぼみ（押型部）からなる。凹みの深さは０．６～０．７ｍｍである〔原告は，その後，第２回口頭弁論期日において陳述した原告準備書面１(平成２５年８月１２日付け)において，被告製品につき，訴状段階では被告製品のくぼみの形状について，深さ「０．６～０．７ｍｍ」としたが（訴状５頁５～６行），ＪＩＳ規格ではこの種のカードのくぼみは０．８ｍｍ～１．００ｍｍと定められており，被告においてＪＩＳ規格に則ったテレフォンカードも販売されていたであろうことは容易に推測できる（甲１０）として，これを「０．５８ｍｍ～１．００ｍｍ」と修正する，とする。〕指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる
(ｴ) 構成ｄ指示部はカード本体の直交する２つの中心軸線の夫々から一側にずれてカード本体に配置されており，
(ｵ) 構成ｅ該指示部は目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者の指がふれる位置に配置されている
ウ 上記によれば，被告製品の構成は次のとおりである（以下，各構成を記号順に「被告製品の構成ａ」などという。）。
【ａ】電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードであって，
【ｂ】カード本体の一部に，電話に差し込む方向を指示するための切り込みにより形成されるくぼみである指示部を有している
【ｃ】指示部は，カード本体の外周縁からカード本体の内方向にくぼんでいる
【ｄ】該指示部は，カード本体の直交する２つの中心軸線の夫々から一側にずれてカード本体に配置されている
【ｅ】指示部は目の不自由な者がカード本体を電話機に差し込む際，目の不自由な者の指がふれる位置に配置されている
【ｆ】テレホンカードである
エ 本件考案の各構成要件と，上記被告製品の構成とを対比すると，次のとおりである。
(ｱ) 被告製品は，電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードであるから，構成要件Ａを充足する。
(ｲ) 本件考案では「指示部」は「押型部」とのみ記載されており，その他については言及されておらず，被告製品は，本件考案の構成要件Ｂを充足する。
なお，そのくぼみ（指示部）の形成について検討すると，被告製品のくぼみの深さは，０．５８ｍｍから最大でも１．００ｍｍであり，長さは，５．８０ｍｍ～６．６ｍｍ（ＪＩＳ規格では６．００ｍｍ＋－０．０２ｍｍのため，最小値で５．８０ｍｍ，甲１０。別紙被告製品説明書で６．６ｍｍ，乙５の１）の範囲内にある。しかるに，このような微細なくぼみは，切り取って形成することは困難であるから，そのくぼみの形成は，切断して切り取ったものではなく，押圧して形成されたものである。
したがって，被告製品のくぼみ（指示部）は，押圧して形成された押形部に該当する。
(ｳ) 本件訴えにおいては，構成要件Ｃについて改めて審理判断されるべきところ，被告製品のくぼみ（指示部）が構成要件Ｃに該当することは明らかである。
すなわち，別件考案では，「本考案における他の実施例」として，図４，５を引用し「指示部２がカード本体１の外周縁から前記カード本体１の内方向にくぼんでいる内方向が平面的なカード本体１の中心方向へ向かう実施例」として説明されている。
そして，前記のとおり，別件考案は，本件実用新案権を原出願とする分割出願である以上，別件考案の範囲が本件実用新案権の請求の範囲に含まれるものであることは当然である。
したがって，本件考案の構成要件Ｃの「カード本体の内方向にくぼんでいる」というのが「カード本体を平面的にみて中心方向にくぼんでいる指示部」を含んでいることは明らかである。
被告製品のくぼみ（指示部）が，カード本体を平面的に見て，中心方向にくぼんでいることは，その形状から争う余地はない。
したがって，被告製品が構成要件Ｃを充足することは明らかである。(ｴ) 被告製品の構成ｄは，本件考案の構成要件Ｄと同じであり，構成要件Ｄを充足する。
(ｵ) 被告製品の構成ｅは，本件考案の構成要件Ｅと同じであり，構成要件Ｅを充足する。
(ｶ) 被告製品の構成ｆは，本件考案の構成要件Ｆと同じであり，構成要件Ｆを充足する。
オ 均等について
前記のとおり，被告製品のくぼみ（指示部）は，押圧して形成された押形部に該当するものであり，本件考案の構成要件Ｂを充足するが，仮に，押圧して形成されたものでないとしても，結果として形成されたくぼみ（指示部）は，押圧して形成された押形部と全く同じ機能を果たすものであり，作用効果を同一にする均等なものであるから，被告製品が本件考案の技術的範囲に該当することは明らかである。
(2) 原告の損害
被告が平成８年２月２１日から平成１１年９月５日まで被告製品（５０度数，１０５度数）を販売したことにより得た売上高は，６０００億円を下らない（甲６）ところ，前々訴で請求したのは被告の売上高のうち５７００億円分についてであり，残りの３００億円分については本訴において請求できる。
相当の実施料率は，５％を下るものではない。
以上から，原告は，被告に対し，少なくとも９億円の仮保護に基づく損害賠償請求権を有する。
よって，原告は，被告に対し，不法行為による民法７０９条，特許法１０２条３項に基づいて，損害賠償金９億円の一部請求として，１００万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成２５年６月１３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第４ 当裁判所の判断
１ 一個の金銭債権の数量的一部請求は，当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり，債権の特定の一部を請求するものではないから，請求の当否を判断するためには，おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。数量的一部請求を全部棄却する旨の判決は，債権の全部について行われた審理の結果に基づいて，当該債権が全く現存しないとの判断を示すものであって，後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならないから，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した判決が確定した後に，原告が残部請求の訴えを提起することは，実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり，前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものとして，特段の事情がない限り，信義則に反して許されないというべきである。そして，この理は，訴訟物を異にするものの，債権の発生原因として主張する事実関係がほぼ同一であって，前訴等及び本訴の訴訟経過に照らし，実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たる訴えにも及び，その訴えも同様に信義則に反して許されないものというべきである（上記平成１０年最判参照）。
これを本件についてみると，前々訴は，被告が製造・販売しているテレホンカードの構成につき，「カード式公衆電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードで，縦の辺が横の辺に比して短い長方形であって，表裏ともに一様に平坦で，その一短辺には，その中央から一側に偏った位置に，一つあるいは二つの半月状の切欠部が形成されており，この切欠部に手，指で触れることにより，カードの表裏及び差込方向の確認をすることができるもので，この内，使用度数が五〇度数のものは切欠部が二個あり，使用度数が一〇五度数のものは切欠部が一個ある」としていたところ，これは本件訴えにおける被告製品の構成を含むものである。そして，前々訴は，その被告製品が本件考案の技術的範囲に属することを前提として，昭和５９年９月５日以降，１０年分の被告製品の販売にかかる不当利得の返還を求めたものであり，本件訴えは，被告製品が本件考案の技術的範囲に属することを前提として，平成８年２月２１日から平成１１年９月５日までの仮保護に基づく損害賠償請求であるとするところ，訴訟物を異にするものとしても，被告製品が本件考案の技術的範囲に属することにより，原告の有する本件実用新案権が侵害されたことについては，主張立証すべき事実関係はほぼ同一であって，被告製品は本件考案の技術的範囲に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過に加え，前訴及び本件訴えの訴訟経緯にも照らすと，本件訴えは，被告製品が本件考案の技術的範囲に属しないとして原告が全面的に敗訴した前々訴の請求及び主張の蒸し返しに当たることが明らかである。
そうすると，本件訴えは，信義則に反し許されず，これを許容する特段の事情がない限り，不適法として却下すべきこととなる。
２ 原告の主張について
(1) この点に関して原告は，前々訴とは訴訟物が異なり，既判力の影響を受けないから，一部請求後の残部請求には当たらない旨主張する。
しかし，上記平成１０年最判が判示するとおり，訴訟物が異なる場合であっても，債権の発生原因として主張する事実関係がほぼ同一であって，前訴等及び本訴の訴訟経過に照らし，実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たる訴えについては信義則に反し許されないと解されるところ，本件はこれに該当することについては上記検討のとおりである。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(2) また，原告は，本件訴えは，前々訴において請求の根拠として明示された範囲である被告が売上げた５７００億円に基づくものではなく，６０００億円の売上に基づき，差額の３００億円に関する損害賠償を請求するものであるから，先行訴訟で請求されなかった残部ではなく，残部請求に当たらないから許容される旨主張する。
しかし，前々訴と本件訴えにおいて主張立証すべき事実関係はほぼ同一で，その訴訟経過にも照らすと，本件訴えが前々訴の請求及び主張の蒸し返しに当たり許されないことについては上記で検討したとおりである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
３ 上記のとおり，金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは，特段の事情がない限り，信義則に反して許されないと解されるところ（平成１０年最判参照），原告はこの特段の事情がある旨主張するので，以下この点について検討する。
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者による残部請求の訴えであっても，これが信義則に反しないとする特段の事情とは，損害賠償請求訴訟において，予想しがたい後遺症等による損害が後に生じた場合や，原告が損害の一部についてのみ立証したため棄却判決を受けた場合等，一部請求訴訟における審理の範囲が必ずしも債権全部に及ばなかったような事情がある場合をいうものと解される。
そこで，以下，原告がこの特段の事情に当たるとして主張する具体的事実について検討する。
(1) まず，原告は，本件訴えについて，前々訴が最高裁平成１３年１０月１６日決定により確定した後の平成２２年２月２４日に，本件実用新案権にかかる出願から分割出願された別件考案が登録査定されたことにより，本件考案の指示部の意義についても「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成される場合」が含まれることが明らかになったから，特段の事情がある旨主張する。別件考案は，前々訴が東京地方裁判所に係属した直後の平成１１年１２月２０日に，当時，本件実用新案権にかかる考案についての出願について，出願公告後の異議申立てを経て拒絶査定がされ，その不服審判請求の審理中であった本件考案について，そこから分割出願され，平成２２年２月２４日に登録査定がされたものである。
しかし，本件実用新案権にかかる出願からの分割出願について，前々訴の確定後に登録査定に至ったとしても，その事実は，本件実用新案権の侵害の有無についての前々訴の審理の範囲が一部に限られたことを何ら裏付けるものではないから，原告主張の事由はおよそ特段の事情とはなり得ないというべきである。
加えて，前々訴は，本件考案につき，本件実用新案権が分割出願された原出願からの分割過程等を詳細に考慮しており，前々訴における審理の範囲が請求権の範囲全部に及ばなかったような事情があるとは到底認められない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(2) また，原告は，前々訴においては，「カード本体の平面的な中心方向に向けて形成されている場合」が考慮されていないため，被告製品のくぼみ（指示部）がどのような形状であるかは，主要な争点となっておらず，この点について，実質的な判断は下されていないから特段の事情がある旨主張する。しかし，上記第２，１(3)記載のとおり，原告は被告の製造販売していたテレフォンカードにつき切欠き部が０．５８ｍｍである旨の証拠等を提出するなど，被告製品のくぼみの形状について，十分な主張立証の機会を与えられていたものであり，上記のような主張は前々訴における主張の蒸し返しにほかならないというべきであるから，原告主張の事由は何ら特段の事情に当たるものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
４ 結語
以上のとおり，本件訴えは信義則に反し許されないから，不適法として却下すべきものである。
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
今井弘晃
裁判官
実本滋
（別紙）
被告製品説明書
１ 名称テレホンカード
２ 別紙図面（以下「図面」という。）の簡単な説明
図面は平面図である。
３ 図面の符号の説明
１はカード本体
２は指示部
３は押形により形成されたへこみ部
４はカード本体の外周縁
５はカード本体の内方向を示す矢印
６は直交する２つの中心線
４ 被告製品の構造の説明
図面に示すように，電話機に差し込むことにより電話がかけられるテレホンカードであって，
カード本体１の一部に，電話に差し込む方向を指示するための押形により形成される切り込みにより形成されるくぼみである指示部２を有しており，指示部２は，カード本体の外周縁４からカード本体１の内方向５にくぼんでいるとともに指示部２は，カード本体の直交する２つの中心軸線６の夫々から一側にずれてカード本体１に配置されており，
指示部２は目の不自由な者がカード本体１を電話機に差し込む際に目の不自由な者の指がふれる位置に配置されている
ことを特徴とするテレホンカードである。
（別紙図面添付省略）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/83695/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。