平成２５年１１月１２日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１００６２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１０月２９日
判決
原告たいまつ食品株式会社
原告マルシン食品株式会社
原告株式会社丸一オザワ
原告ら訴訟代理人弁護士八掛俊彦
八掛順子
弁理士岩田敏
岩田享完
被告越後製菓株式会社
訴訟代理人弁護士高橋元弘
末吉亙
弁理士中島淳
清武史郎
坂手英博
小田富士雄
吉井雅栄
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１ 原告らの求めた判決
特許庁が無効２０１２－８０００４０号事件について平成２５年１月２９日に
第２ 事案の概要
本件は，特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は，①発明未完成，②実
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「餅」とする特許第４６３６６１６号（以下「本件特許」という。特願２００６－９０６８４号（特願２００２－３１８６０１号の分割出原告らは，平成２４年３月３０日，本件特許について無効審判を請求した（無特許庁は，平成２５年１月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と被告は，本訴提起後である平成２５年５月３１日，本件特許の特許請求の範囲の請求項１と本件明細書の段落【００１０】の削除を内容とする訂正審判を請求
２ 本件発明の要旨
本件発明の要旨は，平成２５年５月３１日付け審判請求書添付の訂正特許請求Ｆ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であＧこの焼き網に載置する際に，最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の，前記上下の広大面間の立直側面に，この上下の広大面間の立直Ｈこの切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と立直側面の双方に夫々長さいっぱいに形成した切り込み部又は溝部であり，刃板Ｉ焼き上げるに際し，前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化によＪ餅。
３ 審判で主張された無効理由
審判で請求項２について主張された無効理由は，以下のとおりである。
(1) 無効理由１（発明未完成）
本件発明は，構成Ｇ及びＨである「切り込み部又は溝部」（スリット）を設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッ化変形することで，膨化による外部への噴き出しを抑制する」という構成（構成Ｉ）の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないため，発明として
(2) 無効理由２の１（実施可能要件違反）
甲２及び３の実験結果及び報告書から，スリットの存在が必ずしも膨化に伴う噴き出しの抑制に結び付かないといわざるを得ず，餅の焼き方や材質などについての付帯条件が必要であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，付帯条「膨化した中身」を餅としての実体を有する澱粉質のものと解釈した場合，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされて明には，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されて
(3) 無効理由２の２（明確性要件違反）
本件発明の「膨化した中身」及び「焼板状部」は，具体的に何を意味するか不
４ 審決の理由の要点
審決は，以下のとおり判断した。
(1) 無効理由１（発明未完成）について
本件発明は，スリットを設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に，膨化した中身が，サンドされている状態に膨化変形することで，膨化による外部への噴き出しを抑制する」という構成の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているといえ，未完成発明であるとはいえず，本件特許は，特許法２９条１項柱書の「発明」に該当するから，特許法１２３条１項２号に該当し無効である，とすることはできない。
(2) 無効理由２の１（実施可能要件違反）について
本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえるから，本件特許は，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしており，特許法１２３条１項４号に該当し無効である，とすることはできない。
(3) 無効理由２の２（明確性要件違反）について
本件発明は明確であり，本件特許は，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしているから，特許法１２３条１項４号に該当し無効である，とすることはできない。
第３ 原告ら主張の審決取消事由
１ 取消事由１（発明未完成に関する認定判断の誤り）
(1) 最中サンドウイッチ要件の無視
審決は，「本件発明で，焼き網に垂れ落ちるほどの噴出しが抑制できるメカニズムを考察すると，側面にスリットを入れた本件発明の餅は，主として上下方向から加熱するのが通常であるオーブントースターで焼き上げた際に，直接放射熱が当たる上面及び底面に比べて，放射熱が直接当たりにくい側面にスリットが設餅を膨らませ，内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると，上下面よりも放射熱が直接当たりにくいため焼けて固くなるのが遅いと考えられる側面に設けられちるほどの餅の噴出しが抑制されることは，本件明細書の記載及び自然法則から極自然に考えられることである。」と認定した上で，「以上のとおり，本件明細部への噴出力が減少して，つまり，餅は最中やサンドウイッチ（やや片持ち状態に持ち上がる場合が多い）のように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形し，焼き網に付着するほどの餅の噴出しを抑制できる出力が減少して」ということから，直ちに，「餅は最中やサンドウイッチ（ややスリットの設定による効果は，単に「スリットの上側が持ち上がること」をもって直ちに生じるものではなく，①切り込み部の上側が下側に対して持ち上がる，②膨化した中身が上下の焼板状部の間にサンドされ，餅は最中やサンドウイッチのような形状に膨化変形する（最中サンドウイッチ要件），③（膨化をこのよう導くことによって）餅の中身の外部への噴き出しを抑制する，のように，「最中」決は，本件特許請求の範囲に明確に記載され，しかも，本件特許の出願過程にお噴き出しの「抑制」という点だけしか考慮しておらず，「最中やサンドウイッチのような状態」を単なる「膨化」の修飾語的な意味にしか捉えていない。したがって，審決は本件特許の構成Ｉの解釈を誤ったものである。
(2) 「片持ち」状態は本件特許請求の範囲に属さない
「最中やサンドウイッチのような形状」とは，「最中」「サンドウイッチ」い間に，中身（餡，ハム・卵・野菜など）を詰めたり挟みこんだりする形状をいうり，その結果４側面全部が持ち上がらなければ「最中」「サンドウイッチ」形状にはならない。本件明細書には，｢最中｣「サンドウイッチ」という他に「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状」のものもできるとの記載があるが，焼きはまぐりは蝶番（ちょうつがい）部分を支点として口が開くのであって，支点である蝶番部分は常に閉鎖していて，開くことはなのうちの１か所しか上側が持ち上がらない状態をいい（隣接２箇所も引き摺られ側面）のうちの１か所しか上側が持ち上がるにすぎず，持ち上がった側の反対側は持ち上がらず，そのような持ち上がり方をした形状は，「最中」「サンドウイという概念に含まれない。そのように焼き上がった餅は，被告が主張する「均一きない。したがって，「片持ち形状」になる場合は，本件特許請求の範囲にからもともと，「片持ち形状」という膨化は，餅を焼けば常に発生する現象であり，それは側面に切り込み部があるなしにかかわらない。餅を焼けば，そのほとんどが「片持ち」状態になることは，本件特許の出願時においても公知の事実であっサンドウイッチのような状態」に含まれるという解釈があるとしても，特許請求の範囲の解釈上，公知の事実は除外すべきであるので，「片持ち状態」の膨化変本件特許の出願過程をみても，本件特許出願時の特許請求の範囲には最中やサ２７日にした審判請求に伴う２通の手続補正書（平成１８年３月２９日付）のうち，明細書の全文補正にかかる補正書（甲２０）において，①最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態，あるいは②焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状の膨化変形の状態のうち，①の状態のみを加えて構成を限定し，審判請求の理由にかかる補正書（甲２１）において，①のみを構成に加えることを明言このように，被告は，「片持ち状態」を外して｢最中やサンドウイッチ状態｣に「特本件特許において「片持ち状態」は「最中やサンドウイッチのような状態」（最中やサンドウイッチの上下の皮やパンがほぼ平行状態で中身を挟む状態）という概念の適用範囲内，すなわち，｢最中｣及び「サンドウイッチ」という概念の外延サンドウイッチのような状態」には含まれないというべきである。審決は，この点については一切判断せず，したがって，「片持ち」はすべて「最中やサンドウイッチのような状態｣に該当するということになるが，誤っている。
(3) 噴き出し部位の特定ということについて
審決は，本件明細書及び図面の記載から，「餅を焼いて食べる場合，加熱時のいう問題があったが，「膨化による噴出し部位は特定できず制御することはできなかったことを課題として認識し，切り込み（スリット）の設定によって，噴出し位置を特定でき，しかも焼き途中での膨化による噴出しを制御できる」ように下方向から加熱するのが通常であるオーブントースターで焼き上げた際に，直接放射熱が当たる上面及び底面に比べて，放射熱が直接当たりにくい側面にスリットが設けられているため，加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となりかつ空気が膨張して，餅を膨らませ，内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると，上下面よりも放射熱が直接当たり焼けて固くなるのがおそいと考えられる側面に設けられたるほどの餅の噴出しが抑制されることは本件明細書の記載及び自然法則から極自本件発明の特徴に「噴き出しを抑制すること」（すなわち噴出をしないこと）を主張しながら，「噴出部位の特定」を特徴とすることは相反する現象であって矛盾している。審決は，矛盾した明細書の記載を何の疑問もなくそのまま本件発
(4) 構成Ｉの技術内容を具体的に裏付ける証拠がない
審判手続において提出された餅の焼成実験結果は，ア（原告実験１，甲３，１審決は，これらの実験結果に関して，①ア及びイの実験結果は，オーブントーする作用効果の関係に一定の寄与があることを示している，②ウ及びエの実験結ている，と評価した上で，「実験結果を総合的にみて，スリットを設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に，膨化した中身が，サンドされている状態に膨化変形する業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが（実験結果により）裏付けられたとしかし，「スリットの上側が下側に対して持ち上がり，内部に空洞が生じ，結果的に外部への噴出力が減少する」という理論は実際に常に発生するわけではない。「上方向への膨化が大きい」ということと「（横方向への）噴き出しが抑制被告実験１には，①マイコン制御の特殊なオーブントースターである「ＥＴ－ＲＵ２５」型を選択した点（マイコン制御によって加熱と切断が繰り返されるのる。）の安定した市販の餅を使わず，ミセル化の弱い出来立てのほやほやの餅を使ったのではないかとの疑念が強い点，③オーブントースター内の餅の置き方（説明書の図面では「縦置き」になっているのに，被告実験１では「横置き」されてしたがって，審決の上記認定は誤っている。
(5) スリットを入れることにより餅は過大膨化することの看過
餅にスリットを入れると，上方向への膨化が激しく，スリットの作用で「完全に開いた焼きはまぐり」のようになってしまい，「最中やサンドウイッチのような形状になって，従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しくは発生しない絵空事であることがわかる。これは，明細書の記載とは逆に，スリ
(6) 杵つき餅では本件発明の課題解決はできない
餅の膨化と水分との間には相関関係がなく，餅の膨化は，ほぼ気泡含量のみに象をミキサー餅や練り出しで作られた餅に限定しなければ，発明は完成していな
(7) まとめ
以上のとおり，本件発明においてスリットを設けることで「スリットの上側が的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとしてしたがって，本件発明は発明として未完成であるので，特許法２９条１項柱書にいう「発明」に該当しないものであり，本件特許は同法１２３条１項２号によ
２ 取消事由２（実施可能要件違反）
本件発明において，スリットが餅の膨化に伴う噴き出しの抑制に寄与するとい業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていなければしたがって，本件発明は，特許法３６条４項１号の規定する要件を満たしておらず，本件特許は同法１２３条１項４号により無効とすべきであるところ，審決
３ 取消事由３（明確性要件違反）
本件発明の特許請求の範囲に記載された「膨化した中身」及び「焼板状部」がしたがって，本件発明は，特許法３６条６項２号の規定する要件を満たしておらず，本件特許は同法１２３条１項４号により無効とすべきであるところ，審決
第４ 被告の反論
被告は，原告主張の取消事由１ないし３を一括して，以下のとおり反論する。
１ 原告らは，構成Ｉの文言，本件明細書の記載，及び出願経過より，切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がるだけでは，最中やサンドウイッチのようしかし，構成Ｉの文言，本件明細書の記載，及び出願経過を見ても，「焼き網の焼き網に載置する際に、最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の、前記上下の広大面間の立直側面」（以下，被告の主張において「側周表面」という。）の切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がることで，最中中やサンドウイッチのような形状に膨化変形することはないことは記載されてい本件明細書【００２０】，【００２１】段落には，側周表面に設けられた切り以上のとおり，原告らの主張は失当である。
２ 原告らは，構成Ｉの「最中」や「サンドウイッチ」には「片持ち」状態はしかし，片持ち状態のサンドウイッチも存在する。また，本件明細書【００３合も多い）」と記載されており，図２には，本件発明の第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す焼き上がり状態の斜視図として，片持ち状態に持ち上がる減少して，焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されるという作用効果が生ずるものであり，片持ち状態においても，かかる作用効果が生じるのであるから，最中やサンドウイッチに片持ち状態が含まれないとする根拠はない。出願丸餅が共に記載されていたこともあり，発明の詳細な説明において，焼き上げるに際して膨化した状態を表現するため，焼きはまぐり，サンドウイッチ又は最中態を含むと記載されていた。このような経緯を考慮すると，本件発明の特許請求したがって，構成Ｉの「最中」や「サンドウイッチ」には「片持ち」状態が含
３ 原告らは，「本件発明の特徴に「噴き出しを抑制すること」（すなわち噴出をしないこと）を主張しながら，「噴出部位の特定」を特徴とすることは相反しかし，本件発明は，この切り込み部等を側周表面に設けることで，割れの契ている。
４(1) 原告らは，構成Ｉの技術内容を具体的に裏付ける証拠がないと主張する。しかし，本件発明は，切餅の側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時き上げるに際して切り込み部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウており，構成Ｉの技術内容を具体的に裏付けている。別の被告による実験（被告上げた後の切餅の厚さが厚くなること，加熱時の突発的な膨化による噴き出しの可能性がより低くなることが検証されており，構成Ｉの技術内容が具体的に裏付また，切餅の側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち
(2) 原告らは，原告たいまつ食品株式会社（以下「原告たいまつ」という。）による原告実験１（甲３）から，側周表面に切り込み部を設けた切餅は，①７０しかし，原告実験１は，切餅の側周表面に切り込み部のない切餅として原告たいまつ製造の切餅を，当該切り込み部のある切餅として被告製造の切餅を用いており，例えば，含有されている水分量が異なれば，膨化による突発噴き出しの量ない切餅と，当該切り込み部のある切餅との作用効果を比較することはできない。また，原告たいまつが「軟化噴き出し」が生じているとする基準が適切ではない。同実験における，長辺と短辺，高さの測定方法が不明であるばかりか，そもそも
(3) 原告らは，被告実験１において用いたマイコン制御のオーブントースタしかし，オーブントースターがマイコン制御であるか非マイコン制御であるか
(4) 原告らは，被告実験１に用いた切餅は，当該報告書に記載された条件の切餅ではなく，「いわば出来たてほやほや餅を直ちに焼いた」ものだと主張する。しかし，原告らの主張は単なる邪推であって，何ら根拠のない批判である。ま原告らは，原告実験２（甲１８）を根拠に，製造２か月後の切餅であると，側しかし，同実験から理解されるのは，まず，原告たいまつ製造の切餅は膨化の示されているだけではなく，当該切り込み部のない切餅と比較しても，上下への膨化度合いが高い。側周表面に設けられた切り込み部によって，本件発明の作用また，原告実験２（甲１９）は，「老化が安定しておらずミセル化の弱い餅」を用いて，側周表面に切り込みを設けた餅と設けない餅をそれぞれ３０個焼き上げた実験であるとするが，サンプル数も少なく，しかも，「噴出し」「有」とす
(5) 原告らは，「横置き」で実験をした被告実験１の結果は妥当ではないとしかし，実験で用いられたオーブントースターの説明書は，単なる図，いわば例示として「縦置き」となっているものであって，その他の説明文書を見ても「縦したがって，「横置き」で実験したとしても，何ら不当なことはない。
(6) 原告らは，被告実験１を検証した甲３８から，噴き出しがあれば，膨化度も高いとして，上下方向に膨化することで，焼き網に付着するほどの膨化によしかし，側周表面に切り込み部を設けた切餅において，焼き網に付着するほどの膨化による外部への噴き出しが生じてしまうのは，上下方向への膨化によってじる場合には，最大限まで上下方向に膨化するとともに，かかる膨化により吸収しきれない圧力が横方向に働き，面積が広くなることもあり得ることで，当該噴き出しが生じていない切餅と比較して，上下への膨化度合いが高いことはむしろむしろ，側周表面に切り込み部を設けた切餅と設けない切餅とを比較して，上下への膨化の度合いや面積を比較することで，本件発明の作用効果が生じること込み部を設けた切餅の高さは，切り込み部がない切餅の高さよりも高いが，その面積は逆に小さいという結果となっており，上下への膨化が大きいほど，横方向
５ 原告らは，切餅の側周表面に切り込み部を設けることで，「完全に開いた焼きはまぐり」のようになってしまうことから，「最中やサンドウイッチのような形状になって，従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しくしかし，かかる原告らの主張は，「最中」「サンドウイッチ」という形状に関
第５ 当裁判所の判断
１ 取消事由１（発明未完成）について
(1) 本件明細書の記載
ア 本件明細書（平成２５年５月３１日付け審判請求書添付の訂正明細書。従来，オーブントースターや電子レンジなどで餅を焼いて食べる場合，加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然噴き出して下方へ流れ落ち，焼き網に付着出し部位も特定できず，膨化による噴き出しを制御することができなかった（【０本件発明においては，切餅に切り込み部又は溝部（切り込み）を設けることにするものとすることにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることがで切り込みを，少なくとも立直側面に沿う周方向に直線状にして対向二側面であ
イ ①オーブントースターは，通常，上下方向から加熱するものであるこくなり，膨化すること（甲１）は，いずれも技術常識である。このような技術常識を踏まえると，本件明細書の上記記載は，以下のように理解することができる。オーブントースターで切餅を焼く場合，上下方向から加熱されるため，切餅の上面及び載置底面は固化が進む（その結果，切餅の上下に焼板状部が形成され切餅の内部空間の圧力が高くなり，膨化する。その圧力が一定程度まで高くなると，その圧力に耐えられなくなった切餅の不特定の部位から，突然，内部の水蒸は，内部の軟化した餅も外部へ噴き出して下方へ流れ落ち，焼き網に付着するこ本件発明は，切餅の立直側面に所定の切り込みを設けたものであるが，このような切り込みは，切餅の内部空間を囲む餅の外側部分（固化する部分）の厚みをいことから，切り込みが存在する部分の強度は，その他の部分と比べて低いと考このような相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）では，一定程みを周方向に長さを有するものとすれば，噴き出しの生じる部分の面積を大きくすることが可能であり，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくする部の軟化した餅も外部へ噴き出したりするとしても，焼き網へ垂れ落ちるほどのまた，相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）は，一定程度の圧みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのようなこのような膨化変形によれば，切餅の内部空間の体積は大きくなり，その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること，また，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから，上記のように膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できるこ
ウ 以上によれば，本件発明における「焼き上げるに際し，前記立直側面最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」につ立直側面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと，切餅の内部が軟化するとともに，切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となるがる場合も多い。以下同じ。）に自動的に膨化変形する。切餅の立直側面に所定の切り込みを設けたことにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほど出力（噴出圧）が大きくなるのを抑えられるため，上記切り込みを設けない場合
(2) 試験結果について
ア 原告実験１における「包装餅焼き試験結果報告書」（甲３）は，「膨化比較試験一覧」及び添付の写真（甲２）に基づく分析報告書である。包装餅焼リットのない餅を，オーブントースターで焼き，餅の状態等を確認したものであ原告実験３における「噴出し確認テスト」（甲８）は，被告製造のスリットのある餅と，原告たいまつ製造のスリットのない餅を，オーブントースターで焼き，餅の噴き出しの有無を確認したものであり，また，原告実験２における「スリッない餅と，同餅の側面にスリットを入れた餅を，オーブントースターで焼き，餅これらの写真によれば，側面にスリットのある餅では，そのほとんどが，スリ以上によれば，立直側面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより，切り込みの部分で上下に割れる，すなわち，切り込みの上側
イ 原告実験１（甲３）には，オーブントースターで焼いた餅の形状について，側面にスリットのある餅では，「サンドウイッチ／もなか」，「適正片持ちはまぐり」，「許容片持ちはまぐり」と評価されたものが，全体の７４％（４％＋２７％＋４３％）であることが示されている（「①－２形状（その２全同実験では，「片持ちはまぐり」とは，切餅の側面四方のうち，片方の側面が持ち上がらず，反対の側面から膨化する現象を意味し，その解放角度により，「適そうすると，上記結果は，原告らの評価を前提としても，側面にスリットのある餅のうち，少なくとも７４％が，本件発明でいう，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態と評価されたこまた，各原告実験において示される写真によれば，側面にスリットのある餅では，その多くが，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した各実験において，一部の餅には，膨化の程度が大きすぎる等，形状に異常がみられるものもあるが，このような異常は，餅の状態にバラツキがあり，餅によっ１「調理時間の目安」，「使い方タイマー調理機能つづき」，甲６の２「４ことができることは技術上明らかである。一部の餅に，上記のような異常がみられるとしても，オーブントースターで餅を焼けば，通常は，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変
ウ 上記イのように所定の状態に膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることが当業者にとって明らかであるこそして，実際に，立直側面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほど（ア）被告実験１における「切餅に付す側面切り込みの有無による効果を「ＥＴ－ＲＵ２５」型オーブントースターで焼き，切餅の膨化量と，切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものであり，そこに示される写真焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは，上記(1)イのとおり，その噴出力（噴出圧）が相当程度大きいために生じるものであるから，その大きな噴出力（噴出圧）による噴き出しの一つの目安として，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられ込みのない切餅では５１個である（審決の示すとおりである。）。この結果によ（イ）被告実験２における「「サトウの切り餅」の側周表面に２本の切り込みを付した比較試験報告書」（乙１６）は，市販されている側面切り込みのない「サトウの切り餅」と，同切り餅の長辺側面に平行する切り込みを２本入れた切餅を，非マイコン制御の「ＮＴ－Ｔ４０」型オーブントースターで焼き，切餅の膨化量と，切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものである。また，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，焼き上げ後の切餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられるものの個数を数えるとともに，実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数を数えたものである。そこに示される写真は，その焼いた切餅を撮影した同実験では，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，焼き上げ後の切餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられるもあること，また，実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数が，切り込みを入れた切餅では１２個，切り込みのない切餅では３９個であるこ
(3) まとめ
以上のとおりであるから，立直側面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより，「焼き上げるに際し，前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドしたがって，本件発明の技術内容は，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているよって，本件発明が未完成で，特許法２９条１項柱書にいう「発明」に該当し
(4) 原告らの主張について
ア 原告らは，審決は，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する」との要件を無視し，単に，切り込みの上側が下側に対して持ち上がり，切餅の内部に空洞ができるこンドされている状態に膨化変形する」ことと解釈しているが，このような解釈は，「最中やサンドウイッチのような状態」を単なる「膨化」の修飾語的な意味にししかし，本件明細書の記載によれば，上記(1)ウのとおり，切り込みの上側が下下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形するもので
イ 原告らは，「片持ち形状」は，本件発明における「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」とは面切り込みの場合は，２側面両方の上側が持ち上がらなければならず，２側面のうちの１側面のみの上側が持ち上がる「片持ち状態」は，本件発明には属さないしかし，本件発明は，特許請求の範囲の記載からみて，全ての上側（例えば，対向２側面切り込みの場合は，２側面両方の上側）が持ち上がることを要件としれば足りると解される。しかも，本件明細書には，「最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり」（【００３０】）と記載されており，これらに基づく技術解釈は前記(1)イのとおりであるから，本件発明における「最中やサ
ウ 原告らは，「片持ち状態」に焼き上がった餅では，「均一な焼き上がり」，「食べ易く，美味しい焼き上がり」という作用効果目的を達成できないとしかし，上記イのとおり，本件発明における「最中やサンドウィッチのように態」も含まれ，このような状態に自動的に膨化変形した餅は，「従来にない非常に食べ易く，食欲をそそり，美味しく食することができる」焼き上がり形状となり，また，「ほぼ均一に焼き上げる」ことが可能となるものとされる（本件明細
エ 原告らは，側面に切り込み部があるなしにかかわらず，餅を焼けば，そのほとんどが「片持ち状態」になることは，本件特許の出願時においても公知の事実であるが，特許請求の範囲の解釈上，公知の事実は除外すべきであるので，しかし，立直側面に所定の切り込みが設けられていない切餅は，焼いたときに
オ 原告らは，本件明細書の記載からみて，例えば，蝶番部の開口が約６０度を超えるようなものは「最中やサンドウイッチのような状態」には含まれなしかし，立直側面に所定の切り込みを設けた切餅を複数個焼いた場合に，その一部の餅に，原告らが主張するような，形状に異常がみられるものがあるとしても，そのことにより，本件発明の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成され
カ 原告らは，審決は，スリット（切り込み）により餅の中身の噴き出し部位を特定することによって，噴き出しを抑制するという，矛盾した本件明細書の記載をそのまま本件発明の課題と目的として認定し，これを基礎にしてスリッしかし，本件明細書には，「即ち、従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、しかもこの切り込み３を周方向に長さを有するものとすることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとなる。」（【００この記載によれば，「切り込みを設けることにより，噴き出し位置を特定できる」という場合における「噴き出し」は，その切り込みが所定の長さを有するもこれに対して，本件発明において「噴き出しを抑制する」という場合における「噴き出し」が，「焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出し」であることは，上記(1)以上のとおりであるから，本件明細書の記載には，原告らが主張するような矛
キ 原告らは，原告実験１（甲３，１２）によれば，噴き出しを防ぐことができない（すなわち，噴き出しが生じる）頻度は，スリット餅で７０％，スリことができなかったから，スリットは，噴き出しの抑制に役立たないと主張する。しかし，同実験は，切り込みを設けた餅として被告製造の餅を用いる一方，切異なれば，通常，その製造された餅の特性も異なるから，このような異なる特性の餅を比較しても，切り込みを設けたことによる作用効果の有無を評価することのことは，原告実験３（甲８）についても同様である（なお，仮に原告らの主張噴き出しが生じる頻度は低くなっているから，切り込みが噴き出しの抑制に役立
ク 原告らは，原告実験２において，ミセル化の弱い餅（製造直後の餅。甲１９）であっても，ミセル化の強い餅（製造２か月後の餅。甲１８）であってしかし，甲１９の実験は，製造直後の餅を用いるものであるが，一般に市販されている切餅は，通常，製造から一定程度の期間が経過したものである（甲１５）り込みの有無による噴き出しの発生数（発生率）の差異について評価することは，相当でない。しかも，甲１８の実験でも，わずかではあるが，切り込みを設けた
ケ 原告らは，被告実験１（甲２４）に使用されたマイコン制御の「ＥＴしかし，本件明細書には，オーブントースターで切餅を焼くことが記載されている（【０００３】，【００２５】）ところ，オーブントースターとして，マイコン制御のものも非マイコン制御のものも，いずれも市販されている通常のものであり（甲６の１～７），また，マイコン制御の「ＥＴ－ＲＵ２５」型オーブントースター（甲６の１）でも，切餅を焼くことが予定されているから，同オーブントースターが，一般のオーブントースターとは異なる特殊なものであるという
コ 原告らは，①被告実験１では，切餅を横置きにしているが，オーブンること，②同実験では，切餅の置き位置についての説明がないが，置き位置によって切餅の焼成の具合は変わること，を根拠として，同実験結果が妥当なものでしかし，甲６の１の説明書には，「使い方タイマー調理機能」の欄に，一般の上で，「使い方タイマー調理機能つづき」の欄に，「もちを焼く場合」について，「市販のパックもちの置き方」として，４個の場合について縦置きする網の中央に置く」と記載されており，その上で，「パックもち４個の場合」について，２列に横置きするものが示されているから，切餅を焼く場合に，必ずしも，縦置きすることが求められているとはいえず，横置きが一般的ではないともいえしかも，いずれの説明書にも，被告実験１のように２個の切餅を置く場合につ置きとするか，横置きとするかは，切餅の大きさと焼き網の大きさ等を考慮して，したがって，原告ら主張の事項を根拠として，同実験結果が妥当でないという
サ 原告らは，切餅は杵つき餅が主流であるところ，杵つき餅はほとんど焼きダレが生じないから，焼きダレが発生するミキサー餅や練り出しで作られたしかし，杵つき餅でも，一定程度の割合で，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが生じることは，被告実験１及び２の実験結果からも明らかである。原告らのなお，杵つき餅が，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しが生じる可能性が低いとしても，立直側面に所定の切り込みを設けることにより，焼き網へ垂れ落ちるしたがって，原告らの主張は採用できない。
(5) 小括
以上によれば，原告ら主張の取消事由１には理由がない。
２ 取消事由２（実施可能要件違反）について
原告らは，本件発明において，スリットが餅の膨化に伴う噴き出しの抑制に寄明に，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていなければならないところ，取消事由１について縷々述べたところから明らかなよしかし，取消事由１について判示したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ
３ 取消事由３（明確性要件違反）について
原告らは，本件発明の特許請求の範囲に記載された「膨化した中身」及び「焼しかし，取消事由１について判示したとおり，「膨化した中身」が，切餅内部内部空間を有する部分であること，また，「焼板状部」が，オーブントースター上下に形成される部分であることは，明らかであるから，原告ら主張の取消事由
第６ 結論
以上によれば，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告ら知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
池下朗
裁判官
新谷貴昭
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/83754/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。