平成２６年９月１１日判決言渡
平成２６年（ネ）第１００２２号損害賠償等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所平成２１年（ワ）第３２５１５号）
口頭弁論終結日平成２６年７月１５日
判決
控訴人兼被控訴人株式会社クローバー・ネットワーク・コム
（以下「第１審原告」という。）
訴訟代理人弁護士石嵜信憲
同山中健児
同柊木野一紀
同林康司
補佐人弁理士坂本智弘
被控訴人兼控訴人株式会社ジンテック
（以下「第１審被告」という。）
訴訟代理人弁護士飯塚卓也
同田中浩之
同野口明男
訴訟代理人弁理士原島典孝
主文
１ 第１審原告の控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。第１審被告は，第１審原告に対し，３８４７万９７７９円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第１審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
２ 第１審被告の本件控訴を棄却する。
３ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを２５分し，その２を第１審被告の負担とし，その余は第１審原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 第１審原告
ア 原判決主文第２項及び第３項を取り消す。
イ 第１審被告は，原判決別紙物件目録２記載の装置（ただし，原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。）を製造し，使用してはならない。
ウ 第１審被告は，その占有に係る前項記載の装置を廃棄せよ。
エ 第１審被告は，第１審原告に対し，４億７２５１万４４４４円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は，第１，２審とも，第１審被告の負担とする。
仮執行宣言
２ 第１審被告
原判決中，第１審被告敗訴部分を取り消す。
上記部分につき，第１審原告の請求を棄却する。
訴訟費用は，第１，２審とも，第１審原告の負担とする。
第２ 事案の概要
１ 本件は，第１審原告が，第１審被告による原判決別紙物件目録２記載の装置の製造及び使用が，第１審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して，第１審被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，上記装置（ただし，原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。）の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに，上記特許権侵害の不法行為に基づく平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの間の損害賠償金のうち５億円及びこれに対する不法行為後の日である平成２１年１０月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が，上記不法行為に基づく損害賠償金２７４８万５５５６円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第１審原告の請求を認容し，その余の請求を棄却したため，第１審原告及び第１審被告の双方が敗訴部分につきそれぞれ控訴した。
２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１ないし３記載のとおりであるから，これを引用する。
原判決６頁１１行目冒頭から１６行目末尾までを，次のとおり改める。「２争点
平成１９年８月１７日から平成２１年８月３１日までの間の第１審被告装置（以下「損害賠償対象装置」という。）の構成
・第１審被告装置の構成
・第１審被告が，第１審被告装置につき，原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものと異なる構成を主張することは，信義則上許されないか損害賠償対象装置が本件発明の技術的範囲に属するか
・第１審被告装置１～５の文言侵害の成否
・第１審被告装置５の均等侵害の成否
差止め及び廃棄の可否
・第１審被告装置６の文言侵害の成否
・第１審被告装置６の均等侵害の成否
第１審被告が賠償すべき第１審原告の損害額
・特許法１０２条２項の規定の適用の可否
・損害額の算定
・被告が得た利益額
・推定の覆滅事由及び本件発明の寄与度」
同６頁２６行目の「被告装置であるから，」を「第１審被告装置であり，第１審被告の後記主張も全く別異の装置というわけではなく，一定の共通性を有するものであって，本件訴訟と別件訴訟とは高い関連性，密接性を有するのであるから，」と改める。
同７頁１１行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
平成２５年１月から同年２月（第１審被告が第２設計変更をしたと主張する時期より後である。）に，日本政策金融公庫が「電話番号使用履歴参照サービスの調達」の入札手続を実施したが，同手続における充足証明書の内容や第１審被告が作成し提出した説明資料（乙２４０）の記載に照らしても，平成２４年４月の第２設計変更の前後において，第１審被告装置の調査対象は変わっていないし，上記入札の条件である「全ての電話番号から成るデータベースについて過去３年以上のデータを蓄積していること」を第１審被告装置が満たしているとすると，第１審被告装置５の調査対象の限定に係る第１審被告の主張も真実ではないこととなる。これらのことからも，第１設計変更に関する第１審被告の主張は虚偽というべきである。」
同７頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「なお，第１審被告が主張する上記各構成はいずれも根拠のあるものである。第１審原告は，日本政策金融公庫が行った公募手続の際に第１審被告が提出した資料（乙２４０）等から，第１審被告の主張が虚偽であるなどと主張するが，上記資料には，サンプリングの手法によって使用中の電話番号についてはカバーできている旨の記載があるだけであり，第１審被告の主張が虚偽であることを窺わせるものではない。」
同９頁３行目の「判決後に」から５行目末尾までを「別件控訴審判決後にＤＶＤドライブを取り外したからといって，「番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」が機能した結果ないし効能（既存のデータ）が第１審被告の製品から取り除かれていない以上，構成要件Ａの充足性が否定されるものではない。」と改める。
同１０頁２０行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「なお，実施態様
番号を自動生成するプログラムはハ
ードディスクに登録されており，市外局番と市内局番について新たな総務省からの割当てのたびに装置のハードディスクに手動で入力し，連続するあらかじめ電話番号が存在すると想定される下４桁の番号を付加した電話番号を一つずつハードディスクに自動生成するものであるから，「ハードディスクに登録する手段」は本件発明と第１審被告装置５の相違点ではない。」同１８頁１６行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「特許法１０２条２項による推定の一部覆滅事由としての寄与割合を判断するに当たっては，需要者の選択購入の動機，侵害部分の顧客吸引力，侵害部分の製品全体に対する不可欠性，需要度等が考慮要素となるが，基軸的な判断要素と解されるのは需要者の選択購入の動機である。本件装置の機能や用途によるサービスの需要者は，銀行・信用金庫・農協，証券会社，クレジット会社など多岐にわたっているが，第１審原告と第１審被告との取引先や導入実績は，上記の業種・業態にほぼ一致しており，両者が提供するサービスはその市場において具体的かつ現実的な競合関係に立っている。したがって，本件侵害行為とその役務を需要者が購入することとの因果関係は強いものというべきである。
第１審被告は，自らの３件の特許発明を実施していることのほか，後記のとおり，顧客の６割以上が本件特許登録前からの取引先であること，同種サービスが多数存在していること，本件発明と同様の調査データをとる方法として第１審被告装置５の実施態様等の代替方法があることなどを主張するが，いずれも第１審被告の利益に対して本件特許の寄与が低いことの根拠とはならない。」
同２０頁１３行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「なお，第１審被告の顧客は，特許侵害行為前からの顧客が多数を占めることは前記アのとおりであるが，第１審被告装置２～４の使用期間に取引が開始された新規の顧客について，その固定電話情報関連の売上げを合計してみても，その固定電話情報関連の売上げに対する割合は８％程度にすぎない。」
第３ 当裁判所の判断
１ 当裁判所も，第１審被告装置は，①平成１８年３月から平成１９年８月末日まで，②同年９月から同年１１月末日まで，③平成２０年１月から同年１０月末日まで，④同年１１月から平成２１年２月２５日まで，⑤同月２６日から同年８月３１日（損害賠償請求の終期）までの各期間ごとに，原判決別紙第１審第１審
被告装置２～４は本件発明の技術的範囲に属するが，第１審被告装置１及び５は文言上本件発明の技術的範囲に属せず，第１審被告装置５は本件発明と均等第１審被告装置６も文言上本件発明の技術的範囲に
属せず，本件発明と均等なものともいえないから，差止め及び廃棄請求には理第１審原告の損害賠償請求につ
いては，３８４７万９７７９円及びこれに対する平成２１年１０月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。その理由は，後記のとおり原判決を補正するほかは(掲記した証拠のうち，枝番のあるものはそれを含む。)，原判決「事実及び理由」の第３の１ないし４記載のとおりであるからこれを引用する。
２ 原判決の補正
原判決２０頁２６行目末尾に，改行の上，「第１審原告は，第１審被告が第１審被告装置の構成について別件訴訟と異なる主張をすることは，正義に反し，信義則上許されないと主張するので，まず，この点につき検討する。」を，同２１頁２６行目末尾に「したがって，第１審原告の上記主張は採用することができない。」を，それぞれ加える。
同日
本政策金融公庫が実施した入札手続における充足証明書の内容や第１審被告作成に係る説明資料の記載及び上記入札の条件に照らすと，第１設計変更に関する第１審被告の主張が真実とは認められないことなどから，」と改める。同２２頁２４行目から同頁２５行目の「提出していることに照らすと，」を「提出しており，これを覆すに足りる証拠もないこと，また，は，第１審被告装置５の構成における調査対象が同
装置の構成に関する認定と直接関係するものではなく，上記各文書の記載内容も同装置の構成と直接関連するものではないことに照らすと，」と改める。同３４頁１９行目の「そのものであり，」の次に「「番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」が機能した結果ないし効能（既存のデータ）が第１審被告の製品から取り除かれていない以上，」を加える。同３５頁２行目末尾に「そして，設計変更後の装置に本件特許権を侵害する第１審被告装置２～４により得られたデータが残存していたとしても，本件発明がこのようなデータそのものを発明の構成要素とするものではない以上，構成要件充足性の判断に影響を及ぼすものではない。」を加える。同３８頁２２行目末尾に，改行の上，次のとおり加える。
「なお，第１審原告は，実施態様及びのいずれについても，「ハードディスクに登録する手段」は本件発明と第１審被告装置５の相違点ではないとして種々主張するが，ハードディスクに登録された既
存のデータを利用することは，新たにハードディスクにデータを登録するものではない以上，「ハードディスクに登録する手段」には該当しないし，実おいて，新たな総務省からの割当てのたびに手動で装置に入力される市外局番と市内局番が装置のハードディスクに入力されることや，一つずつ自動生成される連続するあらかじめ電話番号が存在すると想定される下４桁の番号を付加した電話番号がハードディスクに自動生成されることについては，これを認めるに足りる証拠もない以上，第１審原告の上記主張は採用することができない。」
同３８頁２３行目の「そこで判断するに，」を「そこで，「番号テーブル」の内容を備えていればその利用方法は当業者が適宜選択することで足りる旨の第１審原告の前記主張について，更に判断するに，」と改める。同３９頁１３行目の「発したこと，」の次に「上記引用例（乙１８０）の発明の詳細な説明にはクリーニング処理しようとする電話番号リストをメモリに読む込む手段の開示があり，実施例には，クリーニングしようとする電話番号リストが，フロッピーディスクに所定のフォーマットで記録されて与えられ，そのディスクをフロッピーディスク装置にセットし，キーボードからリスト名を指定してクリーニングの指令を与えると，ＣＰＵが指定された電話番号リストをフロッピーディスクから読み取ってメモリに格納し，クリーニングを開始する技術が開示されていること，」を加える。
同４３頁２行目の「２３９」の次に「，２４１」を加え，同頁２０行目の「着信音等」を「着呼音（呼び出し音）等（ただし，説示のと
おり，本件特許の「接続信号」は可聴音に限定されるものではない。）」と改める。
同４４頁１行目末尾に「また，同期間における第１審被告の売上げにおいて，これら本件特許の設定登録前からの顧客の占める割合（乙第２４１号証に添付された計算表において，第１審被告装置２～４についての「①既存」の固定電話分の売上げの合計額を「①既存」，「②切替」及び「③新規」の固定電話分の売上げの合計額で除したもの）は，８１．５％であった。」を加える。
同４４頁１０行目の「甲１５，」の次に「３３～３６，３９～４１，４３，４４，乙１６４，」を加え，同頁１８行目冒頭から２３行目末尾までを，次のとおり改める。
「第１審被告事業を含むサービスには，リアルタイムに特定の電話番号の利用状況を発呼調査するものと，定期的に行った電話番号の利用状況の調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するものとがある。これらの調査結果は，銀行，生命保険，クレジットカード会社，消費者金融，証券会社，通信販売，小売りサービス等において，申込みの審査，ダイレクトメールや電話勧誘等に利用されているが，第１審原告と第１審被告とは，取引先の多くが競合している（甲３９，４０）。
なお，上記のとおり，同種サービスを提供する業者も多数存在するが，定期的に行った電話番号の利用状況の調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するサービスを提供する業者は，第１審原告及び第１審被告のほかには，証拠上，ほとんど見当たらない。」
同４４頁２４行目冒頭から４５頁８行目末尾までを，次のとおり改める。「イ特許法１０２条２項は，特許権者における損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であるが，損害の発生の事実を推定するものではないから，同規定を適用するためには，特許権者において損害発生の事実が認められることが必要であるところ，同規定が置かれた趣旨に照らすと，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在することをもって，損害発生の事実があるものとして，同規定の適用が認められるものと解される。
そこで検討すると，第１審原告は，電話番号の調査を必要とする顧客に対し，第１審原告装置を使用して蓄積された電話番号の利用状況履歴データベースを提供している，第１審原告装置は電話番号の一
部を調査対象から除外するものであるから，それ自体は構成要件Ａを構成要素とする本件発明の実施品には当たらないとしても，本件発明の実施品を使用したサービスと競合するサービスの提供をしているものであること，第１審被告は本件発明を実施して顧客にサービスを提供していること，第１審原告と第１審被告とは市場において同種の事業を
行っており，取引先も競合していることなどの事情を勘案す
ると，第１審原告によるサービスの提供が本件発明を実施して得られたデータに基づかないものであるとしても，本件において，第１審原告には，侵害者による侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情があるものと認めるのが相当である。」
同４５頁１６行目の「①については，」の次に「すでに説示したとおり，本件発明の実施には当たらないとしても，」を，同頁１９行目の「（後記参照），」の次に，「上記説示のとおり，第１審原告が市場において第１審被告と競合する同種の事業を行っているところ，他方で」を，それぞれ加える。
同４８頁２６行目冒頭から４９頁２０行目末尾までを，次のとおり改める。「特許法１０２条２項の規定により損害の額を算定するに当たっては，第１審被告が得た利益のうちに当該特許発明の実施以外の要因により生じたものと認められる部分があるときは，同項による推定を一部覆滅する事情があるものとして，その分の額を損害の額から減ずるのが相当である。これを本件についてみると，第１審被告ａで
認定したとおりであるが，第１審被告は本件特許の登録前から同種サービスを提供しており，第１審被告装置１は本件特許を侵害
第１審被告は保有する３
件の特許権に係る特許発明を実施しており，その提供するサービスについて，能率と費用の面でより効果的なものとしている
本件発明と同様の調査データを取得し得る方法として，本件特許の侵害とならない方法によることが困難なものとは認められないこと（例えば，被告装置５の実施態様(b)。ｃ，）などからすると，本件発明
の技術的意義はさほど高いものではなく，第１審被告事業による利益に対する本件特許の寄与は，相当限定的な範囲にとどまるものと認めるのが相当である。
加えて，特許権侵害期間における第１審被告の顧客５５社のうち３５社（約６３％）が本件特許権の特許登録前からの顧客であり，また，固定電話分の売上げの約８割がこれらの顧客によるものであるところ（前記アｃ），第１審被告による本件発明の実施の影響が新規顧客のみに限定されるものではないとしても，本件発明の実施に対応して需要者が何らかの具体的な選択をしたことをうかがわせるような証拠もないことに照らすと，上記の顧客の状況については，第１審被告事業の利益に対する本件発明の寄与を更に限定する要素と認めざるを得ない。
第１審原告は，寄与割合を判断するに当たっては，需要者の選択購入の動機が基軸的な要素として重視されるべきであると主張するが，上記のとおり，その主張を認めるに足りる証拠はなく，本件においては，第１審原告の上記主張は採用することができない。
また，本件においては，市場に同種のサービスを提供する業者の存在が調査データと特定の電話番号を照合することにより利用状況を調査するサービスに関しては，第１審原告と第１審被告のほかにサービスを提供する上記の点は，
推定を覆滅する要素として重視することはできない。
以上の各事情に加え，第１審原告及び第１審被告の主張に照らし，本件の証拠上認められる一切の事情について検討すると，上記第１審被告の利益が特許権侵害による第１審原告の損害額であるとの推定を一部覆滅する事情があると認められ，その割合は６５％と認めるのが相当である。そうすると，特許法１０２条２項の規定に基づいて算定される損害額は，前記において認定した利益額９９９４万２２２５円に３５％を乗じた３４９７万９７７９円となり，第１審原告がこれを上回る損害を被ったことを認めるに足りる証拠はない。
次に，第１審被告の本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用については，第１審原告の損害額，本件事案の難易度，審理の内容，その他本件に現れた一切の事情を考慮すると，３５０万円と認めるのが相当である。」
第４ 結論
以上によれば，第１審原告の請求は，損害賠償請求につき主文掲記の限度で理由があり，その余は理由がないから，これに反する原判決を主文の限度で変更することとし，また，第１審被告の控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官 石井忠雄
裁判官 西理香
裁判官 神谷厚毅
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/84496/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。