平成２７年３月２５日判決言渡
平成２５年（ネ）第１０１００号特許を受ける権利確認等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２４年(ワ)第３２４５０号）
口頭弁論終結日平成２６年１２月１８日
判決
控訴人地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
訴訟代理人弁護士吉野正己
同佐藤貴史
被控訴人国立大学法人東京工業大学
訴訟代理人弁護士鮫島正洋
同柳下彰彦
訴訟復代理人弁護士内田公志
主文
１(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 別紙特許出願目録記載１の特許出願の特許請求の範囲の請求項８及び９に記載された発明について，控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有することを確認する。
(3) 被控訴人は，控訴人に対し，１００万円及びこれに対する平成２４年１１月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の請求を棄却する。
２(1) 別紙特許出願目録記載２の国際特許出願の請求の範囲の請求項１３及び１４に記載された発明について，控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有することを確認する。
(2) 控訴人のその余の当審における追加請求を棄却する。
３ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを９分し，その７を控訴人の負担とし，その余を被控訴人の負担とする。
４ この判決は，第１項(3)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた裁判
１ 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 別紙特許出願目録記載１の特許出願の特許請求の範囲に記載された発明及び同目録記載２の国際特許出願の請求の範囲に記載された発明について，控訴人が特許を受ける権利を有することを確認する（控訴人は，当審において，同目録記載２の発明に係る特許を受ける権利の確認請求を追加した。）。
(3) 被控訴人は，控訴人に対し，１１００万円及びこれに対する平成２４年１１月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
第２ 事案の概要
１ 本件訴訟の経緯及び当審における請求の追加について
本件は，被控訴人と共同研究をしていた控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人がした特許出願につき，特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに，共同研究契約の債務不履行に基づき，損害賠償の支払を求めた事案である。以下のとおり，原審は控訴人の請求を全部棄却したので，控訴人が控訴した。また，当審において，確認請求の対象が追加された。
(1) 本件訴え提起時における控訴人の請求は，(ア)控訴人の研究担当者は，被控訴人が平成２３年７月４日にした別紙特許出願目録記載１の特許出願（以下「本件基礎出願」という。）の特許請求の範囲（請求項の数は９である。）に記載された発明（以下「本件基礎出願発明」という。また，各請求項に記載された発明を，請求項の番号を付して「本件基礎出願発明１」のようにいう。）の共同発明者であり，控訴人は同研究担当者から本件基礎出願発明について特許を受ける権利を承継したと主張して，本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに，(イ)－(a)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有する場合，本件基礎出願は，控訴人と被控訴人の間の共同研究契約（以下「本件共同研究契約」という。）１１条２項に違反する，(イ)－(b)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても，①被控訴人の学生が行った卒業論文の発表は，本件共同研究契約１７条１項に違反し，②被控訴人の研究担当者が行った学会発表は，同契約１７条３項ただし書に違反し，③本件基礎出願は，同契約１０条，１１条及びこれら規定から導かれる信義則上の付随義務に違反すると主張して，被控訴人に対し，債務不履行に基づく損害賠償として，得べかりし研究資金１０００万円及び弁護士費用１００万円の合計１１００万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２４年１１月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるというものであった。
(2) 原審は，控訴人の研究担当者は本件基礎出願発明の共同発明者であるということはできず，控訴人は本件基礎出願発明について特許を受ける権利を有していない，また，被控訴人について債務不履行は認められないとして，控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をした。
(3) 被控訴人は，平成２４年７月４日，本件基礎出願を優先権の主張の基礎として，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願（以下「本件国際出願」という。）をした。
本件国際出願は，平成２５年１２月２７日に国内移行手続が執られた結果，その国際出願日である平成２４年７月４日にされた特許出願とみなされた（特許法１８４条の３第１項）。
(4) 控訴人は，前記(3)の経緯を受け，当審において，前記(1)(ア)の特許を受ける権利の確認を求める対象として，本件国際出願の請求の範囲（請求項の数は１４である。）に記載された発明（以下「本件国際出願発明」という。また，各請求項に記載された発明を，請求項の番号を付して「本件国際出願発明１」のようにいう。）を追加した。
なお，控訴人は，特許を受ける権利の確認請求の請求原因として，本件基礎出願発明１ないし７について控訴人の研究担当者が共同発明者であるとの主張は撤回し，同研究担当者が共同発明者であると主張する発明を，本件基礎出願発明８及び９並びに本件国際出願発明１３及び１４に限定した。
２ 前提事実
以下の事実は，当事者間に争いがないか，又は各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
(1) 当事者等
ア 控訴人関係
(ア) 控訴人は，産業技術に関する試験，研究，普及及び技術支援等を行うことにより都内中小企業の振興を図り，もって都民生活の向上に寄与することを目的とする地方独立行政法人である。
(イ) Ａ（以下「Ａ」という。）は，控訴人のライフサイエンスグループに所属する研究者である。
イ 被控訴人関係
(ア) 被控訴人は，受託研究，共同研究をその業務の一部とする国立大学法人である。
(イ) Ｂ（以下「Ｂ」という。）は，被控訴人の大学院理工学研究科教授であり，Ｃ（以下「Ｃ」という。）は，同研究科准教授であり，Ｄ（以下「Ｄ」という。）は，同研究科助教であった。
●●●（以下「Ｓ」という。）は，平成２３年３月ころまで，上記研究科に所属する学生であった。
(2) 本件共同研究契約
ア 控訴人と被控訴人は，国立大学法人北海道大学（以下「北大」という。）とともに，平成２１年４月１日，研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし，研究期間を同日から平成２２年３月３１日までとする平成２１年度の共同研究の実施に関する契約を締結し，平成２２年４月１日，再度，同じ研究題目で，研究期間を同日から平成２３年３月３１日までとする平成２２年度の共同研究の実施に関する契約を締結した（以下，第１期及び第２期に係る契約を併せて「本件共同研究契約」といい，同契約に基づく研究を「本件共同研究」という。）。
本件共同研究契約において，Ａは，控訴人の研究担当者の一人（ただし，平成２２年度はＡのみ。）とされており，Ｂ，Ｃ及びＤは，被控訴人の研究担当者とされている（ただし，Ｃは，平成２２年度のみ。）。
イ 本件共同研究契約の締結に際して作成された契約書には，被控訴人を甲，北大を乙，控訴人を丙として，次の記載がある（甲１の１・２）。
(ア) 研究成果の帰属（１０条）
（１項）甲，乙及び丙は，自己の研究担当者が研究成果を得たときは，当該研究担当者から当該研究成果に関する権利を取得しなければならない。ただし，甲，乙又は丙の研究担当者の得た研究成果中のプログラム等著作権であって，甲，乙又は丙の規則により職務著作とされない著作物に関するものについては，この限りでない。
（２項）甲，乙及び丙は，自己の研究担当者が研究成果を得た場合において，当該研究担当者から当該研究成果に関する権利を取得したときは，これを他の当事者に通知し，かつ，次項及び第４項の規定に従い，当該研究成果の帰属を決定する。
（３項）甲の研究担当者，乙の研究担当者又は丙の研究担当者が単独で得た研究成果は，それぞれ，甲，乙又は丙の単独所有とし，また，甲の研究担当者，乙の研究担当者及び丙の研究担当者中の二以上の研究担当者が共同して得た研究成果は，当該研究担当者の属する当事者の共有とする。
（４項）研究成果中のプログラム等著作権及びノウハウの取扱いについては，甲乙丙協議の上，前項の規定と異なる定めをすることができる。
(イ) 特許等の出願（１１条）
（１項）甲，乙及び丙は，甲の研究担当者，乙の研究担当者又は丙の研究担当者が単独で得た発明等（以下「単独発明等」という。）に関し，特許等の出願をし，自己の単独発明等に関する特許権等（以下「単有特許権等」という。）を維持するときは，それぞれ単独で，当該特許等の出願及び当該単有特許権等の維持のための手続を行う。この場合，甲，乙及び丙は，それぞれ当該特許等の出願及び当該単有特許権等の維持に要する費用を負担する。
（２項）甲，乙及び丙は，甲の研究担当者，乙の研究担当者及び丙の研究担当者中の二以上の研究担当者が共同して得た発明等（以下「共同発明等」という。）に関し，特許等の出願をし，共同発明等に関する特許権等（以下「共有特許権等」という。）を維持するときは，共同して，当該特許等の出願及び当該共有特許権等の維持のための手続を行う。この場合，当該特許権等を共有する当事者（以下「共有当事者」という。）は，当該共有当事者間において別に締結する特許等の共同出願に関する契約において，共同発明等に関する特許等を受ける権利及び当該共有特許権等に対する持分の割合，当該特許等の出願及び当該共有特許権等の維持に要する費用の負担その他当該共同発明等の取扱いに関する事項を定める。
(ウ) 研究成果の公開・発表（１７条）
（１項）甲，乙及び丙は，研究期間中及び研究期間終了後６か月間（研究期間が２年度以上に及ぶときは，各年度の終了後６か月間とする。）に，研究成果（研究期間が２年度以上に及ぶときは，各年度に得られた研究成果とする。）を公開し，又は発表するときは，当該研究成果の公開又は発表の日の３０日前までに，書面により，その内容を他の当事者に通知し，かつ，他の当事者の書面による事前の同意を得なければならない。
（３項）甲，乙及び丙は，第１項に規定する期間の終了後は，第９条に規定するノウハウ秘匿義務及び第１５条に規定する秘密保持義務を履行することを条件として，他の当事者の同意なしに，研究成果を公開し，又は発表することができる。ただし，甲，乙及び丙は，第１項に規定する期間の終了後１年６ヵ月間は，研究成果を公開し，又は発表するときは，当該研究成果の公開又は発表の日の３０日前までに，書面により，その内容を他の当事者に通知しなければならない。
(3) 本件卒論発表
学生Ｓは，平成２３年３月１日，「アパタイト－コラーゲン人工骨の放射線照射による高強度化」と題する卒業論文の発表（以下「本件卒論発表」という。）を行った（乙１９の１・２）。
(4) 本件研究資金
Ｂは，平成２３年２月１４日から同年５月１１日までの間に，株式会社クラレ（以下「クラレ」という。）とともに，独立行政法人科学技術振興機構の平成２３年度研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラムＡ－ＳＴＥＰのハイリスク挑戦タイプ（以下「本件研究支援プログラム」という。）に，「骨置換能を傾斜化させた機能化人工骨の開発」と題する課題で応募したところ，医療技術分野において採択され，上限２０００万円の研究資金を得た（甲１１，１２，乙５４）。
(5) 本件基礎出願
ア 被控訴人は，平成２３年７月４日，発明の名称を「生体吸収性の傾斜した多孔質複合体及びそれを用いた人工骨，並びにそれらの製造方法」とする発明について，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＳの４名を発明者として，本件基礎出願をした（以下，本件基礎出願に係る明細書（甲２）を「本件基礎出願明細書」という。）。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/85053/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。