平成２７年１０月２２日判決言渡
平成２７年(ネ)第１００７３号商標権侵害差止請求控訴事件
（原審東京地方裁判所平成２６年(ワ)第７６６号）
口頭弁論終結日平成２７年９月３日
判決
控訴人(一審原告) 興和株式会社
訴訟代理人弁護士北原潤一
江幡奈歩
梶並彰一郎
弁理士高野登志雄
被控訴人(一審被告) 共和薬品工業株式会社
訴訟代理人弁護士岡田春夫
中西淳
瓜生嘉子
主文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従い，原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に，「被告」とあるのを「被控訴人」と，適宜読み替える。
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，原判決別紙被告標章目録記載１から３までのいずれかの標章を付した薬剤を販売してはならない。
３ 被控訴人は，前項記載の薬剤を廃棄せよ。
４ 訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
５ 仮執行宣言。
第２ 事案の概要
１ 事案の要旨
(1) 本件請求の要旨
本件は，控訴人が，被控訴人に対し，控訴人の有する後記本件商標権に基づいて，原判決別紙被告標章目録記載１～３のとおりの被控訴人標章１～３（いずれも「ピタバ」の３文字を横書きアーチ状に書した標章であり，これらを併せたものが「被控訴人各標章」である。）を付した薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める（商標法３７条１号，３６条１項，２項）事案である。
【本件商標権】
ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
登録番号第４９４２８３３号の２
出願日平成１７年８月３０日
登録日平成１８年４月７日
商品及び役務の区分第５類
指定商品ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
(2) 原審の判断
原判決は，被控訴人による被控訴人標章１～３の使用が商標的使用に該当せず，また，本件商標は公序良俗に反する商標（商標法４条１項７号）であるから本件商標権を行使することはできない（商標法３９条，特許法１０４条の３第１項）として，控訴人の請求をいずれも棄却した。
２ 前提となる事実
本件の前提となる事実は，次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第２（事案の概要）の「２前提事実」に記載のとおりである。
① 原判決２頁１４行目の「１７日」を「１８日」に，同２１行目の「３１」を「３１の１・２」にそれぞれ改める。
② 原判決２頁２２行目から同３頁５行目までを次のとおり改める。
「(3) 被控訴人は，以下の薬剤を，平成２５年１２月から販売している。ただし，平成２６年３月下旬ころから，錠剤表面の『ピタバ』の文字を『ピタバスタチン』に変更している。（甲９，乙１，弁論の全趣旨）
① 原判決別紙被告商品目録１のとおり，正円形の錠剤の片面に，錠剤の上側の縁に沿ってアーチ状に『ピタバ』，錠剤中央に『１』，錠剤の下側の縁に沿って逆アーチ状に『アメル』と３段に併記した標章（被控訴人全体標章１）を付した，販売名を『ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」』とする薬剤（被控訴人商品１）。
② 原判決別紙被告商品目録２のとおり，正円形の錠剤の片面に，錠剤の上側の縁に沿ってアーチ状に『ピタバ』，錠剤中央に『２』，錠剤の下側の縁に沿って逆アーチ状に『アメル』と３段に併記した標章（被控訴人全体標章２）を付した，販売名を『ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」』とする薬剤（被控訴人商品２）
③ 原判決別紙被告商品目録３のとおり，正円形の錠剤の片面に，錠剤の上側の縁に沿ってアーチ状に『ピタバ』，錠剤中央に『４』，錠剤の下側の縁に沿って逆アーチ状に『アメル』と３段に併記した標章（被控訴人全体標章３）を付した，販売名を『ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」』とする薬剤（被控訴人商品３）
以下，被控訴人商品１～３を併せて，『被控訴人各商品』という。」
３ 争点
本件の争点は，原判決の「事実及び理由」欄の第２（事案の概要）の「３争点」に記載のとおりである。
第３ 当事者の主張
当事者の主張は，下記１のとおり原判決を補正し，同２に当審における当事者の補充主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第３（争点に対する当事者の主張）に記載のとおりである。
１ 原判決の補正
① 原判決４頁３行目の「本件商標は，欧文字の『ＰＩＴＡＶＡ』と」を削り，同４行目冒頭に「本件商標は，欧文字の『ＰＩＴＡＶＡ』と」を加える。
② 原判決８頁１行目の「被告商品」を「被控訴人各商品」に改める。
③ 原判決９頁１９行目の「１０４条の３項」を「１０４条の３第１項」に改める。
２ 当審における当事者の補充主張
(1) 控訴人
ア 争点(2)（商標的使用の有無）について
薬剤の取り違え，誤飲，誤服用の防止のために錠剤に有効成分を表示するという方法は，一般的なものではない（甲９，３２）。また，そのような目的で表示をするならば，「ピタバスタチンカルシウム」か，又は，少なくとも「ピタバスタチン」と有効成分を正確に表示するべきであって，「ピタバ」と略して表示する必然性はない。
イ 争点(4)のうち(3)（商標法４条１項７号該当性）について
本件商標の登録出願当時，「ピタバスタチンカルシウム」を「ピタバ」と省略して用いることはなかったし，同出願は，厚労省通知（乙２８）がされる前であるから，控訴人が，本件商標の登録出願当時，後発医薬品メーカーがどのような販売名又は錠剤の表示をするかなどは予想できない。また，控訴人は，「ピタバ」の表示を付した商品のみを問題にしているだけであって，およそ後発医薬品の参入のすべてを問題にしているわけではない。控訴人には，本件特許権の存続期間満了後も後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的はない。
(2) 被控訴人
ア 争点(2)（商標的使用の有無）について
錠剤は，せいぜい直径１ｃｍにも満たない大きさしかないため，そこに記載できる情報には，視認性の点からの制約がある。「ピタバスタチン」とという７文字の一般的名称ではなく，「ピタバ」との３文字の略称を表示した方が望ましいといえる。
イ 争点(4)のうち(3)（商標法４条１項７号該当性）について
本件商標の登録出願より１年以上前の平成１６年７月２日ころには，後発医薬品の販売名に関して，厚労省通知（乙２８）に記載されたような対応を取ることが厚労省から発表されており（乙７９），控訴人は，後発医薬品メーカーが，ピタバスタチンカルシウム錠に「ピタバスタチンカルシウム」との販売名が付されることを予想していた。また，控訴人は，平成２５年８月３日に本件特許権の存続期間が満了し，平成２５年１２月から後発医薬品メーカーがピタバスタチンカルシウム錠の製造販売を開始した途端，「ピタバ」との標章を使用した薬剤を販売した後発医薬品メーカーに対し，商標権侵害に基づき販売中止を求めてきた。控訴人には，本件特許権の存続期間満了後も後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的があった。
第４ 当裁判所の判断
当裁判所は，当審における控訴人の主張を踏まえても，被控訴人による被控訴人各標章の使用は商標的使用に該当するとは認められず，控訴人の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも棄却すべきものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１ 認定事実
次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の第４（当裁判所の判断）の２に記載のとおりである。
① 原判決１５頁２２行目の「２２」の次に「，５３，５４」を，同２４行目の「４１」の次に「，８０の１・２」をそれぞれ加え，同２５行目及び同２６行目を次のとおり改める。
「(6) 被控訴人各商品のＰＴＰシートには，①表面については，[1]上端の耳部分には，『ピタバスタチンＣａ』と『○ｍｇ「アメル」』が２段に並記され（『○』は，被控訴人商品１，被控訴人商品２及び被控訴人商品３について，それぞれ，『１』，『２』及び『４』の数字を意味する。以下同じ。），[2]錠剤包装部分には，『ピタバスタチンＣａ○ｍｇ「アメル」』，『ピタバ○アメ
ル ピタバ○アメル』又は『○ｍｇ「アメル」ピタバスタチンＣａ』
のうちのいずれかの文字が，それぞれ，錠剤の左右２個分の個別包装部分の上部及び下部に表示され，②裏面には，[1]上端の耳部分には，『ＰｉｔａｖａｓｔａｔｉｎＣａ』と『○ｍｇ《ＡＭＥＬ》』が２段に並記され，[2]錠剤包装部分には，『ピタバスタチンＣａ○ｍｇ「アメル」』の文字が，錠剤の左右２個分の個別包装部分の上部に表示されている（乙４８，７５ないし７７）。」
② 原判決１６頁１行目の「名称」を「一般的名称」に改め，同３行目の次に，行を改めて次のとおり加える。
「(8) 処方せん医薬品は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号。薬事法）４９条１項により，薬剤師，薬局開設者，医師，病院，診療所などの薬剤師等（同法３６条の３第２項参照）に販売又は授与する場合を除き，医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して，正当な理由なく，販売又は授与をしてはならないとされている。被控訴人各商品は，処方せん医薬品に指定されている（平成１７年２月号外厚生労働省告示２４号の８号の（６８９））。
なお，薬剤師は，医師等が後発医薬品に変更することに差支えがあると判断した場合を除き，患者の選択に基づき，処方せんに記載されている先発医薬品に代えて後発医薬品を調剤することができる（甲１１，薬剤師法〔昭和３５年法律第１４６号〕２３条参照）。」
２ 検討
前記第２，１及び上記の認定事実によれば，①被控訴人各商品の錠剤表面には，「ピタバ」とともに，ほぼ同じ大きさの文字で「アメル」との文字が表示されていること，②被控訴人各商品のＰＴＰシートには，「「アメル」」「「ＡＭＥＬ」」など括弧書きで明瞭な出所識別表示が付されていること，③ピタバスタチンカルシウムは，被控訴人各商品の有効成分の一般的名称であること，④医療事故防止のために，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする控訴人商品「リバロ」の後発医薬品の名称には，必ず「ピタバスタチンＣａ（カルシウム）」が含まれ，被控訴人各商品の販売名も，その定めに従っていること，また，この際，他の製剤との混同を招かないと判断される場合には，塩，エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能となっていること，⑤ピタバスタチンが「ピタバ」と略記される例があり，それにより，医療従事者は「ピタバ」をピタバスタチンの意味であると理解すること，あるいは，少なくともピタバスタチンを自然に想起すること，⑥ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医薬品は，処方せん医薬品であり，医療従事者を通じてしか入手できないこと，そして，上記③～⑤からみれば，「ピタバスタチン（カルシウム）」又は「ピタバ」だけからでは，医師等又は薬剤師は，これをピタバスタチン（カルシウム）を含む薬剤であるとしか認識できず，どの販売者又は製造者のピタバスタチンカルシウム剤であるか判別できないこと，以上の事実を導くことができる。
そうであれば，被控訴人各全体標章に着目するか，あるいは，被控訴人各標章に着目するかにかかわらず，「ピタバ」の文字部分は，医療従事者にとって，出所識別機能又は自他商品識別機能を有しておらず，その結果，患者にとっても，出所識別機能又は自他商品識別機能を有していないと認められる。結局，被控訴人各商品において出所識別機能又は自他商品識別機能を果たし得るのは，被控訴人各商品のＰＴＰシートに表示された「「アメル」」又は「「ＡＭＥＬ」」の文字であると認められる。被控訴人標章１～３が，患者との関係において，有効成分と理解されているのか，あるいは，販売名と理解されているかはさておいて，これらの標章は，他種の薬剤との混同を防止するという識別のために用いられており，かつ，その機能を果たしているにすぎず（患者にとってみれば，その表示の意義を知らないでも，自分が飲むべき薬か否かの区別がつけば十分である。），他社の同種薬剤との混同の防止，すなわち，出所識別又は自他商品識別のために用いられているのではなく，かつ，そのような機能も果たし得ない。
控訴人は，①患者も需要者等に含めるべきである，②患者は「ピタバ」を有効成分とは認識しない，③有効成分の表示であるならば「ピタバ」と略して表示する必然性はない旨を主張するが，これらの点をどのように解しても，上記結論を左右するものではない。
以上のとおりであるから，被控訴人標章１～３の表示が，本件商標の使用に該当すると認めることはできない。
したがって，被控訴人が被控訴人各商品の包装に被控訴人標章１～３を付して被控訴人各商品を販売したことは，商標的使用ではなく，被控訴人の行為は，本件商標権を使用する権利（商標法２５条）の侵害行為（同法３６条１項）又は侵害とみなされる行為（同法３７条１号）には該当しない。
第５ 結論
よって，控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/85400/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。