平成２８年１月２７日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０２０２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月２４日
判決
原告大阪ガスケミカル株式会社
訴訟代理人弁護士石川正
畑郁夫
国谷史朗
重冨貴光
被告田岡化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士松本司
田上洋平
主文
１ 特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２６年７月２５日にした審決を取り消す。
２ 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 原告の求めた裁判
主文同旨
第２ 事案の概要
本件は，特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①サポート要件違反（特許法３６条６項１号）についての判断の当否，②実施可能要件違反（同法３６条４項１号）についての判断の当否，③進歩性（同法２９条２項）判断の当否，並びに，④新規性（同法２９条１項，公然実施及び公知の有無）判断の当否である。
１ 特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について，平成２０年２月８日（本件出願日。優先権主張平成１９年２月１５日，本件優先日），特許出願をし，平成２０年６月２０日，その特許権の設定登録（特許第４１４０９７５号）を受けた（本件特許。甲１）。
原告が，平成２５年２月２０日に本件特許の無効審判請求（無効２０１３－８０００２９号）をしたところ，特許庁は，平成２６年７月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年８月４日に原告に送達された。
２ 本件発明の要旨
本件特許に係る発明（本件発明）の要旨は，以下のとおりである（甲１）。【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。」（本件発明１）
【請求項２】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応が，脱水条件下で行われる請求項１に記載の製造方法。」（本件発明２）
【請求項３】
「ヘテロポリ酸が，リン酸またはケイ酸と，バナジウム，モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも１つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項１～２に記載の製造方法。」（本件発明３）
【請求項４】
「ヘテロポリ酸が，ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項１～３に記載の製造方法。」（本件発明４）
【請求項５】
「溶媒が，芳香族炭化水素溶媒である請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明５）
【請求項６】
「溶媒が，トルエンまたはキシレンである請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明６）
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明７）【請求項８】
「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°及び２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明８）
【請求項９】
「回折角２θの最大ピークが１８．４°である請求項８に記載の結晶多形体。」（本件発明９）
【請求項１０】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも１つの溶媒に溶解させた後に５０℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させて得られる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明１０）
３ 審決の理由の要点
(1) 本件審決の理由は，要するに，①本件特許請求の範囲の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるから，特許法３６条６項１号に適合する，②本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから，特許法３６条４項１号に適合する，③本件発明１～本件発明１０は，特開２００７－２３０１６号公報（甲６）に記載された発明（引用発明）及び周知技術に基づいて，又は引用発明及び特開平１０－４５６５５号公報（甲９）若しくは特開平１０－４５６５６号公報（甲１０）に記載された発明（甲９発明又は甲１０発明）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから，特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものではない，④本件発明７は，本件優先日前に公然と実施され，又は公知となっていたとはいえないから，特許法２９条１項１号又は２号には該当せず，無効審判請求人（原告）が主張する無効理由によっては本件特許を無効とすることはできないというものである。
(2) 無効理由１（サポート要件違反）について
ア 原告の主張
本件特許請求の範囲の記載は，９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（ＢＰＥＦ）の製造に関する必要十分な実験等の記載がなく，当業者が発明の詳細な説明の記載内容に基づいて，発明の課題が解決できることを認識することができないため，本件発明１～本件発明１０は発明の詳細な説明に記載したものであるといえない。
(ｱ) 本件特許の明細書（甲１，本件明細書）の【実施例１】【００３５】及び【実施例２】【００３６】の製造方法（実験Ｎｏ．１）の具体例が，多形体Ｂの種晶を用いて実施されており，多形体Ｂの製造方法が不明であるから，請求項１の実施例として意味がない。
(ｲ) 請求項１において，粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の下限値を「５０℃以上」に設定することにつき，比較検討すべき実験が開示されていない点に不備がある。
(ｳ) 本件明細書の実施例３では「１０℃まで冷却」しているのに対して，甲６の実施例９では「室温まで徐々に冷却」としていることから，実施例３については，実験を行っていない可能性が高い。
(ｴ) 請求項１に関する実験例が２つしか開示されておらず，比較実験もない以上，当業者が請求項１で規定された数値範囲全体で多形体Ｂが製造できると認識することはできず，請求項１は発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているといわざるを得ない。
イ 審決の判断
(ｱ) 種晶を用いた実施例２について
本件明細書には，多形体Ｂの種晶を用いずに実施された実施例５及び実施例６の具体例が記載されているから，多形体Ｂの製造方法が不明であるとはいえない。そして，実施例２で用いた多形体Ｂの種晶は，実施例５や実施例６で製造されたものを用いればよいのであって，請求項１の実施例として意味がないとはいえない。(ｲ) 比較検討すべき実験の開示について
比較検討すべき実験が開示されていないことは，特許法３６条６項１号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件の成否に直接関係しない。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，例えば，実施例４（粗精製物の析出開始温度が５０℃未満の要件を満たす３８℃であり，粗精製物の純度が８５％以上の要件を満たす９６．２％のもの）を利用する実施例５（再結晶時の析出開始温度が５０℃以上の要件を満たす６５℃のもの）の具体例において，ＢＰＥＦの多形体Ｂ（示差走査熱分析による融解吸熱最大１６３．５℃）が得られたことが記載されている。
(ｳ) 実施例３の冷却条件について
被請求人（被告）は，自らの出願に関する甲６の実施例９でいう「室温」とは「１０℃」が事実であると説明しており，実験を行っていないとはいえない。そして，本件とは別の出願に係る甲６の記載内容によって本件特許の成否が左右されるべき合理的な理由はない。また，本件明細書の実施例３において冷却条件を「１０℃まで冷却」とすることに不合理な点はない。
(ｴ) 多形体Ｂが製造できる範囲について
本件発明１の解決しようとする課題は，本件明細書の段落【０００８】～【０００９】の記載からみて，ＢＰＥＦの結晶多形体の製造方法を提供することにあるものと認められる。
そして，本件明細書には，特定の結晶多形体（本件発明７の多形体Ｂ）を得るための諸因子として，多形体を得やすい特定の触媒（【００１３】），粗精製物の純度（【００２７】），結晶溶媒の種類及び使用量（【００３０】），再結晶化のための溶解温度や析出開始温度の条件（【００３１】）の諸条件が詳細に説明されており，この中でも，触媒の種類（ヘテロポリ酸），粗精製物の純度（８５％以上），結晶溶媒の種類（トルエンなど），再結晶時の析出開始温度（５０℃以上）などが特に重要な因子として位置付けられ，請求項１の記載において発明特定事項とされている。
また，本件明細書には，析出開始温度を「５０℃以上」にした再結晶工程を踏んでいない実施例１，３及び４の３つの具体例において多形体Ｂが得られず，請求項１に記載された要件をすべて満たす実施例２，５及び６の３つの具体例において本件発明７の多形体Ｂが得られたことが記載されている。
してみると，本件発明１が，発明の詳細な説明に記載された発明で，当該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲にあることは明らかである。
(ｵ) 請求項１～１０の記載は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されているといえるから，特許法３６条６項１号に適合する。
(3) 無効理由２（実施可能要件違反）について
ア 原告の主張
本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，ＢＰＥＦの製造方法に係る技術上の意義を当業者が理解するために必要な実験等の記載が開示されておらず，当業者が本件発明１～本件発明１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。
(ｱ) 本件明細書【実施例４】【００３８】及び【実施例５】【００３９】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．２）の具体例並びに【実施例３】【００３７】及び【実施例６】【００４０】に記載された製造方法（実験Ｎｏ．３）の具体例は，多形体Ｂが製造できた実験例ではあるが，これらの実験と対比されるべき比較実験の記載がない。
(ｲ) 粗精製物の析出開始温度の上限値を「５０℃未満」とし，粗精製物の純度の下限値を「８５％以上」とし，再結晶時の析出開始温度の下限値を「５０℃以上」に設定することにつき，その技術的根拠が不明である。
(ｳ) 請求項１で規定された因子以外にも，攪拌速度や過飽和度等の様々な因子が多形体の制御に影響を与えることが知られており，他の制御因子の影響も考慮しながら多形体Ｂの製造を試みることは，当業者に過度の負担を強いるものである。
(ｴ) 実施例３については，そもそも実施されていない可能性が高いので，請求項１に係る製造方法については実質的に実施例が１つしかないということになる。
イ 審決の判断
(ｱ) 比較検討すべき実験が開示されていなくても，本件明細書には本件発明１の具体例に相当する複数の実施例が記載されている。そして，当該実施例の開示により，当業者が本件発明１を実施できることは明らかである。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/85721/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。