平成２８年３月８日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１００４３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年２月４日
判決
原告キュアバック
ゲ ーエムベーハー
訴訟代理人弁理士原謙三
同福井清
同藤田けんじろう
同中尾守男
同青野直樹
同鶴田健太郎
同小池隆彌
同黒田敏朗
同長谷川和哉
被告特許庁長官
指定代理人田村明照
同高堀栄二
同井上猛
同金子尚人
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が不服２０１３－１１６３６号事件について平成２６年１０月２０日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は，発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのＲＮＡの複合化」とする発明について，平成２０年９月４日を国際出願日とする特許出願（特願２０１０－５２３３２４号，優先権主張２００７年（平成１９年）９月４日・欧州特許庁（ＥＰ）。以下「本願」といい，優先権主張日を「本願優先日」という。）をした（甲１）。
原告は，平成２４年８月２８日付けで拒絶理由通知を受けたため，同年１１月２８日付けで，本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正（甲５）をしたが，平成２５年２月８日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，同年６月１９日，拒絶査定不服審判を請求するとともに，本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲２）をした。
(2) 特許庁は，上記請求を不服２０１３－１１６３６号事件として審理を行い，平成２６年１０月２０日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（出訴期間９０日附加。以下「本件審決」という。）をし，同年１１月４日，その謄本が原告に送達された。
(3) 原告は，平成２７年３月４日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２ 特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前のもの
本件補正前（ただし，平成２４年１１月２８日付け手続補正による補正後。以下同じ。）の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲５。以下，同請求項１に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ（分子）を包含する免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており
上記１つのＲＮＡ（分子）の，上記１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，０．５～５０の範囲内にあって，上記オリゴペプチドは８～１５アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ（式Ｉ）
によって表され，
上記実験式において，
ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝８～１５であり，かつｌ，ｍ，ｎ，およびｏは，それぞれ独立して，０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，および１５から選択された任意の数値であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規定され；
Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは，０，１，２，３，４，５，６，７，および８から選択された任意の数値であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０％を超えないように規定された，
腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用複合化ＲＮＡ。」
(2) 本件補正後のもの
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲２。以下，同請求項１に係る発明を「本願補正発明」という。下線部は，本件補正による補正箇所である）。
「【請求項１】
１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ（分子）を包含する免疫活性化複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており
上記１つのＲＮＡ（分子）の，上記１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，０．５～５０の範囲内にあって，上記オリゴペプチドは８～１５アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ（式Ｉ）
によって表され，
上記実験式において，
ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝８～１５であり，かつｌ，ｍ，ｎ，およびｏは，それぞれ独立して，０，１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，および１５から選択された任意の数値であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規定され；
Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは，０，１，２，３，４，５，６，７，および８から選択された任意の数値であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０％を超えないように規定され，
上記複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ以上のオリゴペプチドのモル比が，１：２５０以上であり，
腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用複合化ＲＮＡ。」
３ 本件審決の理由の要旨
(1) 本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本願補正発明は，本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第２００６／０４６９７８号公報（以下「引用例１」という。）に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下すべきものである，②本願発明は，引用例１に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本願は拒絶されるべきであるというものである。
(2) 本件審決が認定した引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。），本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア 引用発明
「Ｐｏｒｔ－３（ＨＩＶＴａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；ＳＥＱＩＤＮＯ：２９）カチオン性ペプチドと緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡの非共有結合複合体であって，Ｐｏｒｔカチオン性ペプチドとＲＮＡの複合比は，１００：１～１：１の範囲である複合体。」
イ 一致点
「１つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも１つのＲＮＡ（分子）を包含する複合化一本鎖ＲＮＡであって，
上記ＲＮＡと上記オリゴペプチドとが，これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており
上記オリゴペプチドは１３アミノ酸の長さであり，かつ以下の実験式（Ａｒｇ）ｌ；（Ｌｙｓ）ｍ；（Ｈｉｓ）ｎ；（Ｏｒｎ）ｏ；（Ｘａａ）ｘ（式Ｉ）によって表され，
上記実験式において，
ｌ＋ｍ＋ｎ＋ｏ＋ｘ＝１３であり，かつｌは６，ｍは２，ｎ，およびｏは０であり，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎの総含有量が，上記オリゴペプチドの全てのアミノ酸の少なくとも５０％に相当するように規定され；
Ｘａａは，Ａｒｇ，Ｌｙｓ，Ｈｉｓ，およびＯｒｎ以外の天然アミノ酸または非天然アミノ酸から選択された任意のアミノ酸であり；さらにｘは５であり，Ｘａａの総含有量が，上記オリゴペプチドの全アミノ酸の５０％を超えないように規定される複合化ＲＮＡ。」である点。
ウ 相違点
(ア) 相違点(1)
「複合化一本鎖ＲＮＡ」が，本願補正発明においては「免疫活性化」との性質を有し，「腫瘍または癌疾患，循環器病，感染症，（感染性）ウイルス性疾患，自己免疫疾患，（単）遺伝子疾患，および／またはアレルギーから選択される疾病の処置および／または予防における治療用」に用いるものであることが特定されているのに対し，引用発明においては，緑色蛍光タンパク質をコードするものである点。
(イ) 相違点(2)
複合体の１つのＲＮＡ（分子）の，１つ以上のオリゴペプチドに対する窒素／リン酸塩比（Ｎ／Ｐ比）が，本願補正発明においては，０．５～５０の範囲内であるのに対し，引用発明においては，１．１４であり，また，複合体の構成成分の複合比が，本願補正発明においては，「複合化一本鎖ＲＮＡの少なくとも１つのＲＮＡ（分子），対，上記１つ以上のオリゴペプチドのモル比が，１：２５０以上」であるのに対し，引用発明においては，１００：１～１：１（判決注ＲＮＡ対オリゴペプチドのモル比という意味では，厳密には１：１～１：１００）の範囲である点。
第３ 当事者の主張
１ 原告の主張
(1) 取消事由１（引用発明の認定の誤り）
本件審決は，引用例１の記載から前記第２の３(2)アの引用発明を認定した。
しかしながら，以下のとおり，引用例１の記載から上記の引用発明を認定することは誤りである。
ア 引用例１には，多くの形質転換の方法，治療プロトコル及び一般的な技術論が記載されているが，これらの記載を裏付ける実験データの記載はないから，引用例１の記載は，単に理論上の可能性を示唆するにとどまる。しかも，引用例１には，イン・ビボ条件における効果の記載もない。なお，被告の主張するように，核酸とカチオン性ペプチドの複合体を用いることにより，トランスフェクションをすることは周知であり，ＧＦＰをコードするＲＮＡを対象の細胞に導入することはトランスフェクションによる遺伝子発現を観察するためによく用いられているが，ＲＮＡとペプチドとの複合体を作製して，その複合体を用いて，対象の細胞を形質転換するという方法を採用するに当たって，当該ＲＮＡをどのようなペプチドに複合化させても，必ず対象の細胞を形質転換できるわけではない。したがって，実験的証拠の記載もない引用例１からは，形質転換できるという効果を奏する複合体が得られることや，仮に複合体が得られたとしても，引用例１に記載された性質を示すことは確認できないのであるから，引用例１には実施可能なものとして完成した発明が記載されているとはいえない。
イ 引用例１には，本件審決で引用発明を認定する基礎となったＰｏｒｔ－
３ （ＨＩＶＴａｔ：ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ；ＳＥＱＩＤＮＯ：２９）カチオン性ペプチド（以下「Ｐｏｒｔ－３カチオン性ペプチド」ということがある。）以外にも多数のペプチドが記載されている上に，引用例１の実施例１の記載のみを参照しても，Ｐｏｒｔ－３カチオン性ペプチド以外に，本願補正発明の構成を有するものではない二つのペプチドが含まれている。
そうすると，引用例１の記載からＰｏｒｔ－３カチオン性ペプチドを選択することは当業者において容易ではなく，そのような特定は，後知恵によってのみ可能なものというべきであるから，引用例１に基づいて引用発明を認定することはできない。
(2) 取消事由２（相違点(1)の容易想到性の判断の誤り）
ア 本件審決は，相違点(1)につき，引用発明が細胞性免疫反応を誘導するものである一方，本願補正発明が有する性質は「生得の免疫反応を誘引する」等の限定を付すことなく，単に「免疫活性化」と特定されるものであるから，細胞性免疫反応の誘導をも包含するものであるとの判断を前提に，腫瘍または癌疾患，感染症治療，（感染性）ウイルス性疾患などの処置，予防に有用な樹状細胞ワクチンを製造するために，引用発明の緑色蛍光タンパク質をコードするＲＮＡに代えて，腫瘍細胞や病原体由来のｍＲＮＡを用いて，複合化一本鎖ＲＮＡを得ることは当業者が容易に想到することであり，このようにして得られた複合化一本鎖ＲＮＡは，樹状細胞に細胞性免疫反応を誘導させる性質，つまり，「免疫活性化」との性質を有するものであると判断した。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/85746/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。