平成２８年９月２８日判決言渡
平成２８年(行ケ)第１００４１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年９月１４日
判決
原告ＪＸエネルギー株式会社
訴訟代理人弁理士長谷川芳樹
城戸博兒
吉住和之
平野裕之
中塚岳
被告特許庁長官
指定代理人豊永茂弘
冨士良宏
橋本栄和
須藤康洋
田中敬規
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１４－６３８５号事件について平成２７年１２月２８日にした
審決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は，実施可能要件（特許法３６条４項１号）の充足の有無である。
１ 特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「潤滑油組成物」とする発明について，平成２１年６月４日に特
許出願（本願。特願２００９－１３５３６６号，請求項の数５。）をしたが（甲１），平成２５年１２月１６日付けで拒絶査定がされたため（甲２），平成２６年４月７日，拒絶査定不服審判請求（不服２０１４－６３８５号）をしたが（甲３），平成２７年６月３０日付けで拒絶理由通知を受け（甲４），同年９月７日，手続補正（本件補正。請求項の数４。）をした（甲５）。
特許庁は，平成２７年１２月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，平成２８年１月１２日，原告に送達された。
２ 本願発明の要旨
本願の請求項１に係る発明（本願発明）の特許請求の範囲の記載は，次のとおり
である（以下，本件補正後の本願の明細書〔甲１，５〕を「本願明細書」という。）。なお，下線は，当裁判所で付した。
「１００℃における動粘度が１～２０mm
２/s であり，％ＣＰが７０以上であり，％
ＣＡが２以下であり，％ＣＮが３０以下である潤滑油基油と，
１３Ｃ－ＮＭＲにより得られるスペクトルにおいて，全ピークの合計面積に対す
る化学シフト３６－３８ppm の間のピークの合計面積Ｍ１と化学シフト６４－６６ppm の間のピークの合計面積Ｍ２の比Ｍ１/Ｍ２が０.２０以上３.０以下であるポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と，
を含有し，４０℃における動粘度が４～５０mm
２/s であり，１００℃における
動粘度が４～１２mm
２/s であり，１００℃におけるＨＴＨＳ粘度が５.０ｍＰａ・
ｓ以下であることを特徴とする潤滑油組成物。」
３ 審決の理由の要点
① 本願発明に対応する，実施例における唯一の粘度指数向上剤は，本願明細書
【０１０４】に記載された「Ａ－１」であるが，Ａ－１について，具体的な構造，又は，製造方法やモノマー成分など，構造をうかがい知るための記載がなく，複数のパラメーターについての数値が示されているだけである。
そこで，各種パラメーターが，他の発明の詳細な説明の記載や技術常識に基づい
て，具体的な化学構造を示すことに代わり得るものといえるかが問題となる。
②[1] １３Ｃ－ＮＭＲの化学シフト（Ｍ１，Ｍ２，Ｍ１/Ｍ２）は，分子構造中に存在する各炭素原子の周囲の原子配置状況に応じて決まるものであるが，特定の化学構造が対応するものではなく，化学シフトの範囲や「特定のβ分岐構造」といった手掛かりが与えられても（【００５６】），粘度指数向上剤の構造を特定することは極めて困難である。
[2] Ｒ２に関する記載は漠然としており（【００５９】【００６０】），化学シフトの記載と併せても，具体的にどのような化学構造を有するモノマー成分を使用すればよいかは明らかにならない。
[3] 動粘度の増粘比（ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００）については，好ましい数値範囲や測定方法が記載されているだけであり（【００６９】），粘度指数向上剤の構造との相関関係といった事項についての記載はないので，化学構造に対する示唆が得られるものではない。
[4] ＨＴＨＳ粘度の増粘比（ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０），重量平均分子量（Ｍｗ），永久せん断安定指数（ＰＳＳＩ），重量平均分子量と数平均分子量の比（Ｍｗ/Ｍｎ），重量平均分子量とＰＳＳＩの比（Ｍｗ/ＰＳＳＩ）についても，好ましい数値範囲が説明されているだけであり（【００６５】～【００７０】），粘度指数向上剤の構造との関連性が何ら記載されていない。
③ 以上から，個別のパラメーターからは，また，全てのパラメータを併せても，Ａ－１の化学構造を特定できない
④ Ａ－１が共重合体というものであれば（【００５９】【００６１】），他のモノマー成分の構造とともに，複数のモノマー間の比率についても明らかにされなければならないが，何ら特定されていないに等しい（【００６２】【００６３】）。
⑤ 以上から，Ａ－１は，当業者において入手することができない。
そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が実施できる程度に明確
かつ十分に記載されたものではない。
第３ 原告主張の審決取消事由（実施可能要件に関する判断の誤り）
本願出願時の技術常識を有する当業者は，本願発明の詳細な説明に記載された，
①「Ｒ
２は炭素数１６以上の直鎖または分枝状の炭化水素基」である式(1)（【００５９】）で表される構造単位を有し，②重合開始剤の存在下でラジカル溶液重合させることにより得られ，③好ましい重量平均分子量（Ｍｗ）や重量平均分子量と数平均分子量の比（Ｍｗ/Ｍｎ）のポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤（以下，本願発明の粘度指数向上剤と区別するために，「ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上(1)」という。）を，常法により製造するか又は購入することによって，入手することができる。
このポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤(1)として，①[1]β分岐構造を有する，メタクリル酸２－エチルヘキシル（甲８【００１３】），２－デシルテトラデシルメタクリレート，２－ドデシルオクチルメタクリレートなどのｐが１である一般式(1)で示される単量体(a)（甲９【請求項１】【０００６】～【０００９】【００８３】）と，[2]直鎖構造を有する，メタクリル酸アルキル（甲８【００１２】～【００１４】，甲９【００１１】～【００１５】【００８３】）との共重合体，②特開２００３－１４７３３２号公報（甲１６【０００７】～【０００９】【００４６】【００５４】）及び特開平７－３００５９６号公報（甲１７【０００７】【００２０】～【００２８】）に記載された粘度指数向上剤が挙げられる。
そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は，ポリ(メタ)クリレート系粘度指数向上剤(1)につき，
１３Ｃ－ＮＭＲ測定を行い，Ｍ１/Ｍ２が０.
２０以上３.０以下のポリ（メタ）アクリレート系粘度指数向上剤を得ればよい。したがって，審決の実施可能要件に関する判断には，誤りがある。
第４ 被告の反論
粘度指数向上剤(1)に該当するものは，ほぼ無限にあるとみるのが妥当であるところ，本願明細書には，粘度指数向上剤(1)を具体的に特定する化学構造，製造方法，製品名（番号），入手方法等についての記載がなく，また，入手可能な粘度指数向上剤の数も極めて多数に及ぶ。そうすると，当業者は，本願発明のＭ１/Ｍ２が０.２０以上３.０以下であるポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤を取得するために，極めて多数の入手可能な粘度指数向上剤のそれぞれを対象にして，Ｍ１及びＭ２を測定する必要性が生じる。このような測定は，過度の試行錯誤を求めるものであり，非現実的である。
一方，本願明細書には，Ｍ１とポリ(メタ)アクリレート側鎖の「特定のβ分岐構造」との間，及び，Ｍ２とポリ(メタ)アクリレート側鎖の「特定の直鎖構造」との間に対応関係があることについて，具体的に説明する記述はないのであるから，当業者が，「特定のβ分岐構造」及び「特定の直鎖構造」を有するポリ(メタ)アクリレート側鎖を有する粘度指数向上剤を実物として入手することは，実質的に不可能である。
したがって，審決の実施可能要件に関する判断には，誤りはない。
第５ 当裁判所の判断
１ 本願明細書について
本願明細書（甲１，５）には，本願発明の粘度指数向上剤に関連して，次の記載
がある。
(1) 解決課題
「…従来の潤滑油は省燃費性の点で必ずしも十分とは言えない。
例えば，一般的な省燃費化の手法として，潤滑油の動粘度の低減および粘度指数の向上（低粘度基油と粘度指数向上剤の組合せによるマルチグレード化）が知られている。しかしながら，かかる手法の場合，潤滑油またはそれを構成する基油の粘度の低減に起因して，厳しい潤滑条件下（高温高せん断条件下）での潤滑性能が低下し，摩耗や焼付き，疲労破壊等の不具合の発生が懸念される。つまり，従来の潤滑油においては，耐久性等の他の実用性能を維持しつつ，十分な省燃費性を付与することが困難である。
そして，上記の不具合を防止して耐久性を維持しつつ，省燃費性を付与するためには，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度（『ＨＴＨＳ粘度』は『高温高せん断粘度』とも呼ばれる。）を高く，その一方で４０℃における動粘度，１００℃における動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低くすることが有効であるが，従来の潤滑油ではこれらの要件全てを満たすことが非常に困難である。
本発明は，このような実情に鑑みてなされたものであり，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が十分に高く，４０℃における動粘度，１００℃における動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度が十分に低い潤滑油組成物を提供することを目的とする。」【０００４】～【０００７】
(2) 課題解決手段
「…本発明は，１００℃における動粘度が１～２０mm２/s である潤滑油基油と，１３Ｃ－Ｎ
ＭＲにより得られるスペクトルにおいて，全ピークの合計面積に対する化学シフト３６－３８ppm の間のピークの合計面積Ｍ１と化学シフト６４－６６ppm の間のピークの合計面積Ｍ２の比Ｍ１/Ｍ２が０.２０以上である粘度指数向上剤と，を含有することを特徴とする潤滑油組成物を提供する。」【０００８】
「上記粘度指数向上剤は，ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤であることが好ましい。」【０００９】
「さらに，上記粘度指数向上剤は，ＰＳＳＩが４０以下，重量平均分子量とＰＳＳＩの比が１×１０
４以上のものであることが好ましい。」【００１０】
「ここで，本発明でいう『ＰＳＳＩ』とは，ＡＳＴＭＤ６０２２－０１（Stand ard Practice forCalculation of Permanent Shear Stability Index）に準拠し，ＡＳＴＭＤ６２７８－０２（Test Metohdfor Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus）により測定されたデータに基づき計算された，ポリマーの永久せん断安定性指数（Permanent ShearStability Index）を意味する。」【００１１】
(3) 発明の効果
「以上の通り，本発明によれば，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が十分に高く，４０℃における動粘度，１００℃における動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度が十分に低い潤滑油組成物を提供することが可能となる。例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を所望の値に維持しながら，十分な省燃費性を発揮することができる。」【００１３】
(4) 実施形態
「本発明の潤滑油組成物においては，１００℃における動粘度が１～２０mm２/s である潤滑油基油（以下，『本発明に係る潤滑油基油』という。）が用いられる。」【００１６】「なお，本発明でいう粘度指数とは，ＪＩＳＫ２２８３－１９９３に準拠して測定された粘度指数を意味する。」【００２８】
「本発明において用いられる粘度指数向上剤は，核磁気共鳴分析（１３Ｃ－ＮＭＲ）により得られるスペクトルにおいて，全ピークの合計面積に対する化学シフト３６－３８ppm の間のピークの合計面積（Ｍ１）と化学シフト６４－６６ppm の間のピークの合計面積（Ｍ２）の比，つまりＭ１/Ｍ２が０.２０以上となるものである。」（【００５３】）
「Ｍ１/Ｍ２は好ましくは０.３以上であり，さらに好ましくは０.４以上であり，特に好ましくは０.５以上であり，最も好ましくは０.６以上である。また，Ｍ１/Ｍ２は好ましくは３.０以下であり，さらに好ましくは２.０以下であり，特に好ましくは１.０以下であり，最も好ましくは０.８以下である。Ｍ１/Ｍ２が０.２０未満の場合は，必要とする省燃費性が得られないばかりでなく，低温粘度特性が悪化するおそれがある。また，Ｍ１/Ｍ２が３.０を超える場合は，必要とする省燃費性が得られない恐れがあり，溶解性や貯蔵安定性が悪化する恐れがある。」【００５４】
「なお，核磁気共鳴分析（１３Ｃ－ＮＭＲ）スペクトルは，粘度指数向上剤に希釈油が含まれる場合は，希釈油をゴム膜透析等により分離したポリマーについて得られるものである。」【００５５】
「全ピークの合計面積に対する化学シフト３６－３８ppm の間のピークの合計面積（Ｍ１）は，
１３Ｃ－ＮＭＲにより測定される，全炭素の積分強度の合計に対するポリメタアクリレート側鎖の特定のβ分岐構造に由来する積分強度の割合を意味し，全ピークの合計面積に対する化学シフト６４－６６ppm の間のピークの合計面積（Ｍ２）は，
１３Ｃ－ＮＭＲにより測
定される，全炭素の積分強度の合計に対するポリメタアクリレート側鎖の特定の直鎖構造に由来する積分強度の割合を意味する。」【００５６】
「Ｍ１/Ｍ２はポリメタクリレート側鎖の特定のβ分岐構造と特定の直鎖構造の割合を意味するが，同等の結果が得られるのであればその他の方法を用いてもよい。なお，
１３Ｃ－ＮＭ
Ｒ測定にあたっては，サンプルとして試料０.５ｇに３ｇの重クロロホルムを加えて希釈したものを使用し，測定温度は室温，共鳴周波数は１２５MHz とし，測定法はゲート付デカップリング法を使用した。
上記分析により，
(a) 化学シフト約１０－７０ppm の積分強度の合計（炭化水素の全炭素に起因する積分強度の合計），及び
(b) 化学シフト３６－３８ｐｐｍの積分強度の合計（特定のβ分岐構造に起因する積分強度の合計），及び
(c) 化学シフト６４－６６ppm の積分強度の合計（特定の直鎖構造に起因する積分強度の合計）
をそれぞれ測定し，(a)１００％とした時の(b)の割合（％）を算出しＭ１とした。また，(a)１００％とした時の(c)の割合（％）を算出しＭ２とした。」【００５７】【００５８】「本発明において用いられる粘度指数向上剤は，ポリ（メタ）アクリレートであることが好ましく，かつ，下記式(1)で表される構造単位の割合が０.５～７０モル％の重合体であることが好ましい。粘度指数向上剤は，非分散型あるいは分散型のいずれであっても良い。」【００５９】
［式(1)中，Ｒ１は水素またはメチル基を示し，Ｒ２は炭素数１６以上の直鎖または分枝状の炭化水素基，あるいは，酸素および/または窒素を含有する炭素数１６以上の直鎖または分枝状の有機基を示す。］
「一般式(1)中のＲ２は，炭素数１６以上の直鎖状または分枝状の炭化水素基であることが好ましく，より好ましくは炭素数１８以上の直鎖状または分枝状の炭化水素であり，さらに好ましくは炭素数２０以上の直鎖状または分枝状の炭化水素であり，特に好ましくは炭素数２０以上の分枝状炭化水素基である。また，Ｒ
２で表される炭化水素基の炭素数の上限は特に
制限されないが，炭素数１００以下の直鎖状または分枝状の炭化水素基であることが好ましい。より好ましくは５０以下の直鎖状または分枝状の炭化水素であり，さらに好ましくは３０以下の直鎖状または分枝状の炭化水素であり，特に好ましくは３０以下の分枝状の炭化水素であり，最も好ましくは２５以下の分枝状の炭化水素である。」【００６０】
「また，上記粘度指数向上剤において，ポリマー中の一般式(1)で表される(メタ)アクリレート構造単位の割合は，上述の通り０.５～７０モル％であることが好ましく，好ましくは６０モル％以下であり，より好ましくは５０モル％以下であり，さらに好ましくは４０モル％以下であり，特に好ましくは３０モル％以下である。また，好ましくは１モル％以上であり，より好ましくは３モル％以上であり，さらに好ましくは５モル％以上であり，特に好ましくは１０モル％以上である。７０モル％を超える場合は粘度温度特性の向上効果や低温粘度特性に劣るおそれがあり，０.５モル％を下回る場合は粘度温度特性の向上効果に劣るおそれがある。」【００６１】
「上記粘度指数向上剤は，一般式(1)で表される(メタ)アクリレート構造単位以外に任意の（メタ）アクリレート構造単位もしくは任意のオレフィン等に由来する構造単位を含むことができる。」（【００６２】）
「上記粘度指数向上剤の製造法は任意であるが，例えば，ベンゾイルパーオキシド等の重合開始剤の存在下で，モノマー（Ｍ－１）とモノマー（Ｍ－２）～（Ｍ－４）の混合物をラジカル溶液重合させることにより容易に得ることができる。」（【００６３】）
「上記粘度指数向上剤のＰＳＳＩ（パーマネントシアスタビリティインデックス）は５０以下であることが好ましく，より好ましくは４０以下であり，さらに好ましくは３５以下であり，特に好ましくは３０以下である。また，５以上であることが好ましく，より好ましくは１０以上であり，さらに好ましくは１５以上であり，特に好ましくは２０以上である。ＰＳＳＩが５未満の場合には粘度指数向上効果が小さくコストが上昇するおそれがあり，ＰＳＳＩが５０を超える場合にはせん断安定性や貯蔵安定性が悪くなるおそれがある。」【００６４】「上記粘度指数向上剤の重量平均分子量（ＭＷ）は１００,０００以上であることが好ましく，より好ましくは２００,０００以上であり，さらに好ましくは２５０,０００以上であり，特に好ましくは３００,０００以上である。また，好ましくは１,０００,０００以下であり，より好ましくは７００,０００以下であり，さらに好ましくは６００,０００以下であり，特に好ましくは５００,０００以下である。重量平均分子量が１００,０００未満の場合には粘度温度特性の向上効果や粘度指数向上効果が小さくコストが上昇するおそれがあり，重量平均分子量が１,０００,０００を超える場合にはせん断安定性や基油への溶解性，貯蔵安定性が悪くなるおそれがある。」【００６５】
「上記粘度指数向上剤の数平均分子量（ＭＮ）は５０,０００以上であることが好ましく，より好ましくは８００,０００以上であり，さらに好ましくは１００，０００以上であり，特に好ましくは１２０,０００以上である。また，好ましくは５００,０００以下であり，より好ましくは３００,０００以下であり，さらに好ましくは２５０,０００以下であり，特に好ましくは２００,０００以下である。数平均分子量が５０,０００未満の場合には粘度温度特性の向上効果や粘度指数向上効果が小さくコストが上昇するおそれがあり，重量平均分子量が５００,０００を超える場合にはせん断安定性や基油への溶解性，貯蔵安定性が悪くなるおそれがある。」【００６６】
「上記粘度指数向上剤の重量平均分子量とＰＳＳＩの比（ＭＷ/ＰＳＳＩ）は，０.８×１０４以上であることが好ましく，好ましくは１.０×１０４以上，より好ましくは１.５×１０４以上，さらに好ましくは１.８×１０４以上，特に好ましくは２.０×１０４以上である。ＭＷ/ＰＳＳＩが０.８×１０４未満の場合には，粘度温度特性が悪化すなわち省燃費性が悪化するおそれがある。」【００６７】
「上記粘度指数向上剤の重量平均分子量と数平均分子量の比（ＭＷ／ＭＮ）は，０.５以上であることが好ましく，好ましくは１.０以上，より好ましくは１.５以上，さらに好ましくは２.０以上，特に好ましくは２.１以上である。また，ＭＷ/ＭＮは６.０以下であることが好ましく，より好ましくは４.０以下，さらに好ましくは３.５以下，特に好ましくは３.０以下である。ＭＷ／ＭＮが０.５未満や６.０を超える場合には，粘度温度特性が悪化すなわち省燃費性が悪化するおそれがある。」【００６８】
「上記粘度指数向上剤の４０℃と１００℃における動粘度の増粘比ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００は，４.０以下であることが好ましく，より好ましくは３.５以下，さらに好ましくは３.０以下，特に好ましくは２.５以下，もっとも好ましくは２.３以下である。また，ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００は，０.５以上であることが好ましく，より好ましくは１.０以上であり，さらに好ましくは１.５以上であり，特に好ましくは２.０以上である。ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００が０.５未満の場合には，粘度の増加効果や溶解性が小さくコストが上昇するおそれがあり，４.０を超える場合には，粘度温度特性の向上効果や低温粘度特性に劣るおそれがある。なお，ΔＫＶ４０はＳＫ社製ＹＵＢＡＳＥ４に粘度指数向上剤を３.０％添加したときの，４０℃における動粘度の増加分を意味し，ΔＫＶ１００はＳＫ社製ＹＵＢＡＳＥ４に粘度指数向上剤を３.０％添加したときの，１００℃における動粘度の増加分を意味する。」【００６９】「上記粘度指数向上剤の１００℃と１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度の増粘比ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０は，２.０以下であることが好ましく，より好ましくは１.７以下，さらに好ましくは１.６以下，特に好ましくは１.５５以下である。また，ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０は，０.５以上であることが好ましく，より好ましくは１.０以上であり，さらに好ましくは１.２以上であり，特に好ましくは１.４以上である。０.５未満の場合には，粘度の増加効果や溶解性が小さくコストが上昇するおそれがあり，２.０を超える場合には，粘度温度特性の向上効果や低温粘度特性に劣るおそれがある。なお，ΔＨＴＨＳ１００はＳＫ社製ＹＵＢＡＳＥ４に粘度指数向上剤を３.０％添加したときの，１００℃におけるＨＴＨＳ粘度の増加分を意味し，ΔＨＴＨＳ１５０はＳＫ社製ＹＵＢＡＳＥ４に粘度指数向上剤を３.０％添加したときの，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度の増加分を意味する。また，ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０は１００℃におけるＨＴＨＳ粘度の増加分と１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度の増加分の比を意味する。ここでいう１００℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１００℃での高温高せん断粘度を示す。また，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１５０℃での高温高せん断粘度を示す。」【００７０】
「本発明の潤滑油組成物における上記の粘度指数向上剤の含有量は，組成物全量基準で０.０１～５０質量％であることが好ましく，より好ましくは０.５～４０質量％，さらに好ましくは１～３０質量％，特に好ましくは５～２０質量％である。上記粘度指数向上剤の含有量が０.１質量％より少なくなると，粘度指数向上効果や製品粘度の低減効果が小さくなることから，省燃費性の向上が図れなくなるおそれがある。また，５０質量％よりも多くなると，製品コストが大幅に上昇するとともに，基油粘度を低下させる必要が出てくることから，厳しい潤滑条件（高温高せん断条件）における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合の発生原因となることが懸念される。」【００７１】
「本発明の潤滑油組成物には，さらにその性能を向上させるために，重量平均分子量が１０万以下のポリ（メタ）アクリレートを配合してなることが好ましい。ポリ（メタ）アクリレートは分散型でも非分散型でも良いが，非分散型であることがより好ましい。」【００７２】「上記ポリ（メタ）クリレートは，好ましくは，側鎖基としての炭素数１～３０の炭化水素基を含有する（メタ）アクリレートモノマー１種以上の共重合体であり，より好ましくは，側鎖基としての炭素数１～２０の炭化水素基を含有する（メタ）アクリレートモノマー１種以上の共重合体であり，さらに好ましくは側鎖基としての炭素数１～１８の炭化水素基を含有する（メタ）アクリレートモノマー１種以上の共重合体であり，特に好ましくは側鎖基としての炭素数１０～１８の炭化水素基を含有する（メタ）アクリレートモノマー１種以上の共重合体である。」【００７３】
「本発明の潤滑油組成物における上記ポリ（メタ）クリレートの含有量は，潤滑油組成物全量基準で，０.０１～１０質量％であり…第１の粘度指数向上剤の含有量が０.０１質量％より少なくなると，粘度温度特性や低温粘度特性が悪化するおそれがある。また，１０質量％よりも多くなると，粘度温度特性や低温粘度特性が悪化するおそれがあり，さらには，製品コストが大幅に上昇すると共に，基油粘度を低下させる必要が出てくることから，厳しい潤滑条件（高温高せん断条件）における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合が発生原因となることが懸念される。」【００７７】
「本発明の潤滑油組成物は，粘度指数向上剤としては，前記した粘度指数向上剤やポリ（メタ）アクリレートに加えて，通常の一般的な非分散型または分散型ポリ（メタ）アクリレート，非分散型または分散型エチレン－α－オレフィン共重合体またはその水素化物，ポリイソブチレンまたはその水素化物，スチレン－ジエン水素化共重合体を，スチレン－無水マレイン酸エステル共重合体およびポリアルキルスチレン等を更に含有することができる。」【００７８】
「…１００℃における動粘度とは，ＡＳＴＭＤ－４４５に規定される１００℃での動粘度を示す。…」【００９６】
「…４０℃における動粘度とは，ＡＳＴＭＤ－４４５に規定される４０℃での動粘度を示す。…」【００９７】
「…１００℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１００℃での高温高せん断粘度を示す。…」【００９９】
「…１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１５０℃での高温高せん断粘度を示す。…」【０１００】
「本発明の潤滑油組成物は，省燃費性と潤滑性に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃のＨＴＨＳ粘度を一定レベルに維持しながら，燃費向上にとって効果的である，潤滑油の４０℃および１００℃における動粘度および１００℃のＨＴＨＳ粘度を著しく低減させたものである。このような優れた特性を有する本発明の潤滑油組成物は，省燃費ガソリンエンジン油，省燃費ディーゼルエンジン油等の省燃費エンジン油として好適に使用することができる。」【０１０２】
(5) 実施例
「（実施例１～５，比較例１～２）
実施例１～５および比較例１～２においては，それぞれ以下に示す基油および添加剤を用いて表２に示す組成を有する潤滑油組成物を調製した。基油Ｏ－１，Ｏ－２の性状を表１に示す。
（基油）
Ｏ－１（基油１）：ｎ－パラフィン含有油を水素化分解／水素化異性化した鉱油
Ｏ－２（基油２）：水素化分解鉱油
（添加剤）
Ａ－１：ポリメタアクリレート（Ｍ１＝０.６０，Ｍ２＝０.９５，Ｍ１/Ｍ２＝０.６４，ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００＝２.２，ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０＝１.５１，ＭＷ＝４００，０００，ＰＳＳＩ＝２０，Ｍｗ/Ｍｎ＝２．２，Ｍｗ/ＰＳＳＩ＝２００００）
Ａ－２：分散型ポリメタクリレート（Ｍ１＝０.４６，Ｍ２＝３.５２，Ｍ１/Ｍ２＝０.１３，ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００＝３.３，ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０＝１.７９，ＭＷ＝３００,０００，ＰＳＳＩ＝４０，Ｍｗ/Ｍｎ＝４.０，Ｍｗ/ＰＳＳＩ＝７５００）Ａ－３：非分散型ポリメタクリレート（Ｍ１＝０.６１，Ｍ２＝３.６９，Ｍ１/Ｍ２＝０.１７，ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００＝４.４，ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０＝２.１５，ＭＷ＝８０,０００，Ｍｗ/Ｍｎ＝２.７，ＰＳＳＩ＝５，Ｍｗ/ＰＳＳＩ＝１６０００）
Ｂ－１：非分散型ポリメタクリレート（炭素数１２～１８のアルキル基を有するメタクリレートの共重合体，Ｍｗ＝６０,０００，ＰＳＳＩ＝０.１）
Ｂ－２：非分散型ポリメタクリレート（炭素数１２～１８のアルキル基を有するメタクリレートの共重合体，Ｍｗ＝５０,０００，ＰＳＳＩ＝０.１）
Ｃ－１：グリセリンモノオレエート
Ｃ－２：オレイルウレアＣ－３：モリブデンジチオカーバメート
Ｄ－１：金属清浄剤，無灰分散剤，酸化防止剤，摩耗防止剤，流動点降下剤，消泡剤等。」【０１０４】
【０１０５】
「［潤滑油組成物の評価］
実施例１～５および比較例１～２の各潤滑油組成物について，４０℃または１００℃における動粘度，粘度指数，１００℃または１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度，ならびに－４０℃におけるＭＲＶ粘度を測定した。各物性値の測定は以下の評価方法により行った。得られた結果を表２に示す。
(1) 動粘度：ＡＳＴＭＤ－４４５
(2) 粘度指数：ＪＩＳＫ２２８３－１９９３
(3) ＨＴＨＳ粘度：ＡＳＴＭＤ－４６８３
(4) ＭＲＶ粘度：ＡＳＴＭＤ－４６８４」【０１０６】
【０１０７】
「表２に示したように，実施例１～５および比較例１～２の潤滑油組成物は１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が同程度のものであるが，比較例１～２の潤滑油組成物に比べて，Ｍ１/Ｍ２が０.２以上の粘度指数向上剤を用いた実施例１～５の潤滑油組成物は，４０℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度が低く，粘度指数が高く，粘度温度特性が良好であった。この結果から，本発明の潤滑油組成物が，省燃費性に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性を向上させることができ，特に潤滑油の１００℃ＨＴＨＳ粘度を低減し，－４０℃におけるＭＲＶ粘度も改善することができる潤滑油組成物であることがわかる。」【０１０８】
２ 取消事由（実施可能要件に関する判断の誤り）について
(1) 本願明細書の発明の詳細な説明について
ア 粘度指数向上剤の入手について
本願発明は，前記第２，２に記載のとおりの潤滑油基油と粘度指数向上剤を含有
する潤滑油組成物であるところ，審決は，本願発明に係る上記粘度指数向上剤が，当業者が過度な試行錯誤を要することなく製造して入手することが困難であるとする。
そこで，検討するに，本願明細書の発明の詳細な説明には，本願発明の粘度指数
向上剤の化学構造や製造方法の記載はない（【００６３】は，製造方法を特定する記載とはいい難い。）。また，【０１０４】に記載のＭ１／Ｍ２の値と【００７８】【０１０７】の記載からみて，本願発明にいう粘度指数向上剤の実施例として特定できるものは，【０１０４】に記載されたＡ－１のみと認められるところ，Ａ－１の具体的な化学構造や製造方法，製品名・商品名等についての記載はなく（【０１０４】），本願明細書には，式(1)（【００５９】）と各種パラメーターが示されているだけである。そこで，本願明細書に接した当業者が，これら特定事項と技術常識から，本願発明にいう粘度指数向上剤を製造できるものであるか否かを，更に検討する。
イ Ｍ１／Ｍ２について
(ｱ) 本願出願当時の技術常識
① 【００５６】には，Ｍ１がポリメタアクリレート側鎖のβ分岐構造に対応し，Ｍ２がポリメタアクリレート側鎖の直鎖構造に対応するとの記載がある。
ここで，直鎖構造とは，直鎖状の炭化水素基，すなわち，炭素原子が一列に並ん
だ鎖状の炭化水素基を意味し，β分岐構造とは，(メタ)アクリレートのエステル基に結合する側からみて，β位（２番目）の炭素で枝分かれ（分岐）している分枝状の炭化水素基を意味するものである。
ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤は，潤滑油添加剤として汎用され（甲７参照），多数市販もされており（甲１０，１２参照），その単量体として炭素数１～２４程度の様々な炭素数の直鎖又は分枝状の炭化水素基を側鎖に有する(メタ)アクリレートが使用されており（甲８，９，１３，１４参照），直鎖構造を有する単量体とβ分岐構造を有する単量体とを共重合して製造され得ることも一般的に知られている（甲１６，１７参照）。
② 【００５３】には，Ｍ１又はＭ２は，
１３Ｃ－ＮＭＲ（核磁気共鳴分析）によ
り得られるスペクトルにおける全ピークの合計面積に対する化学シフトの合計面積の割合とされている。
ここで，
１３Ｃ－ＮＭＲとは，炭素の同位体であり，天然存在比１.１％の１３Ｃが
印加された高振動の磁場の中で起こす核磁気共鳴（ＮＭＲ）が，隣接原子の種類や結合様式など
１３Ｃの置かれた化学的環境によって異なる振動数を起こすことを利用
するものであり，観察された振動数のピークの，基準物質（テトラメチルシラン）に対する相対位置（化学シフト）などから，分子構造の分析を行うものである。
このように，化学シフトの値と分子構造との間には一定の関係があるものの，あ
る分子構造が有する化学シフトの幅は相当に広いから，ある値の化学シフトから直ちに特定の分子構造が導けるわけではない。例えば，直鎖構造のアルキル基が有するメチレン基（―ＣＨ２―）の炭素の化学シフトは，１５～５５ppm，β分岐構造の分岐点の炭素がとる化学シフトは，２５～５５ppm，エーテルやアルコールの炭素（Ｃ－О）の化学シフトは，５０～９０ppm である（甲１８，１９参照）。
したがって，化学シフトが特定されれば，直ちに，それに対応する原子配置が一
義的に特定されるものではない。
(ｲ) Ｍ１，Ｍ２及びＭ１／Ｍ２
【００５６】には，Ｍ１について，「全ピークの合計面積に対する化学シフト３６－３８ppm の間のピークの合計面積（Ｍ１）は，１３Ｃ－ＮＭＲにより測定される，全炭素の積分強度の合計に対するポリ(メタ)アクリレート側鎖の特定のβ分岐構造に由来する積分強度の割合」との記載がある。この記載は，「化学シフト３６－３８ppm の間のピーク」に対応するものは「ポリ(メタ)アクリレート側鎖の特定のβ分岐構造」を有する炭素原子であることをいうものである。ところで，「特定のβ分岐構造」の「特定の」の内容を更に特定する記載が本願明細書にあるとは認められないから，「特定の」は，「ある，その」との趣旨の修飾語にすぎず，本願明細書においては，「特定のβ分岐構造」とは，単に，β分岐構造と同義のことをいうものと理解される。
また，【００５６】には，Ｍ２について，「全ピークの合計面積に対する化学シフト６４－６６ppm の間のピークの合計面積（Ｍ２）は，
１３Ｃ－ＮＭＲにより測定さ
れる，全炭素の積分強度の合計に対するポリ(メタ)アクリレート側鎖の特定の直鎖構造に由来する積分強度の割合」との記載がある。この記載も，上記同様に，「化学シフト６４－６６ppm の間のピーク」に対応するものは，「ポリ(メタ)アクリレート側鎖の特定の直鎖構造」を有する炭素原子であることをいうものである。そして，上記同様に，「特定の直鎖構造」の「特定の」の内容を更に特定する記載が本願明細書にあるとは認められないから，本願明細書においては，「特定の直鎖構造」とは，直鎖構造と同義のことをいうものと理解される。
(ｳ) 製造について
以上からすると，①ポリ(メタ)アクリレート側鎖の具体的な分岐構造や直鎖構造は，Ｍ１，Ｍ２又はＭ１/Ｍ２だけからでは特定できず，そして，②直鎖又は分枝状の炭化水素基を側鎖に有する(メタ)アクリレートを使用し，β分岐構造を有する単量体と直鎖構造を有する単量体とを共重合して製造することは技術常識であり，また，式(1)のＲ
２の炭素数１６以上の直鎖状又は分岐状の炭化水素基は，極めて多数
存することが想定されるから，これらの特定から製造され得る粘度指数向上剤は，多数ある周知の粘度指数向上剤と特段変わるところはないといえる。そして，その多数の粘度指数向上剤の中から，Ｍ１，Ｍ２の狭い範囲のピークの面積の比を制御するために，具体的に，どの単量体をどの比率で用いればよいかについての手掛かりは，本願明細書には記載されていない。
ウ その他のパラメーター
【００６５】【００６６】【００６８】には，本願発明の粘度指数向上剤の好ましい重量平均分子量（ＭＷ），数平均分子量（Ｍｎ），重量平均分子量と数平均分子量の比（Ｍｗ/Ｍｎ）の範囲が記載されており，また，【０１０４】には，Ａ－１の重量平均分子量（ＭＷ）が４００,０００と記載され，また，重量平均分子量と数平均分子量の比が２.２と記載されている。
しかしながら，上記分子量となる粘度指数向上剤は，極めて多数存することが想
定される。また，重量平均分子量と数平均分子量の比は，分子量の不均一性を示すものであり，直ちに，粘度指数向上剤の化学構造を示唆するものではない。
そして，【００６４】【００６７】【００６９】【００７０】には，本願発明の粘度指数向上剤の好ましい永久せん断安定性指数（ＰＳＳＩ），重量平均分子量とＰＳＳＩの比，動粘度の増粘比（ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００），ＨＴＨＳ粘度の増粘比（ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０）の範囲が記載されおり，また，【０１０４】には，Ａ－１につき，動粘度の増粘比（ΔＫＶ４０/ΔＫＶ１００）が２.２，ＨＴＨＳ粘度の増粘比（ΔＨＴＨＳ１００/ΔＨＴＨＳ１５０）が１.５１，永久せん断安定性指数（ＰＳＳＩ）が２０と記載されている。
しかしながら，本願明細書には，上記増粘比又は指数と粘度指数向上剤の化学構
造に関しては何らの記載がなく，また，これら比や指数と粘度指数向上剤の化学構造との間に関する何らかの相関関係があるとする技術常識も認められない。
エ 小括
以上のとおりであり，当業者は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載や技術常
識を考慮しても，本願発明の粘度指数向上剤の化学構造を知ることができない。結局，当業者は，本願発明の粘度指数向上剤を入手するために，本願明細書の記載に基づいて，一般式(1)の構造単位となる単量体０.１～７０モル％と，その他の任意の(メタ)アクリレート単量体や任意のオレフィン等に由来する単量体を含み，かつ，側鎖にβ構造を有する単量体と直鎖構造を有する単量体との混合物を共重合して粘度指数向上剤を製造した後，その１３Ｃ－ＮＭＲを測定し，Ｍ１/Ｍ２が０.２～３.０の範囲に含まれるか否か確認するという作業を，極めて多数の粘度指数向上剤について繰り返し行わなくてはならない。
そうすると，当業者が，本願発明の粘度指数向上剤を製造して入手するには，過
度の試行錯誤を要するといわざるを得ない。
したがって，本願明細書は，当業者が実施できる程度の明確かつ十分に記載され
たものとは認められない。
(2) 原告の主張について
原告は，常法により製造又は購入により入手できるポリメタクリレート粘度指数
向上剤(1)に対して，１３Ｃ－ＮＭＲ測定を行い，Ｍ１/Ｍ２が０.２０以上３.０以下の測定結果を得れば，本願発明の粘度指数向上剤が得られると主張する。
しかしながら，上記のとおり，本願明細書の発明の詳細な説明の記載における特
定では，上記のような試行そのものが，当業者に過度の試行錯誤を要するものと認められる。そして，本願発明のＭ１，Ｍ２のようなパラメータを示した粘度指数向上剤が市販されていることを認めるに足りる証拠もなく，また，上記パラメータを指示すれば，直ちに本願発明の粘度指数向上剤の製造が可能であることを認めるに足りる証拠もない。
そのほか，原告がるる主張するところも，具体的な根拠を指摘するものではなく，当裁判所の採用するところではない。
(3) まとめ
以上のとおりであるから，本願明細書の発明の詳細な説明が，当業者において実
施できる程度に明確かつ十分に記載されたものとすることができないとした審決の判断には，誤りはない。
したがって，取消事由は，理由がない。
第６ 結論
よって，取消事由に理由がないから，原告の請求を棄却することとして，主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
森岡礼子
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/86170/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。