平成３０年５月２９日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成２７年（ワ）第１１９０号職務発明対価請求事件
口頭弁論終結日平成３０年３月８日
判決
原告Ｘ
同訴訟代理人弁護士大野聖二
小林英了
大野浩之
同訴訟復代理人弁護士木村広行
多田宏文
被告ソニー株式会社
同訴訟代理人弁護士熊倉禎男
富岡英次
松野仁彦
山本飛翔
渡辺光
同補佐人弁理士鈴木信彦
主文
１ 被告は，原告に対し，３１８１万８８３６円及びこれに
対する平成２７年１月２９日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え。
２ 原告のその余の請求を棄却する。
３ 訴訟費用は，これを１６分し，その１５を原告の，その
余を被告の各負担とする。
４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１ 請求
被告は，原告に対し，５億円及びこれに対する平成２７年１月２９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
１ 事案の要旨
本件は，被告の従業員であった原告が，被告に対し，職務発明について特許を受ける権利を被告に承継させたことにつき，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法（以下「旧法」という。）３５条３項の規定に基づき，相当の対価の未払分２９６億６９７６万３４００円の一部である５億円及びこれに対する請求の日（訴状送達の日）の翌日である平成２７年１月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２ 前提事実（根拠を括弧内（掲げた証拠の直後の〔〕内の記載はその関係ページ番号又は関係部分である。以下同じ。）に示す。）
⑴当事者
ア 原告は，昭和５６年４月から平成１７年７月まで被告の従業員であり，非接触式ＩＣチップの開発等に従事していた者である（争いのない事実）。
イ 被告は，情報処理装置及び記録媒体を含む電子・電気機械器具の製造，販売等を業とする株式会社である（争いのない事実）。被告は，原告らによって開発された非接触型ＩＣチップを利用したＩＣカードその他の販売等をしている（以下，上記非接触型ＩＣチップを利用するＩＣカード等に係る技術について，単に「ＦｅｌｉＣａ」ということがある。）。⑵職務発明及び特許を受ける権利の承継
ア 原告は，昭和６３年頃から非接触式ＩＣチップの開発に従事するようになり，平成８年５月頃から平成１２年３月頃までの間に，被告の他の従業員と共同で，別紙特許目録記載１～２０の発明（以下「本件発明」と総称し，個別の発明を同目録の１～２０の各冒頭に記載の名称に付された番号〔１～１２〕に従い「本件発明１」，「本件発明２－１」などという。また，本発明２－１及び２を「本件発明２」，本件発明３－１及び２を「本件発明３」，本件発明４－１及び２を「本件発明４」，本件発明５－１～３を「本件発明５」，本件発明６－１及び２を「本件発明６」，本件発明１０－１～３を「本件発明１０」と総称する。）をした。
本件発明は，被告の業務範囲に属し，かつ，発明をするに至った行為が被告における原告の職務に属するものであった。（争いのない事実）
イ 原告は，被告に対し，別紙特許目録記載１～２０の各⑴に記載の日頃に本件発明を報告し，その頃，本件発明についての特許を受ける権利を譲渡した（争いのない事実，乙２７～３６）。
⑶被告の特許出願及び登録
被告は，別紙特許目録記載１～２０の各⑵に記載のとおり，本件発明につき特許出願をし，特許登録を受けた（以下，本件発明の特許出願の願書に添付された明細書及び図面を総称に係る本件発明１～１２の番号に従い「本件明細書１」などといい，本件発明に係る特許を「本件特許」という。）。本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，同目録記載１～２０の各⑶に記載のとおりである。（争いのない事実）
⑷被告の職務発明に関する規定の定め
被告は，被告の役員及び従業員が職務上行った発明の取扱い等につき，「発明考案規定」を設けている。発明考案規定は●省略●に改正され，その後も複数回の改正がされたが，●省略●改正後のものには，いずれも次の趣旨の定めがある（乙３７～４６。以下，これらの発明考案規定を総称して「被告発明考案規定」という。）。
ア 職務発明をした場合には社外に発表する前に直ちに上司に届け出，知的財産権の登録を受ける権利を被告に譲渡すること。
イ 被告は，職務発明をした役員又は従業員に対し，発明を報告した際には発明報告褒賞金を，特許出願をしたときに出願表彰褒賞金を，特許登録を受けた発明を実施又は実施許諾によって特に顕著な功績が認められた場合は特別表彰又は実施等に関する報奨金（平成２０年４月１日改正前は「褒賞金」。以下，「報奨金」というときは，同改正前の「褒賞金」を含むことがある。）を支払う。
⑸被告による現物出資
被告は，平成１５年１２月頃，会社分割によりフェリカネットワークス株式会社（以下「ＦＮ社」という。）を設立し，その頃，ＦＮ社に対し，●省略●（以下「本件対象実施権」という。）その他の知的財産権の使用を許諾した（争いのない事実，乙４８〔別紙４の番号１５，１８，２０，２２，３０，３１，４９，５１〕，弁論の全趣旨）。
⑹被告による本件発明の実施
被告は，別紙被告製品目録記載１～６の製品に係るＩＣチップ（以下，同目録記載１～６の各欄に記載された製品群を各欄冒頭の番号に従い「被告製品１」などといい，これらを併せて「被告製品」という。）のうち，被告製品１～５を製造販売しており，被告製品６を平成１６年１月７日まで製造販売していた。このうち，被告製品５にはセキュアタイプと呼ばれる仕様の製品（かざされたＦｅｌｉＣａＩＣカード，トークン等が真正なものであることを当該製品内において認証する機能を有するもの）とノンセキュアタイプと呼ばれる仕様の製品（上記機能を有しないもの。以下，上記各仕様の被告製品５をそれぞれ「被告製品５セキュア」，「被告製品５ノンセキュア」という。）がある（争いのない事実，弁論の全趣旨）。
次表（以下「実施関係表」という。）の本件発明欄記載の番号に対応する本件発明につき，被告製品１～６欄に「○」が記載された被告製品及び「▲」が記載された被告製品のうちＥＥＰＲＯＭが搭載された製品はそれぞれ当該欄記載の発明の実施品であり，「－」が記載された被告製品は当該欄記載の発明の実施品でない（争いのない事実，弁論の全趣旨）。実施関係表の「▲」が記載された被告製品のうちＦｅＲＡＭが採用された製品及び「◆」が記載された被告製品について，それぞれ当該欄記載の発明の実施品である否かについては当事者間に具体的な争いがある。
本件
発明
被告製品
被告製品
被告製品
被告製品
被告製品
５セキュ
ア
被告製品
５ノンセ
キュア
被告製品
1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●2-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●2-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●3-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●3-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●4-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●4-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●5-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●5-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●5-3 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●6-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●6-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
7 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
8 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
9 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●10-1 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●10-2 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●10-3 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
11 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
12 ●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●⑺実施報奨金の支払
被告は，原告に対し，遅くとも平成２８年３月頃までに，次表の本件発明欄記載の各本件発明につき，発明が実施，実施許諾されたことに基づく報奨金として金額欄記載の報奨金を支払った（合計●省略●。争いのない事実，甲１５）。
本件発明金額
１，１１●省略●
２ ●省略●
３ ●省略●
４ ●省略●
５ ●省略●
６ ●省略●
７，１２●省略●
８ ●省略●
９ ●省略●
１０ ●省略●
⑻消滅時効の援用
被告は，原告に対し，平成２７年１０月２３日の本件第３回弁論準備手続期日において，本件発明に係る各特許の登録日前の実施に対応する相当の対価支払請求権につき消滅時効を援用するとの意思表示をした（当裁判所に顕著な事実）。
３ 争点
旧法３５条３項の「相当の対価」の支払請求権の存否及び額につき，次の点が争点である。
⑴被告製品における本件発明の実施の有無
ア ＦｅＲＡＭが採用された被告製品１及び６（本件発明２の実施）
イ ＦｅＲＡＭが採用された被告製品１及び６（本件発明３の実施）
ウ 被告製品１（本件発明１２の実施）
エ 被告製品５ノンセキュア（本件発明１，１１の実施）
オ 被告製品５（本件発明２の実施）
カ 被告製品５（本件発明３の実施）
キ 被告製品５（本件発明４－２の実施）
ク 被告製品５（本件発明５－１，５－３の実施）
ケ 被告製品５（本件発明６－２の実施）
コ 被告製品５ノンセキュア（本件発明７の実施）
サ 被告製品５ノンセキュア（本件発明９の実施）
シ 被告製品５（本件発明１０－１の実施）
ス 被告製品５（本件発明１０－２の実施）
⑵本件発明により受けるべき利益
ア 本件発明の被告による実施に伴う利益
イ ＦＮ社に対する実施権の現物出資に伴う利益
ウ 第三者に対する実施許諾に伴う利益
⑶本件発明について被告が貢献した程度
⑷本件発明に対する発明者間における原告の貢献の程度
⑸登録日前の実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時効の成否
４ 争点についての当事者の主張
⑴争点⑴（被告製品における本件発明の実施の有無）について
（原告の主張）
被告製品については，原告主張のとおり本件発明が実施されている。このことは，被告からの平成２６年１０月２７日付け回答書（甲１５）において被告が実施を認めた事実やその前後の経緯等に鑑みれば明らかである。被告が本件発明を実施したことを争う被告製品について，具体的には後記ア～スのとおり，本件発明の技術的範囲に属する。
また，被告製品が本件発明の直接実施品でないとしても，被告製品の販売等による被告の売上げの中に法的独占権に由来する利益があるといえる場合は相当の対価の算定の基礎となる利益（独占の利益）に含めるべきである。そして，仮に第三者が製造販売していれば，特許法１０１条所定の間接侵害が成立する製品の製造販売については，同条２号及び５号の創設前であっても，上記の独占の利益の算定に含めるべきである。
ア ＦｅＲＡＭが採用された被告製品１及び６（本件発明２の実施）本件発明２－１の「第１の領域」及び「第２の領域」は，データ領域に割り当てられた所定の物理ブロック番号を直接記憶，管理するものに限定されることはない。このことは，①特許請求の範囲の記載に，記憶，管理するものが所定の物理ブロック番号であると限定する旨の記載がないこと，②非接触通信における通信状態の不良によるメモリコラプションのおそれを防止する課題（本件明細書２の段落【０００６】等）の解決とブロック番号群の記憶方法は関係しないこと，③本件明細書２にデータ領域に対応するブロック番号（【図７】）を「第１の領域」「第２の領域」に対応させる実施例に加えてポインタ領域に対応するブロック番号（【図１１】）が含まれる実施例が記載されていることから明らかである。被告が指摘する意見書（乙１５８）は，「ブロック番号」がデータ領域に対応するブロック番号であることを主張するものでないから，被告の主張する解釈に限定される根拠とならない。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/87930/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。