平成３０年１０月２５日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成２９年(ワ)第１００３８号特許権移転登録手続等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年７月３日
判決
原告株式会社セリックス
同訴訟代理人弁護士小林幸夫
同弓削田博
同河部康弘
同藤沼光太
同神田秀斗
同平田慎二
同補佐人弁理士中井博
同岡本茂樹
被告アサクラインターナショナル有限会社
同訴訟代理人弁護士山田威一郎
同柴田和彦
同補佐人弁理士立花顕治
同藤原賢司
主文
１ 被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の特許権につき，特許法７４条１項を原因とする移転登録手続をせよ。
２ 原告のその余の請求を棄却する。
３ 訴訟費用はこれを１０分し，その３を原告の，その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
１ 主文第１項に同じ。
２ 被告は，原告に対し，３００万円及びこれに対する平成２７年３月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要
本件は，原告が，発明の名称を「自動洗髪装置」とする別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」といい，これに係る特許を「本件特許」という。）に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたにもかかわらず，被告において，上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願（特許法１２３条１項６号）に当たると主張して，被告に対し，①特許法７４条１項に基づき，本件特許権の移転登録手続を求めるとともに，②民法７０９条に基づき，損害賠償金３００万円（弁護士・弁理士費用相当額）及びこれに対する不法行為の日である平成２７年３月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１ 前提事実（証拠等を掲げた事実以外は，当事者間に争いがない。）⑴当事者
ア 原告は，各種装置や機械設備を設計し，オーダーメイドで当該機械を製造することを主たる業務とする株式会社である。
イ 被告は，美容室の営業を主たる業務とする特例有限会社である。⑵本件特許権の設定登録等
被告は，平成２７年３月１７日，本件特許権に係る発明（以下，本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１に記載の発明を「本件特許発明１」，請求項２に記載の発明を「本件特許発明２」，請求項３に記載の発明を「本件特許発明３」といい，これらを総称して「本件特許発明」という。）につき，被告単独で特許出願し，平成２８年６月３日に本件特許権の設定登録を受けた（甲１）。
⑶本件特許発明（甲１）
ア 本件特許発明１
被洗髪者の頭部を覆う湾曲形状を有する支持部材と，前記支持部材の外面側に配置される袋状体と，前記袋状体を駆動する駆動手段とを備え，前記支持部材は，外面側と内面側とを連通する連通部が形成され，前記袋状体は，前記連通部に挿入される複数の突起部を有し，流体の導入により膨張して前記突起部が前記支持部材の内面側に突出するように構成されており，前記駆動手段は，膨張した前記袋状体を前記支持部材の外面に沿って駆動する自動洗髪装置。
イ 本件特許発明２
前記支持部材は，洗髪液が通過する流路を内部に有し，内面側に形成された吐出口を介して洗髪液を吐出することができる請求項１に記載の自動洗髪装置。
ウ 本件特許発明３
前記駆動手段は，前記袋状体に動力伝達機構を介して連結された電動モータを備える請求項１または２に記載の自動洗髪装置。
⑷原告代表者による「全体構想計画案」の作成及び原告への権利譲渡
ア 原告代表者は，平成２６年４月５日に，全体構想計画案Ｆｉｇ：１及びＦｉｇ：２（甲２の１，甲２の２。以下，併せて「全体構想計画案」という。）を作成した。この全体構想計画案には本件特許発明の構成がすべて開示されていた（当事者間に争いのない事実（答弁書４頁参照））。
イ 原告代表者は，本件特許発明の発明者が原告代表者であることを前提に，本件特許発明の完成時に，原告に対し，同発明に係る特許を受ける権利を譲渡した（甲４）。
２ 争点
⑴本件特許発明の発明者は誰か（争点１）
⑵弁護士費用及び弁理士費用（以下「弁護士費用等」という。）のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否（争点２）
３ 争点に関する当事者の主張
⑴争点１（本件特許発明の発明者は誰か）について
［原告の主張］
次のとおり，本件特許発明の発明者は原告代表者であって，被告代表者は発明者ではない。
ア 原告代表者は，平成２６年３月頃，雑談の中で被告代表者から市場ニーズにマッチした自動洗髪装置が存在しないことを聞き，原告の有する技術であれば市場ニーズにマッチした自動洗髪装置を製造できる旨伝えたところ，被告代表者から「本当にそんなことができるんですか。できるのであれば，ぜひ開発してほしい。」と言われ，自動洗髪装置の開発依頼を受け，同装置の開発を始めた。
その結果，原告代表者は，頭部の形状等が個人で異なり，頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として，柔らかいエアーバックに突起部を備え，エアーバックに空気を入れて膨張させるという着想に至った。その過程で，原告代表者は，同年４月５日に全体構想計画案を，同月２２日に業務日報Ｎｏ．３をそれぞれ作成し，本件特許発明を完成させた。
イ 原告代表者は，上記アのとおり，平成２６年３月頃，被告代表者から自動洗髪装置の開発依頼を受けたが，その際，自動洗髪装置の具体的構成について，被告代表者から一切指示を受けていない。
ウ 原告代表者は，被告代表者が原告代表者の発明を無断で単独出願するなどとは想定もしていなかった。原告代表者が，本件特許の出願人代理人である訴外Ａ弁理士（以下「Ａ」という。）から甲第５号証の電子メール及び甲第６号証の出願関係書類の案の送付を受けた際，何ら異議を述べなかったのは，単に冒認出願の事実を知らなかったからというだけである。
［被告の主張］
次のとおり，本件特許発明の発明者は被告代表者であって，原告代表者は発明者ではない。
ア 本件特許発明は，平成２３年に被告代表者が開発した指状の突起を有する手動式の洗髪用具（以下「被告手動洗髪用具」という。）がベースになっている。被告代表者は，海外で美容室を展開していくに当たって，人間の手に近い感覚で頭皮のマッサージができる自動洗髪装置の開発をかねてから志向していたが，平成２６年２月ころ，被告手動洗髪用具の指状の突起部と同様の形状の突起部を有する装置で，被洗髪者の頭を覆い，エアバッグ（袋状体）の振動を利用して頭皮をマッサージしながら洗う機械を着想し，乙第２号証の図面を作成した。
そして，被告代表者は，同年３月７日の打合せで，原告代表者に対し，被告代表者が考えていた技術内容を説明し，具体的に機械の設計を依頼した。この時点で，本件特許発明は既に完成していた。
イ 原告がオーダーメイドで機械の設計を行う会社であり，被告からの依頼に基づき，自動洗髪装置の具体的な設計や開発を行ったことに関しては，被告としても特段争うものではないが，本件特許発明の特徴的部分は，平成２６年３月７日の時点で既に完成していたものであるから，その後の具体的設計作業を原告が行っていたとしても，被告代表者が本件特許発明の発明者であることに変わりはない。
本件特許の出願について，被告代表者とＡの打合せの日程は、いったん同年４月４日に決まったが、その後、被告代表者に別の予定が入ってしまったため、同日の打合せはキャンセルになり、実際には、同年５月２日にＡとの初回の打合せが行われた。この打合せで、被告代表者からＡに対して、発明の内容の説明を行い、同月１４日付けでＡから被告代表者に対し、先行文献調査の結果が送られてきているが、当初の予定では、同年４月４日の時点で打合せが行われる予定だったのであり、甲第２号証の図面（全体構想計画案）が完成するよりも前の段階で、被告代表者が本件特許発明を完成させていたことは明らかである。原告は、同年３月７日の時点では、「自動洗髪装置の開発依頼を受けただけで、その具体的構成については一切指示を受けていない。」との主張をしているが、何ら具体的構成を発案していない段階で弁理士との打合せ予定の調整を行うことは通常では考えにくい。
ウ 原告代表者は，Ａから甲第５号証の電子メール及び甲第６号証の出願関係書類の案の送付を受けた際，被告代表者が発明者になっていること，及び，出願人が原告及び被告になっていることを認識していたにもかかわらず，何ら異議を述べず，本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかったが，これは，原告代表者自身も，被告代表者が本件特許発明の発明者であると認識していたことの何よりの証左である。
⑵争点２（弁護士費用等のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否）について
［原告の主張］
ア 被告による本件特許の出願は，本件特許発明の特許を受ける権利を有さずにした冒認出願であり，故意又は過失により，原告の特許を受ける権利を侵害するものであるから，不法行為に当たる。
イ 当該不法行為がなされたことにより，原告は，被告に対し，弁護士及び弁理士に依頼をし，本件訴訟を提起せざるを得なかったのであり，本件紛争解決のために要する弁護士費用等は３００万円を下らないから，被告の不法行為により，原告には３００万円の損害が生じている。
［被告の主張］
否認ないし争う。
第３ 当裁判所の判断
１ 争点１（本件特許発明の発明者は誰か）について
⑴前記第２の１の前提事実に加え，証拠（後記アないしキに共通するものとして，甲２０，原告代表者本人。それ以外については各括弧内掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア 原告は，昭和５７年に設立され，様々な分野で使用される装置や機械設備を設計し，顧客からの要望に応じてオーダーメイドで当該機械を製造することを主たる業務とする株式会社であり，既製品として存在しない各種の機械装置を短期間で開発・製造することを得意業務とすると自負している。原告代表者は，新たな開発をする際には，アイデアを従業員との間でやり取りして，その内容を業務日報に記録していく方法を採っていた。
被告は，美容室の営業を主たる業務とする特例有限会社である。被告代表者は，高校卒業後，大学で電子工学を学び，卒業後，美容学校を経て，美容師として稼働するようになり，昭和４８年に被告を設立して以降，被告の代表取締役を務めている。被告代表者は，発明の名称を「パーマネントウェーブ用補助具」，「毛髪のウェーブ形成方法」，「頭髪の縞染め用器具」とする各発明につき，自らを発明者とする特許を受けている（甲１３ないし１５）。原告と被告は，原告が被告からはさみの補助器具の製造依頼を受けたのを契機として，３０年来の付き合いがあった。
イ 平成２６年３月７日，原告代表者は，被告代表者のもとを訪れて雑談している際に，被告代表者から市場のニーズに適合した自動洗髪機が存在しない旨の話を聞いた。原告代表者が原告の技術によれば被告代表者の望むような自動洗髪機を製造開発できる旨を伝えたところ，被告代表者は，原告代表者に対し，自動洗髪機の開発を依頼した。その際，被告代表者は，原告代表者に対し，自動洗髪装置の具体的構成について説明や指示をしていない。
ウ 原告代表者は，自動洗髪機の開発に当たり，まず他社の先行特許の調査を行い，先行特許のうち，頭皮に触れずにシャワーの水圧で流す方法については，カットした短い毛が毛根の近くに入っているとうまくとれないという問題があり，他方，ギアを使って突起にかかる圧力を均等にする方法については，１つの線状の形でも複雑であり，頭の形を覆う球面にすると更に複雑となるほか，安全面やコストの点でも問題がある等の分析を重ねた。このほか，原告代表者は，突起等をばねで伸ばす方法も検討したが，突起等が３本を超えた場合に，適正な荷重を得られず，適正な圧力で頭を洗うことができないという結論に至った。
このような分析・検討を経て，原告代表者は，頭部の形状等が個人で異なり，頭部全体に均等な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として，柔らかいエアバッグに突起部を備え，エアバッグに空気を入れて膨張させるという着想にたどり着いた。
そして，原告代表者は，平成２６年４月５日に，本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案（甲２の１，甲２の２）を作成し，同月７日，被告代表者に対し交付した。その後，同月２２日，原告代表者は，本件特許発明について記載した業務日報（甲３）を作成した。
エ Ａは，平成２６年５月２日，被告代表者から自動洗髪機に係る特許出願について初回の相談を受け，同月１４日，被告代表者に対し，自動洗髪機に関する先行特許調査を行ったが，本件特許発明に類似する先行特許は見つからなかった旨を報告するとともに，被告代表者の指示を待って特許出願手続を進める旨を記載したメールを送信した（乙８）。
被告は，（所在地は省略）中小企業団体中央会（所在地は省略）地域事務局に対し，「平成２５年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の公募申請書類を提出し，平成２６年５月１５日に同申請が受け付けられた旨の通知を受けた。この公募申請書類である事業計画書には，自動洗髪機を示す図も記載されていた(甲９の１，９の２)。
オ 平成２６年７月１１日，原告代表者は，被告代表者に対し，「昨日申し受けました資料」として，本件特許発明に係る内容を記載した業務日報の該当箇所の画像を添付したメールを送信した（甲１７の１ないし１７の７）。
カ 平成２６年７月１５日，原告代表者は，前日に被告代表者から頼まれていたとおり，それまで面識のなかったＡに電話で連絡をとった。その後，原告代表者は，同月２３日にＡから，特許出願に向けて，本件特許発明の発明者として原告代表者と被告代表者の両名が記載された案文の電子ファイル（甲６）が添付され，文面に「アサクラインターナショナル様とセリックス様の共同出願として記載しています。」と記載された電子メールの送信を受けた（甲５）。
原告代表者は，自ら発明したものでも，顧客である被告が特許を取り，原告が製造を請け負って利益を得る形で双方が理解してやってきたとの認識があったこと，特許については最終的に申請する際に被告代表者と話せば足りると考えていたことから，この時点で被告代表者が共同発明者となっていることにつき異議を述べなかった。
キ 平成２７年３月９日，被告が原告に対し，これ以上の開発依頼をストップする旨を通告したのに対し，原告が「それならば知財については当社が引き受ける。」と伝え，原告・被告間の自動洗髪装置開発の業務委託関係は終了した。
ク 被告は，平成２７年３月１７日，本件特許発明につき，被告単独で特許出願し，平成２８年６月３日に特許登録を受けた（甲１）。
ケ 原告は，平成２７年１２月２９日，発明の名称を「自動洗髪機」とする発明を原告単独で特許出願し，平成２８年１１月１８日に特許登録を受けた（乙４）。
コ 被告は，原告を被告とする損害賠償等請求訴訟（本件特許権に基づくものではない。）を（所在地は省略）地方裁判所に提訴し（以下「別件訴訟」という。），別件訴訟について，平成２８年１１月２５日，証拠として本件特許に係る特許願及び特許証を提出した（甲１８）。
サ 平成２９年３月２７日，原告は，本件訴訟を提起した。
本件訴訟において，被告は，当初，全体構想計画案は，被告代表者がこれに先行して作成し原告代表者に提示した図面（乙３）や被告代表者の説明をほぼなぞっただけのものにすぎないと主張し（答弁書６頁），乙第３号証の作成時期を平成２６年３月頃とする証拠説明書を提出した。
しかし，原告が，乙第３号証の図面には，全体構想計画案を構成する甲第２号証の１の図面を複製・修正して作成されたものであることを示す複数の痕跡が残されている旨を指摘して，乙第３号証は全体構想計画案より後に作成されたものである旨主張したところ（原告第１準備書面４頁以下），被告は，乙第３号証の作成日に関して，これ以上争わないと主張するに至った（被告第２準備書面２頁）。
その後，第１回口頭弁論期日の被告代表者本人尋問において，被告代表者は，乙第３号証の図面は，全体構想計画案を構成する甲第２号証の１の図面を使って作ったものである旨を供述した。また，上記答弁書の記載について，そのような説明を被告訴訟代理人に説明した記憶はなく，乙第３号証の作成時期につき平成２６年３月頃と説明していない旨も供述した。
⑵前記⑴アないしウ及びオの認定事実によれば，原告代表者は，顧客である被告代表者から自動洗髪機の開発依頼を受け，先行特許の調査等を経て，エアバッグを利用する方法を着想するに至り，それを踏まえて本件特許発明の構成が全て開示されている全体構想計画案等を自ら作成したものであるから，本件特許発明の発明者に当たるというべきである。
他方，被告代表者については，前記⑴イ，エないしカの認定事実からすれば，自動洗髪機の開発につき原告代表者に依頼し，本件特許発明につき特許出願する段取りを整えたり，事業計画を策定して公的補助を受ける準備をしたりしたことは認められるが，本件特許発明の完成に当たり，発明者と評価するに足るだけの貢献をした具体的事実は認められない。
これに対し，被告は，かねてから人間の手に近い感覚で頭皮のマッサージができる自動洗髪装置の開発を志向していた被告代表者が，平成２６年２月頃，被告手動洗髪用具の指状の突起部と同様の形状の突起部を有する装置で，被洗髪者の頭を覆い，エアバッグ（袋状体）の振動を利用して頭皮をマッサージしながら洗う機械を着想し，乙第２号証の図面を作成し，その後の同年３月７日の打合せで，上記技術内容を被告代表者に対し説明して，具体的に機械の設計を依頼したものであって，この時点で本件特許発明は既に完成していたのであるから，本件特許発明の発明者は被告代表者であって，原告代表者ではない旨を主張し，これに沿う証拠としては，被告代表者の陳述書（乙２０）及び本人尋問における供述（以下，併せて「被告代表者の供述等」という。）がある。しかしながら，被告代表者の供述等については，乙第２号証の図面につき本件特許発明の構成が開示されているとは認め難く，他に上記打合せの時点で本件特許発明を被告代表者が完成させていたと認めるに足りる客観的な裏付けがないこと，前記⑴サで認定したとおり，乙第３号証に係る被告の主張等が大きく変遷等していること（被告は当初，原告代表者が作成した全体構想計画案は被告代表者が作成した乙第３号証をほぼなぞっただけのものである旨主張していたのに，原告から矛盾点の指摘を受けるや主張を変遷させ，被告代表者本人尋問においても，上記の当初の主張内容を訴訟代理人に説明していないなどと不合理な供述をしていること），被告代表者の供述等は，本件特許発明を着想するに至った経緯について曖昧かつ抽象的な内容に終始していること等を併せ考慮すれば，その信用性は低いものといわざるを得ない。また，本件特許発明の発明者が被告代表者であったと認めるに足りる他の証拠も見当たらない。そこで，被告の前記主張は採用できない。
さらに，被告は，前記⑴カで認定したとおり，原告代表者がＡから電子メールに添付された出願関係書類の案の送付を受けた際，被告代表者が発明者となっていること等につき何ら異議を述べず，本件訴訟に至るまで自らが発明者であるとの主張を一切してこなかった点を指摘するが，前記⑴アで認定した原告の業態からすれば，前記⑴カで認定したとおり，原告が開発した機械を製造することにより経済的利益を得られる限り，特許の取得等についてはこだわらないという方針をとることも不合理ではないことからすれば，上記の点から直ちに被告代表者が本件特許発明の発明者ないしは共同発明者であったと推認することはできず，原告代表者が本件特許発明の発明者であったという前記認定を左右するものではない。
以上のとおり，本件特許発明の発明者は原告代表者であって，被告代表者ではない。
そうすると，原告代表者が本件特許発明の特許を受ける権利を有する一方，被告は本件特許発明の特許を受ける権利を有さないから，被告による出願は冒認出願であって特許法１２３条１項６号に該当する。したがって，原告代表者から特許を受ける権利を承継した原告は，被告に対し，特許法７４条１項に基づく特許権移転登録手続請求権を有する。
２ 争点２（弁護士費用等のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否）について
不法行為の被害者が，自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ，訴訟追行を弁護士に委任した場合には，その弁護士費用は，事案の難易，請求額，認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り，不法行為と相当因果関係に立つものというべきである（最高裁昭和４１年（オ）第２８０号，同４４年２月２７日第一小法廷判決・民集２３巻２号４４１頁参照）。
しかしながら，本件においては，冒認出願による損害として，本件訴訟追行に要した弁護士費用等以外の損害の主張はなく，弁護士費用等以外の損害を認めることはできない。そうすると，原告が，冒認出願の被害者として，冒認出願により生じた損害について損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため，本件訴えを提起することを余儀なくされたとは認められない。また，冒認出願をした者が，真の権利者から冒認の事実を指摘されてもなお，合理的な理由なくこれを否定し，逆に自らが特許権者であることを前提に，真の権利者に対し訴訟を提起して特許権を行使し，真の権利者による応訴を余儀なくしたような場合には，他の損害の発生の有無にかかわらず，真の権利者の訴訟追行（応訴）に要した弁護士費用等を不法行為に基づく損害として請求し得るというべきであるが，本件は，被告による不当提訴を不法行為と主張するものでもない。なお，上記⑴コの事実を考慮しても，別件訴訟により原告が本件訴訟を提起することを余儀なくなされたとは認めるに足りない。
したがって，本件において，原告は，被告に対し，不法行為に基づき，弁護士費用等のみを損害とする損害賠償請求をすることはできないというべきである。
３ 結論
よって，原告の請求のうち，特許権移転登録手続請求については理由があるからこれを認容し，不法行為に基づく損害賠償請求については理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官 沖中康人
裁判官 横山真通
裁判官 奥俊彦
特許権目録
１ 特許番号特許第５９４４０２５号
２ 発明の名称自動洗髪装置
３ 出願番号特願２０１５－５３１６７
４ 出願日平成２７年３月１７日
５ 登録日平成２８年６月３日
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/88107/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。