平成３１年３月２０日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００３４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年２月２０日
判決
原告メルクパテントゲゼルシ
ャフトミットベシュレン
クテルハフツング
同訴訟代理人弁理士葛和清司
塩崎進
杉江顕一
井上純一郎
木村伸也
小田切美紗
矢後知美
松浦綾子
大栗由美
千野櫻子
木羽邦敏
被告ＤＩＣ株式会社
同訴訟代理人弁護士塚原朋一
設樂隆一
寺下雄介
柳本高廣
同弁理士長谷川芳樹
清水義憲
吉住和之
中塚岳
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
３０日と定める。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１４－８０００５６号事件について平成２９年１１月６日にした審決のうち，特許第３８２８１５８号の請求項１，４ないし１４，２５ないし３４に係る部分を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 特許庁における手続の経緯
⑴原告は，平成９年６月１８日，発明の名称を「液晶表示デバイス」とする発明について特許出願をし（パリ条約による優先権主張外国庁受理：１９９６年（平成８年）７月１日，欧州特許庁（ＥＰ）），平成１８年７月１４日，設定登録を受けた（特許第３８２８１５８号。請求項の数１５。以下「本件特許」という。）。⑵被告は，平成２６年４月１１日，特許庁に対し，本件特許に係る請求項１及び４～１４について無効審判請求をし，無効２０１４－８０００５６号事件として係属した。
⑶原告は，平成２９年３月２１日，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること（特許法１３４条の２第１項４号）等を内容とする訂正請求をした（甲６７。以下「本件訂正」という。）。その結果，本件における無効審判請求の対象となる特許は，請求項１，４～１４及び２５～３４に係るものとなった。
⑷特許庁は，同年１１月６日，本件訂正を認めた上，「特許第３８２８１５８号の請求項１，４ないし１４，２５ないし３４に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１６日，原告に送達された（なお，出訴期間として９０日が附加された。）。
⑸原告は，本件審決を不服として，平成３０年３月１５日，本件訴えを提起した。
２ 特許請求の範囲の記載
本件訂正に係る本件特許の特許請求の範囲請求項１，４～１４及び２５～３４の記載は，別紙１「特許請求の範囲」記載のとおりである（以下，請求項の順に「本件訂正発明１」などといい，これらの発明を併せて「本件訂正発明」という。）。本件訂正後の明細書（甲６７添付の訂正明細書）及び図面（甲３８）を併せて「本件訂正明細書」という。
３ 本件審決の理由の要旨
⑴本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，①本件訂正発明は，発明の詳細な説明に記載されたものではないから，これらの発明についての特許は，特許法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」という。）を満たしていない特許出願に対してされたものであり，②本件訂正発明１４は，後記引用例記載の発明（以下「引用発明１Ａ」という。）と実質的に区別することができないから，特許法２９条１項３号に該当し，③（ⅰ）本件訂正発明４，８，１０，１２，１４，２６，３１及び３３は，引用発明１Ａ並びに甲１，９及び１９に記載の事項と本件優先日時点の常套手段に基づいて，（ⅱ）本件訂正発明６及び７は，引用例記載の別の発明（以下「引用発明１Ｂ」という。）並びに甲１及び９に記載の事項と本件優先日当時の常套手段に基づいて，それぞれ当業者が容易に想到し得るものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり，無効にすべきものである，などというものである。引用例：欧州特許出願公開第６５９８６５号明細書（甲１。１９９５年（平成７年）６月２８日公開）
⑵サポート要件適合性に関する判断
本件審決は，サポート要件適合性につき，おおむね以下のとおり判断した。
ア 本件訂正発明の解決しようとする課題
本件訂正発明の解決しようとする課題は，「偏光板の光学的性質を広い視角範囲にわたり増強させ，組み立てが容易であり，重合性液晶組成物が高融点を示し配向および重合に高温を要するという欠点を有していないホメオトロピック配向または傾斜したホメオトロピック配向を有する補償膜の提供，このような補償膜を備えた液晶表示デバイスの提供，並びにこのような補償膜を調製できる重合性メソゲン物質の混合物の提供」にあるものと認められる。
イ 詳細な説明に記載された発明
一般に「化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって，化学物質の発明の有用性を知るには，実際に試験を行い，その試験結果から，当業者にその有用性が認識できることを必要とする。」とされている。そして，全文訂正明細書の発明の詳細な説明の例１Ａ～例３の具体例として化合物⑴～⑻が記載され，そのうちの化合物⑴～⑹について，「本明細書に記載の補償板として使用することができるホメオトロピック配向を有するポリマーフィルム」が得られたという試験結果が示されているところ，化合物⑴～⑻は，いずれも「Ｐ－（Ｓｐ－Ｘ）ｎ－ＭＧ－Ｒ」で示される「式 I」において，Ｐが重合性基としてのアクリレート基（ＣＨ２＝ＣＨＣＯＯ－）であり，Ｓｐが炭素数３又は６個の直鎖状アルキレン基〔－（ＣＨ２）３－又は－（ＣＨ２）６－〕であり，Ｘが－Ｏ－であり，ｎが１であり，ＭＧがメソゲン基である場合の反応性メソゲン化合物に該当する。すなわち，当該「式Ｉ」で表される化合物において，Ｐ，Ｓｐ，Ｘがそれぞれ上記以外のものについては，当該化合物の有用性を当業者が認識できる程度の記載が，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に見当たらない。
また，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，良好な配向を備えたポリマーフィルムを得るためには，重合性メソゲン物質の混合物の液晶相でホメオトロピック配向又は傾斜したホメオトロピック配向状態で重合を行うべきであり，好ましくは１００℃又はそれ以下の低融点を有する重合性混合物を使用する必要があり，これにより低温で混合物の液晶相において硬化を行うことができる旨の記載がなされているところ，当該「式Ｉ」で表される化合物の全てが，良好な配向を備えたポリマーフィルムを得るために必要な物性（好ましくは１００℃以下の低融点を有する重合性メソゲン物質の混合物を形成し得る物性）を有し，これらが「ホメオトロピックまたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲にあることを裏付ける記載は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に見当たらない。
ウ 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との対比
本件訂正発明のいずれについても，化合物⑴～⑹以外のメソゲンの全てが，実際に合成して使用することができ，これらが「ホメオトロピックまたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲にあることを当業者が認識できる程度に裏付ける記載は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に見当たらない。
そして，本件訂正明細書の記載によれば，本件訂正発明の式 I（又は I’）の反応性メソゲン化合物のうち，１００℃以下の低融点を有さないものが「ホメオトロピックまたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」の提供をできる範囲にあると解することはできない。
また，メソゲンの分子量や立体構造や極性基の有無等によっても，その反応性メソゲン物質としての物性が大きく異なることも当業者の技術常識であるところ，上記各本件訂正発明の式Ｉ（又は I’）の反応性メソゲン化合物の全てが「ホメオトロピックまたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」，そのような「補償膜を備えた液晶表示デバイス」ないしそのような「補償膜を調整できる重合性メソゲン物質の混合物」の提供をできる範囲にあるといえる本件特許の出願時の技術常識の存在も見当たらない。
したがって，本件訂正発明に係る本件訂正後の各請求項の記載は，いずれも，発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められない。
⑶引用発明及びこれと本件訂正発明との対比
本件審決は，引用発明１Ａ及び１Ｂにつき，別紙２「引用発明」記載のとおり認定した。
また，本件審決は，各引用発明と本件訂正発明４，６～８，１０，１２，１４，２６，３１及び３３との一致点・相違点につき，別紙３「一致点・相違点」記載のとおり認定した。
⑷本件審決に至る審判の経緯
ア 審判長は，平成２７年１１月４日，平成２６年８月２０日付け訂正請求（甲４３）を認めた上，「特許第３８２８１５８号の請求項１，４ないし７，９，１１，１３，１４に係る発明についての特許を無効とする。特許第３８２８１５８号の請求項８，１０，１２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決の予告をした（甲５７。以下「第１予告」という。）。
イ 審判長は，さらに，平成２８年１２月１３日，同年２月８日付け訂正請求（甲５９）を認めた上，「特許第３８２８１５８号の請求項１，４ないし１４，２５ないし３２に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の予告をした（甲６６。以下「第２予告」という。）。
４ 取消事由
⑴手続違背（取消事由１）
⑵サポート要件の判断の誤り（取消事由２）
⑶新規性及び進歩性の判断の誤り（取消事由３）
ア 本件訂正発明１４に係る新規性判断の誤り（取消事由３－１）
イ 本件訂正発明４，８，１０，１２，１４，２６，３１及び３３に係る進歩性判断の誤り（取消事由３－２）
ウ 本件訂正発明６及び７に係る進歩性判断の誤り（取消事由３－３）
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（手続違背）について
〔原告の主張〕
⑴本件審決が，第２予告で認定された課題と異なる認定をしたこと
ア 本件審決は，本件訂正発明の課題を前記第２の３⑵アのとおり認定した。しかし，本件訂正発明の課題につき，第２予告では，「補償膜において，広い視野範囲にわたり，例えば輝度の増大といった光学的性質を改善すること」及び「補償膜を構成する重合性液晶組成物を製造するにあたり，配向，及び重合に高温を要しないものとすること」にあるとして，２点を並列に挙げていた。本件審決はこれをひとまとめにしており，第２予告の認定とは明らかに異なる。
また，「高温を要しないこと」につき，第２予告では，「本件訂正発明１の「式I」の定義を満たすメソゲンの全てが「ホメオトロピックまたは傾斜したホメオトロピック分子配向を有する補償膜」を好適に作製できる範囲にあるとは認められない」としていた。本件審決の認定は，第２予告と異なると共に，本件訂正明細書の記載とも異なる。
さらに，第１予告では，課題につき第２予告と同様の認定がされていたところ，当時の訂正発明のいずれもサポート要件を満たすものとして通知されている。このため，第１予告以降，サポート要件についてさほど議論はなされなかった。しかも，サポート要件に係る判断が第２予告で覆った具体的な理由も示されていない。このような経緯を踏まえると，第２予告のサポート要件違反の理由につき，低融点を必要条件とし，また融点とホメオトロピック配向性との関係性を前提とするものに本件審決で変化する理由について，第２予告の文脈からは推測できない。
イ 以上のとおり，本件審決は，サポート要件に関し，第２予告に至るまで低融点であることが課題解決のための必要条件であることや融点とホメオトロピック配向性との関係性が前提となっていることを明確に提示しないままなされたものであり，原告からその点に関する主張立証や訂正請求の機会を奪った点で，特許法１６４条の２第１項の規定に反する。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/88554/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。