平成３１年２月１４日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０２３６号審決取消請求事件（以下「甲事件」という。）平成２９年（行ケ）第１０２３７号審決取消請求事件（以下「乙事件」という。）口頭弁論終結日平成３０年１１月１４日
判決
甲事件原告・乙事件被告大阪ガスケミカル株式会社
（以下「原告」という。）
同訴訟代理人弁護士石川正
畑郁夫
重冨貴光
黒田佑輝
甲事件被告・乙事件原告田岡化学工業株式会社
（以下「被告」という。）
同訴訟代理人弁護士松本司
田上洋平
冨田信雄
主文
１ 原告の甲事件請求を棄却する。
２ 被告の乙事件請求を棄却する。
３ 訴訟費用は，甲事件・乙事件を通じてこれを２分し，それぞれを各自の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
１ 甲事件
特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２９年１１月２８日にした審決のうち，特許第４１４０９７５号の請求項１～４，６，８，９に係る部分を取り消す。
２ 乙事件
特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２９年１１月２８日にした審決のうち，特許第４１４０９７５号の請求項７に係る部分を取り消す。
第２ 事案の概要
１ 手続の経緯
(1) 被告は，名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について，平成２０年２月８日，特許出願をし（優先権主張：平成１９年２月１５日，優先権主張国：日本国），同年６月２０日，その特許権の設定登録（特許第４１４０９７５号）を受けた（甲１，以下「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
(2) 原告は，平成２５年２月２０日に本件特許の無効審判請求（無効２０１３－８０００２９号）をしたところ，特許庁は，平成２６年７月２５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「第一次審決」という。）をし，同審決の謄本は，同年８月４日に原告に送達された。
(3) 原告は，平成２６年９月１日，知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に対し，第一次審決の取消しを求める訴え（知財高裁平成２６年（行ケ）第１０２０２号，以下「第一次審決取消訴訟」という。）を提起し，知財高裁は，平成２８年１月２７日，「特許庁が無効２０１３－８０００２９号事件について平成２６年７月２５日にした審決を取り消す。」との判決（甲２４５，以下「前訴判決」という。）をした。被告は，最高裁判所に対し，前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成２８年（行ヒ）第１８５号)，最高裁判所は，平成２９年１月２０日，不受理決定をし，前訴判決は確定した。（甲２４５，乙４３，４４）
(4) 特許庁は，無効２０１３－８０００２９号について更に審理し，平成２９年１１月２８日，被告が同年２月９日付けでした，請求項５，１０を削除することを含む訂正請求（以下「本件訂正」という。）を認めた上，「特許第４１４０９７５号の請求項７に係る発明についての特許を無効とする。特許第４１４０９７５号の請求項１ないし４，６，８，９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。特許第４１４０９７５号の請求項５，１０についての本件審判請求を却下する。」との審決（以下「第二次審決」という。）をし，第二次審決の謄本は，同年１２月７日に原告及び被告に送達された。
(5) 原告は，平成２９年１２月２８日，第二次審決のうち，本件特許の請求項１～４，６，８，９に係る部分の取消しを求める訴訟（甲事件）を提起し，被告も，同日，第二次審決のうち，本件特許の請求項７に係る部分の取消しを求める訴訟（乙事件）を提起した。
２ 本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項１～４，６～９（以下，各請求項の発明を，請求項の番号に従い「本件発明１」などといい，併せて「本件発明」という。）は，以下のとおりのものである。
【請求項１】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から５０℃未満で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させることにより９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得，次いで，純度が８５％以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に６５℃以上で９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの析出を開始させる９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体の製造方法。」（本件発明１）
【請求項２】
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとの反応が，脱水条件下で行われる請求項１に記載の製造方法。」（本件発明２）
【請求項３】
「ヘテロポリ酸が，リン酸またはケイ酸と，バナジウム，モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも１つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項１～２に記載の製造方法。」（本件発明３）
【請求項４】
「ヘテロポリ酸が，ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項１～３に記載の製造方法。」（本件発明４）
【請求項６】
「溶媒が，トルエンまたはキシレンである請求項１～４に記載の製造方法。」（本件発明６）
【請求項７】
「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃である９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明７）【請求項８】
「Ｃｕ－Ｋα線による粉末Ｘ線回折パターンにおける回折角２θが１２．３°，１３．５°，１６．１°，１７．９°，１８．４°，２０．４°，２１．０°，２３．４°および２４．１°にピークを有する９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの結晶多形体。」（本件発明８）
【請求項９】
「回折角２θの最大ピークが１８．４°である請求項８に記載の結晶多形体。」（本件発明９）
３ 第二次審決の理由の要点
以下，本件の争点に関する部分（無効理由３，４）についてのみ摘示する。
(1) 無効理由３について
ア 特開２００７－２３０１６号公報（甲６）には以下の方法発明（以下「引用方法発明」という。）及び引用方法発明により製造された結晶発明（以下「引用結晶発明」という。）が記載されている。
引用方法発明
「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエン及び１００℃で減圧乾燥し結晶水を除いたケイタングステン酸を加え，トルエン還流下，生成水を反応系外に除去しながら攪拌し，得られた反応液からの析出により，純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン（以下「ＢＰＥＦ」ということがある。）の白色結晶を得る方法。」
引用結晶発明
「フルオレノン，フェノキシエタノール，トルエン及びケイタングステン酸を加え，得られた反応液からの析出により得た純度９６．２％の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの白色結晶」
イ 本件発明１と引用方法発明の対比及び相違点についての判断
一致点
「ヘテロポリ酸の存在下，フルオレノンと２－フェノキシエタノールとを反応させた後，得られた反応混合物から９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンを析出させることにより純度が８５％以上の９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレンの粗精製物を得る方法。」に関するものである点。
相違点
（相違点１－１）
本件発明１においては，粗精製物の段階で「５０℃未満でＢＰＥＦの析出を開始」させるのに対して，引用方法発明においては，粗精製物の段階における析出開始温度が特定されていない点。
（相違点１－２）
本件発明１においては，「次いで，該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒，に溶解させた後にＢＰＥＦの析出を開始」させるという特定の溶媒を用いた再結晶化の操作を更に行っているのに対して，引用方法発明においては特定の溶媒を用いた再結晶化の操作が更に行われていない点。
（相違点１－３）
本件発明１においては，再結晶化の段階で「６５℃以上でＢＰＥＦの析出を開始」させているのに対して，引用方法発明においては再結晶化の段階がなく，その段階における析出開始温度が特定されていない点。
相違点についての判断
ａ 相違点１－１について
甲６の実施例１０と本件明細書の実施例４は，実験条件及び結果が実質的に同じであり，同じ製造方法から同じ結晶が得られるはずであるから，引用方法発明においても，融点１０４℃のＢＰＥＦの多形体（以下，示差走査熱分析による融解吸熱最大が１００～１３０℃であるＢＰＥＦの結晶多形体を「多形体Ａ」ということがある。）が３８℃で析出しており，５０℃未満の析出開始温度で得られているものと推認される。したがって，相違点１－１について実質的な差異があるとは認められない。
ｂ 相違点１－２について
引用方法発明は，「煩雑な触媒除去操作や精製操作を行なうこと
なく，イオウ分を含まない高品質な製品を工業的有利に製造する方法を提供すること」を目的として，触媒の種類に工夫を加えた発明であるが，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けについては，甲６に示唆を含めて記載がない。また，甲１４（久保田徳昭ほか「分かり易い晶析操作」平成１５年１２月１日発行分離技術会。以下，同一書籍である甲１５８を併せて「甲１４’」ということがある。）に「製品特性として結晶形状が重要」であること及び「製造法を工夫することにより製品にさまざまな機能・特性を付与することが可能」になることが記載されているとしても，これは一般論としての可能性が述べられているにすぎない。甲６１～７０（特開２００４－２３７６号公報［甲６１］，特公平６－５７６７６号公報［甲６２］，特表平９－５００６５４号公報［甲６３］，特開平６－２８７１７７号公報［甲６４］，特開平１１－１７１８４３号公報［甲６５］，特開２００３－４０８３０号公報［甲６６］，特開平５－１３２４４１号公報［甲６７］，特開２００１－８１１７９号公報［甲６８］，特開２０００－１２８９７７号公報［甲６９］及び特開２００５－１２００５５号公報［甲７０］）にも，本件発明の「９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）フルオレン」（ＢＰＥＦ）に関する記載はなく，甲６７～７０は，ビスフェノールという特定のモノマーの結晶多形体に関するものであり，本件発明の化合物と異なる化合物について結晶多形体に関する記述があるからといって，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を得ようとする動機付けがあることにはならない。
医薬化合物の結晶多形体探索の動機付けについて，甲５（松岡正邦ほか「結晶多形の最新技術と応用展開」平成１７年８月３１日第１刷発行株式会社シーエムシー出版。以下，同一書籍である甲５，８６，１２４，２４４，乙１の２を併せて「甲５’」ということがある。）に記載があっても，化合物全般に結晶多形体の探索のための動機付けがあるわけではない。ＢＰＥＦは，モノマーとして溶媒に溶解して重合される原料であって，結晶形によってその後の重合物質に影響を与えるものではないから，結晶形によってそのバイオアベイラビリティーが異なる医薬品化合物の場合とは異なり，引用方法発明において，結晶多形体探索の動機付けがあったとはいえない。
⒝原告は，甲６（特開２００７－２３０１６号公報）には，反応溶
媒として，トルエンが使用され，そのまま晶析溶媒として用いることが示唆されているし，再結晶化することも示唆されていると主張しているが，この「再結晶」は，高純度化を目的とした精製操作としてのもので，本件発明１のように結晶多形体の作り分けを目的とした操作ではなく，他の結晶多形体を得るための操作を行う動機付けとなるものではない。また，引用方法発明（甲６の実施例１０）で得られたＢＰＥＦは，純度９６．２％と十分に高純度なものであり，煩雑な精製操作を行わないことを目的とする引用方法発明において，再結晶化の精製操作を追加して行うべき積極的な動機付けがあるとも認められない。
原告は，甲９（特開平１０－４５６５５号公報）及び甲１０（特開平１０－４５６５６号公報）には，芳香族炭化水素溶媒であるトルエン等を晶析溶媒に用いてＢＰＥＦの粗精製物を再結晶化することが記載されている上，甲１１（特開平９－２５５６０９号公報），甲１２（特開２０００－１９１５７７号公報）及び甲１３（特開２００５－１０４８９８号公報）には，トルエンを含む幅広い溶媒をＢＰＥＦの晶析溶媒に使用できることが記載されている旨主張しているが，ＢＰＥＦの新規な結晶多形体を提供するという課題の解決手段として，本件発明１の特定の晶析溶媒である芳香族炭化水素溶媒を選択的に使用することについては，甲６，９～１４及び他の甲号証の公知刊行物にも記載がなく，これが本件特許の優先日である平成１９年２月１５日（以下「本件優先日」という。）前の技術水準において当業者の技術常識になっていたと認めることもできない。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/88599/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。