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地裁判決一部認容

東京地判 令和元年9月11日

平成29年(ワ)第14685号 職務発明対価請求事件

AI 要約AI

職務発明の相当の対価の算定に当たり、特許法35条4項の「使用者等が貢献した程度」には、特許の取得・維持等に要した労力や費用等、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情を考慮し得るとした事例

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裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和元年9月11日 (2019-09-11)
事件番号
平成29年(ワ)第14685号
事件名
職務発明対価請求事件
裁判の種類・結果
判決 一部認容
判例集等
—
分野
民事・知的財産・特許権・民事訴訟
この事件の審級
  1. 第一審東京地判令和元・9・11(一部認容)
  2. 控訴審知財高判令和2・3・30

AI 要約AI

要旨

  • 職務発明の相当の対価の算定に当たり、特許法35条4項の「使用者等が貢献した程度」には、特許の取得・維持等に要した労力や費用等、使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情を考慮し得るとした事例
  • 共同発明者間の貢献度は、発明の特徴的部分への関与の程度に基づき、発明者とされた者のうち実際に特徴的部分の完成に関与した者を認定した上で、その貢献度を個別に認定した事例
事案の概要・争点・判断などを表示

事案の概要

  • 原告は、被告の従業員として吸水材の研究開発に従事し、本件各発明(FAMの製造方法に関する国内特許3件及び対応する外国特許)の共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた。
  • 原告は、被告に対し、特許法35条(平成16年改正前)3項又はその類推適用に基づき、相当の対価合計のうち5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた。
  • 被告は、職務発明取扱規定に基づく出願補償金・登録補償金を支払い、平成28年5月12日頃、原告に対し報奨金13万6015円と決定した旨通知した。
  • 争点は、①本件各発明により被告が受けるべき利益の額、②被告の貢献度、③共同発明者間における原告の貢献度である。

争点

  • 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(対象特許の寄与率)
  • 本件各発明に対する被告の貢献度
  • 本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度

判断

  • 争点1について:対象特許の寄与率は、被告単独保有の特許16件(各1)と共有特許3件(各0.5)の合計17.5分の1と認めた。拒絶査定が確定した別紙2記載12の特許は寄与しないとし、共有特許は被告の持分が2分の1と推認されるとした。
  • 争点2について:規範:特許法35条4項の「使用者等が貢献した程度」は、発明がされるについて貢献した事情のほか、特許の取得・維持等に要した労力や費用等、利益を受けるについて貢献した一切の事情を考慮し得る。考慮した事情:被告が平成5年からHIPE研究を行い、平成8年以降も研究を指示し、平成9年10月にFAMプロジェクトを立ち上げ、開発費用や特許費用を支出したこと。当てはめと結論:被告の貢献度は95%と認めた。退けた主張:原告の、被告の貢献度は50%を超えないとの主張(原告の研究が自発的で主導的だった等の事情は認められない)。
  • 争点3について:①144号発明等:発明者は原告・B・C・Dの4名で、原告の貢献度は4分の1。原告は廃水の3回再使用に成功したが、不純物の同定や除去には至らず、C・B・Dの貢献も認められる。②642号発明等:発明者はE・F・G・原告・H・I・D・J・Kの9名で、原告の貢献度は9分の1。原告はHIPE連続重合発明の特徴的部分に関与しておらず、フィルム発明でもポリエチレン実験の貢献にとどまる。③811号発明等:発明者は原告・G・E・Bの4名で、原告の貢献度は5分の2。原告はPSDB法によるペンダント二重結合の定量化に相応の貢献をしたが、分岐点の把握はB、後硬化手段はG・Eの貢献も認められる。
  • 相当の対価の額:各発明について、被告の受けるべき利益額×0.05(被告貢献度95%)×原告の貢献度(1/4、1/9、2/5)で計算し、出願補償金・登録補償金を控除して、合計226万4061円と認めた。

結論

  • 1 被告は,原告に対し,226万4061円及びこれに対する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  • 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
  • 3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
  • 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

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令和元年9月11日判決言渡同日原本領収裁判所書記官

平成29年(ワ)第14685号職務発明対価請求事件

口頭弁論終結日令和元年5月31日

判決

原告A

同訴訟代理人弁護士木村貴司

同補佐人弁理士廣田恵梨奈

被告株式会社日本触媒

同訴訟代理人弁護士重冨貴光

松田誠司

大和奈月

主文

1 被告は,原告に対し,226万4061円及びこれに対する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

目次省略

第1 請求

被告は,原告に対し,5862万8568円及びこれに対する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は,被告の保有する国内特許3件(特許第4406144号,特許第4749642号及び特許第4766811号。以下,この順に「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」という。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明」,「642号発明」及び「811号発明」という。)及びこれらに対応する別紙1特許目録記載1ないし外国特許(以下,144号特許,米国

特許第6166097号及び欧州特許第1045001B1号を併せて「144号特許等」と,642号特許,米国特許第6362243B1号及び欧州特許第1211262B1号を併せて「642号特許等」と,811号特許,米国特許第6274638B1号及び欧州特許第1237939B1号を併せて「811号特許等」とそれぞれいう。また,これらの各特許に係る発明をそれぞれ「144号発明等」,「642号発明等」及び「811号発明等」という。さらに,上記の国内特許及び外国特許を全て併せて「本件各特許」といい,これらに係る特許権を全て併せて「本件各特許権」といい,以上の各特許に係る発明を全て併せて「本件各発明」という。)の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,相当の対価合計●(省略)●円のうち5862万8568円(相当の対価の内訳は,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について各●(省略)●円のうちの各1954万2856円であり,本件各発明内の各特許について,対価の内訳は均等割である。)及びこれらに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成29年5月17日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(当事者間に争いがない又は後掲の証拠(以下,書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

⑴当事者

ア 原告は,昭和63年4月1日から平成12年6月まで,被告に雇用され,吸水材に関する研究開発に携わってきた者である。

イ 被告は,無水フタール酸,無水マレイン酸等有機化学製品及びその誘導品,酸化エチレン,エチレングリコール,アクリル酸等石油化学製品及びその誘導品,ポリエステル樹脂等各種合成樹脂並びに触媒,セラミックス,工業用ガス等無機化学製品を製造,加工,販売すること等を目的とする株式会社である。

本件各発明に係る背景技術等(甲1~3)

本件各特許は,いずれも,連続気泡(セル)構造を有する多孔質架橋重合体フォームの一つである Foam Absorbent Material(以下「FAM」という。)の製造方法に関するものである。

FAMは,塩化カルシウム水溶液,水溶性重合開始剤等から成る水相と,モノマー(重合性単量体),架橋剤(架橋性単量体),界面活性剤(乳化剤),油溶性重合開始剤等から成る油相とを乳化することによって得られる油中水滴型高分散相エマルション(Water in Oil Type High Internal Phase Emulsion。以下「HIPE」という。)を重合して多孔質架橋重合体を得,これを圧縮,脱水して,さらに乾燥させることにより水相を取り除いて製造されるものである。上記の水相と油相の比率(以下「W/O比」という。)や乳化条件を調整することで,FAMの連続気泡のサイズや柱の強度等が変化し,例えばW/O比が45:1のFAMは,45倍の吸液率を有することとなる。HIPEのW/O比に特に制限はなく,目的とする多孔質材料の使用目的によって適宜選択できるが,3:1以上であることが好ましく,より好ましくは10:1ないし250:1,特には10:1ないし100:1とされている。FAMは,密度が低く,高い吸収力を有し,おむつやナプキン等の吸液体として使用される。水相の比率を高めるほどFAMの製造に当たってより多量の水を要するとともに,脱水や乾燥の際により多量の廃水が発生することになる。また,HIPEの重合工程は,多孔質ポリマー材料の骨格を形成するモノマーの重合段階と,次いで生じる三次元架橋を形成するための架橋剤による重合との2段階ある(以下,この工程段階のうちの前者を「前段重合」と,後者を「後硬化」という。)。前段重合は「プレキュアー」と呼ばれることもあり,後硬化は「後段重合」,「アフターキュアー」等と呼ばれることもある。

職務発明及び特許を受ける権利の承継

原告は,被告に在籍中,他の被告の従業員と共同して,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する本件各発明をした上で,被告に対し,本件各特許の出願日以前に,これらに係る国内外で特許を受ける権利の持分を譲渡した(乙135,弁論の全趣旨)。

被告の保有する特許権等

被告は,別紙1特許目録記載のとおり,国内外において,本件各発明につき特許出願をして特許権を取得した。本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は,同目録記載1ないし3の各「特許請求の範囲」の項に記載のとおりであり,本件各特許権の公報上に発明者として記載されている者は,同目録記載1ないし3の各「発明者」の項に記載のとおりである(以上,甲1~3,16~21)。

さらに,被告は,現在,FAMに関し,本件各特許権のほかに,別紙2●(省略)●記載3,5ないし11及び13ないし17の国内外における各特許権を単独で保有し,同目録記載18ないし20の国内外における各特許権を●(省略)●と共有している。

●(省略)●

被告の原告に対する出願補償金等の支払及び報奨金決定の通知

ア 被告は,被告の従業員等が職務上行った発明の取扱い等につき,「職務発明取扱規定」を設けており,本件各発明について適用される平成6年1月1日改正後のものには,被告が発明者に対して支払う補償金について次の趣旨の定めがある(乙135)。

被告が従業員等から承継した発明について国内出願したときは1件●(省略)●円の出願補償金を,国内特許権を取得したときは1件●(省略)●円の登録補償金をそれぞれ当該発明者に対して支払う。国内出願した発明を外国出願する場合は,補償金は支払わない。

国内優先出願,分割出願,変更出願,国内出願した発明を外国出願する場合には,出願補償金の支払はしない。

発明者が複数の場合,前記の補償金は当該発明者が均等分割して受け取るものとする。

イ 被告は,本件各発明について,上記アの規定に従った出願補償金及び登録補償金の支払をした(弁論の全趣旨)。

ウ 被告は,本件各発明の出願時に実績補償を定めた社内規程を設けておらず,本件各発明に適用される実績補償の定めはないが,原告に対し,平成28年5月12日頃,原告が発明者として関与した特許に関する報奨金を13万6015円と決定した旨通知した(甲4)。

特許法35条4項の適用

本件各発明に係る相当の対価については,特許法35条4項が適用ないし類推適用され,本件各発明により被告が受けるべき利益の額,本件各発明がされるについて被告が貢献した程度などを考慮して定められる。

2 争点

本件の争点は相当の対価の額であり,具体的な争点は次のとおりである。本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点1)

本件各発明に対する被告の貢献度(争点2)

本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度(争点3)

3 争点に対する当事者の主張

争点1(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について

【原告の主張】

●(省略)●対象特許の寄与率は,それぞれ番号ごとに均等である。もっとも,別紙2●(省略)●記載12のものについては,拒絶査定が確定し,かつ対応する外国特許も存在せず,●(省略)●寄与はない。また,同目録記載18ないし20に対応する各特許は,●(省略)●共有であるから,被告が単独所有している特許の半分の寄与があるにとどまる。したがって,●(省略)●144号特許等,642号特許等及び811号特許等の個別の寄与率は,それぞれ1/17.5(20-1-0.5×3=17.5)となる。

そうすると,144号発明等,642号発明等及び811号発明等について,被告が受けるべき利益の額は,それぞれ●(省略)●円(●(省略)●円÷17.5=●(省略)●円)となる。本件各発明内の各特許の内訳は均等割である。

【被告の主張】

●(省略)●

また,別紙2●(省略)●記載18ないし20の各特許は,被告の従業員のみによりされた発明に基づく特許であるから,実質的に被告が単独で保有する財産である。したがって,●(省略)●別紙2●(省略)●記載の各番号に対応する各特許又は出願中の特許の寄与率は,番号ごとにそれぞれ20分の1である。

争点2(本件各発明に対する被告の貢献度)について

【原告の主張】

次のとおり,本件各発明により被告が受けるべき利益に対する原告の貢献度は極めて高く,使用者である被告の貢献度が50%を超えることはない。

ア 原告におるFAMの研究開始前には,被告においてFAMの研究開発は行われていなかった。

本件各発明にいうFAMは,W/O比が略45倍以上のものを指すところ,被告が平成5年に研究開発していたHIPEの重合物は,アクリル系の原料を用いたものであり,かつW/O比が上記の値を下回るものであったから,被告による上記研究開発はFAMについてのものとはいえない。●(省略)●

イ 原告は,被告からの具体的な指示等がない状態で一人で研究を開始し,その後も中心的な存在として研究を進めた。

原告は,平成8年4月から,上記の問題点を解決するためには原料自体を見直す必要があるとの仮説の下,自発的に,特許調査,パテントマップの作成,●(省略)●追試を行うなどしてFAMに関する研究開発を開始してこれを主導した。そして,原告は,同年6月5日,上記の被告の従前の研究開発における原料とは異なるスチレン系の原料を用い,初めてW/O比が45倍以上であるFAMの作製に成功した。この研究開発に関し,M(以下「M」という。)は管理者として,N(以下「N」という。)は補助者として関与したにすぎない。そして,被告は,原告の上記成果等を含む研究結果に基づき,実質的な発明者が原告である2件の特許出願(特願平8-197282号,特開平10-36411号(甲10)及び特願平8-202127号,特開平10-45929号(甲11))をした。また,上記の原告によるFAM作製という成果が,被告●(省略)●検討を加速させたのであって,原告の貢献なしに平成9年10月以降のFAMの研究はなし得ないものであった。被告が,同月以降,FAMに係る研究開発を行うプロジェクトを立ち上げたとしても,立ち上げ当初は引き続き原告のみがFAMの研究を行っており,平成10年1月頃になってようやく他の被告従業員が原告の実験を手伝うようになったにすぎなかった。

そのほかにも,原告は,●(省略)●を踏まえFAM製造に必要な特殊な攪拌用の羽根の情報を引き出してこれを特注し,平成9年10月以降の被告におけるFAMの研究に必要な種々の機器・設備の選定,導入等の研究環境の整備も行った。さらに,本件発明等を含めた原告のFAM関連発明の創作を基礎として,●(省略)●対象特許に係る発明がされ,FAM事業が●(省略)●成長したのである。

(長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/89089/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。