令和２年６月１７日判決言渡
令和元年（ネ）第１００６６号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第１６９１２号）
口頭弁論終結日令和２年３月１８日
判決
控訴人兼被控訴人（１審原告）株式会社コムスクエア
（以下「１審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士高﨑仁
村島大介
同補佐人弁理士山内博明
被控訴人兼控訴人（１審被告）ＴＩＳ株式会社
（以下「１審被告」という。）
同訴訟代理人弁護士塩月秀平
江口雄一郎
岡田誠
友村明弘
同補佐人弁理士佐藤睦
大石幸雄
吉田幸二
主文
１ １審被告の控訴に基づき，原判決のうち１審被告敗訴部分を取り消
す。
２ 上記取消しに係る１審原告の請求をいずれも棄却する。
３ １審原告が当審において追加した請求を棄却する。
４ １審原告の控訴を棄却する。
５ 訴訟費用は，第１，２審とも１審原告の負担とする。
事実及び理由
以下，用語の略称及び略称の意味は，原判決に従い，原判決の引用部分の「別紙」をすべて「原判決別紙」と改める。また，書証を掲記する際には，枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。
第１ 当事者の求めた裁判
１ １審原告の控訴関係
(1) １審原告
ア 原判決主文第２項及び第３項を次のとおり変更する。
イ １審被告は，1 審原告に対し，別紙１「⑦元本」欄記載の各金員及びこれに対する同「⑧債務発生日」欄記載の各日から支払済まで年５分の割合による金員を支払え。
ウ 訴訟費用は，第１，２審とも１審被告の負担とする。
エ 仮執行宣言
(2) １審被告
ア １審原告の控訴を棄却する。
イ １審原告が当審において追加した請求を棄却する。
ウ 控訴費用は，１審原告の負担とする。
２ １審被告の控訴関係
(1) １審被告
ア 原判決のうち１審被告敗訴部分を取り消す。
イ 上記取消しに係る１審原告の請求をいずれも棄却する。
ウ 訴訟費用は，第１，２審とも１審原告の負担とする。
(2) １審原告
ア 1 審被告の控訴を棄却する。
イ 控訴費用は，１審被告の負担とする。
第２ 事案の概要
１ 本件は，発明の名称を「情報管理方法，情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第５０７５２０１号（本件特許）に係る本件特許権を有する１審原告が，１審被告は，その特許請求の範囲請求項７に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属する原判決別紙１記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し，本件特許権を侵害しているとして，１審被告に対し，特許法１００条１項に基づき，被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに，民法７０９条に基づき，平成２５年５月２６日から平成３１年４月末日までの期間についての損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は，１審原告の請求のうち，被告プログラムの譲渡等の差止めと，民法７０９条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙２－１記載のとおり認容し，その余の請求を棄却したため，１審原告及び１審被告がそれぞれ控訴した。
１審原告は，当審において，別紙１のとおり，令和元年５月１日から令和２年１月末日までの期間についての民法７０９条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めて，請求を拡張した。
２ 前提事実（当事者間に争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実）
次のとおり，原判決を補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
原判決５頁７行目の「が存在した。」を，次のとおり改める。
「，「架電トラッキングシステムにおいて電話番号の割り当て及び再利用を行うための方法及び装置」に関する発明（以下「乙１４発明」という。）を記載した米国特許出願公開第２００５／０２５１４４５号明細書（乙１４。以下「乙１４」という。）が存在した。
(7) １審被告は，平成２９年１１月２８日，特許庁に対し，本件特許の請求項１，４及び７に係る発明について，乙１４に基づく新規性欠如を理由として無効審判を請求した。特許庁は，同請求を無効２０１７－８００１４３号事件として審理し，令和元年６月２５日，「訂正後の請求項１及び４について訂正することを認める。特許第５０７５２０１号の請求項１及び７に係る発明についての特許を無効とする。特許第５０７５２０１号の請求項４に係る発明についての審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（乙７９）。」
３ 争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり，原判決を補正し，当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３及び第３記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決の補正
原判決６頁２１行目の「（Ｘ２ｐ４）」を削る。
(2) 当審における１審原告の主張
ア 請求の拡張について
(ｱ) 原審において審理の対象となった損害の範囲は，平成２５年５月２６日から平成３１年４月末日までの期間において１審原告に発生した損害であるところ，１審被告は，令和元年５月以降も被告サービス（「Ｃａｌｌクレヨン」と称するサービス）を顧客に提供している。そのため，１審原告は，令和元年５月１日から令和２年１月３１日までの期間において１審原告に発生した損害も損害賠償の対象に含める。
(ｲ) １審被告による本件特許権の継続的な侵害行為によって１審原告が被った損害額は，別紙１の「⑧債務発生日」欄の各年月日において，同別紙の「②貢献利益」欄記載の各金額である。計算鑑定書は平成３０年９月までの期間の売上高等しか鑑定対象としていないから，１審原告は，原判決の認定と同様に，同年４月から同年９月までの各月の平均額をもって，同年１０月以降の１審被告の１か月当たりの貢献利益と仕入費の金額とした。
また，特許侵害者から，当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者に支払われた利益額（経費部分を除いた利潤部分）は，特許法１０２条２項の利益額の算定において控除することが許されないから，１審被告は，共同不法行為者であるインテックに対して支払った別紙１の「③仕入費」欄記載の各金額に含まれるインテックの利益についても賠償責任を負う。被告サービスの限界利益率は５０％を下らないことから，本来あるべき貢献利益額は，同別紙の「④あるべき貢献利益」欄記載の各金額となる。
さらに，特許法１０２条２項に基づき損害額と推定される「利益」には，消費税額相当分（別紙１の「④あるべき貢献利益」欄記載の各金額に，同別紙の「⑤消費税率」欄記載の各税率を乗じた金額）及び弁護士費用（別紙１の「⑥弁護士費用」欄記載の金額）が加算される。
以上より，損害元本額は，別紙１の「⑦元本」欄の金額となる。
(ｳ) １審被告は，１審原告に対し，別紙１の「⑦元本」欄記載の各金員に対する同別紙の「⑧債務発生日」欄記載の各年月日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
イ 時機に後れた攻撃防御方法ではないこと
(ｱ) １審原告は，平成３０年１０月４日付け原告第１６準備書面において，①特許権侵害者から当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者に支払われた利益額（経費部分を除いた利潤部分）は特許法１０２条２項の利益額の算定において控除することが許されない，②１審被告とインテックは１審被告の特許侵害行為に関して共同不法行為者の関係に立つから，１審被告からインテックに支払われた費用のうち，同社が受領する利益額相当分を控除することは許されないと主張（以下「本件原告主張」という。）したところ，原審裁判所は，令和元年６月１９日の第２２回弁論準備手続期日において，本件原告主張を民訴法１５７条１項により却下した。
(ｲ) しかし，本件原告主張は，以下のとおり，時機に後れたものではない。１審原告は，平成３０年３月１５日に提出された同日付け被告準備書面（１４）及び損害額に関する証拠により，１審被告が被告サービスの売上げの●●●●●に相当する金額を１００％子会社のインテックに支払っていることを知り，「まずは売上額に関する証拠について検討し，疑義があれば１審被告に釈明を求めるように」との原審裁判所の同月２２日の第１３回弁論準備手続期日における訴訟指揮に従って，売上額に関する求釈明事項をまとめた同年４月１３日付け原告第１１準備書面を提出し，その後，同年８月１５日付け原告第１４準備書面を提出し，売上げから控除すべき経費に関する反論を開始し，この書面において，インテックが１審被告から受領した金員のうち，同社の利益部分は，１００％親子会社間の利益の移し替えであり，そのような移し替えによって，本来，特許権者が得られるべき損害額が減少するのは衡平に反しているから，当該金額を控除すべきではないと主張し，さらに，同年１０月４日付け原告第１６準備書面において，本件原告主張を提出した。このように，１審原告は，原審裁判所の訴訟指揮に基づく訴訟活動を行ったものであり，経費に関する主張は平成３０年８月以降になったが，本件原告主張が記載された同年１０月４日付け原告第１６準備書面は，経費に関する反論書面としては２本目の準備書面である。また，１審原告は，同年６月２０日の第１５回弁論準備手続期日において１審被告から提出された１審被告とインテックが共同不法行為者の関係に立つことを示す重要な証拠（乙３７，４１，４３）を踏まえて本件原告主張を行ったものであるが，当該証拠が提出されてから１審原告が本件原告主張を行うまで，弁論準備手続期日は同年８月２７日の第１６回弁論準備手続期日の１回しか開かれていない。
したがって，本件原告主張の提出は，時機に後れたものではない。このことは，本件原告主張の提出後も約８か月にもわたって合計５回もの弁論準備手続期日が開かれていること，損害論の審理期間（平成２９年１１月～令和元年６月の２０か月）全体でみると，当該審理期間のほぼ中間時点に原告第１６準備書面が提出されていることからも裏付けられる。
(ｳ) 本件原告主張は，既に提出済の証拠（甲３，２０，２２，乙１８，１９，３７，４１，４３）や１審被告自身の主張（平成３０年３月１５日付け被告準備書面（１４）７頁～１１頁）から優に認定することができるから，「訴訟の完結を遅延させることとなる」という要件も充足しない。
(ｴ) １審原告にとっては，１審被告とインテックの関係は１審被告からの開示がなければ詳細が一切不明であったところ，１審被告から両者が共同不法行為者の関係に立つことを示す重要な証拠が提出されたのは，平成３０年６月２０日の第１５回弁論準備手続期日である。１審被告とインテックが共同不法行為者であることに基づく主張をすることについては，１審被告から開示を受けた１審被告とインテックの関係を示す相当数の訴訟資料の調査のみならず，特許侵害者から当該侵害行為について共同不法行為者の関係に立つ第三者に支払われた利益額が特許法１０２条２項の利益額の算定において控除することが可能か否かという論点についての法的調査にも相当な時間を要するものであり，仮に，本件訴訟において当該主張をした時期が時機に後れているとしても，当該遅延について１審原告に故意も重過失も存在しない。
(ｵ) 以上から，本件原告主張が時機に後れた攻撃防御方法であるとの原審裁判所の判断には誤りがある。
ウ 乙１４に基づく無効の抗弁に対する反論（争点２：無効理由の有無）(ｱ) １審被告は，原審で時機に後れた攻撃防御方法として却下された乙１４に基づく新規性欠如の抗弁を，当審においても再度主張したが，１審原告は，当該無効主張（新規性欠如）について民訴法１５７条１項に基づく却下は求めない。しかし，本件特許は，乙１４に基づき新規性が欠如するものではない。詳細は，別紙２「乙１４に基づく無効の抗弁についての当事者の主張」記載のとおりである。(ｲ) １審被告の乙１４に基づく進歩性欠如の無効の抗弁は，時機に後れた攻撃防御方法であり，訴訟の完結を遅延させ，１審被告に故意又は過失が認められるため，却下を求める。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/89631/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。