令和２年１０月２１日判決言渡
令和元年（行ケ）第１０１１２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和２年８月２４日
判決
大阪市北区大深町３番１号
原告株式会社ダイセル
同訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
川田篤
同訴訟代理人弁理士紺野昭男
井波実
原告補助参加人株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
同訴訟代理人弁護士水野晃
丹羽厚太郎
中田裕人
同訴訟代理人弁理士関根宣夫
被告大塚製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士城山康文
林康司
山内真之
大出萌
同訴訟代理人弁理士小野誠
重森一輝
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用のうち，補助参加によって生じた費用は原告補助参加人
の負担とし，その余は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が無効２０１８－８００１２２号事件について令和元年７月１９日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は，①訂正要件違反の有無，②サポート要件及び実施可能要件違反の有無，③新規性・進歩性の各認定判断の誤りの有無である。
１ 手続の経緯
被告は，平成２０年６月１３日（以下「本件原出願日」という。），発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法，エクオール抽出方法，並びにエクオールを含む食品」とする発明について，特許出願（特願２００９－５１９３２６号［以下「本件原出願」という。］，優先権主張：平成１９年６月１３日［以下「本件優先日」という。］，優先権主張国：日本国）をし，平成２５年５月２２日，上記特願２００９－５１９３２６号の一部を特願２０１３－１０８４３９号として分割出願し，平成２８年８月９日，上記特願２０１３－１０８４３９号の一部を特願２０１６－１５６３７２号として分割出願し，平成２９年６月２８日，上記特願２０１６－１５６３７２号の一部を特願２０１７－１２５８８０号として分割出願し，平成３０年１月１９日，特許第６２７５３１３号として特許権の設定登録（請求項の数１）を受けた（甲３，２０，甲５８の１，甲５９。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
原告は，平成３０年１０月１２日，本件特許の無効審判請求をし，被告は，平成３１年１月２４日付で本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした。
特許庁は，上記無効審判請求を無効２０１８－８００１２２号事件として審理し，令和元年７月１９日，本件訂正を認めた上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月２６日に原告に送達された。
２ 発明の要旨（甲２０，甲２７の１・２）
(1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。【請求項１】
ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類，並びに，アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法。
(2) 本件訂正による訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項１記載の発明を「本件訂正発明」という。下線部が本件補正による補正箇所である。）。
【請求項１】
ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること，及び，
前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む，オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であって，
前記発酵処理により，前記発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを生成し，及び，
前記発酵物が食品素材として用いられるものである，
前記製造方法。
３ 審決の理由の要点
(1) 無効理由
原告は，本件訂正が新規事項の追加に当たるとして，本件訂正の可否を争うとともに，以下の理由から，本件訂正発明が，特許法１２３条１項２号及び４号に該当すると主張する。
ア 無効理由１
本件訂正発明は，甲１（国際公開第２００７／０６６６５５号）に記載された発明であるか，甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条１項３号又は同条２項により特許を受けることができない。
イ 無効理由２
本件訂正発明は，サポート要件及び実施可能要件を満たさないものであるから，特許法第３６条６項１号及び同条４項１号の要件を充足しない。
ウ 無効理由３
本件訂正発明は，甲６（南田公子ほか「Production of Equol from Daidzein byGram-Positive Rod-Shaped Bacterium Isolated from Rat Intestine」JOURNAL OFBIOSCIENCE AND BIOENGINEERING Vo.102 No.3 p.247-250,２００６年）に記載された発明（以下「甲６発明」という。）であるか，甲６発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条１項３号又は同条２項により特許を受けることができない。
(2) 本件訂正の可否について
ア 訂正事項１について
請求項１に「少なくとも１種のダイゼイン類，並びに，アルギニンを含む発酵原料を」と記載されているのを，「少なくとも１種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること，及び，前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料を」と訂正する訂正事項１は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，本件明細書の段落【００３６】，【００５０】，【０２２２】，【０２２６】等には，ダイゼイン類にアルギニンを添加して発酵を行うことが記載されているから，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
イ 訂正事項２について
請求項１に「オルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法」と記載されているのを，「オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法」と訂正する訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，本件明細書の段落【０１４４】，【０２２２】，【０２２５】，【０２２９】などには，発酵物を粉末状にすることが記載されているから，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
ウ 訂正事項３について
請求項１に，オルニチン及びエクオールの生成量の具体的な数値を更に特定する「・・・であって，前記発酵処理により，前記発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８ｍｇ以上のオルニチン及び１ｍｇ以上のエクオールを生成し，」の記載を追加する訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，本件明細書の段落【００５０】には，アルギニンを含む「大豆胚軸」を発酵原料とした発酵物について，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８ｍｇ以上」に該当する量のオルニチンを生成することが記載され，段落【００４２】には，「発酵物の乾燥重量１ｇ当たり１ｍｇ以上」に該当する量のエクオールを生成することが記載されており，エクオールやオルニチンの生成量は，アルギニンを含むダイゼイン類を発酵原料とした用いた場合についても同様であると認められ，本件明細書の段落【００４２】，【０２２６】には，オルニチン及びエクオールが発酵処理により生成したものであることが記載されているから，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
エ 訂正事項４について
請求項１に，生成物である発酵物の用途が食品素材であることを更に特定する「及び，前記発酵物が食品素材として用いられるものである」の記載を追加する訂正事項４は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，本件明細書の段落【０１４４】等には，発酵物の用途が食品素材であることが記載されているから，新規事項の追加に該当せず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでもない。
(3) 無効理由１（甲１に基づく新規性・進歩性欠如）について
本件原出願の優先権の基礎となる出願に係る書類（甲２の１［特願２００７－１５６８２２号に係る書類。以下「基礎出願Ａ」という。］，甲２の２［特願２００７－１５６８２５号に係る書類。以下「基礎出願Ｂ」という。］，甲２の３［特願２００７－１５６８３３号に係る書類。以下「基礎出願Ｃ」という。］。以下，基礎出願Ａ～Ｃを併せて「基礎出願」という。）に「発酵原料」として明示的に記載されているのは「大豆胚軸」であるが，基礎出願には，発酵原料に「大豆胚軸」以外の成分を添加すること，「大豆胚軸」はダイゼイン配糖体やダイゼイン等のダイゼイン類を多く含む材料として使用されることが記載されている。
また，基礎出願には，エクオール産生微生物が「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン，及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類」を資化することでエクオールを産生することが記載されている。
そうすると，「発酵原料」として微生物が資化する「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン，及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種のダイゼイン類」を含むものを用いることは，基礎出願の記載から自明であって，記載されていたに等しい事項である。したがって，本件訂正発明の新規性・進歩性の判断基準日は，優先権を主張する優先日（本件優先日）である平成１９年６月１３日となり，本件優先日より後に頒布された刊行物である甲１を証拠として本件訂正発明の新規性・進歩性欠如をいうことはできない。
(4) 無効理由２（サポート要件及び実施可能要件違反）について
本件訂正発明の解決しようとする課題は，「ダイゼイン類とアルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することによって，オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物を製造できる方法」の提供である。
発酵原料に含まれる「ダイゼイン類」とは「ダイゼイン配糖体，ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択される少なくとも１種」であり，「ダイゼイン配糖体」は，「ダイジン，マロニルダイジン，アセチルダイジン等」であることが本件明細書に記載されており，これらの物質やアルギニンは当業者が入手可能なものである。
また，発酵に用いられる「オルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物」について，本件明細書には，ラクトコッカス２０－９２株以外の微生物は開示されていないものの，アルギニンからオルニチンへの変換能を指標としてオルニチンを産生する微生物を得る方法は当該技術分野における周知技術であること及び本件原出願日当時にいくつかのエクオール産生微生物が知られていたことからすると，当業者は，本件明細書の段落【００３２】に記載されるような，本件原出願日当時にエクオール産生微生物として知られていたものを対象とし，アルギニンからオルニチンへの変換能を指標として，オルニチンを産生するものを得ることができる。
そして，本件明細書の段落【０１４４】，【０２２２】，【０２２５】，【０２２９】等には，発酵物を乾燥処理及び粉末化処理により粉末状とすることが記載されている。
そうすると，当業者は，本件明細書の記載から，ダイゼイン類とアルギニンを含む発酵原料を準備し，これをオルニチン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理して発酵物とし，発酵物を乾燥処理及び粉末化処理することによって，オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物を製造することができ，本件訂正発明の上記課題が解決できることを理解するといえる。したがって，サポート要件及び実施可能要件は満たされている。
(5) 無効理由３（甲６に基づく新規性・進歩性欠如）について
ア 甲６発明
甲６には，次の発明（甲６発明）が記載されている。
「エクオール産生能力を有する微生物であるグラム陽性菌ｄｏ０３を，アルギニン及びダイゼインを含む培地で培養し，ダイゼインをエクオールに変換する方法。」
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/89802/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。