令和３年６月１０日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成３０年（ワ）第５０３７号損害賠償請求事件（第１事件）
令和２年（ワ）第１０８５７号特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求事件（第２事件）
口頭弁論終結日令和３年３月２５日
判決
両事件原告株式会社ヒラノテクシード
（以下「原告」という。）
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士中井康之
同青海利之
同飯島奈絵
両事件原告補助参加人
ピーアイアドバンストマテリアルズカンパニー・リミテッド
（旧商号エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド）（以下「参加人」という。）
同代表者代表理事
同訴訟代理人弁護士門口正人
同上田裕康
同城山康文
同後藤未来
同塩越希
両事件被告株式会社カネカ
（以下「被告」という。）
同代表者代表取締役
同訴訟代理人弁護士平野惠稔
同黒田佑輝
同吉村幸祐
同渡辺洋
主文
１ 原告が製造販売した別紙２機械装置目録記載の機械装置を，参加人が使用して別紙３製品目録記載のポリイミドフィルム製品を製造したこと及び同製品を販売したことに関し，被告が原告に対し，別紙１特許権目録記載の特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。
２ 第１事件の原告の請求を棄却する。
３ 第１事件の訴訟費用のうち，補助参加により生じた費用は参加人の，その余の費用は原告の負担とし，第２事件の訴訟の総費用（知的財産高等裁判所平成３０年（ネ）第１００５９号事件判決及び最高裁判所平成３１年（受）第６１９号事件判決により負担が確定した部分は含まない。）は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
１ 第１事件
被告は原告に対し，１億３０００万円及びこれに対する平成３０年６月１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２ 第２事件
主文第１項同旨
第２ 事案の概要
１ 前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
⑴当事者
ア 原告
原告は，化学工業用，各種産業用乾燥機，熱処理機その他機械器具及び装置の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
イ 被告
被告は，合成樹脂，合成樹脂被膜電線，電子材料，電子部品等の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
ウ 参加人
参加人は，ポリイミドフィルム及び関連加工製品の研究開発，生産及び販売の製造販売等を業とする大韓民国（以下「韓国」という。）の会社である。平成２０年（２００８年）４月，韓国の会社であるエスケーシーカンパニーリミテッド（ＳＫＣＣｏ．，Ｌｔｄ．以下「ＳＫＣ社」という。）及びコーロンインダストリーズインコーポレイテッド（ＫＯＬＯＮＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．以下「ＫＯＬＯＮ社」という。）が，両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し，合弁会社として参加人（商号変更前）を設立した。
⑵ポリイミドフィルム製品及び製造機械並びに本件各発明との関係（甲１，２）
ポリイミドフィルムは，樹脂溶液から成る化成品（樹脂フィルム）の一種であり，耐熱性にすぐれ，絶縁性が高いことから，電気機器，電子機器，自動車及び航空機などの高性能部品に広く用いられる。
後述する本件各発明は，概要，ポリイミドフィルム製品を効率よく量産する機械装置と製法を対象とするものであり，左右２つのプーリの周りに巻掛けられて回転するスチール製のエンドレスベルト上に樹脂溶液をキャスティング（流延）し，ベルトが一周する間に，樹脂溶液を予備固化させる平行流式の乾燥工程と，樹脂フィルムが単体で形状を保持できる程度（自己支持性を備える程度）になるまで乾燥固化させるジェット式の乾燥工程を組み合わせた乾燥工程を経て，樹脂フィルムをベルトから剥離して，樹脂フィルムを連続して製造する方法と，その各工程の装置を備えた樹脂フィルムの連続製造機械装置を内容とする。
⑶本件各特許権（甲１，２）
ア 本件日本特許権
被告は，別紙１特許権目録記載１の特許権（以下「本件日本特許権」という。）を保有していた。同特許の願書に添付された明細書及び図面の記載は，本判決添付の特許公報のとおりである。本件日本特許権の存続期間は，平成２１年３月１４日をもって満了した。
本件日本特許権の特許請求の範囲のうち，請求項１が樹脂フィルムの連続製造方法，請求項２及び３が樹脂フィルムの連続製造装置，請求項４が樹脂フィルムの連続製造設備に関する発明である。
本件日本特許権の登録番号その他公報記載事項は以下のとおりであり，発明者欄に記載されるＰ０及びＰ２は，被告に在籍していた者である。登録番号特許第２６９６２４４号
出願番号特願平１－６２８３８
出願日平成１年（１９８９）３月１４日
公開日平成２年（１９９０）９月２１日
登録日平成９年（１９９７）９月１９日
特許権者被告
発明者Ｐ０，Ｐ２
発明の名称樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備
イ 本件米国特許権
被告は，別紙１特許権目録記載２の特許権（以下「本件米国特許権」といい，本件日本特許権と併せ「本件各特許権」という。本件各特許権に係る発明を「本件各発明」という。）を保有していた。同特許の願書に添付された明細書及び図面の記載は，本判決添付の特許公報のとおりである。本件米国特許権の存続期間は，平成２２年（２０１０年）３月１４日をもって満了した。
本件米国特許権の請求項１は樹脂フィルムの連続製造方法，請求項２及び３は樹脂フィルムを連続的にキャストする方法，請求項４は樹脂フィルムの連続製造装置，請求項５及び６は樹脂フィルムを連続的に製造する設備に関する発明である（以下本件各特許権において，方法の発明に係る特許を「方法特許」，装置又は設備の発明に係る特許を「装置特許」ということがある。）。本件米国特許権の登録番号その他公報記載事項は以下のとおりである。
登録番号５０７５０６４
発明の名称樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備
発明者Ｐ０，Ｐ２
譲受人被告
出願日平成２年（１９９０年）３月１４日
優先権平成１年（１９８９年）３月１４日（日本）
特許日平成３年（１９９１年）１２月２４日
⑷本件実施許諾契約（甲３）
被告は，平成５年（１９９３年）１２月２日，原告との間で，本件日本特許権，本件米国特許権，カナダ特許権（出願番号２０１２１３８），及び欧州特許権（出願番号９０１０４７６５）について，その範囲全部にわたる独占的通常実施権を許諾すること，原告は，本件特許取得及び維持に要する費用の半額を負担すること，実施許諾の対価に代わるものとして，被告が原告に機械又は装置を発注する場合に価格について十分協議する優遇措置を執ること，特許権消滅の日までを有効期間とすること等を内容とする独占的実施許諾契約（以下「本件実施許諾契約」という。）を締結した。
⑸原告から参加人に対する本件各機械装置の販売及び参加人によるポリイミドフィルム製品の製造・販売等（甲４２ないし４７，８７ないし９０）
ア 原告は，平成１６年（２００４年）から平成２０年（２００８年）までの間に，ＳＫＣ社及びＫＯＬＯＮ社との間で，別紙２機械装置目録記載１ないし４（なお，同目録４の記載「５９１４」は，甲９０によれば「５１９４」の誤記の可能性がある。）の機械装置（以下「本件各機械装置」という。）を含む，ポリイミドフィルム製造設備合計４ラインについての売買契約を締結し，韓国のＳＫＣ社及びＫＯＬＯＮ社の工場にこれを納入した。本件各機械装置は，ベルト上に樹脂溶液をキャスティングし，樹脂フィルムを乾燥固化させ，ベルトから剥離する工程を行うベルト成膜装置，ベルト乾燥装置などと呼ばれる装置であり，複数の装置，機器よりなるポリイミドフィルム製造設備の一部である。
イ 原告とＳＫＣ社及びＫＯＬＯＮ社は，前記売買契約において，原告が供給した機器等又は製造技術の利用の結果としての特許侵害の申立てや訴訟があった場合，原告はＳＫＣ社及びＫＯＬＯＮ社を保護し，それに付随する全ての費用及び経費を支払うことを約した（以下「本件補償合意」という。）
ウ 参加人は，原告の承諾を得て，前記売買契約に基づく権利義務をＳＫＣ社及びＫＯＬＯＮ社より承継し，平成２０年（２００８年）４月以降，本件各機械装置を使用して別紙３製品目録記載のポリイミドフィルム製品（以下「本件各製品」という。）を製造し，本件各製品は，製品又はこれを材料とする最終製品の形で，アメリカ合衆国（以下「米国」という。）に輸入された。
⑹本件米国訴訟の経緯
ア 被告は，平成２２年（２０１０年）７月，参加人らに対し，本件各製品の米国への輸入，販売等の行為が，本件米国特許権の直接侵害，間接侵害及び／又は誘引侵害であることを訴因の一つとして（本件米国特許権以外の被告の特許権の侵害も訴因とされている。），損害賠償の支払その他を求める訴訟（以下「本件米国訴訟」という。）を，テキサス東部地区連邦地方裁判所に提起し，同訴えは，平成２３年（２０１１年）３月，カリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に移送された（丙５，６）。
イ カリフォルニア中部地区連邦地方裁判所の陪審は，平成２７年（２０１５年）１１月１９日，本件米国特許権の請求項１の侵害及び他の米国特許第７６９１９６１号の請求項２，３，５の侵害を認め，前者の賠償額を５９２万０３８９．５０米ドル，後者の賠償額を７５６万８３７５．５６米ドルとする評決を行い，同裁判所は，平成２９年（２０１７年）５月２４日，前記評決を前提とする判決を行った（乙８，丙１）。
ウ 参加人は，連邦巡回区控訴裁判所（以下「ＣＡＦＣ」という。）に控訴したが，前記第一審判決が確定し，参加人は，令和２年（２０２０年）１１月６日，前記金額の合計額に判決後の利息等を加算した１４億８４７３万４７８４円（１４３４万１２４５．３０米ドル）を，被告に支払った（丙１７，乙７３）。
２ 訴訟の経緯及び請求の要旨
⑴第２事件の経緯（裁判所に顕著な事実）
ア 本件米国訴訟の第１審判決後である平成２９年（２０１７年）８月１８日，原告は，被告に対し，①被告の原告に対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認（以下「第１請求」という。），②被告の参加人に対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認（以下「第２請求」という。），③原告が平成５年１２月２日から現在に至るまで，被告との間で締結した本件実施許諾契約に基づき参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認（以下「第３請求」という。）を求める訴えを東京地方裁判所に訴えを提起したところ（同裁判所平成２９年（ワ）第２８０６０号事件），同裁判所は，平成３０年６月２８日，確認の利益がないことを理由に，全ての訴えを却下した。
イ 原告が知的財産高等裁判所に控訴したところ（同裁判所同年（ネ）第１００５９号事件），同裁判所は，同年１２月２５日，第１請求及び第２請求に係る部分につき確認の利益を認め，１審判決のうち第１請求及び第２請求に係る訴えを却下した部分を取り消し，同部分を１審に差し戻し，その余（第３請求に係る部分）について控訴を棄却した。
ウ 被告が控訴審判決に対する上告受理申立てをしたところ，最高裁判所はこれを受理し（平成３１年（受）第６１９号），控訴審判決のうち第２請求に係る訴えについて確認の利益を認めた部分を破棄してこの部分に係る原告の控訴を棄却し，その余の上告を棄却した。
エ 第１請求に係る訴えについては確認の利益があるものとして東京地方裁判所に差し戻され，その後，当裁判所に移送されたのが第２事件である。⑵第１事件の請求の要旨
ア 一次的主張
原告は，本件実施許諾契約により何ら制限のない独占的通常実施権を許諾されたのであるから，被告は，本件実施許諾契約に基づき，原告及び原告の製造した本件各機械装置を購入した原告の顧客に対し，本件各特許権に基づく権利行使をしてはならないとの不作為義務を負う。
被告が，原告の顧客である参加人に対し，本件米国訴訟を提起し又は追行して本件各特許権に基づく権利行使をしたことは，本件実施許諾契約の債務不履行にあたると共に，原告の顧客との関係で，原告の法的地位，法的利益を害する不法行為にあたる。
（長文のため、ここでは本文の冒頭のみを掲載しています。全文はこのページの表示後に読み込まれます。原本は原本PDFをご覧ください。）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90450/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。