令和３年９月９日判決言渡
令和３年（行ケ）第１００１５号審決取消（商標）請求事件
口頭弁論終結日令和３年７月１５日
判決
原告株式会社ビットスター
同訴訟代理人弁護士平林尚人
谷口琢哉
田中康平
被告有限会社根本
同訴訟代理人弁理士宮永栄
飯島千尋
主文
１ 原告の請求を棄却する。
２ 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１ 請求
特許庁が取消２０１８－３００９７４号事件について令和２年１２月１８日にした審決を取り消す。
第２ 事案の概要
本件は，商標法５０条１項に基づく商標登録取消審判請求に対する取消審決に対する取消訴訟である。争点は，別紙商標登録目録記載の商標（以下「本件商標」といい，本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。）の商標権者である原告が，平成２８年１月１７日から平成３１年１月１６日までの期間に，指定役務のうち第４２類「電子計算機用プログラムの提供，コンピュータソフトウェアの提供，娯楽用電子計算機用プログラムの提供」（以下「取消請求役務」という。）について，本件商標を使用したか否かである。
１ 本件商標登録
原告は，本件商標の商標権者である。
２ 特許庁における手続の経緯等
被告は，平成３０年１２月２１日，特許庁に対し，本件商標の指定役務のうち取消請求役務に係る本件商標登録の取消しを求めて審判請求（以下「本件審判請求」という。）をした。特許庁は，本件審判請求を平成３１年１月１７日に登録し，取消２０１８－３００９７４号事件として審理をした上で，令和２年１２月１８日，本件商標の指定役務のうち取消請求役務についての本件商標登録を取り消す旨の審決をし，その謄本は，同月３０日，原告に送達された。
本件商標登録について，商標法５０条２項に規定する「審判の請求の登録前３年以内」は，平成２８年１月１７日から平成３１年１月１６日までの期間（以下「本件要証期間」という。）となる。
３ 審決の理由の要旨
使用役務について
原告（商標権者）は，アーケードゲームや家庭用ゲームソフト等の企画及び開発をしている会社であり（甲１０），業務委託契約書とする証拠（甲６）によれば，原告は，本件要証期間内の平成３０年３月２８日に，株式会社セガ・インタラクティブとの間で，業務用ゲーム機に収録するデータの作成に係る業務を受託し，検収報告書とする証拠（甲８）によれば，同年４月１３日に当該業務委託契約書に基づく納品物が原告によって納品され，同日，株式会社セガ・インタラクティブによって納品物が検収され，その結果について原告に報告されたことが認められるものの，原告が，取消請求役務を提供した事実について把握できる記載及び説明は一切見いだせない。
したがって，原告（商標権者）が取消請求役務を提供した事実は認められない。本件商標と原告等使用に係る商標との同一性について
ア 本件商標と「株式会社ビットスター」との文字からなる記載との同一性について
別紙商標登録目録記載のとおりの構成からなる本件商標と「株式会社ビットスター」の文字からなる記載（以下「本件使用商標１」という。）とは，明らかにその構成態様が相違するものである。
したがって，本件使用商標１は，本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。
なお，業務委託契約書とする甲４，６及び本件審判請求乙２，成果物検収書，検収報告書とする甲８及び本件審判請求乙４には，本件使用商標１の記載があるが，甲４，６及び本件審判請求乙２の記載は契約当事者を記載したもの，甲８及び本件審判請求乙４の記載は成果物の検収結果の報告先を記載したものであって，契約当事者又は報告先の法人を特定するための商号として記載されたものであり，役務に関する取引書類における商標の使用ということができない。
イ 本件商標と別紙使用商標目録記載のとおりの「Ｂｉｔｓｔｅｒ」のロゴとの同一性について
原告のウェブサイトとする甲９の１，原告の公式ウェブサイトのアーカイブデータとする甲９の２・３，甲１０及び原告の Facebook のアカウントの記事とする甲１２，１３には，本件商標とは，色彩のみが相違する別紙使用商標目録記載のとおりの「Ｂｉｔｓｔｅｒ」のロゴ（以下「本件使用商標２」といい，本件使用商標１と併せて「本件使用商標」という。）の表示がある。
本件使用商標２は，色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標であると認められるから，本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。小括
上記のとおり，本件使用商標２は，本件商標と社会通念上同一の商標ということができるものの，原告（商標権者）は，本件要証期間に，取消請求役務を提供していたことが認められないものであるから，商標権者が，本件要証期間に取消請求役務について，本件商標の使用をしていたものと認めることはできない。その他，本件商標権に係る専用使用権者又は通常使用権者による本件商標の使用事実を証明する証拠の提出はない。
第３ 原告主張の審決取消事由（商標法２条３項８号の「使用」の判断の誤り）
１ 原告は，以下のとおり，本件要証期間に取消請求役務について本件商標を使用していたものであり，原告による各使用は，商標法２条３項８号の「使用」（「役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」）に該当する。
原告は，平成３０年４月１９日，自社のホームページ（以下「本件ホームページ」という。）において，本件商標を付して「ビットスターは（住所省略）でゲーム開発をしている会社です。スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」と掲載した（甲９の２。以下，この掲載行為を「本件使用行為１」という。）。
原告は，平成２９年９月１７日，本件ホームページにおいて，本件商標を付して「株式会社ビットスターは，アーケードゲームや家庭用ゲームソフト，スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。ゲーム以外のコンテンツ開発や共同開発のご提案なども大歓迎です。お気軽にご相談ください。」と掲載した（甲１０。以下，この掲載行為を「本件使用行為２」という。）。
原告は，平成３０年１０月５日頃，自社の Facebook アカウント（以下「本件アカウント」という。）において，本件商標を付して自社が作成したゲームのプログラム等を紹介した（甲１２。以下，この掲載行為を「本件使用行為３」という。）。
原告は，平成３０年８月３０日，本件ホームページにおいて，本件商標を付して「ビットスターは受託開発だけではなく，オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。その一部をご紹介！」と掲載した（甲１４。以下，この掲載行為を「本件使用行為４」といい，本件使用行為１から４までを総称して「本件各使用行為」という。）。
２ 本件各使用行為はローマ字の「Ｂｉｔｓｔｅｒ」を付して行われており，これは本件商標と社会通念上同一といえるから，本件商標の使用である。
３ 原告は，主としてゲームプログラムの開発を行っている会社であるが，自社において開発したプログラムの提供（販売等）も行っている。そして，原告は，依頼者からゲームプログラムの開発を受託した場合には，その開発したプログラムを依頼者とともに共同販売することを視野に入れている。また，ゲームプログラム等を共同で開発した場合には，それを使用する権利は両者に帰属することから，共同で販売（提供）を行うのが自然である。実際に，原告は，Simuline という会社とAquarace Extreme というゲームプログラムの共同開発・共同販売を行ったことがある（甲１５，１６）。本件各使用行為で用いられる本件ホームページ及び本件アカウントにおける広告は，ゲームの開発受託だけでなく，その共同開発・共同販売等の依頼の募集をも内容とするものである。
また，実際，原告が開発したゲームソフト「いつでも対戦エンタグランプリ」は，いわゆるサブスクリプションの形態で配信されており（甲１８，１９），原告による共同販売の方法としては，ゲームアプリ等を定額でインターネット上で利用させるというものも含まれる。本件各使用行為は，電気通信回路を通じてゲームプログラム等を利用させるサービスに関するものであって，電子計算機用プログラムの提供等の取消請求役務に関する広告である。
４ したがって，本件各使用行為は，商標法２条３項８号に該当する。
第４ 被告の主張
以下のとおり，原告による本件各使用行為は，取消請求役務についての使用に該当しない。
１ 証拠によっても，原告が自社で開発したゲームプログラムの提供（販売等）を行った事実を確認することはできないから，本件ホームページ及び本件アカウントは，取消請求役務に関する広告に当たらない。
なお，本件使用行為１に係る本件ホームページにある「幅広く対応しています」との記載も，プログラムの提供を含むと読み取ることはできず，同記載は，エンドユーザー用からアーケード用まで幅広く対応している旨の記載であると読み取るのが自然である。本件使用行為２に係る本件ホームページの記載からは，原告が家庭用ゲームソフト等の企画及び開発，開発受託，ゲーム以外のコンテンツ開発や共同開発についての提案を受けていることは理解できるが，原告が家庭用ゲームソフト等の提供又は電子計算機用プログラムの提供等の提案募集をしていることは確認できない。本件使用行為３に係る本件アカウントや本件使用行為４に係る本件ホームページやその他の証拠を見ても，原告が取消請求役務を行っていることを示す記載はなく，その事実は確認できない。
２ 国際分類によれば，オンラインによるゲームの提供は，第４１類に分類されるから，仮に原告がオンラインによるゲームの提供を行っていたとしても，本件ホームページ及び本件アカウントは，第４２類に分類される取消請求役務に関する広告であるとはいえない。
第５ 当裁判所の判断
１ 認定事実
掲記の証拠によれば，次の事実が認められる。
本件使用行為１
原告は，平成３０年４月１９日，本件使用商標２が記載された本件ホームページにおいて，「ビットスターは（住所省略）でゲーム開発をしている会社です。」，「スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで幅広く対応しています。」などの記載をした（甲９の２）。
本件使用行為２
原告は，平成２９年９月１７日，本件使用商標２が記載された本件ホームページにおいて，「株式会社ビットスターは，アーケードゲームや家庭用ゲームソフト，スマホ用アプリなどの企画および開発をしている会社です。開発受託を承っております。ゲーム以外のコンテンツ開発や共同開発のご提案なども大歓迎です。お気軽にご相談ください。」などの記載をした（甲１０）。
本件使用行為３
原告は，平成３０年１０月５日頃，本件アカウントにおいて，本件使用商標２を付した上，「セガ様のアーケード・レースゲーム『ＳＷＤＣ』に登場するサーキットの一部制作を担当させていただきました！」，「ビギナーの方が走りやすく，エキスパートの方は熱くレースが出来る高速コースをイメージしてレイアウトしました。」，Our Story として「家庭用・業務用ゲーム機，パーソナルコンピュータ，携帯電話向けコンテンツなどの企画およびソフトウェア開発，コンサルティング」などの記載をした（甲１２）。
本件使用行為４
原告は，平成３０年８月３０日，本件使用商標２が記載された本件ホームページにおいて，「ビットスターは受託開発だけではなく，オリジナルタイトルや試作ソフトの開発もしています。」，「その一部をご紹介！」などの記載をした（甲１４）。
２ 取消事由（商標法２条３項８号の「使用」の判断の誤り）について本件使用行為１に係る本件ホームページの上記文言からは，原告が幅広い種類のゲームソフトの開発（娯楽用電子計算機のプログラム等の設計，作成等）に従事している会社であることはうかがえても，同文言から，原告が取消請求役務（娯楽用電子計算機用プログラム等の提供）にも従事していると読み取ることは困難である（なお，本件使用行為１に係る本件ホームページの文言（「スマホ用アプリから大型のアーケードゲームまで」）に照らせば，本件ホームページの「幅広く対応しています」との文言を根拠に，本件ホームページが原告によるインターネット上でのゲームソフトの提供についても言及していると解することはできない。）。また，本件使用行為２に係る本件ホームページの上記文言も，原告がゲームソフト等の企画及び開発をしている会社であることをいうにとどまり，同文言から，原告が取消請求役務を行っていることを読み取ることはできない。
さらに，本件使用行為３に係る本件アカウントの上記文言も，原告がゲームの制作に関与したことや，原告がゲーム機，パーソナルコンピュータ，携帯電話向けコンテンツなどの企画及びソフトウェア開発，コンサルティングを業務とすることをいうのみであり，原告が取消請求役務に従事していることについての言及はない。また，本件使用行為４に係る本件ホームページの上記文言も，原告がソフトの開発を行っていることをいうにとどまり，原告が取消請求役務を行っていることにつき言及するものではない。
このように，本件各使用行為に係る本件ホームページ及び本件アカウントの記載からは，これらが取消請求役務に関する広告であると認めることはできない。この点に関し，原告は，①原告は，ゲームプログラム等について他の会社と共同開発及び共同販売を行ったことがある（甲１５，１６），②本件ホームページにも「共同開発のご提案なども大歓迎です」と記載されている（甲１０），③ゲーム開発業界においては，いわゆるサブスクリプションが浸透しつつあるところ，平成２４年１０月１７日からは，原告が開発したゲームソフトがサブスクリプションの形態で配信されており，また，原告は，平成２９年９月頃にも，開発したゲームアプリのサブスクリプションの形態による共同販売を計画していた（甲１９）から，本件ホームページ及び本件アカウントは，取消請求役務に関する広告に該当する旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，甲１５（販売受益分配契約書）の第３条には，原告と Simuline Inc.が共同開発した Aquarace Extreme と称する機器（甲１６）の販売は Simuline Inc.が行うとされ，その他，本件全証拠によっても，原告が上記機器に関して取消請求役務を行っていたと認めることはできない（なお，上記販売受益分配契約書の作成日付は，本件要証期間の６年以上前である平成２１年１０月１４日である。）。また，上記②の点については，上記①についての上記説示にも照らせば，本件ホームページに「共同開発のご提案なども大歓迎です」との文言があったとしても，そのことが，原告が共同開発に係るゲームソフト等を提供していることをも意味していると認めることはできない。さらに，上記③の点については，原告の主張によっても，原告が平成２４年１０月１７日からゲームソフトを提供したということはできず，同ゲームソフトに係る業務委託契約書であると認められる甲１８をみても，原告がゲームソフトの提供に当たるとする約定はみられない（なお，平成２４年１０月１７日は，本件要証期間の３年以上前の日付である。）。また，平成２９年９月頃のゲームアプリの共同販売も，原告の主張によれば，計画がされていたにすぎない。したがって，原告の上記①ないし③の主張によっても，本件要証期間における本件ホームページ及び本件アカウントが取消請求役務に関する広告であったと認めることはできない。
以上によれば，原告が本件要証期間内に取消請求役務に関する広告を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供したということはできないから，取消事由は，理由がない。
３ 結論
以上の次第であるから，原告の請求は理由がない。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
本多知成
裁判官
浅井憲
裁判官
中島朋宏
（別紙）
商標登録目録
１ 登録番号第５２６４６６５号
２ 登録日平成２１年９月１１日
３ 商標権の存続期間の更新登録日令和元年１１月２６日
４ 登録商標
５ 商品及び役務の区分並びに指定役務
第４２類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守，コンピュータソフトウェアの提供，家庭用テレビゲームのゲームプログラム・業務用ゲーム機のゲームプログラムの設計・作成又は保守，娯楽用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，娯楽用電子計算機用プログラムの提供」
（別紙）
使用商標目録
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90566/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。