令和３年１１月１１日判決言渡
令和３年（ネ）第１００４３号特許権侵害差止等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第３０９９１号）
口頭弁論終結日令和３年９月１４日
判決
控訴人ザケマーズカンパニー
エ フシーリミテッド
ライアビリティカンパニー
同訴訟代理人弁護士大野聖二
同大野浩之
被控訴人ＡＧＣ株式会社
同訴訟代理人弁護士片山英二
同大月雅博
同黒田薫
同辛川力太
同訴訟代理人弁理士加藤志麻子
主文
１ 本件控訴を棄却する。
２ 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１ 控訴の趣旨
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は，原判決別紙被告製品目録記載の製品の生産，使用，譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
３ 被控訴人は，原判決別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
４ 被控訴人は，控訴人に対し，１億円及びこれに対する令和元年１１月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２ 事案の概要等
（以下，略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。）
１ 事案の概要
本件は，名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする発明に係る特許（特許第５７０１２０５号。本件特許）の特許権者である控訴人が，原判決別紙被告製品目録記載のようにして特定される製品（原告主張製品。中間製品を含む。）を被控訴人が生産，譲渡等をし，これが本件特許権を侵害する旨主張して，被控訴人に対し，本件特許権に基づき，原告主張製品の生産，譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の一部請求として１億円（特許法１０２条２項適用）及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である令和元年１１月２８日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は，本件特許に係る特許請求の範囲の補正（本件補正）は特許法１７条の２第３項に違反し，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり（同法１２３条１項１号），控訴人は被控訴人に対して本件特許権を行使することができないとして（同法１０４条の３第１項），控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
２ 前提となる事実
原判決６頁１９行目末尾に行を改め次のとおり加えるほかは，原判決の「事実及び理由」第２の１（「前提事実」）に記載されたとおりであるから，これを引用する。
「⑺構成要件の充足
被告主張製品は，構成要件Ａ及びＣを充足する（ただし，原告主張製品と被告主張製品の同一性には争いがある。）。」
３ 争点
「争点」は，原判決の「事実及び理由」第２の２（「争点」）に記載されたとおりであるから，これを引用する。
４ 争点に関する当事者の主張
「争点に関する当事者の主張」は，次のとおり補正し，後記５に当審における当事者の補充主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」第２の３（「争点に関する当事者の主張」）に記載されたとおりであるから，これを引用する。⑴７頁１８行目末尾に「そして，原告主張製品は，構成要件Ａ及びＣを充足する。」を，同１９行目及び２０行目の各「構成要件Ｂ」の次に「，Ｄ」をそれぞれ加え，同２５行目末尾に行を改め次のとおり加える。
「また，出荷報告書（甲１１，１３）によれば，原告主張製品が構成要件Ｄを充足する旨の結果が出ている。」
⑵１２頁９行目の「以下のとおり」を削る。
⑶１３頁８行目，１１行目から１２行目にかけて及び１７頁１７行目の各「本件発明」を「本件発明１」とそれぞれ改める。
(4) １９頁１０行目の「本件明細書」を「当初明細書」と改める。
(5) ２０頁２１行目の「乙２４」の次に「（その公表特許公報は特表２００８－５３１８３６号公報（乙２５））」を加える。
(6) ２３頁５行目の「下記表７」を「ＴＡＢＬＥ７（３６頁）」と改める。
(7) ２５頁１行目の「英国特許庁ＧＢ２４３９３９２Ａ号公報」を「英国特許出願公開第２４３９３９２号明細書」と，同２１行目の「本件発明」を「本件発明１」とそれぞれ改める。
(8) ２９頁９行目の「本件訂正により」の次に「被控訴人の主張する全ての」を加える。
(9) ３２頁２行目の「本件明細書」を「本件特許の明細書」と改める。
５ 当審における当事者の補充主張
⑴控訴人
出願当初の請求項にはＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆが列記されているところ，当初明細書の記載からすると，上記請求項の中から，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆを成分とする組成物が権利範囲になることは当業者であれば当然に予想すべきものであるから，本件補正は新規事項追加にはならない。
ア 当初明細書には，その記載された製造方法を採用することで，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆを含む，低コストで有益な組成物を提供でき，商業的に望ましい組成物が開示されているところ，ＨＦＣ－２４５ｃｂの沸点は－１８．３℃であり，ＨＦＯ－１２４３ｚｆの沸点は－２２.３℃であり（甲３７），ＨＦＯ－１２３４ｙｆの沸点－２９℃であるから（甲５），ＨＦＣ－２４５ｃｂとＨＦＯ－１２４３ｚｆはどちらも沸点がＨＦＯ－１２３４ｙｆに近いためそれら混合物も同じ組成を維持し，冷媒として使用する場合には大きな温度勾配が発生せず，グループの範囲としては有益な選択である。
イ 当初明細書の「表６」（【０１２６】【表７】に記載されたものであり，以下，単に「表６」という。本判決別紙に添付し，表に控訴人において囲み線を付した。以下同じ。）の「３時間」の欄には，０.１モルパーセントのＨＦＣ－２４５ｃｂとＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物が生成されていることが示されており，当初明細書の「表５」（【０１２３】【表６】に記載されたものであり，以下，単に「表５」という。）の「５００℃」の欄では，０.４モルパーセントのＨＦＣ－２４５ｃｂとＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物が生成されていることが示されている。また，ＨＦＯ－１２４３ｚｆは，段落【００３２】において「ある実施形態において，ＨＦＯ－１２３４ｚｆを用いて，フルオロ塩素化により，ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＣ－２４４ｄｂおよび／またはＨＦＯ－１２３４ｙｆを作製してもよい。」と記載されるとおり，当初明細書等の図１（本判決に添付。）の反応スタート時点（「２４３ｄｂ」の前の時点）で用いられる化合物である上，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂを含む組成物が当初明細書の「表２（パートＡ）」（【０１２６】【表２】に記載されたものであり，以下，単に「表２（パートＡ）」という。）の「実施例番号３（表上は「３ｂ」と表記）」，「実施例番号５」及び「実施例番号６」の欄に示されている。
⑵被控訴人
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合わせて共沸組成物とすることが本件発明の技術的思想である旨主張するが，当初明細書中には，組成物を共沸組成物とするとの記載はない。しかも，本件発明は，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂの３つからなる組成物ではなく，他の種々の化合物を含むことを許容する組成物であるから，上記３つの化合物と他の化合物との沸点に差があれば，その組成物中の化合物には沸点差があり，冷媒として使用する際に温度勾配が生じることになるのであって，上記３つの化合物に限って，沸点の近いものを選択すること自体，技術的にみて合理的でない。しかも，ＨＦＣ－２４５ｃｂとＨＦＯ－１２４３ｚｆの量は，合計で１重量パーセント未満であるから，このように微量で配合する化合物について沸点の近いものを選択することには意味がない。
イ 控訴人は，新規事項の追加でないとして出願当初の請求項１，請求項２，当初明細書の表６，表５，段落【００３２】，図１，表２（パートＡ）の記載を援用するが，明細書に組成物の発明が記載されていたといえるには，成分（化合物）の組合せにつき，特定の課題を解決する技術的思想（作用，効果）としての記載が必要であるところ，控訴人の指摘する記載は，単に，あるガス組成がたまたま生じたことを示すにすぎず，組成物あるいは特定の成分の組合せについての技術的思想を記載するものではないから，その援用に係る記載は，当業者が特定の組成の組合せを認識する基礎にはなり得ない。
第３ 当裁判所の判断
当裁判所も，本件補正は特許法１７条の２第３項の補正要件に違反してされたものであり，本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから（同法１２３条１項１号），同法１０４条の３第１項により特許権者たる控訴人は被控訴人に対しその権利を行使することができず，したがって，その余の点について判断するまでもなく控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。
その理由は，下記１のとおり原判決を補正し，下記２に当審における当事者の補充主張に対する判断を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」第３の１及び２に記載されたとおりであるから，これを引用する。
１ 原判決の補正
⑴３９頁２１行目から２２行目にかけての「そのような構成を導き出す動機付けとなる記載」を「そのような構成を導き出すことが自明といえる記載」と改める。
⑵４０頁４行目の「不純物」から同１０行目の「補正（本件補正）することは，」までを「不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。そして，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が，このような性質のものにすぎない場合において，多数の化合物が列記されている中から，ＨＦＯ－１２３４ｙｆに加え，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂと合わせてゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満含むとの構成に補正（本件補正）することは，」と改める。⑶４０頁２２行目冒頭の「⑷」を「⑸」と，２６行目及び４１頁５行目の各「訂正」を「補正」とそれぞれ改める。
２ 当審における当事者の補充主張に対する判断
⑴願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲及び図面に記載した事項について
ア まず，引用に係る原判決第３の１⑷における説示に加えて，願書に最初に添付した明細書（当初明細書），出願当初の請求項及び図面の全ての記載を総合して導かれる技術的事項について更に敷衍して説示する。
イ 引用に係る原判決第２の１⑷アのとおり，出願当初の請求項１及び２の記載は，「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ，ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ，ＨＣＦＣ－２３４ａｂ，ＨＣＦＣ－２４３ｆａ，エチレン，ＨＦＣ－２３，ＣＦＣ－１３，ＨＦＣ－１４３ａ，ＨＦＣ－１５２ａ，ＨＦＣ－２３６ｆａ，ＨＣＯ－１１３０，ＨＣＯ－１１３０ａ，ＨＦＯ－１３３６，ＨＣＦＣ－１３３ａ，ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ，ＨＣＦＣ－１１３１，ＨＦＯ－１１４１，ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ，ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ，ＨＣＦＣ－２３３ａｂ，ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物。」（【請求項１】），「約１重量パーセント未満の前記少なくとも１つの追加の化合物を含有する請求項１に記載の組成物。」（【請求項２】）となっていたところ（【０１２９】にも同様の記載がある。），当初明細書には，課題に関わる記載として，「背景技術」として，「新たな環境規制によって，冷蔵，空調およびヒートポンプ装置に用いる新たな組成物が必要とされてきた。低地球温暖化係数の化合物が特に着目されている。」（【０００２】）との記載，「課題を解決するための手段」として，「出願人は，１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に，特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】），「従って，本発明によれば，ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＯ－１２３４ｚｅ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ，ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ，ＨＣＦＣ－２３４ａｂ，ＨＣＦＣ－２４３ｆａ，エチレン，ＨＦＣ－２３，ＣＦＣ－１３，ＨＦＣ－１４３ａ，ＨＦＣ－１５２ａ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２３６ｆａ，ＨＣＯ－１１３０，ＨＣＯ－１１３０ａ，ＨＦＯ－１３３６，ＨＣＦＣ－１３３ａ，ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ，ＨＣＦＣ－１１３１，ＨＦＣ－１１４１，ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ，ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ，ＨＣＦＣ－２３３ａｂ，ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は，少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）との記載（【００１１】及び【００１２】にも同様の記載がある。），「【図１】ＨＦＯ－１２３４ｙｆを２４３ｄｂから製造する反応を示す概略図である。」（【０００９】），「ＨＦＯ－１２３４ｙｆには，いくつかある用途の中で特に，冷蔵，熱伝達流体，エアロゾル噴霧剤，発泡膨張剤としての用途が示唆されてきた。また，ＨＦＯ－１２３４ｙｆは，・・・低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することも分かっており有利である。このように，ＨＦＯ－１２３４ｙｆは，高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補である。」（【００１０】）との記載があるのみである。
ウ 当初明細書には，引き続き，次の工程の記載がある。
① ＨＦＯ－１２４３ｚｆからＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂ等を生成する工程の記載（【００３２】ないし【００６２】，【０１０４】ないし【０１０７】（実施例１ないし６））
② 上記ＨＣＦＣ－２４３ｄｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ等を生成する工程の記載（【００６３】ないし【００８４】，【０１０８】ないし【０１１０】（実施例７ないし１１））
③ 上記ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆからＨＣＦＣ－２４４ｂｂ等を生成する工程の記載（【００８５】ないし【００９１】，【０１１３】ないし【０１２０】（実施例１３，１４））
④ 上記ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆ等を生成する工程の記載（【００９２】ないし【００９９】，【０１２１】ないし【０１３０】（実施例１５～１７））
一方，上記各工程の記載は，工程中に生成された組成物の組成比が示されるだけであり，それら組成物が有する作用効果に関する記載は全くない。
エ そして，上記出願当初の請求項１に追加の化合物として羅列される化合物は，当初明細書の実施例において確認された以外の多様な化合物を包含するものであるが，当初明細書には，これら化合物について上記イの段落【０００４】，【００１１】，【００１２】及び【０１２９】の記載がされているのみである。
オ 以上からすると，当業者によって，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。
⑵控訴人の主張について
ア 控訴人は，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることが本件発明の技術的思想であることや，低コストで有益な組成物を提供することができること等を主張するが，当初明細書中には，沸点の近い化合物を組み合せて共沸組成物とすることや低コストで有益な組成物を提供できることについては，記載も示唆もされていないから，その主張は前提を欠くし，このような当初明細書に記載のない観点から本件補正をしたというのであれば，それは新たな技術的事項を導入するものであり，まさしく新規事項の追加にほかならない。
イ 控訴人は，出願当初の請求項１，請求項２，当初明細書の表６，表５，段落【００３２】，図１，表２（パートＡ）の記載から，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆを成分とする組成物が権利範囲になることは当業者であれば当然に予想すべきものである旨を主張する。
上記表５及び表６には，前記⑴ウ④の製造工程において，(ア)ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，(イ)ＨＦＣ－２４５ｃｂを０.４又は０.１モルパーセントと，(ウ)その他の化合物とを含有する組成物が生成したことが記載されている（実施例１５，１６）。同④の製造工程の原料として用いられるＨＣＦＣ－２４４ｂｂの製造工程である同③の製造工程には，ＨＦＯ－１２４３ｚｆに関する記載はなく（実施例１３，１４），さらに，同③の前製造工程である同②においてＨＦＯ－１２４３ｚｆの組成は０ＧＣ面積％となっていることから（実施例８ないし１１。実施例７においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂが生成されておらず，同③の原料として用いられるＨＣＦＯ－１２３３ｘｆの生成量も３.９ＧＣ面積％にすぎない。），上記表５及び表６に記載される組成物において，ＨＦＯ－１２４３ｚｆが，ＨＦＣ－２４５ｃｂと合わせて１重量パーセント未満含まれていることが明らかということはできない。
また，上記表２（パートＡ）は，同①の製造工程に対応するものであり，実施例３，実施例５及び実施例６として，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂを一定の組成比で含む組成物を開示するものではあるが，いずれの組成物も，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂを合わせて１重量パーセント未満含むものではない。そうすると，前記⑴オのとおり，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項とは，低地球温暖化係数の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調整する際に，不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るというものであるところ，上記のとおり，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆを含む組成物であって，追加の化合物であるＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆが合計で１重量パーセント未満含まれるものは，いずれの実施例においても示されておらず，また，当初明細書等の記載から自明な事項であるともいえない以上，当業者は当該組合せを導き出すことはできないから，控訴人の指摘する記載が当初明細書等にあったからといって，本件補正が新規事項の追加であることを免れるものではない。
ウ 以上のとおり，控訴人の上記各主張は，いずれも採用することができず，そのほか控訴人がるる主張するところも前記⑴の認定を左右しない。
３ 結論
よって，控訴人の請求はいずれも理由がなく，これを棄却した原判決は相当であって，本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官
菅野雅之
裁判官
本吉弘行
裁判官
中村恭
（別紙）
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/90680/detail7/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。